RESOLUCIÓN N° 0382-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 154442-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0382-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 154442-2002
SOLICITANTE : PLÁSTICOS INDECOEL S.R.L.
OPOSITORAS : LEÓN PLAST E.I.R.L. INDECO S.A.
Registro de forma tridimensional - Forma usual - Falta de distintividad
Lima, cinco de mayo de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de junio del 2002, Plásticos Indecoel S.R.L (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la figura tridimensional de una pinza de cabeza redonda en donde se aprecia en la parte externa una cavidad; un protector de forma cónica en alto relieve, quince venas antideslizantes, un orificio circular y una ranura central y en la parte interna consta de un canal de separación entre dos atrapes de nueve dientes cada uno, un refuerzo de contorno en forma de arco y un refuerzo central, alojamiento para deslizamiento de paleta, tres paletas de pivoteo tipo media luna en forma convexa; conforme al modelo, para distinguir ganchos para ropa, jaboneras, colgadores para ropa de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 12 de setiembre del 2002, León Plast E.I.R.L. formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto LEON PLAST, para distinguir ganchos para ropa y colgadores, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 47114, por lo que tiene legítimo interés para formular oposición.
(ii) Su objeto social es la fabricación y comercialización de productos plásticos.
(iii) El signo solicitado no es distintivo, pues está constituido por una forma utilizada comúnmente en la fabricación de ganchos para ropa o pinzas, por lo que el hecho que sea cuadrado, redondo o recto no le otorga distintividad, ya que el producto es el mismo. El signo solicitado constituye una forma usual de los productos que pretende distinguir.
Con fecha 3 de octubre del 2002, Plásticos Indecoel S.R.L. absolvió el traslado de la oposición interpuesta por León Plast E.I.R.L. manifestando lo siguiente:
(i) La opositora tiene un ánimo monopolista, pues pretende evitar una sana competencia, lo que es contrario a la libertad de comercio que existe actualmente en nuestro país.
(ii) El signo es distintivo, ya que está conformado por el conjunto de la figura tridimensional de una pinza que contiene ornamentos característicos, con el propósito de diferenciarlo de otros productos ya existentes en el mercado, entendiéndose que no se reivindica la pinza o gancho en sí.
(iii) Su empresa continuamente saca nuevos modelos de ganchos o pinzas para ropa a fin de mantener el prestigio obtenido en base a mucho esfuerzo, buscando una identidad propia, sin tener que recurrir a la copia y evitando el engaño al público consumidor.
(iv) El signo solicitado posee cualidades distintivas que le otorgan una identidad característica al producto que pretende distinguir en relación con los demás productos que se comercializan u ofrecen en el mercado.
Presentó dos muestras físicas.
Con fecha 24 de setiembre del 2002, Indeco S.A. formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado constituye una forma usual para ganchos, utilizada en el mercado desde hace muchos años por diversas empresas.
(ii) De otorgarse el registro del signo solicitado, se evitaría que el diseño se siga usando por otras empresas, perjudicando no sólo a los fabricantes sino también a los consumidores.
(iii) El signo solicitado, al ser una forma usual, carece de distintividad, pues está conformado por formas de uso común, que no pueden ser reivindicadas en exclusiva a favor de personas naturales o jurídicas. Además, no cuenta con un elemento o característica que le otorgue la distintividad requerida que pueda ser reconocida por el consumidor y que indique el origen empresarial del producto.
Mediante proveído de fecha 22 de noviembre del 2002, no habiendo cumplido la solicitante con contestar la oposición formulada por Indeco S.A. y habiéndose vencido el plazo de ley, la Oficina de Signos Distintivos dispuso que pase el expediente a resolver.
Con fecha 22 de noviembre del 2002, Plásticos Indecoel S.R.L. manifestó que la empresa Indeco S.A. carece de legítimo interés para formular oposición, pues es una empresa fabricante de cables eléctricos y de telecomunicaciones, los cuales no guardan relación con los productos que pretende distinguir el signo solicitado (pinzas y/o ganchos de plástico). Señaló que el signo solicitado no constituye una forma usual, existiendo un sinnúmero de registros conformados por figuras tridimensionales en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, tal como la marca FIGURAS DE GANCHOS, UNA VISTA DE FRENTE Y LA OTRA DE COSTADO, CONTENIENDO LA DENOMINACIÓN LEÓN PLAST, inscrita bajo certificado N º 47114. Respecto a lo manifestado por la opositora en el sentido que el signo solicitado carece de distintividad, indicó que es una apreciación errónea, ya que la novedad no es un requisito de registrabilidad de los signos distintivos. Adjuntó medios probatorios.
Mediante Acta de verificación de fecha 5 de enero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia que en los establecimientos Supermercados E. Wong y Plaza Vea ubicados en el Distrito de San Borja, se venden tenacillas, ganchos y pinzas para ropa, la mayoría de los cuales presentan una forma rectangular y cabeza cuadrada. Los productos son elaborados e importados por distintas empresas, siendo distinguidos con las marcas: 5 STARS y logotipo, VIRUTEX y escritura, AMERICAN FAMILY, LAUREAUX, REY, BAMBU y TASK.
Mediante Resolución N° 875-2004/OSD-INDECOPI de fecha 28 de enero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por Indeco S.A., fundada la oposición formulada por León Plast E.I.R.L., y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) La opositora Indeco S.A. se ha limitado a señalar que el signo solicitado es una forma usual de los ganchos para ropa que se ofrecen en el mercado, por lo que constituye un signo carente de distintividad, sin haber acreditado su legítimo interés. Cabe precisar que, de la revisión de los antecedentes registrales de la Oficina, no se ha verificado la existencia de derecho alguno concedido a favor de la opositora que pueda verse afectado con el registro del signo solicitado. En tal sentido, la opositora no tiene un derecho subjetivo -al no ser titular de un signo igual o similar al que se pretende- ni goza de un legítimo interés para formular oposición, no siendo suficiente razón invocar exclusivamente el estricto cumplimiento de la ley o la protección en abstracto de los intereses de los consumidores, sin alegar la defensa de una ventaja o utilidad, por lo que carece de legítimo interés, y su oposición deviene en improcedente.
(ii) Respecto a la oposición formulada por León Plast E.I.R.L.:
- De una revisión de los distintos ganchos para ropa de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial que se comercializan en el mercado, se aprecia que la mayoría presentan una forma rectangular con cabeza cuadrada y son elaborados con material plástico o madera, no presentando la cabeza redonda, por lo que el signo solicitado no constituye una forma de presentación usual de los productos.
- En la medida que el signo solicitado está constituido por una forma muy similar a la que utilizan algunas empresas para presentar los ganchos o pinzas para ropa, no podrá ser el vehículo a través del cual logren diferenciarse los productos que pretende distinguir de los demás productos del mismo género ofrecidos por los competidores.
- Si bien el signo solicitado, a diferencia de los ganchos que se ofrecen en el mercado, presenta la cabeza redonda, dicha diferencia es secundaria y pasará desapercibida ante los ojos de los consumidores, quienes no repararán en ella al momento de realizar su elección de consumo, pues prestarán especial atención a las denominaciones que se encuentran grabadas dentro de los ganchos o en sus empaques.
- En tal sentido, al carecer el signo solicitado de algún elemento denominativo o figurativo que lo dote de distintividad, no podrá por sí mismo distinguir los ganchos para ropa de los equivalentes en el mercado e indicar una procedencia empresarial, razón por la cual no puede ser admitido a registro.
- Precisó que si bien se ha verificado en el mercado que ciertas empresas presentan sus ganchos en forma rectangular y con medidas muy similares a las del signo solicitado, presentan elementos denominativos y figurativos adicionales que permiten atribuirles un origen empresarial determinado, tal es el caso de las marcas 5 STARS y logotipo, VIRUTEX y escritura, AMERICAN FAMILY, LAUREAUX, REY, BAMBU y TASK.
Con fecha 19 de febrero del 2004, Plásticos Indecoel S.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Existen precedentes en los que la Administración ha otorgado registros de signos tridimensionales sin que tengan algún elemento denominativo.
(ii) El signo solicitado está conformado por un diseño característico provisto de elementos singulares. Así, presenta en la parte externa una cavidad, un protector de forma cónica en alto relieve, quince venas antideslizantes, un orificio circular y una ranura central, y en la parte interna consta de un canal de separación entre dos atrapes de nueve dientes cada uno, un refuerzo de contorno en forma plana y un refuerzo central, alojamiento para deslizamiento de paleta, tres paletas de pivoteo tipo media luna en forma convexa, que lo hacen diferente a las piezas existentes en el mercado, lo que determina que no constituya la forma de presentación usual de los productos a los que se pretende aplicar, por lo que tiene la capacidad distintiva prevista por la ley.
(iii) Los ganchos para ropa no se expenden por unidades ni en forma suelta, sino en cantidades por docenas y contenidos dentro de los empaques que llevan impresa la marca registrada a su favor, bajo certificado N º 3170 y otras leyendas que hacen posible identificar la procedencia empresarial, tal como se puede apreciar de las muestras que adjuntó.
A pesar de haber sido debidamente notificada, León Plast E.I.R.L. (3 de marzo del 2004) no absolvió el traslado del recurso de apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) León Plast E.I.R.L. es titular de la marca de producto constituida por las figuras de ganchos, una vista de frente y la otra de costado, conteniendo la denominación LEON PLAST, según modelo, para distinguir colgadores, ganchos para ropa, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 47114, vigente hasta el 7 julio del 2008.
b) Plásticos Indecoel S.R.L. es titular de las marcas de producto constituidas por:
- La forma tridimensional de una pinza (sin reivindicar), en la que se aprecia las letras I P escritas en grafía característica y encerradas en una circunferencia, conforme al modelo, que distingue ganchos (pinzas para la ropa), jaboneras, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 95894, vigente hasta el 11 de febrero del 2014.
- La forma tridimensional de una pinza (sin reivindicar), en la que se aprecia la denominación PLASTICOS INDECOEL, conforme al modelo, que distingue ganchos para ropa, jaboneras, colgadores para ropa, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 95293, vigente hasta el 28 de enero del 2014.
c) Plásticos Indecoel S.R.L. es titular del nombre comercial registrado constituido por las letras I P escritas en forma estilizada, seguidas de la denominación PLASTICOS INDECOEL S.R.L. escrita en letras características sobre una línea horizontal, todo en los colores azul y rojo; conforme al modelo, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de ganchos para ropa, jaboneras, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N º 3170, vigente hasta el 23 de octubre del 2012.
2. El registro de formas tridimensionales
Se entiende por marca tridimensional a aquélla constituida por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes, u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los mismos 1 .
La Decisión 486 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a las formas que no pueden constituir una marca. Así, el artículo 135 inciso c) de dicha Decisión prohibe el registro de los signos que consistan en las formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.
El artículo 135 inciso d) del mismo cuerpo legal establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.
2.1 Forma usual
En relación con las formas usuales de los productos, éstas se refieren a las formas de presentación habitual de los mismos y no comprenden representaciones peculiares y arbitrarias de los productos. Es de precisar, sin embargo, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasi-exacta de la representación peculiar registrada como marca. 2
La Sala conviene en señalar que el fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de un género de productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación y/o envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de este género de productos.
2.2 Aplicación al caso concreto
Plásticos Indecoel S.R.L. manifestó en su recurso de apelación que el signo solicitado no constituye la forma de presentación usual de los productos que pretende distinguir, siendo distintivo.
De acuerdo a las averiguaciones realizadas 3 , se ha verificado que los productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial - concretamente los ganchos o pinzas para ropa - se presentan en el mercado bajo distintos modelos, algunos de las cuales difieren de la forma tridimensional solicitada en características tales como el material (madera o plástico) y la forma que puede ser cuadrada o redonda, no siendo la forma solicitada usual para distinguir los productos a distinguir con el signo solicitado.
De lo anteriormente expuesto, se desprende que el signo solicitado constituido por la figura tridimensional de una pinza de cabeza redonda en donde se aprecia en la parte externa una cavidad; un protector de forma cónica en alto relieve, quince venas antideslizantes, un orificio circular y una ranura central y en la parte interna consta de un canal de separación entre dos atrapes de nueve dientes cada uno, un refuerzo de contorno en forma de arco y un refuerzo central, alojamiento para deslizamiento de paleta, tres paletas de pivoteo tipo media luna en forma convexa; conforme al modelo, de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial, no constituye una forma usual para distinguir los productos que pretende distinguir el signo solicitado.
Por las razones expuestas, se considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.
3. Distintividad del signo solicitado
3.1 Marco conceptual
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-9 6 4 - durante la vigencia de la Decisión 34 4 5 - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 6 u otras razones 7 tiene una dudosa capacidad distintiva, pero el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
3.2 Aplicación al caso concreto
Si bien el signo solicitado no es una forma usual de los productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir, su forma tridimensional no reviste alguna característica peculiar que pueda ser susceptible en sí misma de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, careciendo de elementos propios que lo doten de una suficiente fuerza distintiva.
Asimismo, el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales (figurativos o denominativos) que le otorguen la fuerza distintiva suficiente para acceder a registro, resultando incapaz de individualizar algunos de los productos que pretende distinguir (ganchos para ropa) y diferenciarlos de los de sus competidores, al grado de que orienten las preferencias de compra del público consumidor.
En consecuencia, se determina que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, razón por la cual no procede su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N º 875-2004/OSD-INDECOPI de fecha 28 de enero del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la figura tridimensional de una pinza de cabeza redonda en donde se aprecia en la parte externa una cavidad; un protector de forma cónica en alto relieve, quince venas antideslizantes, un orificio circular y una ranura central y en la parte interna consta de un canal de separación entre dos atrapes de nueve dientes cada uno, un refuerzo de contorno en forma de arco y un refuerzo central, alojamiento para deslizamiento de paleta, tres paletas de pivoteo tipo media luna en forma convexa; conforme al modelo, solicitado por Plásticos Indecoel S.R.L.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 31.
2 Fernández Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p. 137.
3 En Plaza Vea y E. Wong se ha constatado que se comercializan ganchos para ropa con las marcas VIRUTEX, HARDWOOD CLOTHES PEGS, REY, AMERICAN FAMILY e IP.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
5 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
6 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
7 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.