RESOLUCIÓN N° 0378-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 153145-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0378-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 153145-2002
SOLICITANTE : NATURA COSMÉTICOS S/A
OPOSITORA : JAFER LIMITED
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, cinco de mayo del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de mayo del 2002, Natura Cosméticos S/A (Brasil) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura estilizada de una letra X; conforme al modelo, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de setiembre del 2002, Jafer Limited (Bermuda) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas de producto XISS y logotipo y XOLL y logotipo, en las que sobresale la letra X, las cuales resultan confundibles con el signo solicitado, debido a sus semejanzas fonéticas, gráficas y conceptuales.
(ii) Los signos en conflicto comparten la letra X en la misma forma y diseño característico, y además tiene la misma pronunciación (equis), lo cual podría llevar al consumidor a pensar que la pequeña diferencia existente entre los signos se debe a un error.
(iii) La marca de producto X es un signo arbitrario, que no es empleado por ninguna empresa en el mercado de perfumería y cosméticos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por ello resulta evidente que el signo solicitado es una copia de su marca registrada.
Con fecha 30 de octubre del 2002, Natura Cosméticos S/A absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) La marca XISS de la opositora se puede leer como shis o sis y no como equis, en tanto que la marca XOOL se lee como shul o sul.
(ii) La opositora es titular de la marca de producto XISS UNIQUE que distingue productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Esta marca denominativa refuerza su afirmación en el sentido que la marca de la opositora no se lee “equis”. Lo mismo sucede con la marca de la opositora XOOL, ya que existe el antecedente de la marca denominativa XOOL UNIQUE.
(iii) Las marcas de la opositora son marcas mixtas con un importante elemento denominativo (XISS y XOOL), y con un elemento figurativo (en el que la letra X sobresale en tamaño y colores) que no es su preponderante dentro del signo.
(iv) El público tiende a verbalizar las marcas aunque sean mixtas, pues pronunciarán la palabra que tengan delante o que llega a su memoria a través de comentarios o recomendaciones de terceros.
Posteriormente, solicitó que se tenga presente que la opositora ha solicitado el registro de los signos XISS (expediente N° 190471-2003) y XOOL (expediente N° 190472-2003), los cuales constituye las versiones denominativas de las marcas que sirvieron de fundamento de la oposición.
Mediante Resolución N° 14805-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, coinciden con los productos para los cuales se encuentran registradas las marcas registradas.
(ii) El signo solicitado y la marca registrada XISS y logotipo son semejantes al grado de inducir a confusión, debido a que el signo solicitado está conformado por una letra X, cuya estilización es muy similar a la letra inicial de la denominación XISS, lo que determina que en conjunto, ambos signos susciten la impresión de ser signos provenientes del mismo origen empresarial.
(iii) Si bien los signos en conflicto desde el punto de vista denominativo son distintos, en la marca registrada la letra X se encuentra escrita en una grafía característica, con un tamaño y un color rosado lo que hace que dicha letra sea el elemento más relevante en la marca, siendo posible que el consumidor perciba sólo la letra X y no las letras adicionales que la conforman.
(iv) La confundibilidad entre los signos en cuestión no se da únicamente por el hecho de compartir la letra X, sino porque en ambos casos se trata de una letra X formada a partir de dos trazos dibujados al descuido, que se cruzan entre sí, y que suscitan una impresión de conjunto muy similar.
(v) El signo solicitado y la marca registrada XOOL y logotipo presentan semejanzas secundarias que no generan confusión en el mercado. La distinta grafía de la letra X determina que sean claramente diferenciables a partir de una impresión rápida y sucesiva de los signos. Además, la marca registrada presenta letras adicionales que, aunque secundarias en el impacto visual de la marca, contribuyen a la diferenciación de los signos en cuestión.
Con fecha 3 de febrero del 2004, Natura Cosméticos S/A interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Es contradictoria la resolución cuando afirma que el signo solicitado es confundible con la marca registrada XISS, pero no con la marca registrada XOOL, cuando en ambas marcas registradas la letra X se presenta de modo prominente.
(ii) Esto demuestra que la resolución se fundamenta en verdad en que equis es confundible con X, aún cuando la marca opositora no es equis sino XISS.
(iii) No se ha tomado en consideración que la letra X es de uso común en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, ya que forma parte de marcas denominativas y mixtas, tales como: X5, MADAME X, X14, X dentro de un círculo amarillo, X en color verde sobre fondo negro.
(iv) Al coexistir diferentes variantes de letras X, el elemento diferenciador se presenta en los colores, en la variación de la forma y también – como en el caso de autos – en el hecho que la letra X esté formando parte de la denominación XISS, siendo este conjunto el que de ninguna manera resulta confundible con el signo solicitado.
Con fecha 15 de marzo del 2004, Jafer Limited absolvió el traslado de la apelación señalando lo siguiente:
(i) La Oficina de Signos Distintivos no es incoherente al haber establecido que el signo solicitado es confundible con su marca registrada XISS y diseño, pero no con su marca registrada XOOL y diseño, ya que en el caso de la marca registrada XISS y diseño, la estilización de la letra X es idéntica a la estilización de la letra X del signo solicitado, lo que no sucede con su marca XOOL y diseño.
(ii) Las marcas citadas por la contraria presentan una conformación particular y especial que las diferencia. La protección en dichas marcas no es la letra X en sí, sino su especial configuración. Así, en el presente caso se trata de registrar una letra X idéntica a su marca registrada XISS y diseño, lo que generará confusión entre los consumidores, lo cual no sucede con las marcas citadas por la apelante.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas de la opositora.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Jafer Limited es titular de las siguientes marcas:
- Constituida por la denominación XISS escrita en forma característica en donde resalta la letra X en color rosado (pantone 209 C); conforme al modelo, que distingue perfumería, lociones, aguas de tocador, jabones, cosméticos, aceites esenciales, dentífricos, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, maquillaje, champúes, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, protectores solares, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 75077, vigente desde el 24 de setiembre del 2001 hasta el 24 de setiembre del 2011.
- Constituida por la denominación XOOL escrita en forma característica en donde resalta la letra X en color gris (pantone 425 C) según modelo, que distingue perfumería, lociones, aguas de tocador, jabones, cosméticos, aceites esenciales, dentífricos, sales para el baño, desodorantes para el cuerpo, maquillaje, champúes, sprays, mousses y bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, protectores solares, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 74954, vigente desde el 19 de setiembre del 2001 hasta el 19 de setiembre del 2011.
b) Se encuentran registradas a favor de diferentes titulares, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, las siguientes marcas mixtas que contienen la letra X en su conformación:
Asimismo, se encuentran registradas las siguientes marcas denominativas: X5, X14, X-TRIAS, MADAME X.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-2000 2 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 3 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 4 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva de productos
En el presente caso, se advierte que existe identidad entre algunos de los productos que distinguen los signos en conflicto (“… jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos… de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial” / “perfumería, … jabones, cosméticos, aceites esenciales, dentífricos, bálsamos para el peinado y cuidado del cabello, … de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial”).
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 5 y 76-IP-2000 6 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 7 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En las marcas mixtas registradas resultan relevantes tanto el aspecto denominativo (XISS/XOOL) como el aspecto figurativo (y en éste destaca la letra X estilizada, en un caso de color rosado y en otro de color gris), conforme se aprecia a continuación:
De otro lado, con relación al signo solicitado, conviene señalar que en el caso de las marcas gráficas debe tenerse en cuenta los criterios de comparación establecidos en el artículo 133 del Decreto Legislativo 823:
a) si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) si las figuras son distintas, si evocan el mismo concepto.
De acuerdo a la doctrina sobre la materia 8 , la marca gráfica se subdivide en tres tipos diferenciados:
- La marca puramente gráfica: Constituida por imágenes de pura fantasía. Se limita a suscitar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del correspondiente signo que se solicita como marca, sin asociar la misma con ningún objeto o concepto concreto o abstracto (una línea, un punto, manchones abstractos de color).
- La marca figurativa: No sólo suscita en la mente de los consumidores una imagen visual sino que al mismo tiempo evoca un determinado concepto. Estas marcas evocan el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca. Y el nombre con el que en el lenguaje es formulado este concepto es también el nombre con el que es conocida la respectiva figura (una persona - real o estilizada - un animal, un objeto inanimado).
- Un tercer tipo de marcas gráficas se da en supuestos muy excepcionales en que la marca suscita en la mente del consumidor un concepto abstracto. En estos casos, la figura contenida en la marca evoca en el consumidor un concepto concreto del que se asciende, a través de una generalización a un concepto abstracto y superior que constituye el motivo de estas marcas. A esta categoría de marcas gráficas pertenece la llamada marca emblemática o emblema que corresponde a las marcas que gozan de gran notoriedad o presentan un carácter peculiar o singularmente original 9 .
En el presente caso, el signo solicitado constituye una marca figurativa, toda vez que la figura que lo conforma evoca una letra del abecedario (X).
En tal sentido, de acuerdo al artículo 133 del Decreto Legislativo 823, la comparación de los signos en conflicto debe realizarse desde las perspectivas gráfica y conceptual.
Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se desprende lo siguiente:
a) Entre el signo solicitado y la marca registrada XISS y logotipo
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que ambos signos presentan una letra X estilizada conformada por dos trazos en curva, por lo que apreciados en su conjunto generan un impacto visual de conjunto semejante.
Desde el punto de vista conceptual, se advierte que ambos signos resultan evocativos de una letra X.
En tal sentido, dado que existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, así como similitud gráfica e identidad conceptual entre los signos, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.
b) Entre el signo solicitado y la marca registrada XOOL y logotipo
Desde el punto de vista gráfico, si ambos signos presentan una letra X, el diseño de las mismas difiere, toda vez que la letra X del signo solicitado se encuentra conformada por dos trazos en curva, mientras que la letra X de la marca registrada se encuentra conformada por dos franjas rectas que se unen al centro.
Desde el punto de vista conceptual, se advierte que ambos signos resultan evocativos de una letra X.
En tal sentido, si bien existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, así como identidad conceptual entre los signos, dado que existen diferencias gráficas, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.
Por lo expuesto en el punto a), el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14805-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, y en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura estilizada de una letra X; conforme al modelo, solicitado por Natura Cosméticos S/A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/rl
1 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 633 (nota 5), p. 15.
7 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
8 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 223 y ss.
9 Caso de la marca que en su momento tuvo notoriedad mundial constituida por la figura de un perro que escucha los sonidos emitidos por una gramófono, en la que se protegió la idea de la reproducción fiel de la voz del amo al punto de engañar o atraer al animal (ya que la figura se presenta con el lema The Master´s Voice), o la fidelidad del animal. Fernández-Novoa (nota 13), pp. 230 y 231.