RESOLUCIÓN N° 0377-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 193277-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0377-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 193277-2003
ACCIONANTE : KELLOGG COMPANY
EMPLAZADA : AMAY COMMERCIAL INC.
Acción de cancelación por falta de uso – Pruebas de uso
Lima, catorce de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de octubre del 2003, Kellogg Company (Estados Unidos de América) solicitó la cancelación de la marca de producto TONY (certificado N° 88481), registrada a favor de Amay Commercial Inc. en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que dicha marca debe cancelarse con relación a todos y cada uno de los productos que no usa y para los que fue registrada, para los cuales no ha sido usada durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción. Agregó que su empresa tiene legítimo interés para solicitar la cancelación de dicha marca debido a que solicitará el registro de la marca TONY para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, la misma que podría ser materia de oposición por parte de Amay Commercial Inc. basándose en su marca TONY. Precisó que no está solicitando la cancelación parcial de la marca en cuestión sino la cancelación total de la misma.
Con fecha 27 de febrero del 2004, Amay Commercial Inc. (Panamá) absolvió el traslado de la acción de cancelación interpuesta manifestando lo siguiente:
(i) La marca TONY, registrada bajo certificado N° 88481, no es el primer antecedente registral de dicha marca, ya que tiene antecedentes registrales desde varias décadas atrás. Así, el antecedente registral más antiguo se encuentra en la marca TONY, renovada por Antigua Fábrica de Chocolates El Tigre en el año 1972 (por lo que el registro debió haber sido otorgado por lo menos en el año 1967) y que se encontraba registrada bajo certificado N° 34283, el cual, por descuido, no fue renovado dentro del plazo de ley, por lo que caducó en 1993. En atención a ello, en 1994 se inició un nuevo procedimiento de registro, el cual concluyó con el otorgamiento del certificado N° 44617, por el cual se otorgaba a favor de Antigua Fábrica de Chocolates El Tigre la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular de color rojo con la denominación TONY. Asimismo, en 1991 se otorgó el registro de la marca TONY y etiqueta (certificado N° 93024).
(ii) La empresa Antigua Fábrica de Chocolates El Tigre introdujo al mercado, bajo la denominación TONY, caramelos, chocolates, confitería e inclusive cereales bañados en chocolate, helados y una gama de productos de la clase 30 que se distribuyeron a nivel nacional.
(iii) Su empresa ha adquirido el 100% de las marcas de Antigua Fábrica de Chocolates El Tigre con la firme intención, como lo viene haciendo a través de su licenciatario, de mantener en el mercado todos los productos que antes producía la Antigua Fábrica de Chocolates El Tigre. En tal sentido, lo afirmado por la accionante respecto a la falta de uso de su marca es falso, además de no haberse presentado elemento probatorio alguno que acredite lo dicho.
(iv) Su empresa ha firmado con fecha 24 de julio del 2002 un contrato de licencia de marca con la empresa Ameral S.A.A., por el cual su empresa le cede a Ameral S.A.A. el uso del 100% de sus marcas (entre ellas la marca TONY).
(v) Ameral S.A.A. es una empresa dedicada al rubro de alimentos que desde años atrás viene fabricando y comercializando productos al mercado nacional y además viene incrementando sus líneas de producto, siendo de su interés sacar al mercado tantos productos como marcas registradas le han licenciado, siendo dicha empresa quien viene comercializando en el mercado desde el año 2002 diversos productos con su marca.
(vi) Ameral S.A.A. le vende a su principal cliente (Foodcorp S.A.) tanto caramelos como chocolates TONY, siendo Foodcorp S.A. quien se encarga de distribuir el producto tanto a mayoristas como a minoristas a nivel nacional, introduciendo los productos bajo la denominación TONY al mercado.
Adjuntó copias de diversas facturas y boletas de venta, así como del contrato de licencia celebrado entre su empresa y Ameral S.A.A. Ofreció – a efectos de acreditar el uso de la marca TONY en los años 2000 y 2001 – las pruebas presentadas en el expediente N° 130007-2001, mediante el cual se tramitó la acción de cancelación por falta de uso de su marca TONY (cuando su licenciataria era Nacional de Alimentos S.A.), iniciada por Industrias Lácteas Toni S.A., la cual fue declarada infundada. Asimismo, ofreció la publicidad y muestras de productos presentadas en el expediente N° 193818-2003 ante la Oficina de Infracciones.
Mediante Resolución N° 11935-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de cancelación interpuesta. La Oficina consideró que la emplazada sí ha logrado acreditar el uso de la marca TONY para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, ya que de las facturas presentadas, así como de las órdenes de compra presentadas, se advierte que la empresa Ameral S.A.A. – empresa autorizada por la titular, según se advierte del contrato de licencia presentado – ha comercializado en nuestro país diversos productos de la clase 30, identificándolos, entre otras, con la marca TONY. Asimismo, a través de las facturas emitidas por Foodcorp S.A. se ha verificado la posterior comercialización de dichos productos, por lo que no corresponde acceder a la pretensión de la accionante.
Con fecha 25 de octubre del 2004, Kellogg Company interpuso recurso de apelación manifestando que los documentos presentados por la emplazada no acreditan el uso de la marca TONY debido a que si bien la copia del contrato de licencia suscrito entre Amay Commercial Inc. y Ameral S.A.A. tiene como fecha de suscripción el 24 de julio del 2002, la fecha cierta del documento es la que corresponde a la legalización de las firmas de quienes lo suscribieron por parte del notario, la cual es, el 19 de agosto del 2003, por lo que resulta obvio que la empresa Ameral S.A.A. no produjo ni vendió, antes de dicha fecha, productos de marca TONY con autorización del titular de dicha marca, ya que incluso en el punto 13 de dicho contrato se establece el pago de una regalía del 5% a ser pagada mensualmente a partir del 1° de agosto del 2003, lo que determina que el referido contrato se celebró en agosto del 2003 y no antes. En tal sentido, las facturas presentadas que han sido expedidas por Ameral S.A.A. carecen de mérito para acreditar el uso de la marca TONY, pues han sido expedidas por quien no estaba autorizado para usarla, e incluso algunas de las facturas presentadas no corresponden al periodo en que se debe probar el uso.
No obstante haber sido debidamente notificada, Amay Commercial Inc. no absolvió el traslado de la apelación interpuesta.
Con fecha 28 de enero del 2005, Amay Commercial Inc. manifestó lo siguiente:
(i) El contrato de licencia de marca se perfecciona, como muchos otros, con el solo consentimiento de las partes que lo suscriben y lo ejecutan, por lo que el hecho que el contrato de licencia suscrito entre su empresa y Ameral S.A.A. no haya sido registrado en su momento no quiere decir que no tenga validez ni efecto alguno, ya que es voluntad de las partes decidir si un contrato se inscribe o no, incluso sólo si quisieran registrar el contrato se legalizan las firmas, lo cual no significa que, al haberlo hecho, se invalide el contrato o los actos realizados entre la suscripción y la legalización del mismo, como lo pretende hacer creer la accionante.
(ii) Debe tenerse en cuenta que la accionante no está negando que la marca TONY es usada en forma efectiva y real sino que, ante tal evidencia, trata de invalidar los hechos con argumentos carentes de asidero legal.
Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos de reforzar sus aseveraciones adjuntó un nuevo grupo de facturas emitidas, tanto por su licenciataria (Ameral S.A.A.), como por la distribuidora exclusiva de ésta (Foodcorp S.A.), así como facturas emitidas por Foodcorp S.A. a favor de Ameral S.A.A. por la elaboración e impresión de la envolturas del producto TONY. Precisó que el código del caramelo TONY es el 2010000004 y adjuntó copia de la Resolución N° 687-2002/TPI-INDECOPI de fecha 22 de julio del 2002, mediante la cual la Sala de Propiedad Intelectual declaró infundada la acción de cancelación iniciada por Industrias Lácteas Toni S.A. contra el registro de su marca TONY, lo cual demuestra que su empresa viene haciendo uso constante de su marca TONY no sólo recientemente.
Con fecha 4 de marzo del 2005, Amay Commercial Inc. adjuntó copia de la Resolución N° 498-2005/OSD-INDECOPI de fecha 17 de enero del 2005, recaída en el expediente mediante el cual su empresa interpuso acción por infracción contra Kellogg Company y su sucursal (Kellogg de Perú S.A.C.) por el uso indebido de la marca TONY para productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, la cual ha sido declarada fundada por la Oficina de Signos Distintivos contra Kellogg de Perú S.A.C., prohibiéndole el uso de la marca, la importación y comercialización en el país de productos en que se emplee dicho signo, así como amonestando a dicha empresa por la comisión de los hechos denunciados.
Con fecha 21 de marzo del 2005, Kellogg Company manifestó que dado que la marca TONY distingue productos de consumo masivo debe acreditarse el uso extenso de dicha marca dentro de los países miembros de la Comunidad Andina. Además, sólo habría quedado acreditado el uso de la marca en cuestión para caramelos, con lo que se demuestra que Amay Commercial Inc. no usa la marca TONY para distinguir todos los productos para los cuales fue registrada ni como corresponde a un producto de consumo masivo. Señaló que no es de aplicación al presente caso la Resolución N° 687-2002/TPI-INDECOPI que declaró infundada la acción de cancelación de la marca TONY, iniciada por Industrias Lácteas Toni S.A., debido a que el período de uso de dicha acción difiere del que correspondería a la presente acción de cancelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si se ha acreditado el uso de la marca de producto TONY (certificado N° 88481), para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
b) Si corresponde cancelar por falta de uso la marca de producto TONY, registrada bajo certificado N° 88481 a favor de Amay Commercial Inc.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente:
a) Amay Commercial Inc. (Panamá)1 es titular de la marca de producto TONY, que distingue galletas, chocolatería, confitería, caramelos, bombones, dulces, turrones, cocoa, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 88481, vigente hasta el 2 de octubre del año 2005.
Mediante Resolución N° 687-2002/TPI-INDECOPI de fecha 22 de julio del 2002, la Sala de Propiedad Intelectual – revocando la Resolución N° 14112-2001/OSDINDECOPI de fecha 6 de diciembre del 2001 – declaró infundada la acción de cancelación por falta de uso interpuesta contra el mencionado certificado por parte de Industrias Lácteas Toni S.A. (Ecuador).
b) Asimismo, Amay Commercial Inc. (Panamá)2 fue titular de la marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la denominación TONY, para distinguir galletería, confitería, chocolatería, caramelos, bombones turrones, azúcares, mieles, cocoa, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 93024, vigente hasta el 31 de julio del 2006.
Sin embargo, mediante Resolución N° 14113-2001/OSD-INDECOPI de fecha 6 de diciembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso de dicho certificado iniciada por Industrias Lácteas Toni S.A. (Ecuador) en el expediente N° 130008-2001 y canceló el referido certificado (asiento N° 04).
c) Antigua Fábrica de Chocolates “El Tigre” Ravettino Hnos. S.A. (Perú) fue titular de la marca de producto constituida por “la denominación TONY y figura de tony y etiqueta en colores amarilo, rojo y morado, conforme al modelo”, para distinguir café, té, galletería, pastelería, chocolatería, confitería, helados, especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 12523, que estuvo vigente hasta el 28 de marzo de 1993 (Registro otorgado con fecha 28 de marzo de 1978).
d) Wakemore Investments Inc. (Islas Vírgenes Británicas)3 fue titular de la marca de producto constituida por la etiqueta rectangular de fondo color rojo, con la denominación TONY escrita en letras características de color amarillo y el diseño de un payaso en la combinación de colores blanco, rojo, celeste, lila, marrón y crema conteniendo la expresión EL TIGRE escrita en letras características de color blanco, según modelo, para distinguir café, té, cacao, chocolatería, confitería y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 44617, vigente hasta el 29 de agosto del año 2006.
Sin embargo, mediante Resolución N° 829-2002/OSD-INDECOPI de fecha 29 de enero del 20024, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso de dicho certificado iniciada por Industrias Lácteas Toni S.A. (Ecuador) en el expediente N° 130009-2001 y canceló el referido certificado (asiento N° 05).
e) Kellogg Company (Estados Unidos de América) ha solicitado con fecha 22 de octubre del 2004, mediante expediente N° 223186-2004, el registro de la marca de producto constituida por el diseño caricaturizado de un tigre sonriente y de pie, que lleva puesto un pañuelo en el cuello con la denominación TONY escrita en letras características, y con la extremidad superior izquierda levantada; conforme al modelo, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Cabe precisar que dicho expediente se encuentra actualmente en trámite ante la Oficina de Signos Distintivos.
2. Cancelaciones por falta de uso 2.1 Marco conceptual
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que a solicitud de persona interesada la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Cabe señalar que las finalidades del uso obl ig atorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.
2.2 Condiciones del uso de la marca
El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:
a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado.
b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
Asimismo, establece que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia 6 - que también resulta aplicable a la Decisión 486 - ha interpretado lo siguiente:
En cuanto a la forma, señaló que el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
En cuanto al elemento cuantitativo, indicó que la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano cuyo uso se pretende probar.
Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiere usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.
A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486 es al titular del registro a quien corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
2.3 Forma del uso de la marca
Dado que el uso de la marca debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso debe tenerse en consideración las características de cada marca y el tipo de marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.
En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren la venta de tales productos (facturas, boletas de venta) 7 en la cantidad que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto que se trate, puedan revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.
Así, será distinto el criterio a fin de evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos) que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, joyas, etc.).
Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.
Al respecto, cabe precisar que si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)8, dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.
Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.
En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado) así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.
Por otro lado, el uso de la marca de servicio en la publicidad tiene más importancia que en la marca de producto. Lo más importante es ver si la publicidad basta para indicar que la marca se usa para identificar un origen empresarial determinado.
Finalmente, además de los criterios antes señalados, no debe olvidarse que todo documento o prueba que se presente u ofrezca deberá cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.
2.4 Uso de la marca de producto TONY
En el presente caso, a fin de acreditar el uso de la marca de producto TONY, Amay Commercial Inc. ha presentado las siguientes pruebas en el presente expediente, así como en el expediente N° 193818-20039:
- Copia legalizada con fecha 19 de agosto del 2003 del Contrato de licencia de marca suscrito entre Ameral S.A.A. y Amay Commercial Inc. con fecha 24 de julio del 2002, el cual incluye como anexo una lista de marcas de Amay Comercial Inc., entre las que se encuentra la marca TONY (fojas 128 a 134).
- Copias de las siguientes facturas emitidas por Ameral S.A.A. a favor de Foodcorp SA:
- Copias de las siguientes facturas emitidas por Foodcorp S.A. a favor de terceros referidas, entre otros productos, al producto “Gajo Surtido TONY B. x 420 gr.” (Cajas x 20 bolsas):
- Copias de las siguientes boletas de venta emitidas por Foodcorp S.A. a favor de terceros referidas a, entre otros productos, al producto “Gajo Surtido TONY B. x 420 gr.” (Cajas x 20 bolsas):
-
- Copias de facturas emitidas por Foodcorp a favor de Ameral S.A.A. por concepto de envolturas y sobre-empaques del producto CARAMELO TONY en los meses de enero, mayo, junio, julio, agosto y setiembre del 2003 (fojas 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 172 y 174).
- Copias de órdenes de compra emitidas por Ameral S.A.A. a favor de Foodcorp S.A. solicitando envolturas y sobre-empaques del producto CARAMELO TONY en los meses de enero, mayo, junio, julio y agosto del 2003 (fojas 75, 77, 79, 81, 83, 85 y 87)
- Cuatro (04) bolsas de caramelos TONY, presentadas en el expediente N° 193818-2003, tal como se aprecia a continuación:
Cabe precisar que al reverso de dichos empaques se aprecia la siguiente información:
FP12 NOV 03
FV 13 JUL 04
- Dos (02) cajas de chocolate para taza CUZCO – TONY – EL TIGRE, presentadas en el expediente N° 193818-2003, conforme se aprecia a continuación:
- Tres (03) afiches publicitarios, presentados en el expediente N° 193818-2003, en los que se promocionan los caramelos EL TIGRE (FRESKITO, TONY, DERBY y CHICHA MORADA).
- Un (01) marcador de precio, presentado en el expediente N° 193818-2003, para el producto “caramelos EL TIGRE TONY”.
2.5 Aplicación al caso concreto
Previamente a analizar las pruebas presentadas, la Sala conviene en precisar que las mismas deberán acreditar el uso efectivo de la marca TONY en el periodo de los tres años anteriores a la fecha de interposición de la acción de cancelación, esto es, entre el 17 de octubre del 2000 y el 17 de octubre del 2003.
Asimismo, si bien el titular de la marca TONY, cuya cancelación se pretende, es Amay Commercial Inc., en el presente expediente se ha presentado el contrato de licencia de marca correspondiente suscrito con fecha 24 de julio del 2002 entre Amay Commercial Inc. y Ameral S.A.A. por el cual Amay Commercial Inc. le concede la licencia de uso a Ameral S.A.A. sobre diversas marcas registradas, entre las que se encuentra la marca TONY, registrada bajo certificado N° 88481.
Al respecto, si bien Kellogg Company ha cuestionado la validez de dicho contrato manifestando que la fecha de legalización de las firmas del mismo es posterior a la fecha de suscripción, cabe precisar que la legalización de las firmas de un contrato de licencia de marcas no es requisito para que pueda tomarse en cuenta, salvo que el mismo se pretenda inscribir en el Registro respectivo, por lo que en el presente caso debe entenderse que Amay Commercial, Inc, le concedió la licencia de uso respectiva a Ameral S.A.A. desde el 24 de julio del 2002, aun cuando dicha licencia de uso no se encuentre inscrita en los registros correspondientes, ello de acuerdo a lo señalado en el inciso a) del artículo 177 del Decreto Legislativo 82314.
Asimismo, cabe precisar que si bien se han presentado documentos emitidos por Foodcorp S.A. (empresa distinta a la emplazada), puede asumirse razonablemente que dichos documentos están referidos a productos genuinos, dado que se ha acreditado que existen relaciones comerciales entre Foodcorp S.A. y Ameral S.A.A. (empresa licenciataria de la marca TONY). Además, dichos documentos han sido presentados por la propia emplazada, por lo que deben considerarse como pruebas válidas para efectos de acreditar el uso de la marca, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 177 inciso b) del Decreto Legislativo 82315.
En tal sentido, de la revisión de las pruebas presentadas se advierte lo siguiente:
(i) Las facturas emitidas por Ameral S.A.A. a favor de Foodcorp S.A. en los meses de enero, mayo, junio, julio y agosto del año 2003, apreciadas en conjunto con las facturas y boletas de venta emitidas a favor de terceros por parte de Foodcorp S.A. en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre del año 2003, acreditan fehacientemente la comercialización de productos identificados con la marca TONY.
Ello se ve reforzado al tenerse a la vista las facturas y órdenes de compra emitidas tanto por Foodcorp S.A. y Ameral S.A.A. por concepto de envolturas y empaques para los productos TONY en los meses de enero, mayo, junio, julio, agosto y setiembre del 2003.
(ii) Si bien se han presentado facturas emitidas por Ameral S.A.A. en el mes de noviembre del año 2003, es decir, con posterioridad al inicio de la presente acción (17 de octubre del 2003), así como muestras físicas (cuya fecha de producción es el mes de noviembre de 2003), empaques y material publicitario de los productos TONY sin fecha cierta, dichas pruebas se tendrán como referencia de cómo se introdujeron los productos TONY al mercado, conjuntamente con las demás pruebas presentadas. Además, debe tenerse en cuenta que la presente acción de cancelación fue notificada a la emplazada recién con fecha 25 de noviembre del 2003, por lo que puede presumirse razonablemente que los productos en cuestión se comercializaban al menos hasta el momento de interponerse la presente acción.
(iii) Finalmente, cabe hacer mención a lo establecido en la Resolución N° 687-2002/TPI-INDECOPI de fecha 22 de julio del 2002 – recaída en el expediente N° 130007-2001, sobre la acción de cancelación por falta de uso iniciada por Industrias Lácteas Toni S.A. (Ecuador) con fecha 19 de junio del 2001 contra el registro de la misma marca TONY, cuya cancelación se pretende en el presente expediente – mediante la cual la Sala de Propiedad Intelectual determinó que dentro del período de tiempo en el que se tenía que acreditar el uso de la marca TONY en dicho procedimiento (entre el 19 de junio de 1998 y el 19 de junio del 2001) había quedado acreditado el uso de la marca TONY en los meses de octubre de 1999, marzo a diciembre del 2000 y enero a mayo del 2001, lo cual resulta relevante para el presente caso, en el que debe acreditarse el uso de la marca TONY desde el mes de octubre del 2000.
En consecuencia, de acuerdo a las consideraciones expuestas, ha quedado acreditado el uso de la marca TONY, al haberse demostrado la puesta en el comercio de los productos identificados con dicha marca y, por ende, su disponibilidad en el mercado para su adquisición por parte de los consumidores en la cantidad que corresponde de acuerdo a la naturaleza de los productos que distingue.
En tal sentido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, no corresponde cancelar por falta de uso el certificado N° 88481, correspondiente al registro de la marca TONY.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 11935-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto TONY, registrada a favor de Amay Commercial Inc. (Panamá) bajo certificado N° 88481, para distinguir galletas, chocolatería, confitería, caramelos, bombones, dulces, turrones, cocoa, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Cabe precisar que fue Antigua Fábrica de Chocolates El Tigre S.A. (Perú) quien solicitó el registro de dicha marca con fecha 16 de setiembre de 1987 (expediente N° 126834-1987), la cual fue otorgada con fecha 2 de octubre de 1990. Posteriormente, con fecha 15 de setiembre de 1995 (asiento N° 01), se inscribió la transferencia de dicha marca a favor de Wakemore Investments (Islas Vírgenes Británicas), quien luego se la transfirió a Amay Commercial Inc. (Panamá), transferencia que se inscribió con fecha 17 de marzo de 1997 (asiento N° 02).
2 Cabe precisar que fue Fábrica de Chocolate El Tigre S.A. (Perú) quien solicitó el registro de dicha marca con fecha 20 de octubre de 1988 (expediente N° 146463-1988), la cual fue otorgada con fecha 31 de julio de 1991. Posteriormente, con fecha 15 de setiembre de 1995 (asiento N° 01), se inscribió la transferencia de dicha marca a favor de Wakemore Investments (Islas Vírgenes Británicas), quien luego se la transfirió a Amay Commercial Inc. (Panamá), transferencia que se inscribió con fecha 14 de marzo de 1997 (asiento N° 02).
3 Cabe precisar que los derechos expectaticios sobre la solicitud de registro de dicha marca, inicialmente presentada por Antigua Fábrica de Chocolates El Tigre S.A. (Perú) con fecha 16 de junio de 1994, le fueron transferidos con fecha 30 de noviembre de 1995 a Wakemore Investments Inc.
4 Cabe precisar que si bien con fecha 20 de marzo del 2002, Wakemore Investments Inc. interpuso recurso de apelación, con fecha 11 de abril del 2002 se desistió del recurso de apelación interpuesto, por lo que mediante Resolución N° 478-2002/TPI-INDECOPI de fecha 22 de mayo del 2002, la Sala de Propiedad Intelectual aceptó el desistimiento presentado por Wakemore Investments Inc. y, en consecuencia, dejó FIRME la Resolución N° 829-2002/OSD-INDECOPI de fecha 29 de enero del 2002.
5 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 385 y ss.
6 Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 2-AI-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 289, publicada el 27 de agosto de 1997, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss.
7 Cabe precisar que dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.
8 Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, órdenes de confección de etiquetas o impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada, entre otras.
9 Sobre la acción por infracción interpuesta por Amay Commercial Inc. contra Kellogg Company y Kellogg de Perú S.A.C.
10Del expediente N° 193818-2003. 11Del expediente N° 193818-2003.
12 Entiéndase: Fecha de producción. 13 Entiéndase: Fecha de vencimiento
14Artículo 177.- “No se cancelará el regist ro de una marca por falta de uso en los siguientes casos:
a) Cuando la marca hubiese sido usada conforme a lo establecido por los Acuerdos y Tratados Internacionales susc ri tos por el Perú sobre la mate ri a, por una persona auto ri zada por el titular de la marca, aun cuando dicha autorización no hubiese sido inscrita ante la Oficina competente.(…)”.
15Artículo 177.- “No se cancelará el regist ro de una marca por falta de uso en los siguientes casos:
(…) b) Cuando se hubiesen int ro ducido y dist ri buido en el mercado p ro ductos genuinos con la marca registrada por comerciantes o impo rt adores distintos del titular del registro”.