RESOLUCIÓN N° 0363-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 171932-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0363-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 171932-2003
ACCIONANTE : PARATI S.A.
EMPLAZADA : THE CARTOON NETWORK LP, LLLP
Cancelación de marca por falta de uso: Infundada - Pruebas de uso: Acreditan uso por parte de tercero autorizado
Lima, siete de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de enero del 2003, Parati S.A. (Brasil) solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación CARTOON NETWORK, una debajo de la otra donde las palabras están dispuestas en cuadrados en color blanco y negro en forma alternada e inversa, conforme al modelo, registrada a favor de The Cartoon Network LP, LLLP, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Su empresa ha tomado conocimiento que la emplazada no ha usado la marca
registrada CARTOON NETWORK y logotipo, al menos hace más de tres años.
(ii) Bajo expediente N° 128081-2001, solicitó el registro de la marca ZOO
CARTOON, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial,
la cual fue denegada por considerarla confundible con la marca CARTOON
NETWORK, materia de la presente acción, y la marca ZOO de Warner-Lambert
Company, cuya cancelación es materia de otro procedimiento.
Con fecha 14 de mayo del 2003, The Cartoon Network LP, LLLP absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que su empresa ha utilizado y utiliza la marca de producto CARTOON NETWORK y etiqueta en Colombia, Venezuela y Ecuador, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Para acreditar ello, presentó la reproducción a colores de dos etiquetas de sus productos. Posteriormente, con fecha 23 de mayo del 2003, manifestó lo siguiente:
(i) Confiperú S.A. utiliza sus marcas CARTOON NETWORK, THE POWERPUFF GIRLS y los personajes asociados, en virtud del contrato de licencia del 10 de setiembre del 2002, vigente hasta el 25 de setiembre del 2003. Dicho contrato fue suscrito por Warner Bros. en tanto esta empresa es la encargada de licenciar sus productos.
(ii) Molitalia S.A. utiliza sus marcas CARTOON NETWORK, THE POWERPUFF GIRLS y los personajes asociados, en virtud del contrato de licencia del 1° de febrero del 2002, vigente hasta el 31 de enero del 2004. Dicho contrato fue suscrito con Warner Bros. en tanto esta empresa es la encargada de licenciar sus productos. Presentó medios probatorios.
(iii) Las pruebas que se acompañan acreditan de manera fehaciente el uso de su marca en el Perú, para distinguir chicles y chocolates de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Presentó documentos para acreditar el uso de la marca materia de cancelación.
Con fecha 9 de junio del 2003, Parati S.A. señaló que los documentos presentados por la contraria se refieren a licencias relacionadas con los personajes de las POWER PUFF GIRLS y no de la marca CARTOON NETWORK y etiqueta, siendo que en ningún momento se la menciona. En ninguna de las facturas de venta aparece la marca CARTOON NETWORK, y las etiquetas presentadas son de las marcas SUPER POKEKE y THE POWER PUFF GIRLS.
Con fecha 12 de junio del 2003, The Cartoon Network LP, LLLP manifestó lo siguiente:
(i) Los contratos de licencia que se han adjuntado corresponden a los personajes de las POWERPUFF GIRLS, pero esa licencia también se extiende a “las representaciones de los personajes, nombres, similares y todos los artículos relacionados, artes y otros materiales asociados a éstos”. Si siguiera el razonamiento de la contraria, el contrato de licencia sólo incluiría los personajes de THE POWERPUFF GIRLS, mas no así la marca, lo cual es absurdo. Por ello, se señala en la misma definición de “Propiedad Licenciada”, que también se incluye los nombres de los personajes, retratos y todos los elementos y materiales asociados a éstos.
(ii) En los envases presentados, éstos incluyen no una sino muchas marcas, en mérito a los diversos acuerdos y contratos suscritos entre las empresas propietarias de dichas marcas. Así, aparecen las marcas POWERPUFF GIRLS, CARTOON NETWORK, CONFIPERU, COSTA KIDS, POKEFOSH, POKEKE y WB. Es decir, hasta 5 marcas confluyen en un solo empaque. Evidentemente el producto para el mercado nacional es denominado POKEKE o POKEFOSH (tal como aparece en las facturas), pero para efectos de remitir documentación o regalías por parte de sus licenciatarios se refieren a la marca POWERPUFF GIRLS.
(iii) No sería lógico colocar en las facturas o en los documentos las referencias a las cinco marcas. Sin embargo, ello no implica que no se estén utilizando las otras marcas que aparecen en los empaques.
(iv) Si bien en el documento de regalías aparece únicamente la referencia a POWERPUFF, está claro que ello involucra todo el material licenciado y el material asociado a esta marca, como son los demás personajes, el uso de la marca WB, de CARTOON NETWORK, entre otros.
(v) Los envases presentados, conjuntamente con las demás pruebas presentadas sí constituyen pruebas de uso de la marca CARTOON NETWORK y etiqueta, para distinguir productos incluidos en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
(vi) En la segunda página del contrato de licencia, bajo el rubro “Trademark/Copyright notice”, se indica que en los empaques debe aparecer la nota THE POWERPUFF GIRLS todos los personajes y elementos (marcas) relacionados son marcas y derechos de autor de Cartoon Network.
Mediante Resolución N° 12696-2004/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de cancelación. Consideró lo siguiente:
(i) De las facturas presentadas, se advierte que la empresa Molitalia S.A. – empresa autorizada por el titular, según se advierte del contrato de licencia – ha comercializado, en el país, diversos productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, identificándolos, entre otras, con la marca CARTOON NETWORK y logotipo.
(ii) Si bien en las facturas únicamente aparece la marca denominativa POKE-KE, de la evaluación conjunta de las mencionadas facturas con las muestras de empaques y el afiche publicitario adjuntado, se advierte que la marca CARTOON NETWORK sí es utilizada en su forma mixta, tal y como se encuentra registrada. Si bien en los empaques se advierte como marca principal a POKE-KE, figuran otras marcas que también sirven para identificar el producto en atención a su origen empresarial, y una de dichas marcas es CARTOON NETWORK y logotipo.
Con fecha 18 de noviembre del 2004, Parati S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La marca que distingue el producto comercializado y producido por Molitalia S.A. es POKEKE, tal como se aprecia del empaque que obra en autos y es ésta la que cumple con las debidas funciones que se atribuyen a las marcas, tales como la función distintiva o diferenciadora de los productos; función indicadora del origen o procedencia; función indicadora de calidad y función de publicidad.
(ii) Por el contrario, lo que hace la denominación en cuestión (entiéndase CARTOON NETWORK) es indicar la titularidad de los personajes que aparecen en la etiqueta del producto, tan es así que ésta se encuentra siempre de manera secundaria, junto al nombre de THE POWERPUFF GIRLS, nombre de los personajes que aparecen en la indicada etiqueta.
(iii) Los contratos de licencia presentados incluyen como partes contratantes a Warner Bros. Division de Time Warner Entertainment Company L.P. C/O Warner Bros. Consumer Products, Molitalia S.A. y Confiperú S.A.; en ningún momento, se aprecia a la firma The Cartoon Network LP, LLLP.
(iv) Si bien puede existir vinculación entre la firma Warner Bros. Division de Time Warner Entertainment Company L.P. C/O Warner Bros. Consumer Products y la empresa The Cartoon Network LP, LLLP, o que ambas pertenezcan a un mismo origen empresarial, se trata de dos personas jurídicas distintas.
(v) La contraria pretende acreditar una relación entre ella y el licenciante de los contratos presentados simplemente con adjuntar la copia de la página web de AOL Time Warner, lo cual resulta insuficiente.
(vi) Las facturas presentadas por la contraria se refieren a otra marca: POKEKE; y se debe tener en cuenta que los productos que distingue la marca materia de cancelación son de consumo masivo, cuyo nivel de ventas debe ser elevado, y no de un volumen pequeño como el que arrojan las facturas que acompaña la contraria, las que además no consignan la marca.
(vii) No se ha considerado que los contratos de licencia tienen un plazo de vigencia (15 de setiembre del 2003 y 31 de enero del 2003), lo cual no permitiría a la contraria acreditar un mayor volumen de ventas al ya presentado.
Con fecha 19 de enero del 2005, The Cartoon Network LP, LLLP absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:
(i) De los empaques presentados es posible verificar que su empresa utiliza la marca CARTOON NETWORK para distinguir el producto POKEKE. Si bien la marca POKEKE aparece en una ubicación principal, no es la única marca que distingue dicho producto, sino que aparecen otras como POKEFOSH, COSTA KIDS (o CONFIPERU, según corresponda), WB, THE POWERPUFF GIRLS y CARTOON NETWORK y etiqueta.
(ii) El uso simultáneo de varias marcas para distinguir un producto constituye una práctica usual del mercado, utilizándose una de ellas como principal, y el resto con carácter complementario. Ello no quiere decir que las marcas que no se consignan en el producto como la marca principal no estén siendo usadas.
(iii) Es lo que sucede por ejemplo con las “house mark” o marcas de casa, las cuales son frecuentes en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, tales como: D’ONOFRIO o NESTLE, NABISCO, FRITO LAY. No es posible imaginar que dichas marcas se cancelen por falta de uso, pues queda claro que sí son utilizadas en el mercado, sólo que en conjunto con las otras marcas señaladas y no de modo aislado.
(iv) El hecho que el consumidor solicite el producto bajo una de las marcas que se consigna en el empaque no quiere decir que las demás no estén siendo efectivamente usadas, simultáneamente.
(v) La inclusión de la marca CARTOON NETWORK en el empaque de los productos cuya comercialización ha acreditado, sí cumple las funciones inherentes a la marca, al indicar la vinculación de su empresa al producto comercializado y hacerlo más atractivo para su público objetivo, quienes adquirirán el producto motivados porque se trata de un producto “auspiciado” por su canal de televisión favorito.
(vi) Si bien en las facturas no se consigna literalmente que se trata de productos distinguidos bajo la marca CARTOON NETWORK, sino que se hace referencia al producto POKEKE, es claro que se trata del producto cuyo empaque ha presentado, en el que además de la marca POKEKE se consignan otras, entre las que se encuentra precisamente la marca CARTOON NETWORK.
(vii) Se ha acreditado la venta de más de 4000 six packs de kekes y casi 8 millones de chicles distinguidos con la marca CARTOON NETWORK de su propiedad por lo que su marca viene utilizándose masivamente en el mercado local. Reiteró lo expuesto respecto a los contratos de licencia. Agregó que adjunta extractos de artículos extraídos de Internet, donde se verifica que Warner Bros. Consume Products tiene autorización de su empresa para otorgar licencias de sus marcas.
II. CUESTIÓN EN DISCUSION
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde cancelar por falta de uso el registro de la marca de producto CARTOON NETWORK y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que The Cartoon Network LP, LLLP es titular de la marca de producto constituida por la denominación CARTOON NETWORK, una debajo de la otra donde las palabras están dispuestas en cuadrados en color blanco y negro en forma alternada e inversa, conforme al modelo, que distingue café, te, cocoa, azúcar, arroz tapioca, sagú, café artificial, harina y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, hielo, miel de melaza, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre salsas (excepto salsa para ensaladas); especias de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 39655, vigente desde el 26 de setiembre de 1997 hasta el 26 de setiembre del 2007.
2. Cancelaciones por falta de uso
2.1 Marco conceptual
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional1. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.
2.2 Condiciones del uso de la marca
El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:
a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado.
b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
Asimismo, establece que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia2 - que también resulta aplicable a la Decisión 486 - ha interpretado lo siguiente:
En cuanto a la forma, señaló que el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
En cuanto al elemento cuantitativo, indicó que la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hacen que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano cuyo uso se pretende probar.
Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiere usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.
A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, es al titular del registro a quien le corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
2.3 Forma del uso de la marca
Dado que el uso de la marca debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso debe tenerse en consideración las características de cada marca y el tipo de marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.
En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)3 en la cantidad que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto que se trate, pueda revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.
Así, será distinto el criterio a fin de evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos) que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, joyas, etc.).
Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.
Al respecto, cabe precisar que si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas)4, dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.
Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.
En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.
Por otro lado, el uso de la marca de servicio en la publicidad tiene más importancia que en la marca de producto. Lo más importante es ver si la publicidad basta para indicar que la marca se usa para identificar un origen empresarial determinado.
Finalmente, además de los criterios antes señalados, no debe olvidarse que todo documento o prueba que se presente u ofrezca deberá cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.
2.4 Uso de la marca CARTOON NETWORK y logotipo
Con el fin de acreditar el uso de su marca CARTOON NETWORK y logotipo, The Cartoon Network LP, LLLP presentó los siguientes medios probatorios:
- Reproducciones a colores de dos etiquetas, una correspondiente al producto chocolate con leche identificado con las marcas CHOKO TOONS, NESTLÉ y logotipo y CARTOON NETWORK y logotipo (foja 47), y la otra correspondiente a un helado identificado con las marcas THE POWERPUFF GIRLS y logotipo, CARTOON NETWORK y logotipo y PINGÜINO y logotipo (foja 49).
- Resumen de las regalías generadas por Confiperú S.A. a favor de Warner Bros. por la venta del chicle POWER PUFF en Perú, entre setiembre del 2002 y abril del 2003 (fojas 69 a 77).
- Muestra del display de los chicles globo THE POWERPUFF GIRLS y logotipo, en donde también se advierte la marca CARTOON NETWORK y logotipo. Se trata de un producto peruano, elaborado y distribuido por Confiperú S.A., siendo la fecha de elaboración el 14 de noviembre del 2002 (foja 107).
- Envolturas de chicles, en los que se advierten las marcas THE POWERPUFF GIRLS y logotipo y CARTOON NETWORK y logotipo. Producto elaborado y distribuido por Confiperú S.A. (foja 108).
- Afiche publicitario de los productos de COSTA KIDS, como:
· POKE-FOSH (bizcocho de chocolate relleno con fudge), en cuyo empaque se advierten las marcas THE POWERPUFF GIRLS y logotipo, CARTOON NETWORK y logotipo y COSTA KIDS y logotipo;
· SUPER POKE-KE (bizcocho de fresa relleno con crema de vainilla y bañado en chocolate), en cuyo empaque se advierten las marcas THE POWERPUFF GIRLS, CARTOON NETWORK y logotipo, y COSTA KIDS y logotipo. En el afiche se advierten stickers con las marcas THE POWERPUFF GIRLS y logotipo, CARTOON NETWORK y logotipo y COSTA y logotipo.
Asimismo, se advierte la marca CARTOON NETWORK y logotipo en la parte superior e inferior del afiche; y en la parte inferior se lee la siguiente nota: “CARTOON NETWORK, the logo, THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements are trademarks of and ¨ Cartoon Network” (foja 162).
- Envoltura del producto SUPER POKE-KE, donde se advierten como marcas THE POWERPUFF GIRLS y logotipo, CARTOON NETWORK y logotipo y COSTA KIDS y logotipo. Se indica que el producto ha sido producido por Molitalia S.A. (foja 190).
- Fotocopias de las siguientes facturas emitidas por Molitalia S.A., por la venta de los productos SUPER POKEKE y POKEFOSH:
· N° 011-0767128 del 16 de febrero del 2002, por la venta de 6 sixpack SUPER POKEKE, a favor de E. Wong S.A. de Santa Anita, a un total de S/. 14.36 soles (foja 127).
· N° 011-0771375 del 22 de febrero del 2002, por la venta de 42 sixpack SUPER POKEKE, a favor de Hipermercados Metro S.A. de Santa Anita, por un valor de S/. 97.37 soles (foja 125).
· N° 011-0773820 del 27 de febrero del 2002, por la venta de 2 sixpack SUPER POKEKE, a favor de Aída Maldonado Carcamo (Colegio Juana Infantes del Cercado de Lima), por un valor de S/. 4.87 soles (foja 124).
· N° 011-0776128 del 4 de marzo del 2002, por la venta de 18 sixpack de SUPER POKEKE, a un total de S/. 43.11 soles, a E. Wong S.A., con destino a Santa Anita (foja 135).
· N° 011-0777793 del 7 de marzo del 2002, por la venta de 24 sixpack SUPER POKEKE, a favor de Hipermercados Metro S.A. de Santa Anita, a un valor de venta total de S/. 55.65 soles (foja 134).
· N° 011-0778701 del 8 de marzo del 2002, por la venta de 240 sixpack SUPER POKEKE, a favor de Distramaris S.A. (Chorrillos), a un valor de venta total de S/. 487.97 soles (foja 133).
· N° 011-0782594 del 15 de marzo del 2002, por la venta de 1 sixpack SUPER POKEKE, a favor de Martha Currillo Espinoza (Breña), a S/. 2.39 (foja 132).
· N° 031-0032551 del 18 de marzo del 2002, por la venta de 1 caja de SUPER POKEKE, a S/. 16.71 soles, a favor de Primitivo Soto Ventura, Ica (foja 113).
· N° 011-0784497 del 20 de marzo del 2002, por la venta de 4 sixpack SUPER POKEKE, a favor de Orlando Ugarte mendoza (San Martín de Porres), por un total de S/. 9.73 soles (foja 131).
· N° 011-0788509 del 27 de marzo del 2002, por la venta de 72 sixpack SUPER POKEKE, a favor de Hipermercados Metro S.A. de Santa Anita, por un total de S/. 166.93 soles (foja 130).
· N° 011-0790334 del 31 de marzo del 2002, por la venta de una caja de SUPER POKEKE, a favor de Bodega “Luchita” (San Juan de Lurigancho), a S/. 16.46 soles (foja 129).
· N° 011-0798260 del 16 de abril del 2002, por la venta de 48 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 99.35 soles, al Bazar PNP-03, del Rímac (foja 151).
· N° 011-0802847 del 24 de abril del 2002, por la venta de 42 sixpack de SUPER POKEKE, a un total de S/. 100.62 soles, a E. Wong S.A., con destino a Santa Anita (foja 140).
· N° 011-0807695 del 2 de mayo del 2002, por la venta de 66 sixpack SUPER POKEKE, a un total de 153.02 soles, a Hipermercados Metro S.A. de Santa Anita (foja 139).
· N° 011-0809548 del 4 de mayo del 2002, por la venta de 4 sixpack SUPER POKEKE a un total de S/. 9.73 soles, a Patricia Ccerhuayo Villavicencio, con destino San Juan de Miraflores (foja 138).
· N° 011-0814090 de fecha 13 de mayo del 2002, por la venta de 1 caja de SUPER POKEKE, a S/. 16.71 soles, a Máximo Torres Chuquimuni, con destino El Agustino (foja 136).
· N° 011-0813986 del 13 de mayo del 2002, por la venta de 72 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 172.49 soles, a E. Wong S.A., con destino a Santa Anita (foja 137).
· N° 011-0822857 del 28 de mayo del 2002, por la venta de 96 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 215.79 soles, a Hipermercados Metro S.A. de Santa Anita (foja 143).
· N° 011-0826450 del 3 de junio del 2002, por la venta de una caja de SUPER POKEKE a S/. 16.71 soles, a favor de Eva Palomino Espinoza, San Martín de Porres (foja 144).
· N° 011-0826680 del 4 de junio del 2002, por la venta de 60 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 139.12 soles, a Hipermercados Metro S.A. de Santa Anita (foja 146).
· N° 011-0830380 del 11 de junio del 2002, por la venta de 156 sixpack SUPER POKEKE a un total de S/. 350.67 soles, a Hipermercados Metro S.A. de Santa Anita (foja 147).
· N° 011-0832832 del 14 de junio del 2002, por la venta de 2 sixpack SUPER POKEKE s/b, a S/. 4.87 soles, a José Cruz Díaz Vega, Jesús María (foja 148).
· N° 033-0004620 del 20 de junio del 2002, por la venta de 120 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 272.15 soles, a favor de Florentina Espinoza de Monge (foja 112).
· N° 022-0073962 del 22 de junio del 2002, por la venta de una caja de SUPER POKEKE, a S/. 24.10 soles, a favor de María América Estela Llalle, Chiclayo (foja 111).
· N° 011-0841506 del 28 de junio del 2002, por la venta de 24 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 57.50 soles, a E. Wong S.A. de Santa Anita (foja 149).
· N° 011-0843250 del 1° de julio del 2002, por la venta de 30 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 71.88 soles, a favor de E. Wong S.A., Santa Anita (foja 160).
· N° 011-0846036 del 8 de julio del 2002, por la venta de 30 sixpack SUPER POKEKE a S/. 71.88 soles, a favor de E. Wong S.A., Santa Anita (foja 119).
· N° 011-0847563 del 9 de julio del 2002, por 2 sixpack SUPER POKEKE a S/. 4.87 soles, a favor de Pablo Tito Orejón, San Juan de Lurigancho (foja 120).
· N° 011-0856341 del 24 de julio del 2002, por la venta de 54 sixpack SUPER POKEKE a 129.38 soles, a favor de E. Wong S.A. de Santa Anita (foja 123).
· N° 011-0861717 del 3 de agosto del 2002, por la venta de 54 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 125,21 soles, a favor de Hipermercados Metro S.A. de Santa Anita (foja 152).
· N° 011-0863190 del 6 de agosto del 2002, por la venta de 3 sixpack SUPER POKEKE, a S/. 7.22 soles, a favor de Nadia Luz Jesusi Alcántara, Comas (foja 153).
· N° 011-0866650 del 10 de agosto del 2002, por la venta de una caja de SUPER POKEKE, a S/. 16.72 soles, a favor de Alfredo Parra Sánchez, San Juan de Miraflores (foja 155).
· N° 011-0866947 del 10 de agosto del 2002, por la venta de 2 sixpack SUPER POKEKE, a S/. 4.91 soles, a favor de Gloria Alvarado Ramos, Ventanilla (foja 156).
· N° 021-0070587 del 14 de agosto del 2002, por la venta de 5 cajas SUPER POKEKE, a un total de S/. 76.88 soles, a favor de Galindo Darío Cotera Nomalaya, Huancayo (foja 110).
· N° 011-0870132 del 15 de agosto del 2002, por la venta de 54 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 125.21 soles, a favor de Hipermercados Metro S.A., Santa Anita (foja 157).
· N° 011-0874846 del 23 de agosto del 2002, por la venta de 48 sixpack SUPER POKEKE a S/. 115.01 soles, a favor de E. Wong S.A., con destino Santa Anita (foja 122).
· N° 027-0010129 del 23 de setiembre del 2002, por la venta de 5 cajas de SUPER POKEKE, a un total de S/. 71.04 soles, a favor de Central Huancayo S.R.L., con destino a Tarma (foja 115).
· N° 015-0052057 del 15 de octubre del 2002, por la venta de 600 sixpack POKEFOSH, a un total de S/. 1,249.82 soles, a favor de Francisco Oscátegui Ramos, con destino Cercado de Lima (foja 117).
· N° 025-0036934 del 22 de enero del 2003, por la venta de 4 cajas SUPER POKEKE, por un total de S/. 57.14 soles, a favor de Alfredo Ampudia Timbata, con destino Andahuasi (foja 114).
· N° 025-0036934 del 22 de enero del 2003, por la venta de 1 caja de POKEFOSH, por un total de S/. 14.36 soles, a favor de Alfredo Ampudia Timbata, con destino Andahuasi (foja 114).
- Fotocopias de las siguientes boletas de venta emitidas por Molitalia S.A., por la venta de los productos SUPER POKEKE y POKEFOSH:
· N° 011-0623529 del 19 de febrero del 2002, por la venta de 2 sixpack SUPER POKEKE, a favor de Dorís Ramírez Múñoz (Ate), a un total de S/. 4.87 soles (foja 126).
· N° 011-0642511 del 2 de abril del 2002, por la venta de una caja de SUPER POKEKE, a favor de Edith Barzola Madueño (San Juan de Lurigancho), a un total de S/. 16.71 soles (foja 128).
· N° 011-0643118 del 3 de abril del 2002, por la venta de un sixpack SUPER POKEKE c/b a S/. 2.03 soles, a María Millones Samamé, con destino Cercado de Lima (foja 142).
· N° 011-0645161 del 9 de abril del 2002, por la venta de 4 sixpack SUPER POKEKE, a un total de S/. 9.73 soles, a Domingo Melo Paez, de San Juan de Lurigancho (foja 150).
· N° 011-0648369 del 16 de abril del 2002, por la venta de un sixpack de SUPER POKEKE s/b, a S/. 2.39 soles, a favor de Cirila Checasaca Tipula, con destino Comas (foja 141).
· N° 011-0664333 del 20 de mayo del 2002, por la venta de 2 sixpack SUPER POKEKE a un total de S/. 4.80 soles, a favor de Frecia Gerónimo Angeles, con destino Callao (foja 121).
· N° 011-0669388 del 29 de mayo del 2002, por la venta de 2 sixpack SUPER POKEKE, a S/. 4.87 soles, a Alicia Vásquez Guevara, San Juan de Lurigancho (foja 145).
· N° 011-0685630 del 2 de julio del 2002, por la venta de 1 sixpack SUPER POKEKE a un total de S/. 2.43 soles, a favor de Bertha Margarita De la Cruz Ledesma, con destino Ate (foja 118).
· N° 011-0685290 del 3 de julio del 2002, por la venta de 1 caja SUPER POKEKE a S/. 16.71 soles, a favor de Ana María Chumpitaz Cruz, Comas (foja 159).
· N° 011-0700995 del 7 de agosto del 2002, por la venta de 1 caja SUPER POKEKE a S/. 16.72 soles, a favor de Bertha Gloria Gamboa Bohorquez, Ventanilla (foja 154).
· N° 011-0710321 del 23 de agosto del 2002, por la venta de 1 sixpack SUPER POKEKE a S/. 2.48 soles, a favor de Corina Irene Ccatamayo Oré, Cercado de Lima (foja 158).
· N° 015-0009058 del 15 de octubre del 2002, por la venta de 120 sixpack POKEFOSH, a un total de S/. 252.76 soles, a favor de Elvia Pilco Morales, con destino Los Olivos (foja 116).
Previamente al análisis de los medios probatorios detallados, conviene señalar que, de acuerdo al artículo 165 de la Decisión 486, debe acreditarse el uso de la marca materia de cancelación durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. En este sentido, dado que la presente acción de cancelación se interpuso el 27 de enero del 2003, en el presente caso, debe acreditarse el uso de la marca CARTOON NETWORK y logotipo durante el periodo comprendido entre el 27 de enero del 2000 y el 27 de enero del 2003.
Del análisis de los documentos presentados, se desprende lo siguiente:
- Las facturas y boletas de venta acreditan la comercialización de los bizcochos SUPER POKEKE y POKEFOSH en Perú, por parte de Molitalia S.A., entre el 16 de febrero del 2002 y el 15 de octubre del 2002, así como el 22 de enero del 2003. Dicha comercialización se ha realizado de forma continua, tanto al por mayor como al por menor, a diferentes personas naturales y jurídicas ubicadas en distintos puntos de Lima y provincias.
- Los afiches y envolturas presentadas acreditan que los bizcochos SUPER POKEKE y POKEFOSH, comercializados por Molitalia S.A., también son identificados por la marca CARTOON NETWORK y logotipo, materia de la presente acción de cancelación.
- El display y envolturas de chicles, si bien contienen la marca base de cancelación, no son suficientes para acreditar el uso de la misma, toda vez que no se han presentado documentos que acrediten la comercialización de tales productos en el mercado del Perú o en algún país andino. Los reportes de las regalías generadas por Confiperú S.A. a Warner Bros., si bien pueden referirse a los chicles identificados con la marca CARTOON NETWORK y logotipo, no muestran el nivel de comercialización de dichos productos en el Perú o la importación de los mismos, razón por la cual no son suficientes para acreditar el uso de la marca en cuestión.
- Las reproducciones de las envolturas del chocolate con leche CHOKO TOONS y del helado THE POWERPUFF GIRLS, en los que se advierte la marca CARTOON NETWORK y logotipo, no acreditan el uso efectivo de dicha marca, por cuánto sólo constituyen empaques, no habiéndose acreditado que dichos productos hayan sido efectivamente comercializados en el Perú o en algún país andino.
En tal sentido, las facturas, afiches y envolturas presentadas acreditan el uso en el Perú de la marca CARTOON NETWORK y logotipo, materia de cancelación, por parte de Molitalia S.A., para distinguir bizcochos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, en un periodo comprendido entre los tres años anteriores al inicio de la presente acción, en la cantidad y forma que corresponde a los productos.
Siendo así, corresponde ahora determinar si Molitalia S.A. se encontraba debidamente autorizada al uso de la marca en cuestión. Para tal efecto, corresponde analizar los siguientes documentos presentados por The Cartoon Network LP, LLLP:
- Impresión de la página web de Netscape Network, de un artículo denominado “AOL Time Warner Family of Brands”, en el que se señala que la familia de marcas de AOL Time Warner representa algunos de los sitios web más populares en el Internet y alcanza más del 60 por ciento de la audiencia del Internet, en el trabajo o en la casa. Se advierte la relación de marcas de propiedad exclusiva de AOL Time Warner, Inc. o de sus subsidiarias, divisiones o compañías relacionadas, entre las que se encuentran las marcas Cartoon Network y Warner Bros. (foja 62).
- Impresiones de la página web de AOL Time Warner, con información sobre las empresas Warner Bros. Entertainment y Turner Broadcasting, advirtiéndose que esta última maneja algunas de las más poderosas marcas, entre ellas Cartoon Network (fojas 63, 64 y 65).
- Contrato de licencia suscrito entre Warner Bros. Division of Time Warner Entertainment Company L.P. c/o Warner Bros. Consumer Products y Molitalia S.A. y su traducción. En dicho contrato Warner Bros. le otorga licencia no exclusiva a Molitalia S.A. para utilizar el “material licenciado” sólo para o en conexión con la producción, distribución y venta de “sweet cakes w/sticker inside” en el territorio del Perú, entre el 1 de febrero del 2002 y el 31 de enero del 2003.
Se precisa que la “propiedad licenciada” consiste en los personajes de dibujos ficticios como aparecen en las series animadas de televisión tituladas “THE POWERPUFF GIRLS” como sigue: BLOSSOM, BUBBLES, BUTTERCUP, PROFESSOR UTONIUM, PUPPY, MS. KEANE, MAYOR, MOJO JOJO, HIM, LITTLE ARTURO, BIG BILLY, GRUBER y SNAKE, incluyendo la representación de dichos personajes, nombres, retratos y montajes asociados, obras y otros materiales asociados a éstos.
Se incluye una nota de marcas y derechos de autor, en la que se precisa que THE POWERPUFF GIRLS y todos los personajes y elementos relacionados son marcas y derechos de autor de CARTOON NETWORK.
De los documentos presentados, se desprende lo siguiente:
(i) Los documentos presentados por la emplazada acreditan la vinculación comercial entre The Cartoon Network LP, LLLP y Warner Bros., por lo que se entiende que esta empresa estuvo autorizada por aquélla para otorgar licencias respecto a sus derechos de propiedad industrial e intelectual.
(ii) Warner Bros. otorgó licencia a Molitalia S.A. para utilizar los personajes de dibujos ficticios de la serie animada de televisión titulada “THE POWERPUFF GIRLS”, en la producción, distribución y venta de “sweet cakes w/sticker inside” en el territorio del Perú, entre el 1 de febrero del 2002 y el 31 de enero del 2003.
Dicha licencia incluía los materiales asociados a los personajes de dibujos ficticios como aparecen en las series animadas de televisión tituladas “THE POWERPUFF GIRLS”.
(iii) Cabe señalar que la serie animada de televisión “THE POWERPUFF GIRLS” es producida y transmitida por el canal de televisión Cartoon Network, empresa que identifica dicha serie con el signo distintivo CARTOON NETWORK y logotipo. En tal sentido, resulta razonable considerar como un material asociado a la serie animada de televisión “THE POWERPUFF GIRLS”, a la marca CARTOON NETWORK y logotipo, materia de la presente cancelación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, Molitalia S.A. se encontraba autorizada para usar la marca CARTOON NETWORK y logotipo, para identificar kekes dulces (bizcochos) de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, entre el 16 de febrero del 2002 y el 15 de octubre del 2002, así como el 22 de enero del 2003.
En consecuencia, de la revisión en conjunto de las pruebas presentadas, ha quedado acreditado el uso de la marca CARTOON NETWORK y logotipo, registrada bajo certificado N° 39655, por parte de una persona autorizada, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, por lo que no corresponde cancelar su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 12696-2004/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre del 2004 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto constituida por la denominación CARTOON NETWORK, una debajo de la otra donde las palabras están dispuestas en cuadrados en color blanco y negro en forma alternada e inversa, conforme al modelo, registrada a favor de The Cartoon Network LP, LLLP, bajo certificado N° 39655, para distinguir café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, hielo, miel de melaza, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (excepto salsa para ensaladas); especias, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 385 y ss.
2 Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 2-AI-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 289, publicada el 27 de agosto de 1997, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss.
3 Cabe precisar que dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente.
4 Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, órdenes de confección de etiquetas o impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada, entre otras.