RESOLUCIÓN N° 0352-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 204470-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : DIEZ EDITORES S.A.
Distintividad del signo solicitado
Lima, siete de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de marzo del 2004, Diez Editores S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto VAMOS PERÚ, para distinguir periódicos, suplementos, revistas, libros, fascículos, materiales de instrucción y enseñanza, folletos, productos de imprenta, papelería, textos publicitarios, textos gráficos para entretenimiento, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 12926-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de octubre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, pues consideró que carece de la distintividad necesaria para constituirse como marca, siendo incapaz de individualizar por sí mismo ante el público consumidor los productos a distinguir como provenientes de un determinado origen empresarial, pues la denominación VAMOS PERÚ aplicada a los productos que pretende distinguir no será percibida como una marca. Señaló que la denominación VAMOS PERÚ constituye una frase usada de forma frecuente en nuestro medio en diferentes contextos, con la finalidad de ensalzar o ponderar sentimientos nacionalistas o patrióticos, por lo que las ideas que evoca en la mente del consumidor peruano determinan que no sea percibido como un signo que indique un origen empresarial determinado, sino más bien como una frase susceptible de ser utilizada por cualquier persona.
Con fecha 22 de noviembre del 2004, Diez Editores S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) Los argumentos contenidos en la resolución impugnada no fueron aplicados para otorgar el registro de las marcas ARRIBA PERÚ (certificado N º 1087390, debió decir 87390), HOLA PERÚ (certificado N º 73833), MI PERÚ (certificado N º 48453), TODO PERÚ (certificado N º 70763), VALE UN PERÚ (certificado N º 41434), PARADERO (certificado N º 67174), SOMOS PERÚ (certificado N º 47641), VAMOS (certificado N º 99049), TODOS SOMOS EL PERÚ (certificado N º 473), WELCOME TO PERU (certificado N º 29273) y ASI ES EL PERÚ (certificado N º 2973).
(ii) El hecho de solicitar protección como marca es para que de allí en adelante identifiquen determinados productos, sin que por ello se impida su uso en el habla común.
(iii) Su pretensión es que el signo VAMOS PERÚ identifique un producto de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, de la misma manera que la Oficina de Signos Distintivos autorizó el uso de los signos mencionados, de lo contrario, tendría fundados motivos para afirmar que existe una clara discriminación en razón de las personas que solicitan el registro y no se trata de falta de distintividad del signo solicitado.
(iv) La resolución impugnada no expone con claridad las razones por las que el signo solicitado no sería suficientemente distintivo para identificar un producto de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, limitándose a mencionar que el signo no sería percibido como indicativo de un origen empresarial.
(v) El signo per se no es distintivo sino el producto y, en el caso de los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, no es usual que se les designe con la frase VAMOS PERÚ, de tal manera que si un producto adopta el signo solicitado como distintivo, no existe objeción para que en lo sucesivo se le distinga con dicha frase.
(vi) El signo solicitado es distintivo en relación con el producto que pretende distinguir y con productos similares, así como respecto al uso común de dicha frase en la terminología del peruano medio, pues a la fecha no ha sido usada para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
(vii) La apreciación contenida en la resolución impugnada es generalista y superficial, pues no explica en términos precisos por qué el signo solicitado no es distintivo de un producto de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, en un mercado donde no hay otro producto distinguido con un signo parecido o que evoque iguales percepciones.
(viii) La resolución apelada no satisface lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que debe ser revocada.
(ix) Dado que ha acreditado que la Oficina de Signos Distintivos en casos similares otorgó el registro, solicita el mismo trato, sin discriminaciones.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado VAMOS PERÚ posee la distintividad necesaria para acceder a registro.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que se encuentran registradas, en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, marcas que contienen en su conformación los siguientes términos:
a) VAMOS: VAMOS A GALLOS (mixta) y VAMOS MERENGUE.
b) PERU: SOMOS PERU, HOTO PERU, PERU.HOY, NUEVO PERU, BANCO NOR PERU, MISION PERU, ALOPERÚ LD, CAMINOS DEL PERÚ, CENFOL PERÚ (mixta), COCINA VIVA DEL PERÚ, CONTACT PERÚ (mixta), DESTINO PERÚ, EAN PERÚ (mixta), EDITORA PERÚ (mixta), EL SOL DEL PERÚ, GUÍA INCA DEL PERÚ (mixta), HOLA PERÚ (mixta), IMAGINA PERÚ, KINDERPERÚ, entre otras.
2. Cuestión previa
Diez Editores S.A. manifestó que la resolución apelada no satisface lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
De la revisión de la Resolución N° 12926-2004/OSD-INDECOPI, se desprende que la misma ha sido debidamente sustentada en el punto 2.3., habiéndose expuesto las razones por las cuales se considera que el signo solicitado carece de distintividad, así como la norma aplicable al caso, lo que muestra que la resolución ha sido emitida conforme a ley y de acuerdo al procedimiento establecido en la Decisión 486 para el registro de marcas, encontrándose debidamente motivada.
Asimismo, no se ha vulnerado el derecho de defensa del solicitante, pues Diez Editores S.A. tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos, de acuerdo con el procedimiento establecido para el registro de marcas de producto.
En tal sentido, la Sala considera que la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N º 12926-2004/OSD-INDECOPI de acuerdo a ley, no encontrándose incursa en causal de nulidad alguna.
3. Carácter distintivo del signo solicitado 3.1 Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor. Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22- IP-96 1 - durante la vigencia de la Decisión 344 2 - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 3 u otras razones 4 tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado – a falta de la presencia de un signo distintivo – a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no en relación con otros.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad, se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
3.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación VAMOS PERÚ y pretende distinguir periódicos, suplementos, revistas, libros, fascículos, materiales de instrucción y enseñanza, folletos, productos de imprenta, papelería, textos publicitarios, textos gráficos para entretenimiento, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
El signo solicitado VAMOS PERÚ carece de distintividad, en la medida que por sí mismo no permite que los productos que pretende distinguir sean vinculados en el mercado como provenientes de un determinado origen empresarial, por lo que no es capaz de cumplir con la función diferenciadora que es inherente a toda marca.
Así, la frase VAMOS PERÚ constituye una expresión del lenguaje usual y de uso masivo que posee un mensaje de ánimo o estímulo, por lo que podría ser utilizada por cualquier competidor y difícilmente el consumidor la asociará con un origen empresarial determinado. En efecto, es usual que en el mercado se utilice la expresión solicitada o expresiones similares, siendo que la solicitante se ha limitado a tomar una expresión preexistente en el mercado.
En ese sentido, de otorgarse el registro de frases que están conformadas únicamente por expresiones de dominio público y de concederse un derecho de exclusiva sobre las mismas, se impediría que las demás personas las utilicen libremente. En ese sentido, es mejor dejarlas libres para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.
Además, el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder a registro, resultando incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues ello le daría una ventaja injusta y un monopolio sobre elementos que deben ser de libre uso en el mercado.
En consecuencia, el signo solicitado VAMOS PERÚ se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no siendo posible su acceso a registro.
4. Consideraciones finales
Diez Editores S.A. ha manifestado que se encuentran registradas los signos ARRIBA PERÚ, HOLA PERÚ, MI PERÚ, TODO PERÚ, VALE UN PERÚ, PARADERO, SOMOS PERÚ, VAMOS, TODOS SOMOS EL PERÚ, WELCOME TO PERU y ASI ES EL PERÚ, por lo que solicita el mismo trato, sin discriminaciones.
Al respecto, conviene señalar que el análisis de registrabilidad del signo solicitado es una facultad discrecional de la Sala, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente la solicitud que se presenta, para determinar si cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo su decisión de los hechos del caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente, y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que los registros no tienen relevancia más allá del caso concreto y, si bien demuestran la tendencia de la Administración en el examen de registrabilidad, no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. En tal sentido, los antiguos registros no otorgan un derecho para solicitar - en base a un supuesto derecho de igualdad de tratamiento de la Administración o invocando seguridad jurídica - una decisión similar.
De acuerdo a los principios de derecho administrativo, el principio de seguridad jurídica no se aplica si se trata de hacer valer un acto administrativo contrario a derecho. En consecuencia, una práctica administrativa, aunque se haya realizado durante años, no la convierte en precedente de observancia obligatoria y no vincula a la Sala.
Finalmente, cabe mencionar que los signos ARRIBA PERÚ, VAMOS, ASÍ ES EL PERÚ y TODOS SOMOS EL PERÚ, mencionados por la solicitante, han caducado, toda vez que no fueron renovados por sus titulares.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N º 12926-2004/OSD-INDECOPI de fecha 27 de octubre del 2004 y, en consecuencia, denegar el registro de la marca de producto VAMOS PERÚ, solicitado por Diez Editores S.A.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Ga ce ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
2 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
3 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
4 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica con relación al producto que distingue.