RESOLUCIÓN N° 0316-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE Nº 148638-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0316-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N º 148638-2002
SOLICITANTE : LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, quince de abril del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 3 de abril del 2002, Laboratorios Bussié S.A. (Colombia) solicitó el registro de la marca de producto AXO, para distinguir productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 14677-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Luego de verificar la existencia de la marca de producto AKZO y logotipo, registrada bajo certificado N° 77111 a favor de Akzo N.V., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial y de la marca de producto AKZO NOBEL y logotipo, registrada bajo certificado N° 8414 a favor de Akzo Nobel N.V., para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, consideró lo siguiente:
(i) Entre los productos que distinguen las marcas registradas AKZO y logotipo y
AKZO NOBEL y logotipo, se encuentran comprendidos los productos que
pretende distinguir el signo solicitado AXO.
(ii) El signo solicitado es semejante fonéticamente con las marcas registradas, en la medida que los signos en cuestión comparten en su conformación el término AXO / AKZO, siendo el único elemento denominativo del signo solicitado y parte integrante del elemento denominativo de las marcas registradas AKZO y logotipo y AKZO NOBEL y logotipo, y si bien los términos AXO / AKZO no presentan una estructura similar, al ser pronunciados producen una impresión auditiva semejante y consecuentemente evocan el mismo término.
(iii) En tal sentido, dado que los signos en cuestión tienen una pronunciación tan similar, el consumidor podría asumir que los productos que distingue el signo solicitado tienen el mismo origen empresarial, o que se trata de un producto relacionado con las marcas registradas.
Con fecha 30 de enero del 2004, Laboratorios Bussié S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado AXO cuenta con la suficiente distintividad para ser registrado como marca.
(ii) Mientras el signo solicitado está conformado por una sola palabra, las marcas registradas en base a las cuales se denegó el registro del signo solicitado están formadas además por elementos figurativos que permiten que el impacto visual de los signos sea diferente.
(iii) No se ha formulado oposición a la presente solicitud de registro debido a que no existe similitud entre los signos en conflicto, motivo por el cual debe otorgarse el registro de la marca AXO.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado AXO y las marcas registradas AKZO y logotipo y AKZO NOBEL y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Akzo N.V. (Holanda) es titular de la marca de producto constituida por la denominación AKZO y el busto con los brazos extendidos, conforme al modelo, que distingue preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, desinfectantes y similares, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 77111, vigente hasta el 27 de octubre del 2003 1 . Solicitud de registro presentada con fecha 14 de abril de 1988 y registro otorgado con fecha 27 de octubre de 1988.
b) Akzo Nobel N.V. (Holanda) es titular de la marca de producto constituida por la denominación AKZO NOBEL y sobre ésta la figura de un busto con los brazos extendidos y debajo de todo una línea horizontal, tal como aparece en la etiqueta, que distingue preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, desinfectantes y similares, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 8414, vigente hasta el 18 de julio del 2004. Solicitud de registro presentada con fecha 11 de marzo de 1994 y registro otorgado con fecha 18 de julio de 1994.
2. Falta de oposición
Respecto a lo manifestado por la solicitante en su recurso de apelación en el sentido que las empresas titulares de las marcas registradas base de la denegatoria del signo solicitado no han formulado oposición a la presente solicitud de registro debido a que no existe riesgo de confusión entre dichas marcas y el signo solicitado, conviene señalar que la falta de oposición del titular de una marca registrada no determina la registrabilidad de un signo solicitado a registro, ya que la autoridad administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que es confundible con una marca registrada (o solicitada) anteriormente.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 2 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 3 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 4 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 5 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 6 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 7 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado AXO (productos farmacéuticos) son los mismos que distinguen las marcas registradas AKZO y logotipo y AKZO NOBEL y logotipo (preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, desinfectantes y similares).
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 8 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 9 y 76-IP-2000 10 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso concreto, tratándose de productos farmacéuticos a que se refieren los signos en cuestión, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un detenido examen de los productos en función de sus necesidades.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 11 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo”. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…).
En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que las marcas registradas en base a las cuales se ha denegado el registro del signo solicitado son signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Tanto en la marca registrada AKZO y logotipo como en la marca registrada AKZO NOBEL y logotipo, se advierte que es el elemento denominativo como el figurativo de las mismas los que resultan relevantes a efectos de determinar un origen empresarial determinado, debido a la especial disposición de dichos elementos y a la presencia de modo relevante de la figura de medio cuerpo con los brazos extendidos, tal como se aprecia a continuación:
Realizado el examen comparativo correspondiente se advierte lo siguiente:
a) Entre el signo solicitado AXO y la marca registrada AKZO y logotipo:
Desde el punto de vista fonético, dada la identidad fonética entre la letra X y la combinación de las letras KZ (que reproduce el sonido de la letra X) y que los signos comparten su secuencia de vocales, los signos en cuestión presentan una pronunciación idéntica.
Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado y la marca registrada difieren en la presencia de las letras (X / KZ), además del hecho que la marca registrada presenta la figura de medio cuerpo humano con los brazos extendidos en su conformación, lo que determina que su impresión visual de conjunto de los signos resulte distinta.
b) Entre el signo solicitado AXO y la marca registrada AKZO NOBEL y logotipo:
Desde el punto de vista fonético, no obstante la presencia de la denominación NOBEL en la marca registrada, dado que la identidad fonética entre la letra X y la combinación de las letras KZ (que reproduce el sonido de la letra X) en los signos determina que el signo solicitado AXO y el primer término de la marca registrada (AKZO) sean fonéticamente idénticos, la pronunciación de los signos en cuestión será semejante.
Desde el punto de vista gráfico, los signos difieren en el número de términos (uno / dos), además del hecho que la marca registrada presenta la figura de medio cuerpo humano con los brazos extendidos en su conformación, lo que determina que la impresión visual de conjunto de los signos resulte distinta.
2.3 Riesgo de confusión
Cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.
De lo expuesto, se desprende lo siguiente:
(i) Dada la identidad fonética existente entre los signos AXO y AKZO y logotipo y que éstos se aplican a los mismos productos, se ha determinado que la coexistencia en el mercado de los referidos signos afectaría el interés general de los consumidores, por cuanto podría inducir a confusión al público consumidor que podría adquirir un producto por otro o asociar el origen empresarial de los productos.
(ii) Tratándose de los mismos productos, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas que presentan el signo solicitado AXO y la marca registrada AKZO NOBEL y logotipo, el hecho que compartan los términos AXO / AKZO (que resultan fonéticamente idénticos) constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que ello podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de la marca registrada AKZO NOBEL y logotipo, o una nueva línea de los productos distinguidos con ella.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14677-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto AXO, solicitado por Laboratorios Bussié S.A. (Colombia).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Cabe precisar que dicha marca aun se mantiene vigente en virtud a lo establecido en el artículo 153 de la Decisión 486 que señala que “El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia (…)”.
2 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…).”
3 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…).”
4 Ver nota 2.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
6 Ver nota 3.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
8 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (ver nota 9), p. 15.
11 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.