RESOLUCIÓN N° 0314-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE Nº 153125-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0314-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N º 153125-2002
SOLICITANTE : SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.
OPOSITORA : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Análisis de los elementos del signo solicitado
Lima, quince de abril del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de mayo del 2002, Supermercados Santa Isabel S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación COMPRA MÁS escrita en letras características, donde la palabra MÁS se encuentra dentro de un rectángulo todo en los colores blanco, rojo y anaranjado; conforme al modelo, para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de agosto del 2002, Banco de Crédito del Perú (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las siguientes marcas registradas:
MARCA
CERTIFICADO
CLASE
COMPRATODO y logotipo
28212
38
COMPRATODO y logotipo
28211
36
COMPRATODO y logotipo
28280
35
COMPRATODO y logotipo
77497
16
CREDIMAS
0183
16
CREDIMAS
048
35
CREDIMAS
049
36
CREDIMAS
050
38
CREDICOMPRAS
7849
36
CREDICOMPRAS
7848
35
CREDICOMPRAS
27848
16
(ii) El signo solicitado y la marca registrada COMPRATODO y logotipo comparten la denominación COMPRA, la misma que en ambos casos se encuentra seguida de una denominación breve que actúa como complemento (MÁS en el signo solicitado y TODO en la marca registrada). En tal sentido, los signos en cuestión presentan más elementos comunes que diferencias, por lo que resultan confundibles.
(iii) El signo solicitado y la marca registrada CREDIMÁS comparten el término MÁS situado al final de los signos, el cual es arbitrario y fuertemente distintivo. En tal sentido, dichos signos presentan más elementos comunes que diferencias, por lo que resultan confundibles.
(iv) El signo solicitado y la marca registrada CREDICOMPRAS comparten la denominación COMPRA o COMPRAS situada de manera resaltante, por lo que los signos en cuestión presentan más elementos comunes que diferencias, resultando por lo tanto confundibles.
(v) Los signos en conflicto distinguen los mismos servicios de la clase 36 (debió decir 35) de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 11 de setiembre del 2002, Supermercados Santa Isabel S.A. absolvió el traslado de la apelación manifestando que:
(i) Las marcas de la opositora se encuentran conformadas por términos débiles, ya que son de frecuente uso en el lenguaje coloquial y comercial. Dado este uso habitual los términos débiles no sirven en forma directa para indicar el origen empresarial de los productos, por lo que sus titulares deben permitir la coexistencia pacífica con otros signos que los incluyan, como es el caso del signo solicitado.
(ii) El signo solicitado presenta elementos adicionales que impiden su confusión con las marcas registradas. Así, el signo solicitado presenta un logotipo que influye en su impresión en conjunto. Además, el signo solicitado va a ser usado en la mayor parte de los casos junto a la marca registrada SANTA ISABEL y logotipo, por lo que el consumidor sabrá que la marca proviene de esta empresa.
Mediante Resolución N° 14803-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) El signo solicitado pretende distinguir algunos de los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial que distinguen las marcas registradas a favor de la opositora.
(ii) Los signos en conflicto no son similares al grado de generar confusión en el público consumidor, dado que gráfica y fonéticamente presentan elementos y características propias que permiten establecer mayores diferencias que semejanzas.
(iii) Desde el punto de vista gráfico, si bien el signo solicitado comparte el término COMPRA con las marcas COMPRATODO y logotipo y CREDICOMPRAS, y comparte el término MÁS con la marca registrada CREDIMAS, difieren no sólo en extensión sino también en los otros términos que los conforman, verificándose además que presentan diferente secuencia de vocales y consonantes, lo que determina su impresión visual de conjunto distinta. Además, tanto el signo solicitado como la marca mixta registrada COMPRATODO y logotipo poseen grafía diferente.
(iv) El hecho que los signos compartan los términos COMPRA y MÁS no determina su confundibilidad, pues son términos de uso común en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, al formar parte de varias marcas registradas a favor de terceros.
(v) Desde el punto de vista fonético, aún cuando el signo solicitado comparta con las marcas registradas los fonemas de las palabras COMPRAS y MÁS, la diferencia existente en el resto de elementos permite que los signos presenten una pronunciación y entonación diferente.
Con fecha 21 de enero del 2004, Banco de Crédito del Perú interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Adicionalmente, señaló lo siguiente:
(i) Existe una familia de marcas a su favor, en base al término de fantasía MÁS, el
mismo que forma parte del signo solicitado.
(ii) Su marca CREDIMÁS goza de elevada distintividad y posicionamiento en el mercado. Existe un good will a favor del banco, el cual debe ser protegido de las copias totales o parciales, para preservar los intereses de los usuarios y los del banco.
Con fecha 1° de marzo del 2004, Supermercados Santa Isabel S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado COMPRA MÁS y logotipo y las marcas registradas COMPRATODO y logotipo, CREDIMÁS y CREDICOMPRAS.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Banco de Crédito del Perú (la opositora) es titular de las siguientes marcas de servicio:
- Constituida por el logotipo conformado por la denominación COMPRA TODO escrita en letras características a cuyo lado derecho se aprecia una figura irregular a manera de check, todo en los colores azul y rojo, conforme al modelo, que distingue servicios de publicidad, administración comercial, gestión de negocios comerciales, distribución de prospectos directamente o por correo; informes de negocios; reagrupamiento de productos diversos por cuenta de terceros vía redes mundiales informáticas, a saber, centros comerciales virtuales; bolsas de trabajo on line; agencias de informaciones comerciales en relación con operaciones de compra por teléfono, catálogo y/o vía redes mundiales informáticas, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 28280, vigente desde el 18 de enero del 2002 hasta el 18 de enero del 2012.
- CREDIMÁS, que distingue publicidad y negocios, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 00048, vigente desde el 25 de mayo de 1993 hasta el 25 de mayo del 2013.
- CREDICOMPRAS, que distingue publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, servicios de informaciones comerciales y de negocios y demás servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 7848, vigente desde el 25 de julio de 1996 hasta el 25 de julio del 2006.
b) Banco de Crédito del Perú (la opositora) adicionalmente es titular de las siguientes marcas que distinguen servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, y que en su conformación incluyen el término MÁS: BANCO DE CRÉDITO BCP CREDIMÁS y logotipo, CREDIMÁS y logotipo, DÓBLATE POR MÁS.
c) Se encuentran registradas a favor de distintos titulares, para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, marcas que contienen el término MÁS en su conformación, tales como: BAN MAS, CREDITOMAS, ESMAS (denominativa y mixta), MAS PLUS, PAGAMAS, RENTAMAS (mixta), SHOWCASE CINEMAS, M’S ERESMAS (mixta), ECONOMASS, CINE MAS SHOWCASE.
d) Existen marcas registradas a favor de distintos titulares, para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, que contienen el término COMPRA o COMPRAS en su composición, tales como: COMPRAFACIL (mixta), COMPRATEL, COMPRA PERÚ (mixta), SUPER COMPRA (mixta), DECOMPRAS.COM, DIVERTICOMPRAS (mixta), ETECECOMPRAS, FONOCOMPRAS RIPLEY, YUPICOMPRAS, VIACOMPRAS, TELECOMPRA, LA COMPRA INOLVIDABLE (mixta).
e) Supermercados Santa Isabel S.A. (la solicitante) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación MAS MAS, en letras características, en la que cada letra esta sobrepuesta a una barra en posición vertical, todo en los colores verde, celeste, azul, morado, fucsia, rojo, anaranjado, amarillo y blanco, conforme al modelo, que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y demás servicios de la clase 35 de la nomenclatura oficial, inscrita bajo certificado N° 14162, vigente desde el 6 de abril de 1998 hasta el 6 de abril del 2008.
2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
Para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún elemento del signo no sirva para indicar el origen empresarial del mismo, puede dejar de tomarse en cuenta parte de él.
En consecuencia, de estar conformado el signo solicitado de elementos irregistrables que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se concentrará en los otros elementos del signo. Esto obedece a la necesidad de que el derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que no son protegibles. Lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, puede ser que una marca compuesta por diversos elementos que por sí no tienen distintividad, siendo por tanto no registrables en forma aislada, en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo.
Por tanto, se justifica esta separación cuando se trata de elementos irregistrables en general - como son los elementos genéricos y descriptivos - y que en relación con los demás elementos del signo tengan cierta individualidad.
2.1 Carácter de la denominación COMPRA MÁS
a) Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000 1 y 49-IP-2000 2 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-95 3 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 - los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc. 4
De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
b) Aplicación al caso concreto
El signo solicitado se encuentra conformado por la denominación COMPRA MÁS, la misma que informa sobre una cualidad de los servicios que se pretende distinguir (concretamente los servicios de gestión de negocios comerciales y administración comercial), cual es la de generar mayor capacidad de compra para los clientes. En tal sentido, dicha denominación resulta descriptiva de una característica de algunos de los servicios que se pretende distinguir.
De otorgarse un derecho de exclusiva sobre la frase COMPRA MÁS se estaría privando indebidamente a los demás competidores - que están en condiciones de prestar servicios que le van a generar a sus clientes mayor capacidad de compra - de emplearla en el mercado, por lo que dicha frase debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan la posibilidad de utilizar en el mercado la misma o una parecida.
2.2 Análisis de los demás elementos que conforman el signo solicitado
Habiéndose determinado que la denominación COMPRA MÁS es irregistrable por si misma, debe evaluarse si los demás elementos que conforman el signo solicitado pueden permitir que éste cumpla con su función diferenciadora en el mercado.
Se aprecia que el signo solicitado contiene un aspecto gráfico relevante, conformado por la escritura y distribución de los términos, y la combinación y distribución de los colores blanco, rojo y anaranjado, todo lo cual le otorga al signo solicitado en su conjunto la distintividad suficiente para identificar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de otros existentes en el mercado.
En consecuencia, el signo solicitado reúne el requisito de suficiente distintividad, exigido por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aunque no se reivindique en exclusiva la denominación COMPRA MÁS.
3. Familia de marcas
3.1 Marco conceptual
Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra / partícula / figura) común que forma parte de las marcas de dichos productos. Este elemento común - que puede ser un prefijo, sufijo o una figura - es modificado mediante la adhesión de otras sílabas, palabras o elementos figurativos. De esta práctica resulta que un signo que contenga el elemento común sea considerado por el público consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.
Se admitirá que hay confusión de un signo con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso:
a) El elemento común debe poseer tal fuerza distintiva que sirva para indicar el origen empresarial del titular
El elemento común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que lleven este elemento común provienen del mismo origen empresarial. Sólo en estos casos el público considerará - a pesar de que la impresión en conjunto del signo solicitado sea diferente - que éste es parte de una familia de marcas.
Un elemento común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con el mismo elemento común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con el signo que lleve el elemento común. En algunos casos, puede ser que el elemento común sea tan característico y distintivo que se haya impuesto en el mercado de forma tal que basta que sólo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. En todo caso, si el público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el elemento común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.
b) El signo solicitado lleva el elemento común
No es necesaria la identidad del elemento común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que éste aparezca en forma muy semejante. Por lo general, el público consumidor de los correspondientes productos no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro. Más bien debe partirse del hecho que el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente, va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que él guarde del signo anteriormente percibido. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el elemento común y que no son percibidas por el público consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresión, no alteran la impresión en conjunto de los signos.
En consecuencia, si dos signos llevan el mismo elemento común se determinará por la impresión que ellos causen en los consumidores, o cómo son ellos percibidos por los consumidores. Para ello, también se tendrá en cuenta la peculiaridad u originalidad del elemento común y su independencia en relación a los demás elementos que conforman los signos.
3.2 Aplicación al caso concreto
Banco de Crédito del Perú ha sostenido en su recurso de apelación que es titular de una familia de marcas constituida en base al término MÁS, por lo que corresponde a la Sala determinar si efectivamente existe una familia de marcas a favor de la opositora, y de ser el caso, si el signo solicitado será percibido como un signo más de dicha familia de marcas.
Conforme se desprende del informe de antecedentes, la empresa solicitante es titular de las siguientes marcas que contienen el término MÁS: BANCO DE CRÉDITO BCP CREDIMÁS y logotipo, CREDIMÁS y logotipo, DÓBLATE POR MÁS. Sin embargo, se advierte que el término MÁS también forma parte de varias marcas registradas a favor de distintos titulares, para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
En tal sentido, si bien la solicitante cuenta con marcas registradas conformadas por el término MÁS, no se ha llegado a configurar una familia de marcas en base a dicho elemento, ya que éstas coexisten con otras marcas que contienen dicho término, no siendo por lo tanto razonable asumir que el público ha llegado a asociar dicho elemento con un origen empresarial determinado.
4. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 5 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 6 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 7 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 8 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
4.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina de la clase 35) se encuentran comprendidos dentro de los servicios que distingue la marca registrada CREDICOMPRAS (“publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, servicios de informaciones comerciales y de negocios y demás servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial”).
Asimismo, se advierte que existe identidad entre algunos de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (“publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; … de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial”) y los que distinguen las marcas registradas COMPRATODO y logotipo (“servicios de publicidad, administración comercial, gestión de negocios comerciales, …de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial”) y CREDIMÁS (“publicidad y negocios, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial”).
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 9 y 76-IP-2000 10 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En este orden de ideas, en el caso de los signos mixtos -que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo-, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 11 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como una de las marcas registradas son mixtas, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el signo mixto solicitado, son relevantes tanto el aspecto denominativo como el gráfico. En efecto, el aspecto denominativo es relevante por su ubicación dentro del signo, y por ser la denominación con la que el público usuario solicitará los servicios en el mercado (COMPRA MÁS). El aspecto gráfico es relevante, por cuanto se encuentra conformado por la escritura y disposición de los términos, la combinación y distribución de colores, conforme se aprecia a continuación:
Igualmente, en la marca mixta registrada son relevantes tanto el elemento denominativo (COMPRATODO) como el figurativo, toda vez que se encuentra conformado por la escritura de los términos, la combinación y distribución de colores, conforme se observa a continuación:
Cabe señalar que los signos en conflicto coinciden por un lado en el término COMPRA y por otro lado en el término MÁS. Dichos términos son frecuentemente utilizados en marcas que distinguen servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, conforme se aprecia del informe de antecedentes. En tal sentido, la coincidencia de dichos términos débiles no será determinante para establecer la semejanza de los signos en conflicto.
Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se desprende lo siguiente:
a) Entre el signo solicitado COMPRA MÁS y logotipo y la marca registrada COMPRATODO y logotipo
Desde el punto de vista fonético, los signos difieren en su secuencia de vocales (OA-A / O-A-O-O), secuencia de sílabas, y sílaba tónica, todo lo cual determina que la pronunciación de conjunto de los signos sea diferente.
Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan diferente número y secuencia de letras; además que difieren en sus elementos figurativos, todo lo cual determina que generen un impacto visual de conjunto diferente.
b) Entre el signo solicitado COMPRA MÁS y logotipo y la marca registrada CREDIMÁS
Desde el punto de vista fonético, los signos difieren en su secuencia de vocales (OA-A/ E-I-A), secuencia de sílabas y sílaba tónica, todo lo cual determina que la pronunciación de conjunto de los signos sea diferente.
Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan diferente número y secuencia de letras; a lo que cabe agregar que el signo solicitado presenta un aspecto gráfico relevante, todo lo cual determina que el impacto visual de conjunto de los signos sea diferente.
c) Entre el signo solicitado COMPRA MÁS y logotipo y la marca registrada CREDICOMPRAS
Desde el punto de vista fonético, los signos difieren en la secuencia de vocales (OA-A/ E-I-O-A), y la secuencia de sílabas, todo lo cual determina que la pronunciación de conjunto de los signos sea diferente.
Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan diferente número y secuencia de letras; a lo que cabe agregar que el signo solicitado presenta un aspecto gráfico relevante, todo lo cual determina que el impacto visual de conjunto de los signos sea diferente.
Por lo expuesto, si bien existe identidad entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, dado que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro, debiendo precisarse que, en virtud a lo dispuesto en el punto 2.2 de la presente resolución, no se reivindica la frase COMPRA MÁS del signo solicitado.
Con relación a lo expuesto por la apelante – respecto a que su marca CREDIMÁS goza de elevada distintividad y posicionamiento en el mercado. Elo implica la presencia de un goodwill a favor del banco, el cual debe ser protegido de las copias totales o parciales, para preservar los intereses de los usuarios y los del banco - conviene señalar que en el presente caso no se ha acreditado que la marca registrada CREDIMÁS (denominativa) goce de la calidad de notoriamente conocida, por lo que no corresponde protegerla de un aprovechamiento injusto de su prestigio, de la dilución de su fuerza distintiva, o de la dilución de su valor comercial o publicitario, en aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14803-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación COMPRA MÁS (sin reivindicar) escrita en letras características, donde la palabra MÁS se encuentra dentro de un rectángulo todo en los colores blanco, rojo y anaranjado; conforme al modelo, solicitado por Supermercados Santa Isabel S.A., para distinguir publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo N º 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.
4 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.
5 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
7 Ver nota 5.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (nota 9), p. 15.
11 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.