RESOLUCIÓN N° 0313-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 166467-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : LABORATORIOS ELIFARMA S.A.
Levantamiento de suspensión – Examen de registrabilidad
Lima, veintinueve de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de noviembre del 2002, Laboratorios Elifarma S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto ASSIS 400, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para uso medico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 2308-2003/OSD-INDECOPI de fecha 27 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Luego de verificar la existencia de la marca de producto ASSY (certificado N° 46931), registrada en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial a favor de Assistance S.R.L., la Oficina consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada, que son todos los de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Entre el signo solicitado ASSIS 400 y la marca registrada ASSY existen semejanzas que hacen que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el público consumidor, ya que los signos en cuestión presentan el mismo número, secuencia y ubicación de algunas consonantes y vocales (A-S-S), no otorgándole la diferenciación necesaria al signo solicitado el remplazo de la letra Y por la letra I, ni la adición de la letra S y la cifra 400 en el mismo, por lo que, cuando el consumidor se encuentre en el mercado frente al signo solicitado, al apreciarlo de manera fugaz, asumirá que se trata de una variación de la marca registrada ASSY, lo cual no corresponde a la realidad.
(iii) Si bien la titular de la marca ASSY no ha formulado oposición contra la presente solicitud, este hecho no determina la registrabilidad del signo solicitado, puesto que la autoridad administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con una marca registrada anteriormente.
Con fecha 8 de abril del 2003, Laboratorios Elifarma S.A. interpuso recurso de reconsideración manifestando haber iniciado la acción de cancelación del registro correspondiente a la marca ASSY. Presentó como nueva prueba instrumental la copia de la acción de cancelación, tramitada bajo expediente N° 177588-2003.
Mediante Resolución N° 5359-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de mayo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. La Oficina consideró lo siguiente:
(i) La nueva prueba instrumental constituida únicamente por el hecho de haberse presentado la solicitud de cancelación del registro de la marca ASSY en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, no enerva el argumento de la resolución recurrida, puesto que no modifica las circunstancias de hecho presentes al momento de expedirse dicha resolución, siendo esta una circunstancia posterior motivada por el recurrente y encontrándose la marca registrada aún en plena vigencia, lo que la hace merecedora a toda la protección que la ley estipula.
(ii) Por lo anterior, la nueva circunstancia presentada como nueva prueba, no desvirtúa el posible perjuicio al interés general de los consumidores, toda vez que no aporta elementos de juicio diferentes ni desvirtúa los supuestos por los que se denegó el registro del signo solicitado.
Con fecha 17 de junio del 2003, Laboratorios Elifarma S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que la Oficina de Signos Distintivos debió suspender la tramitación del presente procedimiento, por cuanto de cancelarse el registro de la marca ASSY, dicha Oficina hubiese tenido que revertir su primera decisión. Asimismo, precisó que deberá tenerse en cuenta el hecho que la empresa titular de dicha marca no ha formulado oposición a la presente solicitud de registro. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que el signo cuyo registro ha solicitado no es confundible con la marca registrada ASSY.
Mediante Resolución N° 861-2003/TPI-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual, por razones de eficacia y economía procesal y en ejercicio de las facultades que la ley otorga, dispuso suspender la tramitación del presente expediente hasta que se resuelva el expediente N° 177588-2003, correspondiente a la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto ASSY, interpuesta por Laboratorios Elifarma S.A. La Sala consideró que la decisión que se adopte en la acción de cancelación iniciada por Laboratorios Elifarma S.A. contra el registro de la marca de producto ASSY (certificado N° 46931) podía afectar la resolución de la presente solicitud de registro del signo ASSIS 400.
Con fecha 24 de enero del 2005, Laboratorios Elifarma S.A. solicitó se levante la suspensión del presente procedimiento en atención a que el expediente de cancelación por el cual se ha suspendido ya ha concluido, y no se ha interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución de primera instancia que ha declarado fundada dicha acción de cancelación.
Con fecha 31 de enero del 2005, Laboratorios Elifarma S.A. reiteró el pedido de levantamiento de suspensión solicitado con fecha 24 de enero del 2005. Adjuntó copia del proveído por el cual se declaró consentida la resolución mediante la cual la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación de la marca de producto ASSY.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si se ha formalizado la cancelación de la marca de producto ASSY, registrada a favor de Assistance S.R.L.
b) Si corresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.
c) De ser el caso, si el signo solicitado ASSIS 400 reúne los requisitos exigidos por ley para acceder a registro.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Assistance S.R.L. (Argentina) fue titular de la marca de producto ASSY, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, emplastos, desinfectantes; preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos y todos los demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 46931, vigente hasta el 31 de diciembre del año 2006.
Mediante expediente N° 177588-2003, Laboratorios Elifarma S.A. (Perú) solicitó, con fecha 8 de abril del 2003, la cancelación por falta de uso de dicha marca. Mediante Resolución N° 14197-2004/OSD-INDECOPI de fecha 26 de noviembre del 2004, dicha acción de cancelación fue declarada fundada y, en consecuencia, se canceló el respectivo registro. Dicha resolución ha quedado consentida con fecha 27 de enero del 2005.
2. Levantamiento de la suspensión ordenada mediante Resolución N° 861-2003/TPI-INDECOPI
2.1. Marco legal
El artículo cuarto de la Directiva N° 001-98-TRI-INDECOPI de fecha 23 de noviembre de 1998 establece que cuando las Oficinas o Comisiones del INDECOPI expidan una resolución que suspende la continuación del procedimiento a su cargo por considerar conveniente esperar, para mejor resolver el caso en cuestión, que otro órgano funcional del INDECOPI u otra entidad emita un pronunciamiento previo, podrán posteriormente levantar la suspensión decretada cuando se acredite que ha dejado de existir el motivo que justificó la suspensión.
En tal sentido, las Oficinas, Comisiones y Salas del Tribunal de INDECOPI podrán levantar las suspensiones decretadas, y emitir un pronunciamiento final, cuando haya dejado de existir la causa de la suspensión.
2.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, mediante Resolución N° 861-2003/TPI-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual, por razones de eficacia y economía procesal, suspendió la tramitación del presente procedimiento hasta que se resuelva el expediente N° 177588-2003 relativo a la acción de cancelación por falta de uso del certificado N° 46931 – correspondiente a la marca de producto ASSY, registrada a favor de Assistance S.R.L., para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos, emplastos, desinfectantes; preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos y todos los demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial – iniciado por Laboratorios Elifarma S.A., dado que se consideró que la decisión que se adoptara en ese caso podría afectar la resolución de la presente solicitud de registro de la marca de producto ASSIS 400.
Habiéndose resuelto, en forma definitiva el expediente N° 177588-2003 – motivo de la suspensión –, conforme se aprecia en el Informe de antecedentes, la Sala de Propiedad Intelectual, de conformidad con las disposiciones invocadas, considera conveniente levantar la suspensión de la tramitación del presente expediente, a fin de que continúe el trámite correspondiente.
3. Examen de registrabilidad del signo solicitado
La prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente solicitada o registrada sólo opera cuando tal solicitud no haya sido denegada definitivamente o cuando el registro se encuentra vigente, según sea el caso.
En el expediente bajo análisis, conforme se aprecia del Informe de antecedentes, la marca registrada ASSY (certificado N° 46931) ha sido cancelada, por lo que carece de objeto realizar el examen comparativo entre el signo solicitado ASSIS 400 y dicha marca.
Realizado el examen de registrabilidad, se ha determinado que el signo solicitado ASSY reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, no encontrándose incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que procede acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Primero.- Levantar la suspensión del presente procedimiento ordenada mediante Resolución N° 861-2003/TPI-INDECOPI de fecha 28 de agosto del 2003.
Segundo.- REVOCAR la Resolución N° 5359-2003/OSD-INDECOPI de fecha 16 de mayo del 2003, por sus efectos, la Resolución N° 2308-2003/OSD-INDECOPI de fecha 27 de febrero del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto ASSIS 400, solicitado por Laboratorios Elifarma S.A. (Perú), para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para uso medico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual