RESOLUCIÓN N° 0294-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 178824-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : UBS AG
Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio de París
Lima, veintidós de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de abril del 2003, UBS AG (Suiza) solicitó el registro de la marca de servicio UBS, para distinguir servicios de asuntos financieros y asuntos de seguros, banca; suministro de información financiera a través de sistemas computarizados; servicios financieros a través de sistemas de cómputo; servicios de banca electrónica a través de una red computarizada de cobertura mundial (Banca-Internet); suministro interactivo electrónico de servicios financieros y bancarios a través de redes computarizadas globales; sistemas de bolsas de valores incluyendo transacciones en seguros, títulos-valores, instrumentos derivados y divisas; operaciones monetarias; servicios de corretaje o representación y/o servicios de consultoría en relación con asuntos de seguros, financieros, bancarios o inmobiliarios, así como también en relación con operaciones monetarias; servicios de asesoría financiera en el área de sistemas de pago; administración de fondos de previsión social; transacciones financieras; servicios de consultoría en el área de planificación financiera y servicios de gestión financiera en el área de inversiones y gestión de riesgos; administración de activos; bienes raíces; servicios financieros para fideicomisos; elaboración de opiniones de asesoría en asuntos tributarios y tasaciones; elaboración de informes financieros; evaluación de inversiones financieras; auspicio financiero en las áreas de cultura, deportes e investigación, servicios de consultoría para todos los servicios anteriormente mencionados, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial; reivindicando la prioridad de la solicitud de registro N° 09630/2002, presentada en Suiza el 11 de noviembre del año 2002.
Con fecha 17 de setiembre del 2003, United Parcel Service of America, Inc. (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando ser titular de la marca UPS (certificado N° 9723) en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, a la cual el signo solicitado resulta confundible.
Con fecha 4 de noviembre del 2003, UBS AG absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente:
(i) Según lo dispuesto en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Intelectual – CUP, al momento de evaluar la registrabilidad de un signo distintivo solicitado a registro, la oficina nacional competente deberá tener en consideración la existencia de diversas circunstancias de hecho preexistentes, ya que el artículo 6 quinquies de dicho Convenio establece que “para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca”.
(ii) En el presente caso, las circunstancias de hecho son particularmente ilustrativas y contundentes a efectos de desvirtuar cualquier posibilidad de confusión entre los signos en cuestión, ya que los signos en conflicto están estrechamente vinculados a dos actividades muy diferentes y que hacen imposible el riesgo de confusión invocado por la opositora, ya que mientras el signo UBS está relacionado a la banca suiza de inversión y consultoría financiera internacional, el signo UPS está relacionado al servicio mundial de entrega de paquetes y mensajería, por lo que los signos en cuestión están referidos a dos actividades marcadamente diferentes. Adjuntó diversa documentación a fin de acreditar sus argumentos.
(iii) Las circunstancias de hecho antes descritas relativas al uso real y efectivo de las marcas en cuestión permiten establecer que existe una prolongada e internacional coexistencia pacífica entre dichos signos, por lo que no hay posibilidad que los consumidores los confundan.
En atención a que los representantes de su empresa y los de United Parcel Service of America, Inc. se encuentran en negociaciones a efectos de alcanzar un acuerdo de coexistencia mundial para sus marcas, solicitó se suspenda el trámite del presente procedimiento 1 .
Con fecha 7 de junio del 2004, United Parcel Service of America, Inc. manifestó que, en virtud a que su empresa y UBS AG han concretado la suscripción de un Contrato de Coexistencia a nivel mundial de las prestigiosas marcas UPS y UBS, se desiste de la oposición formulada contra el registro de la marca UBS.
Mediante proveído de fecha 8 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos tuvo presente el desistimiento efectuado por la opositora y dispuso se continúe el trámite correspondiente.
Mediante proveído de fecha 25 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos, para mejor resolver, y a efectos de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, requirió a la solicitante para que cumpla con presentar el acuerdo de coexistencia respectivo, debidamente legalizado, en el plazo de 30 días hábiles. Asimismo, mediante proveído de fecha 9 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos – a pedido de UBS AG – otorgó un plazo adicional de 30 días hábiles para el cumplimiento de lo requerido.
Mediante proveído de fecha 30 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no cumplido el mandato de fecha 25 de junio del 2004 y dispuso se continúe el trámite respectivo.
Mediante Resolución N° 12372-2004/OSD-INDECOPI de fecha 13 de octubre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Luego de verificar la existencia de la marca de servicio UPS (certificado N° 9723), registrada a favor de United Parcel Service of America, Inc. en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, la Oficina consideró lo siguiente:
(i) Respecto a la reivindicación de prioridad extranjera:
- La solicitante reivindica prioridad en base a la solicitud de registro N° 9627/2002 (debió decir N° 9630/2002) presentada el 11 de noviembre del 2002 en Suiza, la misma que con su respectiva traducción ha sido presentada, por lo que se ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el artículo 10 de la Decisión 486, concordante con el artículo 4 del Convenio de París, por lo que procede reconocerle dicha prioridad, debiendo entenderse, por ende, como fecha de presentación de la solicitud, el 11 de noviembre del 2002.
(ii) Respecto al examen de registrabilidad del signo solicitado:
- Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado UBS se encuentran incluidos dentro de los servicios que distingue la marca registrada UPS, los cuales son todos los servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
- Las semejanzas existentes entre el signo solicitado UBS y la marca registrada UPS son de tal grado que su coexistencia es susceptible de generar confusión en el público consumidor, ya que los signos son gráfica y fonéticamente similares, no otorgándoles la diferenciación necesaria el reemplazo de la letra P por la letra B en el signo solicitado, toda vez que tanto fonética como gráficamente son similares.
- El hecho que United Parcel Service of America, Inc. haya formulado desistimiento a la oposición que formuló contra la presente solicitud de registro, no determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la Autoridad Administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro al considerarla confundible con una signo registrado con anterioridad, tal como sucede en el presente caso.
Con fecha 10 de noviembre del 2004, UBS AG interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) No han sido evaluadas al momento de resolver ninguna de las circunstancias de hecho propuestas por su empresa en su escrito de contestación de la oposición formulada por United Parcel Service of America, Inc. (de la cual se desistió oportunamente), por lo que la Oficina de Signos Distintivos se ha apartado de los hechos que demuestran una coexistencia pacífica mundial entre su marca UBS y la marca UPS, violándose las disposiciones del apartado C-1 del artículo 6 quinquies del Convenio de París.
(ii) No obstante la marcada fuerza distintiva que tienen las marcas en conflicto en razón a su eminente antigüedad y presencia mundial, sorpresivamente se ha resuelto que existiría un supuesto riesgo de confusión entre los signos.
(iii) Los mercados donde se ofrecen los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto son absolutamente diferentes, ya que mientras la marca UBS se ubica en un mercado exclusivo y especializado que tiene como consumidores a las entidades financieras, de seguros, gobiernos de países y las corporaciones más importantes del mundo, la marca UPS se dirige a un mercado masificado de reparto de productos y servicios de mensajería que se ofrecen a la generalidad de las personas, por lo que el riesgo de confusión es verdaderamente mínimo, por no decir nulo.
(iv) Sin perjuicio de lo anterior, señaló que los signos UBS y UPS resultan gráfica y fonéticamente diferentes. Además, conceptualmente, mientras que el signo UBS alude a Union Bank of Switzerland, el signo UPS alude a United Parcel Service, ya que el prestigio mundial alcanzado por ambas empresas desautoriza cualquier articulación orientada a negar que el consumidor desconozca el nombre de dichas compañías.
(v) El desistimiento formulado por United Parcel Service of America, Inc. respecto de su inicial oposición, obedeció al Acuerdo de Coexistencia Mundial suscrito entre dicha empresa y la suya, en atención a los completamente distintos rubros a los cuales están dirigidos sus productos y servicios, acuerdo que no ha sido posible presentar debido al carácter estrictamente confidencial de sus cláusulas, lo cual no enerva en nada lo expresado con relación a la coexistencia pacífica y mundial que existe entre los signos UBS y UPS.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó copia del documento denominado “The Best Global Brands” a fin de acreditar que la marca UBS se encuentra en el puesto N° 45. Posteriormente, con fecha 18 de noviembre del 2004, adjuntó copia de los registros de su marca UBS en Bolivia, Chile y Colombia, a fin de acreditar que la presencia de su marca no causa confusión en dichos territorios que cuentan con consumidores similares a los nuestros.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado UBS y la marca registrada UPS.
b) Si es de aplicación al presente caso lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente:
a) United Parcel Service of America, Inc. (Estados Unidos de América) es titular de la marca de servicio UPS, que distingue servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios y todos los demás servicios pertenecientes a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 9723, vigente hasta el 28 de enero del año 2007.
b) Asimismo, United Parcel Service of America, Inc. (Estados Unidos de América) es titular de las siguientes marcas de servicio en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial:
c) UBS AG (Suiza) es titular de la marca de servicio constituida por la denominación UBS WARBURG escrita en letras características, precedida por la figura de tres llaves entrecruzadas, según modelo, que distingue servicios de seguros, finanzas, banca, incluyendo servicios electrónicos de banca (banca por redes mundiales informáticas de comunicaciones), agencias de valores de cambio o sus derivadas, transacciones financieras, administración de bienes y servicios de administración de inversiones, servicios de bienes raíces, incluyendo administración de propiedades; provisión de servicios financieros de fideicomiso; servicios de corretaje, servicios de consultoría y comisión de órdenes relacionadas con seguros, finanzas, banca y bienes raíces; redacción de opiniones de expertos en estimaciones fiscales y financieras; patrocinio financiero en los campos de la cultura, deportes e investigaciones, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 30077, vigente hasta el 18 de julio del año 2012.
d) Asimismo, UBS AG (Suiza) es titular de las siguientes marcas de servicio en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial:
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 – que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 2 – el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 3 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 4 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 5 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 6 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 7 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que los servicios que el signo solicitado UBS pretende distinguir (servicios de asuntos financieros y asuntos de seguros, banca; suministro de información financiera a través de sistemas computarizados; servicios financieros a través de sistemas de cómputo; servicios de banca electrónica a través de una red computarizada de cobertura mundial (Banca-Internet); suministro interactivo electrónico de servicios financieros y bancarios a través de redes computarizadas globales; sistemas de bolsas de valores incluyendo transacciones en seguros, títulos-valores, instrumentos derivados y divisas; operaciones monetarias; servicios de corretaje o representación y/o servicios de consultoría en relación con asuntos de seguros, financieros, bancarios o inmobiliarios, así como también en relación con operaciones monetarias; servicios de asesoría financiera en el área de sistemas de pago; administración de fondos de previsión social; transacciones financieras; servicios de consultoría en el área de planificación financiera y servicios de gestión financiera en el área de inversiones y gestión de riesgos; administración de activos; bienes raíces; servicios financieros para fideicomisos; elaboración de opiniones de asesoría en asuntos tributarios y tasaciones; elaboración de informes financieros; evaluación de inversiones financieras; auspicio financiero en las áreas de cultura, deportes e investigación, servicios de consultoría para todos los servicios anteriormente mencionados, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial) se encuentran comprendidos dentro de los servicios que distingue la marca registrada UPS (servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios y todos los demás servicios pertenecientes a la clase 36 de la Nomenclatura Oficial).
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 8 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 9 y 76-IP-2000 10 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, dado el riesgo implícito en los servicios distinguidos por los signos en cuestión, resulta razonable asumir que se prestará un alto grado de atención al momento de requerirlos debido principalmente a la importancia que tiene la seguridad y confianza que transmitan quienes los brindan.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado UBS y la marca registrada UPS, se advierte desde el punto de vista fonético – tal como ya lo ha establecido la Sala 11 – que dichos signos presentan una similar pronunciación, debido a que además de presentar la vocal U al inicio y la consonante S [ESE] al final, incluyen en la misma posición dos consonantes que representan sonidos de articulación bilabial [BE y PE]. Asimismo, en el presente caso – a diferencia de la mayoría de marcas constituidas por letras que no forman palabras – sí es posible pronunciar de manera conjunta las letras que los conforman.
De otro lado, desde el punto de vista gráfico – tal como ya lo ha establecido la Sala 12 – , la similitud de la letra B (constituida por una línea vertical y dos semicírculos) contenida en el signo solicitado y la letra P (constituida por una línea vertical y un semicírculo en la parte superior) que conforma la marca registrada, determinan que la impresión visual de los signos sea similar.
2.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones anteriores, la Sala concluye que, la identidad de los servicios que distinguen los signos en cuestión, sumada a las semejanzas fonéticas y gráficas de los signos, determinan que su concurrencia en el mercado sea susceptible de inducir a confusión directa al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.
3. Aplicación del Convenio de París
3.1 Condiciones de registro e independencia de la protección de la misma marca en diferentes países
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (CUP) contiene cuatro categorías principales de normas:
- Disposiciones de derecho internacional público, que regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establecen los órganos de la Unión;
- Disposiciones que exigen o permiten legislar a los Estados dentro del campo de la propiedad industrial;
- Normas sustantivas referidas a los derechos y obligaciones de las partes en la medida que lo exija cada ley interna que se ha de aplicar a las partes, y;
- Normas de derecho sustantivo de aplicación directa y relativas a derechos y obligaciones de las partes privadas, que constituyen un importante cuerpo de normas comunes relativas a la protección de la propiedad industrial 13 .
Dentro de la última categoría de normas se ubica el artículo 6 CUP referido a las condiciones de registro y la independencia de los depósitos y registros de una misma marca en varios países, principio que constituye la regla general en materia de derecho de marcas. En virtud de ello, no se podrá exigir ningún depósito, registro o renovación de una marca en ningún otro país de la Unión, excepto para el reconocimiento del derecho de prioridad previsto en el artículo 4 CUP.
Una excepción a dicho principio lo constituye el artículo 6 quinquies el cual permite al titular de una marca registrada en su país de origen reclamar su protección en los demás Estados de la Unión, situación excepcional, ya que en principio son los propios Estados miembros quienes determinan las condiciones de registro de las marcas en su legislación interna. Lo expuesto no hace más que ratificar el principio de territorialidad que rige el derecho de marcas.
Al respecto, es importante destacar que debido a que en la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958, que introdujo en el CUP las marcas de servicio, se acordó no asimilar las marcas de servicio a las marcas de fábrica o de comercio en general en la totalidad del CUP, la inclusión de las palabras marca de fábrica o de comercio en el artículo 6 quinquies indica que los Estados miembros no están obligados a aplicar dicho artículo también a las marcas de servicio. Sin embargo, tienen libertad para hacerlo así, si lo desean 15 .
De cualquier forma, para que la protección prevista en el artículo 6 quinquies su rt a efectos es necesario que se cumplan dos condiciones:
a) Que la marca haya sido regularmente registrada, es decir, la simple solicitud de registro o el uso del signo en el país de origen no basta y,
b) Que dicho registro haya sido obtenido en el país de origen del solicitante, entendiéndose por tal aquél donde tiene un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio. A falta de éste, se considerará país de origen aquél donde el solicitante tenga su domicilio, y en su defecto, aquel país del que sea nacional.
En principio, la marca que cumpla con dichas condiciones será protegida “tal cual es” en los demás Países Contratantes, salvo que se encuentre incursa en alguno de los supuestos de limitación a la protección establecidos en la sección B del artículo 6 quinquies.
Dentro de los supuestos de excepción al registro de la marca “tal cual es”, el numeral 1 del artículo establece que las marcas reguladas en el mismo podrán ser rehusadas para su registro o invalidadas cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama.
En ese orden de ideas y en atención a lo establecido en el punto anterior, se concluye que el signo solicitado no puede ser admitido a registro, en la medida que constituye un signo confundible con la marca UPS, registrada con anterioridad a favor de United Parcel Service of America, Inc. para distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, razón por la que – además de no ser obligatoria la aplicación del artículo 6 quinquies al caso en cuestión – sería aplicable la excepción referida en el párrafo anterior.
3.2 Sobre las circunstancias de hecho
Después de la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925 y hasta la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958, el vigente artículo 6 quinquies C.1) contuvo una disposición según la cual, en la apreciación del carácter distintivo de una marca, se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca. Fue la antes referida Conferencia de Revisión de Lisboa la que otorgó un alcance más general a este principio aplicándolo a todas las posibilidades de denegación o invalidación de las marcas reguladas por el artículo 6 quinquies, Sección B.
Así, las circunstancias de hecho pueden mostrar, por ejemplo, que durante un largo periodo de uso simultáneo dos marcas de producto no muy distintas, no han ocasionado confusión alguna, de tal modo que el registro de una de ellas no afectará los derechos de la otra. O bien las circunstancias pueden mostrar que una marca de producto que originalmente no era distintiva, por su uso en el mercado, ha adquirido un significado secundario que le da carácter distintivo. O también, las circunstancias de hecho pueden mostrar que una marca que parece contener una indicación engañosa, de hecho no ha producido engaño alguno y se puede considerar por lo tanto que no es capaz de engañar al público 16 .
Asimismo, la Sala conviene en precisar que si bien el artículo 6 quinquies C.1) no impide que las autoridades competentes del país en el que se reclama la protección de una marca puedan sacar conclusiones de las circunstancias de hecho ocurridas en el extranjero 17 , tampoco obliga a que las tengan en consideración.
Cabe agregar que es muy relevante el valor y eficacia que puedan tener los medios de prueba aportados por las partes a fin de crear en la autoridad competente un estado de convencimiento acerca de la existencia de las circunstancias de hecho relevantes para el proceso.
En el presente caso, UBS AG ha manifestado en su recurso de apelación que la Primera Instancia no ha cumplido con aplicar el apartado C.1) del artículo 6 quinquies del Convenio de París.
Al respecto, la Sala considera necesario reiterar que los Estados miembros del Convenio de París no están obligados a aplicar la protección prevista en el artículo 6 quinquies a las marcas de servicio. Además, con relación a las “circunstancias de hecho” a las que hace alusión la solicitante debe indicarse que en el presente caso si bien se han presentado diversos medios de prueba 18 , dichos documentos no prueban
la coexistencia – en el país ni en el extranjero – de los signos en conflicto, ni desvirtúan los argumentos antes sostenidos respecto al riesgo de confusión existente entre dichos signos para distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
4. Cuestión final
La Sala considera necesario precisar que si bien se ha verificado que existen registradas a favor de UBS AG en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, diversas marcas que incluyen en su conformación la denominación UBS, tales como: UBS INVESTMENT BANK, UBS WEALTH MANAGEMENT, UBS-IB y UBS-WM, la Sala estima que probablemente al disponerse su registro se consideró que no existía riesgo de confusión con la marca registrada UPS por contener elementos adicionales a la denominación UBS en la conformación de dichos signos, conforme ocurrió en el caso de la marca UBS WARBURG y logotipo 19 , la cual fue otorgada por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 678-2002/TPI-INDECOPI de fecha 18 de julio de 2002 20 .
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 12372-2004/OSD-INDECOPI de fecha 13 de octubre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio UBS, solicitado por UBS AG (Suiza).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /lt
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1 Mediante proveído de fecha 5 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar a la suspensión solicitada, sin perjuicio que las partes puedan presentar lo que consideren pertinente hasta el momento de resolver.
2 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.
3 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”
4 Ver nota 2.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
6 Ver nota 3.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
8 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (ver nota 9), p. 15.
11 En las siguientes resoluciones:
Resolución N° 1136-2000/TPI-INDECOPI de fecha 9 de octubre del 2000, recaída en el expediente N° 9870927, sobre el registro de la marca de servicio UBS y logotipo en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, el cual fue denegado en base a la marca de servicio UPS, registrada en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Resolución N° 1173-2000/TPI-INDECOPI de fecha 13 de octubre del 2000, recaída en el expediente N° 9865497, sobre el registro de la marca de servicio UBS en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, el cual fue denegado en base a la marca de servicio UPS, registrada en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
12 Mediante Resolución N° 1173-2000/TPI-INDECOPI de fecha 13 de octubre del 2000, recaída en el expediente N° 9865497, sobre el registro de la marca de servicio UBS en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, el cual fue denegado en base a la marca de servicio UPS, registrada en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
13 Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ginebra 1969, pp. 10 y ss.
14 El principio de territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado. Generalmente las leyes nacionales de marcas y propiedad industrial tienen su ámbito (territorial) de aplicación determinado por una norma que acoge el principio de territorialidad. Así, en el derecho peruano esa norma de conflicto unilateral está sancionada por el artículo 2093 del Código Civil: “La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.
La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.
En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados sustanciales:
La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.
La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado está espacialmente limitada al territorio de ese Estado: Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.
15 Bodenhausen (nota 13), p. 119.
16 Bodenhausen (nota 13), pp. 129-130.
17 Bondenhausen (nota 13), p. 130.
18 Consistentes en Registros de la marca UBS en países como Bolivia, Chile y Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Singapur, copias de impresiones extraídas de las páginas web www.ubs.com y www.ups.com ; circulares emitidas en el año 2001 y 2002 por el BCR en las que actualiza la relación de bancos de primera categoría, publicidad y artículos periodísticos en los que se hace mención a UBS.
19 Tal como se aprecia a continuación:
20 Recaída en el expediente N° 107487-2000, en la que se consideró que “ si bien el término UBS tiene una pronunciación similar a UPS, dada la presencia del término WARBURG en el signo solicitado, los signos difieren en su extensión, secuencia de vocales y de consonantes ” y que “ los signos presentan distinto número de términos y número y secuencia de letras, por lo que generan un impacto visual de conjunto distinto ”, por lo que “ su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a confusión al público usuario, respecto a los servicios o al origen empresarial de los mismos ”.