RESOLUCIÓN N° 0282-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 177842-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0282-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 177842-2003
SOLICITANTE : ANHELI IMPORT EXPORT S.A.C. OPOSITORA : COLGATE – PALMOLIVE COMPANY
Denominaciones descriptivas - Combinación de elementos irregistrables - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veintidós de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de abril del 2003, Anheli Import Export S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación MENTA MINT escrita en letras características y la representación estilizada de un diente rodeado de círculos y estrellas y demás leyendas alusivas al producto, todo dentro de una figura rectangular en los colores rojo, amarillo, negro, blanco, azul y celeste; conforme al modelo, para distinguir dentífricos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial
Con fecha 2 de julio del 2003, Colgate – Palmolive Company (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando que:
(i) Es titular de la marca de producto MINT SPLASH, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 33357. Adicionalmente, es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 3: COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION y diseño (certificado N° 63921), COLGATE TARTAR CONTROL y diseño (certificado N° 63922), COLGATE TRIPLE ACCIÓN y diseño (certificado N° 65465), COLGATE MÁXIMA PROTECCIÓN ANTICARIES RICO SABOR A MENTA y diseño (certificado N° 44663). Asimismo, ha solicitado bajo expediente N° 174483, el registro de la marca de producto COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION y diseño.
(ii) De un análisis global o de conjunto entre el signo solicitado y las marcas registradas COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION y diseño, COLGATE TARTAR CONTROL y diseño, COLGATE TRIPLE ACCIÓN y diseño, COLGATE MÁXIMA PROTECCIÓN ANTICARIES RICO SABOR A MENTA y diseño y el signo pendiente de registro COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION, se aprecia que éstos resultan confundibles por cuanto:
- Se trata de diseños rectangulares en los cuales el largo es notoriamente mayor que el ancho, al tratarse de diseños que van a aparecer en el frontis del envase o cartón de los dentífricos.
- En ambos casos los signos aparecen sobre fondo rojo.
- En ambos casos, las letras que identifican a los elementos denominativos (COLGATE/ MENTA MINT), aparecen en letras blancas.
- Existe similitud entre el tipo de letra que caracteriza a estos signos, apreciándose que, en ambos casos, las letras aparecen en forma de molde con sus líneas sumamente gruesas y ángulos muy marcados en todas sus esquinas.
- Las letras E, C y A que aprecen en la expresión COLGATE son prácticamente idénticas a las que aparecen en el signo solicitado.
- Asimismo, las letras aparecen con un pequeño perfil de color oscuro que asemeja una sombra.
- El signo solicitado también incluye en su extremo derecho un diseño de figuras (globos o estrellas) que dan un efecto de movimiento espacial, similar al de las marcas de su empresa, lo que contribuye aun más a generar confusión entre éstos.
- Además, en ambos casos los diseños aparecen con líneas atravesando en forma horizontal la etiqueta; en el caso de las marcas registradas aparecen dos líneas; mientras que, en el caso del signo solicitado, aparece una línea en la parte inferior y debajo de la expresión MENTA MINT.
- El elemento figurativo que aparece a la derecha del signo solicitado es de color azul, color que es utilizado en todos los diseños de sus marcas, a excepción de la marca TARTAR CONTROL y diseño.
(iii) El signo solicitado MENTA MINT y diseño también resulta confundible con su marca MINT SPLASH, por cuanto:
- Los signos comparten la denominación MINT, la misma que resulta el elemento relevante en el signo solicitado, toda vez que la denominación MENTA es irrelevante para efectos de realizar el examen comparativo, al tratarse de un componente de los productos a distinguir y, además, del sabor que presentarán dichos productos.
(iv) Entre el signo solicitado y la marca COLGATE MÁXIMA PROTECCIÓN y diseño existe una especial similitud, por cuanto:
- El signo solicitado a registro muestra en el lado derecho sobre un fondo azul, diseños estilizados de estrellas, los mismos elementos que aparecen en el lado derecho de la marca registrada.
- El signo solicitado muestra en el lado izquierdo un pequeño rectángulo ligeramente inclinado de fondo amarillo sobre el cual aparece la expresión NUEVO; del mismo modo, la marca COLGATE MÁXIMA PROTECCIÓN ostenta en su lado izquierdo un rectángulo inclinado con fondo amarillo y letras rojas.
(v) Los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, en especial los dentífricos o cremas dentales, constituyen productos que son consumidos en forma masiva y espontánea, vale decir, se trata de productos que por el hecho de consumirse en forma intensa y prácticamente diaria, los consumidores no se detienen a observar los pequeños detalles o elementos adicionales que distinguen las etiquetas donde aparecen las marcas, sino por el contrario se dejan impactar por las características globales, colores y distribución de sus etiquetas.
(vi) Si el consumidor se encuentra frente a los signos en conflicto en distintas oportunidades y los observa en forma global, difícilmente podrá recordarlos como diferentes y, en consecuencia, tomará un signo por el otro, otorgándole erróneamente al signo solicitado el mismo origen que tienen las marcas registradas.
Citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 11 de julio del 2003, Anheli Import Export S.A.C. absolvió el traslado de la oposición manifestando que:
(i) Los nombres (entiéndase signos) de las empresas titulares de los signos en conflicto son distintos, al escribirse uno en español y en inglés (empresa solicitante) y otro en el idioma extranjero (empresa opositora), razón por la cual debe descartarse la oposición formulada.
(ii) La empresa opositora, al ser propietaria de varias marcas y registros en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, pretende absorber el mercado con sus productos y diseños, para lo cual efectúa una comparación antojadiza, toda vez que si se analiza los colores, leyenda y forma de letras utilizados en los signos confrontados, se aprecia que no existe similitud entre éstos.
(iii) El signo solicitado no resulta confundible con la marca registrada, no sólo en razón de su diseño y su denominación, sino que inclusive su producto presenta otras características, tales como, un cepillo dentro de la caja del producto a distinguir como obsequio, peculiaridad que no presentan los productos que distinguen las marcas registradas.
(iv) Desde el punto de vista fonético, si bien el signo solicitado MENTA MINT y diseño y MINT SPLASH comparten la denominación MINT, la inclusión de otras expresiones en ambos casos, determina que los signos no resulten confundibles entre sí.
(v) La opositora formuló oposición de mala fe en su afán por sacar a su empresa del mercado.
Ofreció como pruebas las pericias lingüísticas para que un experto determine si existe confusión terminológica o lingüística entre ambas expresiones; y el dictamen de un perito experto en arte, para que determine si existe confusión de colores y formas entre los signos discutidos.
Mediante proveído de fecha 14 de julio del 2003, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por contestada la oposición formulada y pasó el escrito a conocimiento de la opositora. Respecto al ofrecimiento de pruebas, no accedió a lo solicitado, precisando que, atendiendo a la naturaleza del procedimiento de registro de signos distintivos, corresponde a la Oficina de Signos Distintivos basándose en las normas de la materia, determinar la confundibilidad de los signos. Sin perjuicio de ello, señaló que la solicitante podrá presentar las pericias que estime convenientes.
Con fecha 1 de agosto del 2003, Colgate – Palmolive Company presentó un escrito reiterando sus argumentos. Asimismo, manifestó que:
(i) Respecto a lo señalado por la solicitante en el sentido que los nombres de las empresas titulares sub litis son distintos, al escribirse uno en español y en inglés y el otro en el idioma extranjero, razón por la cual debe descartarse la oposición de su empresa, dicho argumento carece de validez. En efecto, lo que se discute en el presente expediente no es si los nombres de los titulares son distintos, sino si el signo solicitado resulta confundible con las marcas registradas.
(ii) La afirmación del solicitante respecto a que su empresa formuló oposición en su afán de apoderarse del mercado constituye un absurdo, toda vez que su empresa es titular en el Perú y a nivel mundial, de una serie de marcas mixtas caracterizadas por la misma distribución de colores, diseño de letras y otros elementos que las han hecho mundialmente características y notorias.
(iii) No constituye fundamento de la presente oposición el carácter notorio de sus marcas, sino que es señalado por razones referenciales y para ilustrar a la autoridad.
(iv) La oposición está basada en el hecho que el signo solicitado está compuesto por una distribución de colores rojo, azul, negro, blanco y amarillo muy similar a la que caracteriza a sus marcas. Asimismo, la representación de las letras que conforman los signos sub litis, presenta grandes similitudes.
(v) El solicitante señala que los colores y tonos que utiliza el signo solicitado difieren de aquéllos que se utilizan en sus marcas; sin embargo, lo importante no es que los signos coincidan exactamente en la tonalidad de los colores, sino simplemente en la distribución de éstos o en su forma de presentación.
Citó y adjuntó jurisprudencia aplicable al caso.
Mediante Resolución N° 11977-2004/OSD-INDECOPI de fecha 4 de octubre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Se ha verificado que Colgate – Palmolive Company es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: MINT SPLASH (certificado N° 33375), COLGATE y logotipo (certificado N° 63921), COLGATE y logotipo (certificado N° 63922), COLGATE y logotipo (certificado N° 65465) y COLGATE y logotipo (certificado N° 44663).
(ii) Asimismo, se ha verificado que se encuentran registradas a favor de distintos titulares, diversas marcas que incluyen la denominación MINT, tales como, DEO MINT UNIQUE, COOL MINT LISTERINE, entre otras.
(iii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de aquellos productos para los cuales fueron registradas las marcas base de la oposición.
(iv) El signo solicitado constituye un signo mixto en el cual ambas dimensiones resultan igualmente relevantes. De otro lado, la marca registrada MINT SPLASH es meramente denominativa, mientras que las restantes marcas sustento de la oposición, son signos mixtos que presentan igual relevancia en sus aspectos denominativo y figurativo.
(v) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada MINT SPLASH, se advierte que las semejanzas existentes entre ellos resultan secundarias frente a las características propias que cada uno de ellas presenta y que permiten diferenciarlos claramente. En efecto, si bien ambos comparten la denominación MINT, la misma es un elemento frecuente utilizado en relación con dentífricos, toda vez que alude a las características de los mismos (componentes, sabor). Por el contrario, se debe atender a las características adicionales que cada uno de ellos presenta. Así, en el caso del signo solicitado, se ha detrminado que los elementos denominativos y figurativos que lo conforman son suficientes para diferenciarlo de la marca registrada.
(vi) De otro lado, al comparar el signo solicitado con las marcas COLGATE y logotipo, se aprecia que se trata de signos claramente diferenciables entre sí. Si bien en ambos casos se aprecian los colores rojo y blanco, presentan una distinta disposición de elementos, así como características propias que los hacen inconfundibles. A ello cabe agregar que en el signo solicitado, el color rojo se encuentra combinado con el color celeste y presenta además elementos en colores amarillo y negro; mientras que en las marcas registradas, además del color rojo, predomina el color azul; todo lo cual contribuye a que el impacto visual que suscitan los signos sea claramente diferente.
(vii) Por lo expuesto, si bien se trata de signos destinados a la identificación de los mismos productos, las diferencias existentes entre ellos, determinan que su coexistencia en el mercado sea posible, sin que se genere riesgo de confusión en el consumidor.
Con fecha 2 de noviembre del 2004, Colgate – Palmolive Company interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Asimismo manifestó que:
(i) La resolución impugnada fundamenta su parte resolutiva en el argumento que el signo solicitado MENTA MINT y diseño, presentaría elementos y caracteres propios a nivel gráfico y fonético que establecerían su diferenciación respecto a los signos registrados MINT SPLASH, y especialmente a las marcas COLGATE y logotipo; sin embargo, en ningún momento aclara cuáles serían esas supuestas características propias que otorgarían distintividad al signo solicitado.
(ii) La autoridad marcaria señala como argumento central para desestimar su oposición, el hecho que el análisis de comparación entre los signos debe poner énfasis en el aspecto de su conjunto y, en ese sentido, los signos resultarían inconfundibles. No obstante ello, si bien es cierto que nuestra legislación marcaria pone énfasis al aspecto de conjunto de los signos, es cierto también, conforme lo señaló el Tribunal, que tratándose de signos mixtos debe ponerse especial énfasis en los elementos gráficos, cuando éstos resulten suficientes para indicar el origen empresarial de los productos.
(iii) En ese sentido, los consumidores muchas veces recordarán el signo solicitado no por la denominación MENTA MINT, sino especialmente por el logotipo conformado por la representación estilizada de un diente rodeado de círculos, estrellas y demás leyendas alusivas al producto, todo dentro de una figura rectangular en colores celeste, rojo, amarillo, negro, blanco y azul; el mismo que resulta semejante al de sus marcas registradas, por lo que los consumidores podrían asumir que el signo solicitado MENTA MINT y logotipo, tiene el mismo origen empresarial que las marcas COLGATE y logotipo, o que se trata de signos derivados.
(iv) En la resolución impugnada tampoco se ha acreditado que la denominación MINT sea frecuentemente utilizada en productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial (especialmente en dentífricos) y, en el supuesto negado que éste sí constituyera un término de frecuente utilización, ello no justifica que deba ser excluido del examen comparativo.
(v) De otorgarse el registro solicitado, se crearían grandes posibilidades de confusión entre el público consumidor, pues de ofrecerse en el mercado productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial identificados con el signo MENTA MINT y logotipo, el consumidor medio pensaría que se encuentra ante una nueva línea de los productos COLGATE, o que se trata de productos elaborados por una licenciataria suya, lo que no se ajusta a la realidad.
(vi) En ese sentido, dicha asociación indebida le generaría graves perjuicios económicos, toda vez que el consumidor podría atribuirle al signo solicitado, las mismas características de origen y de alta calidad que presentan sus productos, lo que podría llevar a que adquieran por error los productos identificados bajo el signo MENTA MINT y logotipo fabricados por la solicitante, pensando que son los mismos o que tienen el mismo origen que los productos de su empresa.
(vii) Sus prestigiosos productos son identificados principalmente en nuestro medio por etiquetas que reivindican una característica combinación de los colores rojo y blanco, lo que determina que el público consumidor peruano asocie sus productos por la novedosa combinación de estos colores. La solicitante al utilizar los mimos colores que caracterizan a sus etiquetas, revela su afán de beneficiarse ilegítimamente del buen ganado prestigio de sus productos.
(viii) El Tribunal Andino en forma reiterada ha señalado que para que se produzca confusión entre dos signos, no es necesario que la similitud se produzca en los tres aspectos, siendo suficiente que el riesgo se presente únicamente a nivel visual o gráfico.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 10 de diciembre del 2004, Anheli Import Export S.A.C. absolvió el traslado de la apelación manifestando que:
(i) Respecto al examen comparativo entre el signo solicitado MENTA MINT y logotipo y la marca registrada MINT SPLASH, cabe precisar que el signo solicitado es mixto, presentándose en igual relevancia tanto su aspecto denominativo como gráfico.
(ii) Si bien ambos signos comparten el elemento denominativo MINT, ello no determina semejanza en grado de generar confusión, debido a que cada cual posee una configuración gráfica y fonética distinta que permite su coexistencia sin colisión alguna. A mayor abundamiento, la denominación MINT forma parte de otras marcas registradas en la clase 3, tales como DEO MINT UNIQUE y COOL MINT LISTERINE.
(iii) Respecto al signo solicitado MENTA MINT y logotipo y las marcas registradas COLGATE y logotipo, cabe precisar que entre aquélla y éstas, existen diferencias sustanciales, independientemente de la forma rectangular que ostentan, ya que se trata de la forma usual de un envase, la cual no puede registrarse como marca.
(iv) En vista a que el argumento central de la recurrente es que en la resolución impugnada no se ha precisado cuáles son las características propias a nivel gráfico y fonético que establecerían la diferenciación de los signos en conflicto, señaló que, de un análisis de los mismos, se desprende que:
- Respecto al signo solicitado, el elemento figurativo tiene como fondo el color rojo en su mayor extensión, luego un espacio de color blanco y al final una franja celeste. Sobre el fondo blanco aparece la figura estilizada de un diente rodeado de figuras de globos y estrellas de color azul y blanco; en la parte superior y sobre el fondo rojo, dentro de una figura rectangular de color amarillo, se lee la palabra NUEVO; a continuación la palabra PASTA DE DIENTE en color amarillo y al centro el elemento denominativo MENTA MINT en letras características de color blanco sombreado de negro y debajo una raya azul y palabras alusivas al producto.
- Respecto a las marcas COLGATE y logotipo, registradas bajo certificados N° 63921 y 44663, y la solicitada bajo expediente N° 174483, se aprecia que predomina el color rojo y azul, sobre el espacio de color azul aparecen leyendas relativas al producto y sobre el color rojo, destaca el elemento denominativo COLGATE en letras blancas y entre líneas horizontales paralelas, que en su conjunto resultan diferentes al signo solicitado.
- Respecto a la marca registrada COLGATE y logotipo, inscrita bajo certificado N° 63922, se aprecia que presenta una combinación de colores rojo y verde plomizo, en el espacio rojo aparece la denominación COLGATE siempre en color blanco y entre líneas horizontales paralelas y en el espacio verde plomizo que presenta la forma de una figura oval se lee la expresión TARTAR CONTROL, cuyo conjunto gráfico y fonético resulta diferente al signo solicitado.
- Por último, la marca registrada COLGATE y logotipo, inscrita bajo certificado N° 65465, presenta una combinación de colores rojo, blanco, verde y azul de carácter muy particular, ya que el espacio de color blanco presenta una forma ovalada cuyo contorno está conformado por una combinación de líneas de color azul, blanco y verde y al centro la denominación TRIPLE ACCIÓN, mientras que en el espacio rojo resalta el elemento denominativo COLGATE, entre líneas horizontales paralelas, formando un conjunto que difiere en forma sustancial gráfica y fonéticamente del signo solicitado.
De las descripciones efectuadas se concluye que entre los signos materia de controversia, las diferencias son mayores que las semejanzas, siendo evidente que en las marcas registradas la notoriedad del elemento denominativo COLGATE, resulta más que suficiente para diferenciarlo del signo solicitado MENTA MINT y logotipo.
(v) Con relación al argumento de la opositora, en el sentido que muchas veces el consumidor recordará el signo no por su nombre sino por el logotipo, resulta ilógico, ya que ello significaría que el elemento denominativo resulta secundario y sin mayor relevancia frente al elemento figurativo, supuesto que no se ajusta a la realidad, toda vez que el producto se solicita por su nombre, es decir por el elemento denominativo en forma oral (hablada) y no por el logotipo, mucho menos si éste consta de varios elementos (figuras y colores)
(vi) COLGATE es una marca ampliamente conocida y nadie, incluido el consumidor medio, podría confundir tal nombre, aunque los logotipos compartan alguno de los colores, ya que en toda marca de carácter mixto lo que predomina es la denominación, al ser la forma como se identifica al producto.
(vii) La jurisprudencia citada por la recurrente, si bien es importante, no guarda mayor conexión con el presente caso.
Con fecha 7 de febrero del 2005, Colgate – Palmolive Company presentó un escrito reiterando sus argumentos.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 22 de febrero del 2005, Anheli Import Export S.A.C. presentó un escrito reiterando sus argumentos y asimismo, manifestó que la opositora realiza un examen comparativo arbitrario, al otorgar mayor valor a las semejanzas entre los signos, ya que de lo expuesto se evidencia que las diferencias resultan sustanciales en comparación con las semejanzas. Agregó que la jurisprudencia citada no es aplicable al presente caso, toda vez que en dichos casos se presentan supuestos adicionales que determinan que se deniegue el registro solicitado.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:
- Si la denominación MENTA MINT constituye un término descriptivo con relación a dentífricos.
- De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MENTA MINT y logotipo y las marcas registradas MINT SPLASH y COLGATE y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Colgate – Palmolive Company es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial:
- MINT SPLASH, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos y demás productos de la clase, inscrita bajo certificado N° 33375, vigente desde el 11 de febrero de 1997 hasta el 11 de febrero del 2007.
- La denominación COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION, en letras características, dentro de una etiqueta rectangular con fondo rojo formado por líneas horizontales y figuras elípticas y ondulantes, todo en los colores rojo, blanco, celeste, azul; conforme al modelo, donde no se reivindica la frase GREAT REGULAR FLAVOR, para distinguir cremas dentales y enjuagues bucales, inscrita bajo certificado N° 63921, vigente desde el 8 de junio del 2000 hasta el 8 de junio del 2010.
- El logotipo conformado por la vista de una cara de un empaque rectangular que presenta la denominación COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION escrita en letras características en los colores rojo, blanco, azul oscuro, celeste y amarillo; conforme al modelo, para distinguir pastas dentales, inscrita bajo certificado N° 90070, vigente desde el 10 de julio del 2003 hasta el 10 de julio del 2013.
- La denominación COLGATE TARTAR CONTROL, escrita en letras características, dentro de una etiqueta rectangular con fondo rojo formado por líneas horizontales y figuras elípticas y ondulantes, todo en los colores rojo, blanco, dorado, azul; conforme al modelo, para distinguir cremas dentales y enjuagues bucales, inscrita bajo certificado N° 63922, vigente desde el 8 de junio del 2000 hasta el 8 de junio del 2010.
- La denominación COLGATE TRIPLE ACCIÓN, en letras características, dentro de un plano rectangular de fondo rojo que presenta un diseño formado por figuras elípticas y ondulantes, en los colores azul, verde y blanco, lo que constituye el lado principal de una caja; conforme al modelo, para distinguir cremas dentales y enjuagues bucales, inscrita bajo certificado N° 65465, vigente desde el 16 de agosto del 2000 hasta el 16 de agosto del 2010.
- El empaque conteniendo al lado izquierdo, la denominación COLGATE y al lado derecho, sobre una franja ancha rayada, la denominación MAXIMA PROTECCIÓN ANTICARIES RICO SABOR A MENTA y el diseño estilizado de una estrella, todo en los colores rojo, blanco, azul, celeste y amarillo; conforme al modelo, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos y todos los demás productos de la clase, inscrita bajo certificado N° 44663, vigente desde el 30 de marzo de 1998 hasta el 30 de marzo del 2008.
b) Laboratorios Lamosan Cía. Ltda. (Ecuador) es titular de la marca de producto constituida por el empaque conteniendo la denominación ODONTO SMOKER’S escrita en forma estilizada en color blanco, sobre fondo rojo, verde, amarillo y azul; conforme al modelo, para distinguir pasta dental y demás productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 66314, vigente desde el 20 de junio del 2000 hasta el 28 de junio del 2010.
c) Mediante Resolución N° 0111-2005/TPI-INDECOPI de fecha 10 de febrero del 2005, la Sala de Propiedad Intelectual ha confirmado la Resolución N° 10606-2004/OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto del 2004 que otorgó el registro de la marca de producto constituida por la denominación FLUORIDENT escrita en letras características y la figura de un cepillo dental y pasta dental e indicaciones alusivas al producto, en colores guinda, marrón, azul, blanco, amarillo, celeste; conforme al modelo, para distinguir dentífricos, jabones, perfumería, cosméticos y lociones para el cabello, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
d) En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares, varias que contienen el término MINT, tales como BODY MINT y logotipo, COOL MINT LISTERINE, COOL MINT LISTERINE PORTABLE, DEO MINT UNIQUE, FASA POCKETMINT, EUMINT, OPTAMINT, entre otras.
e) En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares, varias que contienen el termino MENTA, tales como DENTAL MENTA y logotipo, MENTA FRESCA, MENTADENT, MENTALOL.
2. Carácter de la denominación MENTA MINT
2.1 Prohibiciones absolutas
Las prohibiciones absolutas o intrínsecas son aquéllas que afectan al signo en sí mismo, haciéndolo totalmente incapaz de funcionar como marca, impidiendo su registro, al margen de que afecten o no derechos de terceros.
Dentro de las referidas prohibiciones que, por fundarse en razones de orden público, deben ser aplicadas en forma estricta, se encuentra aquélla que impide el registro como marca de los signos descriptivos.
2.2 Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretende aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) concordado con el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823 prohibe el registro de indicaciones que en el comercio puedan servir para describir las características de los productos o servicios. Así, se enumeran allí las principales características sobre las que pueden informar las denominaciones o representaciones descriptivas (calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción). La enumeración no es exhaustiva porque concluye con una pequeña cláusula general "...u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo….".
Los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, aquí también es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
Conviene precisar que la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones descriptivas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.
Por lo tanto, las variaciones de una denominación descriptiva donde se siga percibiendo a la denominación descriptiva o donde la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación descriptiva, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso donde las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.
De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios, no sea registrable en relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Conviene precisar que el fundamento para rechazar los signos descriptivos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.
Respecto a las denominaciones descriptivas en idioma extranjero, éstas son tratadas como denominaciones en castellano, dependiendo del grado de conocimiento de su significado o de la necesidad de su utilización por parte de los competidores para que puedan concurrir libremente en el mercado. Al respecto, se advierte que pueden presentarse los siguientes casos:
- Palabras que han ingresado al idioma castellano para describir un determinado producto, servicio o actividad, tales como: light, premium, large, small, medium, extra large.
- Palabras que no han ingresado al idioma nacional pero se entienden por su semejanza fonética y gráfica con su respectiva traducción al idioma castellano, tales como magnificent, brillant, ceramic, energy, select, o que por su uso generalizado o extendido en el mercado el público las vincula con una determinada actividad, tales como: delivery (con servicios de restaurante, ya que de la publicidad de los mismos se advierte que esta es una modalidad de prestación del servicio agregado de entrega del bien al lugar donde se encuentre la persona sin necesidad de que ésta acuda al local) , fashion (con la moda, la elegancia, por su utilización en la publicidad de las tiendas de ropa).
- Palabras que tienen un carácter descriptivo en su país de origen (tal es el caso de singles para referirse a queso en tajadas individuales) y, por el intercambio comercial frecuente con el país de donde proviene su uso, están llegando al Perú productos en los que se utiliza con ese carácter. A través de un uso frecuente el sector pertinente del público puede llegar a entender su significado.
En este sentido, un término en idioma extranjero puede ser considerado como descriptivo en los siguientes supuestos: si es una denominación en idioma extranjero que ha entrado a formar parte del idioma castellano, si es entendida por el público, o es necesario su uso en el comercio de importación o exportación.
Si las denominaciones extranjeras descriptivas son percibidas por el público no como descriptivas sino con otro o ningún significado (como términos arbitrarios o de fantasía), de forma que el uso descriptivo en el mercado nacional es poco probable, el término es registrable. Ej. steel (para productos de acero), wool (para chompas).
En las denominaciones extranjeras puede ser que el público no necesariamente conozca la denominación y que por lo tanto no la use actualmente, pero por las necesidades del tráfico económico sea conveniente dejarlas libres siempre que exista suficiente seguridad de que en el futuro se va a necesitar a título descriptivo en publicidad, indicaciones de uso, distribución de los productos o prestación de los servicios, etc. Esta posibilidad de uso debe ser objetivamente concreta y el análisis del caso debe ser riguroso, requiriéndose de información sobre las transacciones comerciales que el país lleva con el país de donde proviene la denominación en cuestión.
Es importante determinar el grupo de consumidores que tienen contacto con los productos o servicios a fin de establecer la necesidad del público nacional de la denominación en cuestión no sólo para su uso en exportación de los mismos, sino para su uso en el mercado nacional.
Si bien por regla general los registros en otros países no obligan a su registro en el país 1 , los registros en el extranjero de la denominación extranjera - sobre todo si la denominación está registrada desde años atrás en un país donde esta denominación tiene carácter descriptivo - pueden servir de indicio de que no hay problema de que se registre tal denominación y de que no es necesario mantener libre este signo. Así, los registros en el extranjero serán relevantes si la denominación extranjera en el mercado nacional se ha vuelto usual (ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano) y es descriptiva de los productos o servicios.
Las variaciones de la denominación extranjera son tratadas en forma semejante a las variaciones en idioma castellano antes mencionadas, debiendo determinarse qué tan importante es la variación.
2.3 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado está conformado por la unión del término del idioma castellano MENTA, conocida por su agradable olor y refrescante sabor y el término del idioma inglés MINT, cuya traducción es MENTA, que por su uso frecuente y por efecto de la publicidad, así como por su semejante escritura y pronunciación con la palabra MENTA es entendido por un sector relevante del público consumidor en su significado en español.
Dado que el signo MENTA MINT y figura ha sido solicitado para distinguir dentífricos - que generalmente son elaborados en base a la menta por la sensación de frescura –, cada uno de estos términos en forma aislada podría ser descriptivo de alguna característica de los productos a distinguir, esto es, de uno de los componentes utilizados en los dentífricos 3 o del sabor de los mismos.
Sin embargo, se advierte que en el presente caso ambos términos son utilizados en forma conjunta – uno en castellano y el otro en inglés – pudiendo constituir un signo con suficiente capacidad distintiva, de la misma manera que las marcas CaféCoffee y escritura 4 y CAFÉ CAFÉ y logotipo 5 resultan ser distintivas en relación a los productos y servicios que, respectivamente, distinguen.
Lo anterior no significa que, de otorgarse el registro solicitado, la solicitante tendría exclusividad sobre los términos MENTA o MINT en forma aislada, ya que únicamente se podría proteger la conjunción de ambos términos y su particular forma de presentación. En tal sentido, la solicitante no podría oponerse a que dichos términos fueran utilizados por separado en unión con otros elementos.
Por lo anterior, se determina que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, concordado con el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823. por lo que procede efectuar el examen comparativo con las marcas de la opositora.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a erro r 6 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 7 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 3448 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-200 0 9 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 10 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 11 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 (concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823), es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva entre los productos
En el caso concreto, los productos que pretende identificar el signo solicitado MENTA MINT y logotipo (dentífricos) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distinguen las marcas registradas.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos, servicios o actividades económicas, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 12 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 13 y 76-IP-2000 14 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los servicios o actividades económicas a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos servicios o actividades económicas.
En el caso de los productos dentífricos, que constituyen productos para el aseo personal, es razonable suponer que el consumidor prestará un cierto grado de atención al momento de adquirirlos, dado que por lo general no sólo son seleccionados en base al precio, sino a la preferencia o gusto predeterminados, a los particulares requerimientos de cada caso y a los resultados obtenidos anteriormente con los productos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 15 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado MENTA MINT y logotipo, como algunas de las marcas registradas (COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION y logotipo, COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION y logotipo, COLGATE TARTAR CONTROL y logotipo, COLGATE TRIPLE ACCIÓN y logotipo y COLGATE MÁXIMA PROTECCIÓN ANTICARIES RICO SABOR A MENTA y logotipo) constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el signo mixto cuestionado, se aprecia que tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo son relevantes a efectos de indicar el origen empresarial de los productos. En efecto, la denominación MENTA MINT es relevante por: i) el tamaño de las letras; ii) el espacio que ocupa dentro del signo; y, iii) es el término por el que se solicitarán los productos en el mercado. Asimismo, resulta relevante el elemento gráfico, que comprende la representación estilizada de un diente rodeado de círculos y estrellas y demás leyendas alusivas al producto, todo dentro de una figura rectangular en los colores rojo, amarillo, negro, blanco, azul y celeste, tal como se aprecia a continuación:
En el caso de las marcas mixtas registradas son igualmente relevantes el elemento denominativo y figurativo, siendo ambos importantes para fijar la impresión en conjunto de los signos. En efecto, las denominaciones COLGATE MÁXIMA PROTECCIÓN ANTICARIES RICO SABOR A MENTA, COLGATE TRIPLE ACCIÓN, COLGATE TARTAR CONTROL y COLGATE MAXIMUM PROTECTION son importantes por: i) el tamaño de las letras, ii) el espacio que ocupan dentro del signo; y, iii) son los términos como se solicitarán los productos en el mercado. Asimismo, es relevante el aspecto gráfico, que comprende una especial distribución de elementos (en algunos casos líneas o franjas anchas y en otros, figuras elípticas y ondulantes) y colores, entre ellos el rojo (siempre como fondo), el azul o celeste, negro y blanco, tal como se aprecia a continuación:
Certificado N° 44663
Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado MENTA MINT y logotipo y las marcas registradas, se advierte que:
a) Con la marca MINT SPLASH
Desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten la denominación MINT 16 , la marca registrada incluye adicionalmente el término SPLASH, lo cual determina que los signos generen una pronunciación de conjunto diferente.
Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan una diferente secuencia de letras y el signo solicitado incluye un elemento gráfico, lo que determina una impresión visual de conjunto distinta de los signos.
b) Con las marcas registradas COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION y logotipo, COLGATE MAXIMUM CAVITY PROTECTION y logotipo, COLGATE TARTAR CONTROL y logotipo, COLGATE TRIPLE ACCIÓN y logotipo y COLGATE MÁXIMA PROTECCIÓN ANTICARIES RICO SABOR A MENTA y logotipo
Desde el punto de vista fonético, los signos resultan diferentes, toda vez que se encuentran conformados por denominaciones distintas, lo cual determina que generen una pronunciación de conjunto diferente.
Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan una diferente secuencia de letras y una distinta distribución de sus elementos y colores, lo que determina una impresión visual de conjunto distinta de los signos.
3.3 Riesgo de confusión
En virtud de las consideraciones anteriores, aun cuando exista identidad entre los productos que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no sería susceptible de inducir al público consumidor a un riesgo de confusión directo (que ocurriría en el caso que el consumidor adquiera un producto con una marca distinta a la que pretendía adquirir, debido a la identidad o similitud entre los signos y a la identidad entre los productos).
Cabe agregar que el hecho que los signos en conflicto compartan el término MINT y/o algunos colores tampoco inducirá al consumidor a un posible riesgo de confusión indirecto (que se presentaría en el caso que el público llegue a pensar que, no obstante ser signos con características distintas, el nuevo signo pertenece al titular de las marcas registradas, o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas),
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 11977-2004/OSD-INDECOPI de fecha 4 de octubre del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación MENTA MINT (sin reivindicar los términos MENTA y MINT en forma aislada) escrita en letras características y la representación estilizada de un diente rodeado de círculos y estrellas y demás leyendas alusivas al producto, todo dentro de una figura rectangular en los colores rojo, amarillo, negro, blanco, azul y celeste; conforme al modelo, para distinguir dentífricos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/vr
282
1 Ver Resoluciones de la Sala Nºs 37-1999/TPI-INDECOPI del 19 de enero de 1999, 156-1999/TPI-INDECOPI del 10 de febrero de 1999, 1146-1999/TPI-INDECOPI del 20 de setiembre de 1999.
2 Mint = Menta. Appleton´s New Cuyás Dictionary English-Spanish, Nueva York 1972, p 369. Longman Diccionario inglés – español y español – inglés, p. 233.
3 También se utiliza la menta en las gomas de mascar y en los caramelos.
4 Registrada a favor de Lotte Confectionery Co., Ltd. - bajo certificado Nº 64862, vigente hasta el 22 de mayo del 2010 - para distinguir bizcochos, goma de mascar, confites, chocolates, caramelos, confites de chocolate, helados, confites garapiñados, pan, kekes de arroz y todos los demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
5 Registrada a favor de León Alalú Hanan - bajo certificado Nº 5075, vigente hasta el 5 de setiembre del 2005 -para distinguir servicios de restaurante, cafetería, bar, snack bar y similares de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial.
6 Artículo 83.- “(…) No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.
7 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”
8 Ver nota 6.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
10 Ver nota 7.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
12 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
13 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 13), p. 15.
15 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
16 Cabe señalar que, conforme se ha señalado en el punto 2.3, la denominación MINT – al igual que la denominación MENTA - permiten al consumidor conocer la composición y/o sabor del producto (dentífricos y cremas dentales), más no identificar el origen empresarial del mismo, siendo de uso frecuente en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido, dichos términos no pueden ser utilizados para establecer en base a ellos la semejanza o diferencia entre los signos.