RESOLUCIÓN N° 0278-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 176830-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : PLÁSTICOS RÍO SANTA S.A.
OPOSITOR : DAGOBERTO TRUJILLO DE LA PUENTE
Riesgo de confusión entre un signo mixto que distingue productos de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial y un diseño industrial registrado: Inexistencia - Aplicación del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486
Lima, diecisiete de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de marzo del 2003, Plásticos Río Santa S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación RÍO SANTA seguido de la figura de un conjunto de base aisladora separadora y fija aplicada a interruptores térmicos; conforme al modelo, para distinguir aislantes para barras de cobre de tableros eléctricos; productos en materias plásticas semielaboradas, de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 1 º de julio del 2003, Dagoberto Trujillo de la Puente (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular del diseño industrial BASE PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS C.I.D. 5313.03, inscrito bajo título N º 326, vigente hasta el 10 de abril del 2004.
(ii) Se debe tener en cuenta que, en el signo solicitado, el aspecto relevante es el denominativo, dado que el elemento figurativo constituido por la figura de un conjunto de base aisladora separadora y fija aplicada a interruptores térmicos carece de relevancia, al ser genérico en relación con uno de los productos que pretende distinguir (aisladores para barras de cobre de tableros eléctricos).
(iii) La denominación RÍO SANTA, que conforma el signo solicitado, no resulta suficiente a fin de otorgarle la distintividad necesaria, dado que tanto su ubicación como tamaño indican que no es relevante y tiene carácter secundario.
(iv) El elemento principal es la figura de interruptor, pues ocupa un primer plano y los diseños son tan grandes que resaltan sobre el signo en su unidad, debiendo tenerse en cuenta que la expresión RÍO SANTA se ubica a un lado y en letras diminutas que son de difícil lectura, por lo que pasa prácticamente desapercibida, razón por la cual el signo solicitado carece de distintividad, encontrándose incurso en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso f) de la Decisión 486.
(v) No obstante lo anterior, el signo solicitado y su diseño industrial están constituidos por una base aisladora similar a la forma de la letra I escrita en mayúscula, separada por varias divisiones en su parte central, presentando en ambos extremos bordes redondeados y orificios, aplicada a interruptores térmicos. Si bien, en algunos casos, los orificios y las divisiones difieren en el número, es muy probable que esa diferencia sea casi imperceptible para el consumidor.
(vi) La solicitante ha reproducido íntegramente su diseño industrial, al cual únicamente le ha realizado ligeras variaciones, las cuales no resultan suficientes a fin de diferenciar el signo solicitado del diseño industrial registrado. Invocó la aplicación del artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.
(vii) Debido a la presencia real en el mercado nacional del diseño industrial BASE PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS y la reputación ganada por dicho diseño en el sector de interruptores, ha adquirido un magnetismo y un poder de atracción tal que es deseado por diversos competidores, quienes han desarrollado conductas parasitarias y actos de imitación, falsificación, etc. a fin de obtener beneficios, lo que ha originado que se pretenda la nulidad de su diseño industrial.
(viii) En efecto, bajo expediente N º 68-2002/OIN, se solicitó la nulidad del diseño industrial, señalando que no era nuevo a la fecha de presentación de la solicitud de registro. Mediante Resolución N º 358-2003/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N º 1201-2002/OININDECOPI, declarando infundada la acción de nulidad, pues consideró que las pruebas presentadas no eran suficientes a fin de demostrar que al otorgarse el diseño industrial solicitado se contravino lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Decisión 344.
Con fecha 25 de agosto del 2003, Plásticos Río Santa S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Si bien las marcas y los diseños industriales constituyen elementos de propiedad industrial, tienen distinta naturaleza, por lo que la prohibición contenida en el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 se encuentra referida a signos confundibles con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. En la medida que se trata de una norma que establece restricciones, no puede ser aplicada por analogía, de manera que se pueda considerar que tampoco podrán ser registrados los signos confundibles con un diseño industrial solicitado con anterioridad o registrado a favor de un tercero, por lo que dicha norma no resulta aplicable a los casos en que las marcas pudieran ser confundibles con diseños industriales.
(ii) No se encuentra prevista en las normas correspondientes a marcas ninguna prohibición de registro que contemple el supuesto de signos confundibles con un diseño industrial, por lo que, siendo un vacío legal, no es posible que sea cubierto mediante la aplicación analógica de las prohibiciones de registrabilidad establecidas por ley.
(iii) Si bien el opositor goza del derecho sobre su diseño industrial, dicho registro no puede ser opuesto a su solicitud de registro de marca, más aun si se tiene en cuenta que las normas no prevén como un supuesto de prohibición de registro el caso de las marcas confundibles con diseños industriales.
(iv) El signo solicitado y el diseño industrial no son similares al grado de producir confusión, diferenciándose sobre todo por la presencia de la denominación RÍO SANTA en el signo solicitado.
(v) El signo solicitado cuenta con elementos delineados geométricamente que le dan suficiente eficacia distintiva al conjunto y lo diferencian del diseño industrial, que técnicamente consiste en una forma de base y puntera para interruptores electromagnéticos.
(vi) El signo solicitado que ha sido creado por su empresa difiere de otras bases aislantes que son usadas por terceras personas, por lo que no producirá confusión en los consumidores, toda vez que:
- La figura de su base aisladora y fija tiene agujeros pasantes para que se puedan fijar las barras de cobre en el tablero eléctrico de acuerdo al uso, y consta de una sola división central, mientras que el diseño industrial consta de dos divisiones en forma diferente.
- La base aisladora separadora del signo solicitado tiene guías de engrape de forma normal y de un solo tamaño, no tiene aletas sobresalientes, formando un solo cuerpo homogéneo.
- La figura de base aisladora separadora fija en conjunto está diseñada principalmente por líneas rectas.
(vii) Se debe tener presente que, en el signo solicitado, la parte más resaltante es la denominación RÍO SANTA, mientras que el diseño industrial está referido simplemente a una forma técnica.
Con fecha 15 de setiembre del 2003, Dagoberto Trujillo de la Puente señaló lo siguiente:
(i) En la contestación a su oposición, la solicitante afirma que la figura que aparece en el signo solicitado es genérica, pues es la representación gráfica de un aislante para barras de cobre de tableros eléctricos o base aislante, con lo que queda evidenciado que es una figura genérica, por lo que no puede ser objeto de registro.
(ii) El supuesto del artículo 136 de la Decisión 486 no constituye una prohibición para que un derecho sobre un diseño industrial pueda oponerse al registro de una marca que afectara indebidamente un derecho. Además, el inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 señala que los derechos pueden ser derechos de propiedad industrial o derechos de autor, con lo cual es incuestionable la procedencia de la oposición.
(iii) Existe extrema semejanza entre el elemento figurativo principal del signo solicitado y el diseño industrial registrado, pues ambos soportes para interruptores termomagnéticos tienen una estructura básica similar, constituida por la forma de una letra I en mayúscula, siendo irrelevante para la comparación de los signos las diferencias secundarias que pudiera presentar la figura del signo solicitado respecto del diseño industrial registrado, puesto que generaría confusión en el consumidor medio.
Mediante Resolución N° 11903-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) El opositor tiene legítimo interés para formular oposición a la solicitud de registro, al ser titular, en el Perú, del diseño industrial para BASE PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, derecho de propiedad industrial que sería supuestamente infringido con la concesión del registro del signo solicitado.
(ii) Respecto a la prohibición del artículo 135 inciso f)
El signo solicitado y figura de base aisladora separadora y fija, solicitado para distinguir aislantes para barras de cobre de tableros eléctricos y productos en materias plásticas semielaboradas, no es la representación gráfica del nombre genérico ni técnico de los productos a distinguir y tampoco el nombre genérico ni técnico de los mismos, ya que si bien el elemento figurativo resulta la representación gráfica de uno de los productos (aislantes para barras de cobre de tableros eléctricos), el elemento denominativo RÍO SANTA determina que el signo solicitado cuente con la aptitud distintiva que requiere para acceder al registro.
(iii) Respecto a la prohibición del artículo 136 inciso f)
El signo solicitado infringe el derecho que tiene el opositor sobre el diseño industrial BASE PARA INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS, registrado bajo título N º 236, pues es extremadamente semejante, debido a que está constituido por una figura cuyos extremos son rectangulares, presentan orificios y están unidos en la parte central por otra figura rectangular sobre la que se aprecian otras figuras dispuestas en forma perpendicular a esta última.
(iv) Si bien el signo solicitado es distintivo y susceptible de representación gráfica, al infringir el derecho de propiedad industrial del opositor, incurre en la prohibición de registro contemplada en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, por lo que procede denegar su registro.
Con fecha 3 de noviembre del 2004, Plásticos Río Santa S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado es completamente diferente al diseño industrial solicitado, acentuándose la diferencia por estar la figura de base aisladora acompañada de la denominación RÍO SANTA en forma destacada.
(ii) El elemento relevante y distintivo del signo solicitado recae principalmente en la parte denominativa, es decir, en el nombre con el que será reconocido en el mercado, designación que sobresale en forma característica y que se encuentra ubicada en la parte superior de la figura.
(iii) La figura que acompaña a la denominación principal RÍO SANTA está compuesta por un conjunto de líneas que representa una base aisladora separadora y fija, en la cual se aprecia que:
- La figura consta de dos bases aisladoras fijas que contiene agujeros pasantes para que se puedan fijar las barras de cobre en el tablero eléctrico de acuerdo al uso. Éstas son engrapadas con la base aisladora separadora en cada extremo.
- La base aisladora separadora que se encuentra en la parte central tiene guías de engrape que van fijadas entre sí.
(iv) Dadas las particulares características de cada uno de los elementos de la propiedad industrial, es posible que un diseño industrial sea registrado también como marca y a la inversa, sin que ello signifique una dualidad de registros ni implique una contradicción en su protección.
(v) A diferencia de los diseños industriales, cuyo registro no es posible si resultan ser similares a una marca previamente solicitada o registrada, no existe en la legislación marcaria vigente norma alguna que prohiba el registro como marca de un signo que sea similar o confundible a un diseño industrial previamente solicitado o registrado, por lo que los argumentos del opositor dirigidos a pretender la denegatoria del signo solicitado carecen de sustento legal, no siendo aplicable al caso la norma invocada por el opositor. Adjuntó una resolución que consideró aplicable al caso.
No obstante haber sido notificado debidamente (2 de diciembre del 2004), Dagoberto Trujillo de la Puente no absolvió el traslado del recurso de apelación.
Con fecha 17 de enero del 2005, Dagoberto Trujillo de la Puente señaló lo siguiente:
(i) La resolución impugnada fue emitida conforme a ley, pues ha tenido en cuenta la existencia de impedimentos para el registro del signo solicitado, dada su extrema semejanza con el diseño industrial registrado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486.
(ii) La solicitante ha señalado en su recurso de apelación que el signo solicitado no es distintivo, pues es similar y confundible o extremadamente semejante al diseño industrial registrado, con lo que queda demostrado que el examen de confundibilidad practicado por la Oficina de Signos Distintivos es correcto.
(iii) La solicitante presenta una severa confusión sobre cuál es la legislación marcaria vigente, pues en ningún momento se refiere a la Decisión 486, vigente desde el 1 º de diciembre del 2000, y menciona en su apelación una resolución que fue emitida durante la vigencia de la Decisión 344.
(iv) El artículo 136 de la Decisión 486 permite y reconoce el legítimo interés del titular de un derecho de diseño industrial a oponerse al registro de una marca que le afectará indebidamente en el comercio.
(v) El supuesto del inciso f) del artículo 136 de la Decisión 486 es un impedimento de registro respecto de derechos de propiedad industrial o derecho de autor concedidos con anterioridad, es decir, que se busca impedir que un tercero no autorizado se apropie de derechos de propiedad industrial a través de una solicitud de marca.
(vi) El signo solicitado no tiene distintividad y es confundible con el diseño industrial registrado a su favor y, dado que la solicitante no cuenta con autorización del titular del derecho afectado, no procede el registro del signo solicitado como marca.
(vii) Existe semejanza entre el elemento figurativo principal del signo solicitado y el diseño industrial registrado, pues ambos soportes tienen una estructura básica similar, constituida por la forma de una I mayúscula, siendo irrelevantes las diferencias secundarias que pudiera presentar la figura del signo solicitado respecto del diseño industrial registrado, dado que se generaría confusión en el consumidor medio.
(viii) El elemento relevante del signo solicitado no es la denominación RÍO SANTA, pues se encuentra en letras diminutas que no serán apreciadas con facilidad por los consumidores, siendo la figura de la base para interruptor termomagnético el elemento principal que se observa de una apreciación visual y de conjunto del signo solicitado, siendo este elemento confundible con su diseño industrial.
Con fecha 25 de enero del 2005, Plásticos Río Santa S.A. solicitó que se tenga en cuenta al momento de resolver la Resolución N º 14072-2004/OIN-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004, que declaró infundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta en su contra por el opositor en base al diseño industrial registrado. En dicha resolución, se determinó que el diseño industrial protegido y el diseño o figura marca RÍO SANTA no presentaban las mismas características, por lo que no se infringía el alcance de protección conferido al diseño industrial registrado mediante título N º 326. Adjuntó copia de la resolución y del informe técnico respectivo.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el diseño industrial registrado a favor de Dagoberto Trujillo de la Puente.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Dagoberto Trujillo de la Puente es titular del diseño industrial denominado BASE PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, C.I.D.5 13-03, registrado bajo título N º 326, vigente hasta el 10 de abril del 2006. La solicitud fue presentada el 10 de abril de 1996, otorgándose el registro el 18 de mayo de 1998.
b) Con fecha 30 de junio del 2003, Dagoberto Trujillo de la Puente interpuso, mediante expediente N° 658-2003/OIN, acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Plásticos Río Santa S.A., en base al diseño industrial para BASE PARA INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, inscrito bajo título N º 326.
Mediante Resolución N° 1407-2004/OIN-INDECOPI de fecha 29 de noviembre del 2004, que ha quedado consentida, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial, pues consideró que el producto que fabrica y utiliza Plásticos Río Santa S.A. (base para interruptores termomagnéticos) no presenta las mismas características de forma que el diseño industrial protegido a favor de Dagoberto Trujillo de la Puente.
2. Cuestión previa
Previamente al análisis, conviene precisar que, a diferencia de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 que no establecían como causal de prohibición de registro de una marca la confundibilidad de la misma con una solicitud o registro anterior de un diseño industrial, el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial (dentro de los cuales se encuentran los derechos sobre diseños industriales) o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.
En tal sentido, a partir del 1 º de diciembre del 2000 -fecha en que entró en vigencia la Decisión 486 1 -, es posible formular oposición a una solicitud de registro de marca en base a un diseño industrial, como sucede en el presente caso, por lo que la Oficina de Signos Distintivos actuó conforme a ley al admitir la oposición formulada por el señor Dagoberto Trujillo de la Puente y al emitir la Resolución N º 11903-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004.
3. Acerca de los diseños industriales
3.1 Consideraciones previas
Los empresarios al concurrir al mercado presentan sus productos bajo formas estéticamente atractivas. De este modo, pretenden que, ante productos de distinta naturaleza y que reportan la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean más agradables externamente. Precisamente, para proteger las creaciones de forma estéticas de los productos se ha previsto la figura del diseño industrial.
A través de los diseños industriales se protegen aquellas creaciones de forma que tienen por finalidad satisfacer las exigencias estéticas del consumidor. La expresión “diseño industrial” hace referencia, por ende, a la innovación formal que se incorpora a la apariencia externa de los productos industriales.
Cerdá Albero 2 señala que en el diseño industrial se dan cita los siguientes intereses:
- El interés de los empresarios: Que invierten en hacer más atractivos sus productos. - El interés de los diseñadores: Que incrementan con su creatividad el valor de los productos de diseño.
- El interés de los consumidores: Que satisfacen sus gustos estéticos a través de la puesta a disposición en el mercado de los diseños industriales.
- El interés del propio mercado: Que ve favorecido el fomento de las inversiones con la introducción de nuevos diseños que determinan el enriquecimiento del acervo de las formas estéticas.
3.2 Dibujos industriales, modelos industriales y diseños industriales
Si bien algunas leyes hacen una diferenciación entre dibujos industriales y modelos industriales, la tendencia actual de la legislación en la mayoría de países es integrar ambas figuras bajo un concepto unitario: el de los diseños industriales.
Así, la Decisión 85 (artículo 45) consideraba como modelo industrial a toda forma plástica que sirviera de tipo para fabricar productos industriales o de artesanía que les diera una apariencia especial y no implicara efectos técnicos. Asimismo, se consideraba dibujo industrial a toda reunión de líneas o combinación de colores que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial sin que cambiase el destino de dicho producto.
En las Decisiones 311 (artículo 57), 313 (artículo 57), 344 (artículo 58) y 486 (artículo 113) se fusionan ambos conceptos en el concepto de diseño industrial, que comprende la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
La distinción entre “dibujos y “modelos” es intrascendente. El régimen sustantivo y la protección conferida a ambos son idénticos. En la práctica suelen estar refundidos inseparablemente en la misma creación elementos bidimensionales (efectos de superficie) y elementos tridimensionales. El concepto de “diseño industrial” es apropiado y abarca ambos tipos de formas 3 .
3.3 Marco conceptual
El artículo 113 de la Decisión 486 señala que se considera diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Bodenhause n 4 señala que los dibujos o modelos industriales están constituidos por los aspectos o elementos ornamentales de un artículo utilitario, incluso sus características de dos o tres dimensiones en cuanto a forma y superficie que constituyen la apariencia del artículo.
Conviene también citar la definición formulada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los diseños industriales: “Se refiere al derecho garantizado en muchos países, de acuerdo a un sistema registral, para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad de diseño”. 5
De las anteriores definiciones del diseño industrial se desprenden los siguientes elementos que le son característicos:
- El diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya sea en su superficie bidimensional (líneas, colores, transparencia, brillo, etc.) o en su forma tridimensional (contornos, volúmenes).
- El diseño industrial debe ser arbitrario, esto es, no necesario para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaria. Así, la protección del diseño no abarca a las características únicamente impuestas por razones puramente prácticas o técnicas - como el mejor funcionamiento de un objeto o sistema - y que no tengan como finalidad mejorar la apariencia del producto. Existen otras figuras jurídicas que protegen estos desarrollos (patentes de invención y modelos de utilidad). 6
- El diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, confiriéndole una fisonomía nueva y propia. En tal sentido, el diseño industrial otorga un valor agregado al objeto en cuestión.
- El diseño industrial debe ser percibido por la vista en su uso o funcionamiento. Así, la forma de un componente electrónico, al interior de un artefacto, que no es percibido por la vista, no constituye un diseño industrial.
- El diseño industrial debe aplicarse a un artículo utilitario, esto es, susceptible de ser reproducido artesanal o industrialmente. Así, no constituye un diseño industrial un cuadro cuya finalidad sea únicamente la contemplación estética.
3.4 Protección de los diseños industriales
El derecho exclusivo sobre un diseño industrial se adquiere por el registro ante la oficina competente y otorga a su titular una protección por el período de su concesión oponible universalmente (erga omnes).
3.5 Derechos que confiere el registro de un diseño industrial
El artículo 129 de la Decisión 486 establece que el registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.
De otro lado, el artículo 130 de la referida Decisión señala que la protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.
La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.
Finalmente, si bien la Decisión 486 no señala expresamente que el registro de una marca puede ser denegado en base al registro de un diseño industrial, el artículo 136 inciso f) de la referida Decisión establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial (dentro de los cuales se encuentran los derechos sobre diseños industriales) o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.
En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado por Plásticos Río Santa S.A. infringe el derecho de propiedad industrial (consistente en el diseño industrial registrado bajo título N° 326) de Dagoberto Trujillo de la Puente.
3.6 Examen comparativo
El signo solicitado consiste en la denominación RÍO SANTA seguida de la figura de un conjunto de base aisladora separadora y fija aplicada a interruptores térmicos; conforme al modelo, que se aprecia a continuación:
En el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 7 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el signo solicitado, son relevantes tanto el elemento denominativo -constituido por la denominación RÍO SANTA- como el figurativo -conformado por la figura de un conjunto de base aisladora separadora y fija aplicada a interruptores térmicos.
Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado y el diseño industrial, se aprecia lo siguiente:
(i) Si bien en ambos elementos los extremos tienen forma rectangular, en el signo solicitado son alargados y los vértices son redondeados, mientras que en el diseño industrial registrado son semicirculares.
(ii) En el signo solicitado se aprecian cinco agujeros en los extremos, dos de ellos dentro de unas cavidades circulares de mayor tamaño, mientras que en el diseño industrial registrado se aprecian tres agujeros de similar tamaño.
(iii) La pieza central es de forma sustancialmente rectangular, apreciándose en el signo solicitado dos piezas, cada una de las cuales está dividida en tres porciones por tres paredes lisas y una cuarta discontinua, en la primera y tercera porción se aprecian protuberancias con forma de H; mientras que en el diseño industrial registrado la pieza central se encuentra dividida en tres porciones por cuatro paredes paralelas y se observan seis agujeros.
(iv) La pieza central rectangular en el signo solicitado presenta en uno de los extremos un rebaje rectangular y uno saliente, mientras que en el diseño industrial registrado se aprecian cuatro protuberancias paralelas que sobresalen de los lados mayores.
(v) El signo solicitado presenta la denominación RÍO SANTA, mientras que el diseño industrial carece de denominación.
En consecuencia, las diferencias que presentan el signo solicitado y el diseño industrial registrado les otorgan características propias que producen una impresión visual de conjunto diferente, dada la disposición de sus elementos, no encontrándose el signo solicitado incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso f) de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 11903-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación RÍO SANTA seguido de la figura de un conjunto de base aisladora separadora y fija aplicada a interruptores térmicos; conforme al modelo, solicitado por Plásticos Río Santa S.A. (Perú), para distinguir aislantes para barras de cobre de tableros eléctricos; productos en materias plásticas semielaboradas, de la clase 17 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual /lp
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1 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
2 Fernando Cerdá Albero, Diseño Industrial: Protección jurídica en España y perspectivas de la Comunidad Europea, Revista General de Derecho, Sección de derecho de la competencia y de los bienes inmateriales, 1994, p. 3671.
3 La Protección Jurídica del Diseño Industrial, en: OMPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/3 del 27.11.96, Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial, pp. 2 y 3.
4 G.H.C. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Ginebra 1969, p. 23.
5 Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.
6 Al respecto, Otero Lastres ( El Modelo Industrial , Madrid 1977, p. 359) señala: “Si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, la creación de forma podrá ser protegida como modelo industrial. Por el contrario, si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como modelo industrial. Pero podrá ser amparada por un Derecho de modelo de utilidad cuando tanto en la forma como en el efecto técnico producido concurra el requisito de la novedad”.
Por su parte, la Ley Modelo de OMPI estipula que la protección de un diseño industrial no debería extenderse a “todo lo que en un diseño sirva solamente para obtener un resultado técnico”. En La Protección Jurídica del Diseño Industrial (nota 3).
7 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0279-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 191938-2003
ACCIONANTE : ZHI KUI LIAO YANG
EMPLAZADAS : SUDAMERI IMPORT S.R.L. OTILIA DÁVILA DE CABREJOS
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial: Fundada - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Imposición de sanciones - Convalidación de acto administrativo
Lima, diecisiete de marzo del dos mil cinco I. ANTECEDENTES
Con fecha 1 º de octubre del 2003, Zhi Kui Liao Yang (Perú) formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Sudameri Import S.R.L. y Otilia Dávila de Cabrejos. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular de la marca CASTIL, registrada bajo certificado N º 72799, para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 26 de junio del 2011.
(i) Las emplazadas vienen importando y comercializando interruptores, conectores para fluorescentes y enchufes distinguidos con su marca registrada.
(ii) Se debe tener en cuenta que dado que las emplazadas tenían conocimiento que era titular de la marca CASTIL, han consignado maliciosamente en sus declaraciones el término CAST, con la única finalidad de burlarse de la autoridad.
(iv) Solicitó se dicten las medidas cautelares consistentes en el cese de uso de la denominación CASTIL, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir interruptores, conectores para fluorescentes y enchufes y que, una vez realizada la visita inspectiva, se dicte la medida cautelar de inmovilización de todos los interruptores, conectores para fluorescentes y enchufes en los que aparezca la denominación CASTIL.
Adjuntó medios probatorios.
Mediante proveído de fecha 3 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos:
(i) Tuvo por interpuesta la acción, corriendo traslado de la misma a las emplazadas y/o a las personas naturales o jurídicas conductoras de los locales.
(ii) Dispuso se practique una diligencia de inspección -en calidad de requerimiento de información- en los locales de Sudameri Import S.R.L., ubicado en Jr. Cuzco N º 830 - Cercado de Lima, y de Otilia Dávila de Cabrejos, ubicado en Jr. Cuzco N º 812 - Cercado de Lima.
(iii) En el caso de autos, se ha acreditado la verosimilitud del carácter ilegal del daño, pues de los argumentos vertidos por la accionante, así como de las pruebas presentadas, se desprende la existencia de elementos de juicio que permiten concluir que el uso por parte de las emplazadas del signo CASTIL podría inducir a confusión a los consumidores respecto a la marca de producto del accionante, inscrita bajo certificado N º 72799, ocasionando un daño económico o comercial injusto en perjuicio del accionante. En tal sentido, dictó la medida cautelar de cese de uso del signo constituido por la denominación CASTIL, usada en forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
(iv) De verificarse en la diligencia de inspección la existencia de productos de tal clase y/o material publicitario en los que se use el signo CASTIL, dispuso se dicte la medida cautelar de inmovilización de tales artículos, incluyendo catálogos y folletería (con excepción de carteles).
Con fecha 7 de octubre del 2003, se realizaron las diligencias de inspección, verificándose lo siguiente:
(i) En el local de Sudameri Import S.R.L., ubicado en Jr. Cuzco 830 - Cercado de Lima, se verificó el uso del signo CASTIL para distinguir productos tales como soquetes rectos y tomacorriente visibles, haciéndose efectivas las medidas cautelares de cese de uso e inmovilización de productos, en la cantidad de 4 cajas de soquetes circulares, cada caja contiene 50 piezas; 4 cajas de soquetes rectos, cada caja contiene 25 piezas; 1 caja de tomacorriente visible, conteniendo 12 piezas; todos con el signo CASTIL, materia de la acción, nombrándose como depositario al señor Jorge Cabrejos Dávila. El señor Cabrejos, gerente de la empresa, manifestó que importó productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial con las marcas NEW y CAST, pero que ya los había comercializado, y que actualmente no tiene a la venta los productos mencionados.
(i) En el local de Otilia Dávila de Cabrejos, ubicado en Jr. Cuzco N º 812 - Cercado de Lima, se apreció que se dedica a la comercialización de artículos de ferretería, verificándose el uso de la marca CASTIL, para distinguir productos de iluminación de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, haciéndose efectivas las medidas cautelares de cese de uso e inmovilización de productos, en la cantidad de 24 cajas de 20 piezas cada y 40 unidades de accesorios eléctricos CASTIL con código (813); 3 cajas de 10 unidades cada una y 2 unidades de accesorios eléctricos CASTIL con código (820); 15 cajas de 20 cajas de 10 unidades cada una de accesorios eléctricos CASTIL con código (810), los cuales presentaban la indicación "Exportado por Guandong Agricultural Machinery Import & Export Co. Importado por Importaciones Wing Fung S.A. Jr. Paruro 949 Lima Perú RUC 20379822887".
Con fecha 15 de octubre del 2003, Otilia Dávila de Cabrejos (Perú), representada por Jorge Cabrejo Dávila, contestó la acción por infracción manifestando lo siguiente:
(i) La mercadería inmovilizada la comercializa desde hace mucho tiempo, adquiriendo los productos de la empresa Importaciones Wing Fung S.A., siendo productos originales; y que a pesar que contaban con el distintivo de la empresa importadora fueron inmovilizados, lo que significa un perjuicio para su negocio.
(i) Solicitó el levantamiento de la inmovilización, al comprobarse que es mercadería original que no tiene nada que ver con la denuncia interpuesta. Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 15 de octubre del 2003, Sudameri Import S.R.L. (Perú) contestó la acción por infracción manifestando lo siguiente:
(ii) La mercadería inmovilizada la comercializa desde hace mucho tiempo, adquiriendo los productos de la empresa Importaciones Wing Fung S.A., siendo productos originales, y que a pesar que contaban con el distintivo de la empresa importadora fueron inmovilizados, lo que significa un perjuicio para su negocio.
(iii) Solicitó el levantamiento de la inmovilización, al comprobarse que es mercadería original que no tiene nada que ver con la denuncia interpuesta. Adjuntó medios probatorios.
Mediante proveído de fecha 6 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos dispuso lo siguiente:
(i) Al escrito presentado por Otilia Dávila de Cabrejos, a fin de proveer cumpla con presentar el documento de poder en el que conste las facultades conferidas a Jorge Dávila Cabrejo para actuar en representación de Otilia Dávila de Cabrejos, en el plazo de dos días útiles.
(i) Al escrito presentado por Sudameri Import S.R.L., a fin de proveer cumpla con acreditar que Jorge Dávila Cabrejo es el gerente de la empresa, en el plazo de dos días útiles.
(ii) Citó a las partes a audiencia de conciliación para el día 1 º de diciembre del 2003.
Con fecha 14 de noviembre del 2003, Sudameri Import S.R.L., representada por Jorge Cabrejo Dávila, presentó la copia literal de Registros Públicos de la vigencia de nombramiento como mandatario de la empresa. Asimismo, presentó copia de la carta poder de Otilia Dávila de Cabrejos.
Con fecha 19 de noviembre del 2003, Zhi Kui Liao Yang solicitó se fije nueva fecha para la audiencia de conciliación.
Con fecha 1 º de diciembre del 2003, no se pudo llevar a cabo la audiencia de conciliación por la inasistencia del accionante. Se dejó constancia de la presencia del señor Jorge Cabrejos Dávila, en representación de Sudameri Import S.R.L. y de Otilia Dávila de Cabrejos.
Mediante proveído de fecha 2 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos:
(i) Tuvo por cumplido el mandato de fecha 6 de noviembre del 2003 y por contestada la acción por parte de Sudameri Import S.R.L.
(i) Habiendo transcurrido el plazo sin que Otilia Dávila de Cabrejos cumpla con el
proveído de fecha 6 de noviembre del 2003, la declaró en rebeldía.
(ii) Requirió al accionante que cumpla con presentar copia del escrito de fecha 19
de noviembre del 2003 y los recaudos para las otras partes, en el plazo de dos
días útiles.
(iv) Citó nuevamente a las partes a una audiencia de conciliación para el día 12 de enero del 2004.
Con fecha 12 de enero del 2004, se realizó la audiencia de conciliación, en la cual, luego de las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio. Se dejó constancia que Jorge Cabrejo Dávila asistió en representación de la "reclamada".
Mediante Resolución N º 11964-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Sudameri Import S.R.L. y Otilia Dávila de Cabrejos; prohibió a las emplazadas el uso de la denominación CASTIL, materia de la acción tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial; convirtió en definitivas las medidas cautelares dictadas con motivo de la interposición de la acción y sancionó a las emplazadas con una multa equivalente a una (01) UIT a cada una. Consideró lo siguiente:
(i) De la revisión de las pruebas que obran en autos consistentes en las declaraciones únicas de aduanas y las actas de inspección, ha quedado establecido que las emplazadas han venido importando y comercializando productos con la marca CASTIL, pertenecientes a la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, no habiéndose acreditado que el uso de dicho signo se haya efectuado con la autorización correspondiente por parte del accionante, afectando de esta manera sus derechos de exclusiva e induciendo a confusión al público consumidor.
(i) Dada la identidad existente entre el signo empleado en los productos importados y comercializados por las emplazadas y la marca registrada a favor del accionante, es probable que el consumidor asuma que los productos de aquéllas corresponden a los que ofrece el accionante, por lo que las emplazadas han incurrido en una infracción a los derechos de propiedad industrial del accionante, al comercializar en el país productos que no obstante no haber sido marcados por éste o por persona autorizada, se encuentran identificados con su marca registrada sin su autorización.
(ii) Precisó que aun cuando las emplazadas no sean las responsables de la fabricación o elaboración de los productos, han incurrido en una infracción, por el hecho de importar y comercializar los productos en nuestro país.
(iv) Respecto a lo manifestado por Sudameri Import S.A., respecto a que los productos los adquirió de Importaciones Wing Fung S.A., cabe señalar que no ha acreditado tal hecho, puesto que de las pruebas presentadas, consistentes en las facturas emitidas por la mencionada empresa, no se aprecia la venta de productos con la marca en cuestión.
Con fecha 19 de octubre del 2004, Sudameri Import S.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La copia de la Declaración Única de Aduana presentada por el accionante y que corresponde a la importación de diversas mercaderías contiene la nacionalización de los productos conectores para fluorescentes circular y recto con la marca CAST, no CASTIL. La mercadería importada de la República Popular China fue aforada asignándole canal rojo. El funcionario de aduanas constató que lo declarado y el reconocimiento físico correspondían, es decir, que se importó productos con la marca CAST, disponiendo el levante de la mercancía, es decir, la nacionalización.
(i) Lo anterior demuestra que en ningún momento importó productos como conectores para fluorescentes circular y recto con la marca CASTIL.
(ii) Importó conectores para fluorescentes circular y recto con la marca CAST y no CASTIL.
(iv) Si bien en el acta de inspección se aprecia que encontraron 4 cajas de soquetes circulares, 4 cajas de soquetes rectos y una caja de toma corrientes con la marca CASTIL, no se encontraron conectores para fluorescentes circular y recto. En consecuencia, no es posible presumir que los objetos materia de la medida cautelar son los que importó la empresa, siendo evidente que son distintos los productos, como se aprecia de la Declaración Única de Aduana y el acta de inspección.
(v) Conoce y conocía que el titular de la marca CASTIL es el emplazado, pues es su proveedor a través de la empresa Importaciones Wing Fung S.A., de la cual es accionista. Sin embargo, en su caso, no se han encontrado físicamente los productos objeto de la denuncia, además que ha presentado pruebas que demuestran que la mencionada empresa es la proveedora de los productos que comercializa.
(vi) Del acta de inspección se aprecia que no se constató la presencia de interruptores, conectores y enchufes marca CAST, así como tampoco con la marca CASTIL, sino se verificó la existencia de 4 cajas de soquetes circulares, 4 cajas de soquetes rectos y una caja de tomacorrientes con la marca CASTIL.
(vii) En la resolución apelada, se menciona la cantidad de 1300 docenas de fluorescentes, lo que es falso, pues ni el accionante en la denuncia ni en el acta de diligencia de inspección se hace referencia a fluorescentes. Además, si son dos los denunciados, a quién o en qué proporción se atribuyen los bienes, porque se debe tener en cuenta que la ley prescribe que la responsabilidad al momento de establecerse una sanción es individual. Cabe mencionar que en la Declaración Única de Aduana perteneciente a su empresa no se hace mención a la importación de fluorescentes.
(vii) La motivación del acto administrativo debe tener relación directa y concreta de los hechos probados relevantes del caso específico y no pueden ser motivaciones contradictorias y oscuras, por lo que se configura la nulidad de la resolución impugnada.
Con fecha 19 de octubre del 2004, Otilia Dávila de Cabrejos interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) En la resolución apelada, se señala que no se llegó a acuerdo conciliatorio alguno, al analizarse la imposición de la sanción, se menciona que no asistió a la audiencia de conciliación programada, cuando conforme se aprecia de lo actuado estuvo representada por el señor Jorge Cabrejo Dávila, siendo una resolución contradictoria y a la vez oscura, por lo que se encuentra incursa en causal de nulidad.
(i) La copia de la Declaración Única de Aduana presentada por el accionante y que corresponde a la importación de diversas mercaderías contiene la nacionalización de los productos interruptores, conectores y enchufes con la marca CAST no CASTIL. La mercadería importada de la República Popular China fue aforada asignándole canal rojo. El funcionario de aduanas constató que lo declarado y el reconocimiento físico correspondían, es decir, que se importó productos con la marca CAST, disponiendo el levante de la mercancía, es decir, su nacionalización.
(ii) Lo anterior demuestra que en ningún momento importó productos como interruptores, conectores y enchufes con la marca CASTIL.
(iv) Importó interruptores, conectores y enchufes con la marca CAST y no CASTIL, siendo indebida la interpretación realizada por la Oficina de Signos Distintivos.
(v) Si bien en el acta de inspección se aprecia que encontraron accesorios eléctricos con la marca CASTIL, no se indica que los productos fueran interruptores, conectores y enchufes. En consecuencia, de dónde se presume que los objetos materia de la medida cautelar son los que ella importó.
(vi) Conoce y conocía que el titular de la marca CASTIL es el emplazado, pues es su proveedor a través de la empresa Importaciones Wing Fung S.A., de la cual es accionista.
(vii) Del acta de inspección se aprecia que no se constató la presencia de interruptores, conectores y enchufes marca CAST, sino la de accesorios eléctricos con la marca CASTIL, es decir, mercancías no determinadas o determinables.
(viii) En la resolución apelada, se menciona la cantidad de 1300 docenas de f luorescentes, lo que es falso, pues ni el accionante en la denuncia ni en el acta de diligencia de inspección se hace referencia a fluorescentes de marca CASTIL.
(ix) La motivación del acto administrativo debe tener relación directa y concreta de los hechos probados relevantes del caso específico y no pueden ser motivaciones contradictorias y oscuras, por lo que se configura la nulidad de la resolución impugnada.
A pesar de haber sido debidamente notificado, Zhi Kui Liao Yang no absolvió el traslado de los recursos de apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si Sudameri Import S.R.L. y Otilia Dávila de Cabrejos han infringido los derechos de propiedad industrial del accionante.
b) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones a imponerse.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Zhi Kui Liao Yang es titular de la marca de producto CASTIL, que distingue aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución, de agua e instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 72799, vigente hasta el 26 de junio del 2011.
2. Cuestión previa
La Oficina de Signos Distintivos declaró rebelde a la emplazada Otilia Dávila Cabrejos y tuvo por no contestada la acción, pues consideró que no había cumplido con presentar el documento de poder en el que consten las facultades conferidas a Jorge Cabrejo Dávila para actuar en su representación, en el plazo de dos días útiles.
De lo actuado en el procedimiento, se advierte que:
- Con fecha 15 de octubre del 2003, Otilia Dávila de Cabrejos, representada por Jorge Cabrejo Dávila, contestó la acción por infracción.
- Con fecha 14 de noviembre del 2003, Sudameri Import S.R.L., representada por Jorge Cabrejo Dávila, presentó copia de la carta poder de Otilia Dávila de Cabrejos.
- Mediante proveído de fecha 2 de diciembre del 2003, habiendo transcurrido el plazo sin que Otilia Dávila de Cabrejos cumpla con el proveído de fecha 6 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos la declaró en rebeldía.
De acuerdo con el principio de verdad material que rige el procedimiento administrativo 1 , según el cual las actuaciones administrativas deben estar dirigidas a la identificación y esclarecimiento de los hechos reales producidos y a constatar la realidad, independientemente de cómo hayan sido alegadas, y, en su caso, probadas por los administrados 2 ; la Oficina de Signos Distintivos poseía la documentación que acreditaba que el señor Jorge Cabrejo Dávila gozaba de facultades para representar a la señora Otilia Dávila de Cabrejos, pues a través de un escrito presentado por la empresa Sudameri Import S.R.L. se había adjuntado la carta poder respectiva con fecha 14 de noviembre del 2003.
Adicionalmente, cabe mencionar que, en el expediente N º 191939-2003, relativo a la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Importaciones Wing Fung (luego se tuvo como accionante a Zhi Kui Liao Yang) contra Sudameri Import S.R.L. y Otilia Dávila de Cabrejos, obra la carta poder mediante la cual Otilia Dávila de Cabrejos le otorga poder a Jorge Cabrejo Dávila (fojas 80).
En el presente caso, se determina que las facultades de representación del señor Jorge Cabrejo Dávila para actuar en nombre de Otilia Dávila de Cabrejos se encontraban acreditadas, por lo que la Oficina de Signos Distintivos no debió declarar la rebeldía de Otilia Dávila de Cabrejos, debiendo darle trámite a la contestación de la acción presentada por ésta y pronunciarse sobre sus argumentos, a pesar de que el escrito fue presentado por la empresa Sudameri Import S.R.L.
No obstante lo anterior, se aprecia que los argumentos de la señora Otilia Dávila Cabrejos en su escrito de contestación a la acción por infracción son similares a los expresados por la empresa Sudameri Import S.R.L., los mismos que fueron considerados por la Oficina de Signos Distintivos al emitir la Resolución N° 11964-2004/OSD-INDECOPI.
Por las consideraciones expuestas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 27444 3 , corresponde declarar la convalidación de la Resolución N° 11964-2004/OSD-INDECOPI, pues su nulidad no influiría en el sentido de la misma o en las consecuencias de tal acto procesal, ni originaría un cambio sustancial en cuanto al sentido de lo opinado por la Oficina de Signos Distintivos. En tal sentido, debe entenderse que la emplazada Otilia Dávila de Cabrejos contestó la acción por infracción de acuerdo a ley.
3. Infracción a los derechos de propiedad industrial
3.1 Marco legal
El artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
El artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 otorga al titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión.
Por otro lado, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.
3.2 Uso del signo infractor por parte de las emplazadas
La accionante ha presentado, a fin de acreditar el supuesto acto infractor, los siguientes medios probatorios:
- Impresión de la página web http://www.aduanet.gob.pe de la Declaración Única de Aduanas (A) que corresponde a la Importación definitiva realizada por la empresa Sudameri Impo rt S.R.L. de diversos productos, entre ellos, conectores marca CAST (fojas 9 a 11).
- Impresión de la página web http://www.adu an et.gob.pe de la Declaración Única deAduanas (A) que corresponde a la Importación definitiva realizada por Otilia Dávila de Cabrejos de diversos productos, entre ellos, interruptores marca CAST, conectores marca CAST para fluorescente, enchufes marca CAST (fojas 15 a 17). - Impresión de consulta Impo rt ador vs. Pa rt ida (fojas 18 a 22).
- Fotocopia de impresión de la declaración de valor de Otilia Dávila de Cabrejos (fojas 23).
- Empaque en el que se aprecia la denominación CASTIL (fojas 45).
- Fotocopia de la Proforma N º 01471 del establecimiento Ferre Kabrejos Impo rt , ubicado en Jr. Cuzco 812, por soquetes fluorescente y soquete circular (foja 25).
- Fotocopia de la boleta de venta N º 001-00698 de fecha 30 de setiembre del 2003, emitida por Ferretería Kabrejos Import de Otilia Dávila de Cabrejos, por la venta de 1 soquete circular (foja 26).
En las diligencias de inspección, se verificó lo siguiente:
(i) En el local de Sudameri Import S.R.L., ubicado en Jr. Cuzco 830 - Cercado de Lima, se verificó el uso del signo CASTIL para distinguir productos tales como soquetes rectos y tomavisibles, haciéndose efectivas las medidas cautelares de cese de uso e inmovilización de productos, en la cantidad de 4 cajas de soquetes circulares, cada caja contiene 50 piezas; 4 cajas de soquetes rectos, cada caja contiene 25 piezas; 1 caja de tomacorriente visible, conteniendo 12 piezas; todos con el signo CASTIL. El señor Cabrejos -gerente de la empresa-manifestó que importó productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial con las marcas NEW y CAST, pero que ya los había comercializado y que actualmente no tiene a la venta los productos mencionados.
(ii) En el local de Otilia Dávila de Cabrejos, ubicado en Jr. Cuzco N º 812 - Cercado de Lima, se apreció que se dedica a la comercialización de artículos de ferretería, verificándose el uso de la marca CASTIL, para distinguir productos de iluminación de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, haciéndose efectivas las medidas cautelares de cese de uso e inmovilización de productos, en la cantidad de 24 cajas de 20 piezas cada y 40 unidades de accesorios eléctricos CASTIL con código (813); 3 cajas de 10 unidades cada una y 2 unidades de accesorios eléctricos CASTIL con código (820); 15 cajas de 20 cajas de 10 unidades cada una de accesorios eléctricos CASTIL con código (810), los cuales presentaban la indicación "Exportado por Guandong Agricultural Machinery Import & Export Co. Importado por Importaciones Wing Fung S.A. Jr. Paruro 949 Lima Perú RUC 20379822887".
Sudameri Import S.R.L. ha manifestado lo siguiente:
- La mercadería inmovilizada la comercializa desde hace mucho tiempo, adquiriendo los productos de la empresa Importaciones Wing Fung S.A., siendo productos originales y que a pesar que contaban con el distintivo de la empresa importadora fueron inmovilizados, lo que significa un perjuicio para su negocio.
- En ningún momento importó productos como conectores para fluorescentes circular y recto con la marca CASTIL.
- Importó conectores para fluorescentes circular y recto con la marca CAST y no CASTIL. Otilia Dávila de Cabrejos ha manifestado lo siguiente:
- No importó productos como interruptores, conectores y enchufes con la marca CASTIL.
- Importó interruptores, conectores y enchufes con la marca CAST y no CASTIL.
- Si bien en el acta de inspección se aprecia que encontraron accesorios eléctricos con la marca CASTIL, no se indica que los productos fueran interruptores, conectores y enchufes.
Del análisis de las pruebas presentadas en el presente expediente, de lo verificado en la diligencia de inspección practicada con motivo del procedimiento, así como de lo manifestado por las emplazadas, se aprecia que:
- Sudameri Import S.R.L. ha comercializado soquetes circulares, soquetes rectos, tomacorriente visible, identificados con el signo CASTIL, materia de la acción.
- Otilia Dávila de Cabrejos ha comercializado productos de iluminación, accesorios eléctricos, identificados con el signo CASTIL, materia de la acción.
Asimismo, cabe mencionar que las Declaraciones Únicas de Aduanas no demuestran que las emplazadas hayan importado productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial con la marca CASTIL, sino con el signo CAST.
Respecto a lo manifestado por las emplazadas, en el sentido que conocían y conocen que el titular de la marca CASTIL es el accionante, pues es su proveedor a través de su empresa Importaciones Wing Fung S.A., de la cual es accionista, cabe señalar que las emplazadas no han demostrado este hecho ni cuentan con la autorización respectiva otorgada por el accionante como titular de la marca registrada CASTIL, por lo que, de conformidad con lo establecido en la legislación de propiedad industrial, deberá establecerse si el uso del signo CASTIL materia de la acción por infracción por parte de las emplazadas vulnera los derechos de propiedad industrial de Zhi Kui Liao Yang, correspondiendo establecer si existe riesgo de confusión entre el signo usado por las emplazadas y la marca registrada a favor del accionante.
4. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 4 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 5 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 7 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 8 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 9 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
4.1. Similitud o conexión competitiva
El signo usado por Sudameri Import S.R.L. distingue soquetes circulares, soquetes rectos, tomacorriente visible, y el signo usado por la señora Otilia Dávila de Cabrejos distingue productos de iluminación y accesorios eléctricos, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, mientras que la marca registrada identifica aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución, de agua e instalaciones sanitarias, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial
Al respecto, se advierte que los productos que distinguen los signos usados por las emplazadas se encuentran comprendidos entre los productos que distingue la marca registrada del accionante.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 10 y 76-IP-2000 11 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos en cuestión, resulta razonable suponer que los consumidores prestarán cierta atención al momento de adquirirlos, en razón a sus requerimientos particulares, calidad y costo.
La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo usado por las emplazadas y la marca registrada del accionante, se aprecia que son idénticos fonética y gráficamente.
4.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones expuestas, dado que existe similitud o conexión competitiva entre los productos que identifican los signos e identidad fonética y gráfica entre los signos, se determina que los signos utilizados por las emplazadas son capaces de inducir a confusión al público consumidor.
5. Comisión del acto infractor
En atención a lo expuesto, los signos utilizados por las emplazadas vulneran los derechos de propiedad industrial de Zhi Kui Liao Yang, respecto a su marca CASTIL, registrada bajo certificado N º 72799, para distinguir productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose comprendidos dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.
6. Determinación de las sanciones
El artículo 242 del Decreto Legislativo 823 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial darán lugar a la aplicación de una sanción, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.
La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada de conformidad con el artículo 242 del Decreto Legislativo 823 por haber infringido los derechos de propiedad industrial. A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar estos derechos sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.
Para efectos de determinar la sanción a imponer, se ha tomado en consideración lo siguiente:
a) No existe información que permita determinar el provecho ilícito obtenido por las emplazadas.
b) La identidad gráfica y fonética entre los signos, para distinguir productos pertenecientes a la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
c) Las emplazadas brindaron las facilidades durante la realización de la diligencia de inspección.
d) La conducta procesal de las emplazadas, quienes acudieron a las audiencias de conciliación.
Respecto a lo manifestado por la señora Otilia Dávila de Cabrejos, en el sentido que en la resolución apelada al analizarse la imposición de la sanción se menciona que no asistió a la audiencia de conciliación programada, cuando conforme se aprecia de lo actuado estuvo representada por el señor Jorge Cabrejo Dávila, por lo que es una resolución contradictoria y a la vez oscura que se encuentra incursa en causal de nulidad, cabe mencionar que este hecho no vicia de nulidad la resolución, toda vez que, constituye un criterio a tener en cuenta para la imposición de la sanción, siendo que, en el presente caso, de lo actuado en el procedimiento, contrariamente a lo expresado por la Oficina de Signos Distintivos, se advierte que la emplazada Otilia Dávila de Cabrejos fue representada en las audiencias de conciliación por Jorge Cabrejo Dávila.
En base a las consideraciones anteriores, la Sala considera conveniente imponer la sanción de multa ascendente a 0,5 UIT a cada una de las emplazadas.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR en parte la Resolución N º 11964-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, declarar FUNDADA la acción por infracción interpuesta por Zhi Kui Liao Yang contra Sudameri Import S.R.L. y Otilia Dávila de Cabrejos, modificándola en el extremo de la multa, imponiéndole a la empresa Sudameri Import S.R.L. y a Otilia Dávila de Cabrejos la sanción de multa ascendente a 0,5 (media) UIT a cada una.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
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1 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444.
2 Morón Urbina, Comentarios Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica S.A., Primera Edición, Octubre 2001, p. 41.
3 Artículo 14.- Conservación del acto
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado.
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial
14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.
4 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
5 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...) ”.
6 Ver nota 4.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
8 Ver nota 5.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 10), p. 15.