RESOLUCIÓN N° 0277-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 207665-2004
SOLICITANTE : COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A.
Examen de registrabilidad - Vigencia de marca registrada
Lima, diecisiete de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de abril del 2004, Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación AMÉRICA dentro de una figura estilizada de mundo, y la palabra TELEVISIÓN debajo, todo en colores rojo, blanco y negro; conforme al modelo, para distinguir servicios de comunicaciones y/o telecomunicaciones prestados a través de redes de datos públicas o privadas, especialmente transmisión, recepción, acceso y conexión a mensajes y/o avisos a través de redes mundiales de datos y/o vía internet; difusión de programas radiofónicos, difusión de programas de televisión, servicios de radiodifusión y comunicaciones radiofónicas, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 11895-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerarlo confundible con la marca CONTINENTAL y diseño, registrada a favor de Radio Continental S.A., para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:
(i) Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos entre los servicios que distingue la marca registrada (comunicaciones y todos los demás servicios de la clase).
(i) Los signos son semejantes de tal manera que su coexistencia es susceptible de causar confusión, toda vez que comparten el mismo elemento constituido por el diseño de un mapamundi, sin que la inclusión de los términos AMÉRICA y TELEVISIÓN y los colores rojo, blanco y negro le otorguen al signo solicitado la diferenciación necesaria, razón por la cual la identidad en el aspecto gráfico de los signos determina que el signo solicitado en su conjunto suscite la impresión visual de ser una variación de la marca registrada.
(ii) Los signos son semejantes en grado de producir confusión indirecta en el público usuario, toda vez que, de admitirse el registro del signo solicitado, el público consumidor se encontraría ante los mismos servicios identificados por signos similares, de modo tal que válidamente podría contratar uno u otro en la creencia que provienen del mismo origen empresarial, lo que afectaría el interés general de los consumidores, vulnerando su derecho a la libre elección de los servicios de su preferencia.
Con fecha 27 de octubre del 2004, Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) El logotipo conformado por la figura de mundo data de muchos años anteriores a la fecha de registro de la marca base de la denegatoria de oficio, siendo una empresa líder en el sector de las comunicaciones, que inició sus actividades hace cuarenta y cinco años, ofreciendo las mejores producciones nacionales e internacionales, sistema de noticias y entretenimiento para todas las edades.
(i) El logotipo base de la denegatoria de oficio es una copia servil del logotipo solicitado, el cual ha sido modificado de manera burda, sustituyendo la denominación AMÉRICA por la denominación CONTINENTAL, utilizando similares letras a las que posee el logotipo original de su empresa.
(ii) La copia servil adolece de nulidad y no debió otorgarse la marca, pues la figura de mundo del logotipo de su empresa constituye un signo notoriamente conocido en el Perú, al punto que debió considerarse un hecho notorio que no requiere prueba, debiéndose rechazar de oficio la solicitud de la marca CONTINENTAL y diseño.
(iv) La Oficina de Signos Distintivos debió otorgar el registro del signo solicitado por su empresa e iniciar de oficio la nulidad de la marca registrada indebidamente.
(v) Sin perjuicio de lo anterior, las denominaciones AMÉRICA TELEVISIÓN y CONTINENTAL son diferentes, por lo que no existe riesgo de inducir a confusión a los consumidores ni a los competidores.
(vi) Se debe tener en cuenta que no solamente la titular de la marca no formuló oposición, sino que, además, el registro se encontró vigente hasta el 4 de mayo del 2004, es decir, cuatro meses antes que se emita la resolución impugnada, encontrándose dentro del plazo de gracia de 6 meses señalado en la ley.
(vii) Resulta evidente que, de acuerdo con el artículo 152 de la Decisión 486, el registro de una marca tiene una duración de diez años contados desde la fecha de su concesión, no de diez años y seis meses, por lo que cuando el artículo 153 de la mencionada Decisión señala un plazo de gracia de seis meses, durante el cual la marca mantendrá su vigencia, tiene por finalidad permitir que el titular de la marca (ya vencida) pueda solicitar su renovación sin que ello implique la presentación de una nueva solicitud de registro. En caso que el titular no renueve la marca dentro del plazo de gracia, la fecha de caducidad será la del vencimiento del registro y no la del vencimiento del plazo de gracia.
(vii) Si la marca base de la denegatoria de oficio no fuera renovada, la resolución impugnada habrá sido emitida en base a un registro inexistente (al momento en que se emitió la resolución el registro se encontraba vencido), pero como el signo solicitado por su empresa ya fue denegado, se requerirá de un nuevo acto administrativo donde se otorgue el registro.
(ix) Durante los seis meses del plazo de gracia, se mantiene la vigencia de la marca sujeta a la condición que el titular la renueve, si no se da tal condición, entonces la marca queda caduca a la fecha en que venció el registro y no a la fecha en que venció el plazo de gracia.
(x) La autoridad administrativa no puede ni debe denegar la solicitud de registro de una marca de un tercero por considerarla confundible con otra marca cuyo registro ya venció, pero se encuentra dentro del plazo de gracia, vigencia que al momento de emitirse la resolución impugnada aún no había sido consolidada mediante el acto administrativo de renovación.
(xi) La errónea interpretación de la plena vigencia del plazo de gracia de seis meses y la excesiva celeridad con que ha actuado la Administración han llevado a la autoridad a un ejercicio abusivo y prematuro de una facultad administrativa legítima: la denegatoria de oficio de una marca.
(xii) La Oficina de Signos Distintivos debió suspender el procedimiento hasta que venza el plazo de gracia y/o se dé el acto administrativo de renovación y recién entonces debió resolver la solicitud de su empresa.
(xii) Solicitó se establezca un precedente de observancia obligatoria donde se interprete con carácter general el artículo 153 de la Decisión 486:
- El plazo de vigencia de gracia de seis meses del artículo 153 de la Decisión 486 no significa la ampliación en seis meses del plazo de vigencia de una marca.
- No se puede ni debe denegar un signo solicitado por un tercero por considerarlo confundible respecto de otro signo distintivo cuyo registro ya ha vencido, pero se encuentra dentro del plazo de gracia de seis meses, sin haber sido renovado al momento de emitirse la resolución.
- La autoridad administrativa debe suspender el procedimiento hasta que venza el plazo de gracia y/o se dé el acto administrativo de renovación y recién entonces podrá resolver la solicitud posterior.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si el certificado N º 1891 correspondiente a la marca CONTINENTAL y diseño se encuentra vigente.
b) De ser el caso:
- Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca CONTINENTAL y diseño.
- Si el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Radio Continental S.A. (Perú) fue titular de la marca de servicio constituida por el diseño estilizado de un mapamundi cortado en dos y la palabra CONTINENTAL, conforme al facsímil, que distinguía comunicaciones y todos los demás servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 1891, vigente hasta el 4 de mayo del 2004.
b) Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. es titular, entre otras, de las siguientes marcas: AMÉRICA HOY (certificado N º 26294), AMÉRICA INTERNACIONAL (certificado N º 18111), AMÉRICA NOTICIAS (certificado N º 7576), AMÉRICA SATEL (certificado N º 13099), AMÉRICA TELEVISIÓN (certificado N º 7985), FA FUTBOL EN AMÉRICA (certificado N º 35664), RADIO AMÉRICA (certificado N º 5368).
2. Vigencia del certificado N º 1891
Los artículos 152 y 153 de la Decisión 486 establecen que el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión, y su renovación deberá solicitarse ante la oficina nacional competente dentro de los seis meses anteriores a la expiración del mismo, gozando adicionalmente tanto el titular de la marca como quien tuviere legítimo interés de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación, plazo durante el cual el registro de marca mantendrá su plena vigencia.
Teniendo en cuenta la vigencia del registro de la marca al momento de encontrarse todavía latente el plazo de gracia, la Administración no debe permitir durante ese lapso de tiempo el acceso a registro de una marca idéntica o similar para los mismos o similares productos o servicios, porque ello constituiría una vulneración al derecho de exclusiva que mantiene el titular de la marca registrada, en la medida que existe a ese momento la posibilidad de que el titular del registro solicite su renovación (conservando de esta manera la vigencia de su registro).
No obstante lo anterior, de llegarse a determinar, vencido el plazo de gracia, que la marca no fue renovada, se considera que la plena vigencia de la marca durante el período de gracia opera siempre y cuando se solicite su renovación durante dicho lapso de tiempo. Caso contrario, la vigencia de la marca y, consecuentemente, el derecho de exclusiva sobre la misma se extinguen en forma automática, retrotrayéndose los efectos de la falta de renovación a la fecha de expiración del registro correspondiente.
En el presente caso, si bien el registro de la marca CONTINENTAL y diseño, base de la denegatoria de oficio, ha vencido con fecha 4 de mayo del 2004, de acuerdo con lo dispuesto en las normas mencionadas, Radio Continental S.A. gozaba de un plazo de gracia de seis meses para solicitar la renovación del registro, esto es, hasta el 4 de noviembre del 2004, manteniendo durante este plazo el registro de la marca plena vigencia. Sin embargo, a la fecha, la falta de renovación de la marca determina que el derecho de exclusiva sobre la misma se extinga con efecto retroactivo a la fecha de expiración de su registro (4 de mayo del 2004).
Por lo expuesto, la Oficina de Signos Distintivos actuó conforme a ley al emitir la Resolución N º 11895-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004, que denegó el registro del signo solicitado.
3. Determinación del riesgo de confusión
La prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca anteriormente solicitada o registrada sólo opera cuando tal solicitud no haya sido denegada definitivamente o cuando el registro se encuentra vigente, según sea el caso.
Habiéndose verificado que el registro de la marca CONTINENTAL y diseño ha caducado, tal como se aprecia del Informe de antecedentes, carece de objeto realizar el examen comparativo entre dicha marca y el signo solicitado.
4. Examen de registrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad, se determina que el signo solicitado constituido por la denominación AMÉRICA dentro de una figura estilizada de mundo, y la palabra TELEVISIÓN debajo, todo en colores rojo, blanco y negro; conforme al modelo, reúne los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, no encontrándose incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que procede acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 11895-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio constituida por la denominación AMÉRICA dentro de una figura estilizada de mundo, y la palabra TELEVISIÓN debajo, todo en colores rojo, blanco y negro; conforme al modelo, solicitado por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. (Perú), para distinguir servicios de comunicaciones y/o telecomunicaciones prestados a través de redes de datos públicas o privadas, especialmente transmisión, recepción, acceso y conexión a mensajes y/o avisos a través de redes mundiales de datos y/o vía internet; difusión de programas radiofónicos, difusión de programas de televisión, servicios de radiodifusión y comunicaciones radiofónicas, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual