RESOLUCIÓN N° 0263-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 149519-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0263-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 149519-2002
SOLICITANTE : CHANEL SARL
Marca constituida por un número – Falta de distintividad
Lima, uno de abril del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de abril del 2002, Chanel SARL (Suiza) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el número 5, para distinguir perfumería, aceites esenciales, jabones, cosméticos, lociones capilares y artículos de tocador, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 13912-2003/OSD-INDECOPI de fecha 25 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró que el signo solicitado se encuentra constituido por un número (5) que no permite indicar el origen empresarial de los productos a distinguir, por lo que adolece de la fuerza distintiva necesaria para identificar los productos que pretende distinguir, y diferenciarlos de aquellos que ofrece otra persona, no siendo factible que cumpla con la función a la que está destinado, al carecer de elementos gráficos adicionales. Por lo tanto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486.
Con fecha 9 de enero del 2004, Chanel SARL interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) El artículo 134 de la Decisión 486 señala expresamente en el inciso d) que son plenamente registrables las letras y los números, razón por la cual no existe ningún impedimento legal para el registro del número 5 como marca.
(ii) El número 5 no tiene relación con alguna cualidad o característica de los productos a distinguir, sino que dicho número fue escogido por la famosa modista Coco Chanel de manera caprichosa y por razones supersticiosas, al considerar que era su número de suerte.
(iii) El signo solicitado no sólo es un signo gráfico sino un número referido a una cantidad concreta y específica, fácilmente recordable por el consumidor, y en consecuencia, de gran contenido conceptual. Por lo tanto, el signo solicitado no puede calificarse como de un signo de extrema debilidad y carente de carácter distintivo. Asimismo, tampoco tiene un carácter evocativo ni descriptivo con relación a los productos cosmetológicos a distinguir.
(iv) La marca 5 se encuentra registrada en diversos países, entre ellos Ecuador, país regido por la Decisión 486, por lo que es obvio que el signo 5 por sí solo es registrable.
(v) En el Perú se encuentra registrada a su favor la marca No. 5, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 30912. En tal sentido, es natural que el signo solicitado proceda a registro, ya que los consumidores ya asocian e identifican la marca registrada “No. 5” tan solo con la denominación 5; por lo tanto, el signo solicitado es derivado de una marca registrada anteriormente.
Adjuntó diversos documentos para acreditar sus argumentos. Posteriormente, señaló que si la Oficina de Signos Distintivos o su antecesora han otorgado una serie de marcas compuestas únicamente por números o cuyos elementos principales lo constituye un número (tales como los signos 21, 23, 07, 12, 51, 500, 65, 13, 16, 33, 57, 10, 11 y 2), con igual razón debe reconocerse el poder distintivo del signo solicitado, y en consecuencia, otorgarse su registro como marca.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado carece de distintividad.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Chanel SARL es titular de la marca de producto N° 5, que distingue perfumería, jabones y otros accesorios para el tocador, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 30912, vigente desde el 4 de febrero de 1995 hasta el 4 de febrero del 2005.
b) Se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, las siguientes marcas que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, que incluyen el número 5 en su conformación: X5, VO5 (denominativa y mixta), P5 (mixta), OXY-5, 55 DSL, LIFT 5/15, PH5-5 (mixta).
2. Marcas constituidas por números
2.1 Marco conceptual
Es usual que un gran número de empresas de diversos sectores empleen uno o más números para distinguir sus productos o servicios. Las razones que pueden llevar a la elección de este tipo de signos radican en su simplicidad y fácil retención.
Para analizar la posibilidad de que números accedan al registro, se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 134 inciso d) de la Decisión 486 concordado con el artículo 128 inciso c) del Decreto Legislativo 823, en el que se establece que podrán constituir como marca los números.
En general el objetivo del artículo 134 de la Decisión 486 es permitir el registro de signos - sin restricción alguna en razón a su forma - siempre que sirvan para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otra empresa. Ahora bien, en cada caso concreto deberá examinarse si un signo posee - en relación con los productos o servicios que se quiere distinguir - esta capacidad distintiva.
Por tanto, el hecho que los números figuren expresamente en la lista no exhaustiva del artículo 134 de la Decisión 486, no significa que en todos los casos estos signos sean registrables, aun cuando no se pueda negar en términos generales la capacidad distintiva abstracta que poseen. En este sentido, es más probable que signos compuestos por una cifra que no ostenten una forma particular carezcan de esta capacidad distintiva que en los casos de signos compuestos por una combinación de letras o cifras. En efecto, es difícil suponer que el público consumidor percibirá una cifra sin ningún tipo de configuración especial como proveniente de un origen empresarial determinado. Ahora bien, la sola modificación del tipo de escritura a tipos o caligrafía universalmente reconocidos (por ejemplo, cursiva) no le da a la marca necesariamente la distintividad requerida.
Por lo anterior, la fuerza distintiva de los signos constituidos por números por lo general se concentrará más bien en la peculiar configuración gráfica. Ello indica que el componente fonético en la comparación entre signos compuestos por números pasa a un segundo plano. Ello trae como resultado una relativa tolerancia en la admisión de una gran aproximación en los aspectos fonéticos de las marcas constituidas por un número. En estos casos, la admisión de una nueva marca con estas características sólo será posible cuando presente una total y radical diferenciación en su diseño respecto de las anteriormente registradas, circunstancia que elimina el riesgo de confusión por la impresión gráfica que produce en la mente de los consumidores.
En forma excepcional, una letra o un número por sí solo podría tener carácter distintivo cuando su empleo en relación con los productos o servicios que se quiere distinguir es poco usual, de tal forma que el público pueda percibirla como proveniente de un determinado origen empresarial.
El fundamento del rechazo al registro de este tipo de signos se basa en que en determinados casos los números son imprescindibles e insustituibles para identificar y caracterizar inmediatamente ciertos productos o servicios.
Atendiendo a lo antes expuesto, la Sala considera que por lo general podrá registrarse como marca un signo constituido por un número cuando se conjuguen tres supuestos:
1° Que goce de carácter distintivo en base a su configuración gráfica peculiar o su arbitrariedad respecto a los productos o servicios en cuestión;
2° Que la letra que conforma el signo no constituya un elemento genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que pretenda distinguir; y
3° Que el signo sirva para diferenciar productos o servicios concretos respecto a los pertenecientes a otros empresarios, es decir, que no debe existir riesgo de confusión con una marca antes registrada.
No obstante, de conformidad con el artículo 157 primer párrafo de la Decisión 486, en estos casos la inscripción no excluirá la libre utilización por terceros a título descriptivo de la letra así como de la fonética que recaerá forzosamente en el dominio público, mas no se permitirá la utilización de la dimensión gráfica que en exclusiva se reserva al titular.
La misma regla debe proyectarse coherentemente sobre el alcance del derecho de exclusiva que se confiere al titular de la marca (artículo 155 de la Decisión 486).
2.2 Distintividad del signo solicitado
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-96 1 durante la vigencia de la Decisión 344 2 en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 3 u otras razones 4 tiene una dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la Autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. El examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
2.3 Aplicación al caso concreto
Chanel SARL ha solicitado el registro del signo “5”, para distinguir perfumería, aceites esenciales, jabones, cosméticos, lociones capilares y artículos de tocador de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Se advierte que el signo solicitado se encuentra conformado únicamente por un dígito, el mismo que carece de un diseño especial o algún elemento gráfico. En este sentido, el signo solicitado por si solo no sirve para identificar los productos solicitados con un origen empresarial determinado, y diferenciarlos de los productos de los competidores, mas aún si se tiene en cuenta que el número 5 forma parte de varias marcas que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial – debido probablemente a que hace alusión a la escala de protección de hidrógeno (pH) de la piel 5 o del cabello 6 .
Cabe agregar que “en función de su carencia de capacidad o fuerza distintiva, pueden incurrir en prohibición absoluta de registro los signos excesivamente simples, tales como, por ejemplo, los compuestos exclusivamente por una o dos letras o cifras, …” 7 .
Atendiendo a lo expuesto, el signo solicitado carece de distintividad, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, y en ese sentido, corresponde denegar su registro.
3. Validez de registros anteriores
En su recurso de apelación la solicitante manifestó lo siguiente:
- La marca 5 se encuentra registrada en diversos países, entre ellos Ecuador, país regido por la Decisión 486, por lo que es obvio que el signo 5 por sí solo es registrable 8 .
- En el Perú se encuentra registrada a su favor la marca “No. 5”, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificado N° 30912. En tal sentido, es natural que el signo solicitado proceda a registro, ya que los consumidores ya asocian e identifican la marca registrada “No. 5” tan solo con la denominación 5.
- Si la Oficina de Signos Distintivos o su antecesora han otorgado una serie de marcas compuestas únicamente por números o cuyos elementos principales lo constituye un número (tales como los signos 21, 23, 07, 012, 51, 500, 65, 13, 16, 33, 57, 21, 10, 21, 11 y 2), con igual razón debe reconocerse el poder distintivo del signo solicitado.
Al respecto, conviene señalar que el análisis de registrabilidad del signo solicitado es una facultad discrecional de la Sala, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente la solicitud que se presenta, para determinar si cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo su decisión de los hechos del caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente, y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.
Sin perjuicio de lo expuesto, conviene señalar que los registros no tienen relevancia más allá del caso concreto y si bien demuestran la tendencia de la Administración en el examen de registrabilidad no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. En tal sentido, los antiguos registros no otorgan un derecho para solicitar - en base a un supuesto derecho de igualdad de tratamiento de la Administración o invocando seguridad jurídica - una decisión similar.
De acuerdo a los principios de derecho administrativo el principio de seguridad jurídica no se aplica si se trata de hacer valer un acto administrativo contrario a derecho. En consecuencia, una práctica administrativa, aunque se haya realizado durante años, no la convierte en precedente de observancia obligatoria y no vincula a la Sala.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 13912-2003/OSD-INDECOPI de fecha 25 de noviembre del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el número 5, solicitado por Chanel SARL.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/rl
1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
2 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto el artículo 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
3 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
4 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.
5 El pH de la piel es neutro al nacer (pH 7). Poco después, se convierte progresivamente en más ácido (pH 5 a 6). En: http://www.terra.com/mujer/belleza/supiel/saudavel_bebe.htm.
6 El pH de una sustancia sencillamente indica su nivel acídico /alcalino general (más de 7 es alcalino, menos de 7 es ácido). La secreción sebácea, el aceite natural del cabello, tiene un pH de aproximadamente 5. La mayoría de los shampoos fluctúan entre un pH de 5 y un pH de 7. En: http://www.pantene.com/es_LA/healthy_hair/proper_techniques/index.jhtml.
7 Prohibiciones de registro, Francisco J. Alonso Espinosa. Capítulo Tercero, El Nuevo Derecho de Marcas, 2002, p. 99.
8 Se ha verificado que el registro de la marca 5 en Ecuador, se otorgó para distinguir productos de la clase 14 de la Nomenclatura Oficial.