RESOLUCIÓN N° 0257-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 149315-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0257-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 149315-2002
SOLICITANTE : ROMA E.I.R.L.
OPOSITORA : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Existencia - Familia de Marcas
Lima, uno de abril del dos mil cuatro
I . ANTECEDENTES
Con fecha 11 de abril del 2002, Roma E.I.R.L. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto conformada por la etiqueta constituida por la denominación NUTRI LIGHT escrita en letras características y figura estilizada de una silueta humana, en la parte media e inferior de la etiqueta se aprecian las frases SALUD, NUTRICIÓN, JUVENTUD y ANTI AGE; en la parte superior de la etiqueta se observa el logotipo formado por la denominación A&A PRODUCTS escrita en letras características, todo en la combinación de los colores rojo, blanco, negro, plomo, verde en degradee y celeste en degradee; conforme al modelo, para distinguir alimentos a base de avena, copos de avena, sémola de avena, avena machacada, avena mondada, enriquecedor lácteo (harina se soya), azúcar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, arroz, tapioca, sagú, té, cacao, café, sucedáneos del café, miel, jarabe de melaza, levaduras, fideos, harinas y preparaciones con otros cereales, helados comestibles, productos de panificación, pan de molde, bizcochos, tostadas, crisinos, panetones, kekes, pasteles y productos preparados a base de maca, yacon, camucamu, kiwicha y quinua, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 6 de agosto del 2002, Société des Produits Nestlé S.A. formuló oposición señalando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto constituida por la figura estilizada de una silueta humana con los brazos extendidos hacia arriba para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 76619, que es utilizada en el mercado para distinguir productos cereales dietéticos para el desayuno que tienen gran acogida por parte del público consumidor.
(ii) El elemento figurativo que conforma el signo solicitado resulta similar a su marca registrada al grado de producir confusión indirecta en el consumidor de productos alimenticios, y si bien el signo solicitado incluye la denominación NUTRI LIGHT y la frase SALUD, NUTRICIÓN, JUVENTUD y ANTI AGE, el aspecto de mayor fuerza distintiva es la figura estilizada de una silueta humana, por su dimensión y ubicación dentro de la etiqueta. Además, la frase SALUD, NUTRICIÓN, JUVENTUD y ANTI AGE es un elemento informativo del producto.
(iii) La denominación NUTRI LIGHT que forma parte del signo solicitado, está conformada por términos que se encuentran presentes en numerosas marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial a favor de distintos titulares, razón por la cual carece de distintividad suficiente para acceder a registro.
(iv) Los signos presentan similitudes que pueden inducir al público a confusión. Así, el signo solicitado está conformado por la denominación NUTRI LIGHT y la figura humana estilizada con los brazos extendidos hacia arriba, mientras que la marca registrada no posee denominación y está formada por la figura humana estilizada con los brazos extendidos hacia arriba.
Con fecha 23 de setiembre del 2002, Roma E.I.R.L. absolvió el traslado de la oposición señalando lo siguiente:
(i) Los signos no son confundibles, pues sin mencionar los elementos denominativos que conforman el signo solicitado, lo más relevante es la combinación de colores y no la silueta humana estilizada, la cual se encuentra presente en los signos en contextos diferentes, ya que mientras que en la marca registrada lo más relevante es la figura humana estilizada que se encuentra dentro de una franja oscura y en la parte lateral, en el signo solicitado la figura estilizada se encuentra en un contexto de libertad y dentro de una combinación de colores que marca una diferencia gráfica notoria.
(ii) La silueta humana estilizada del signo solicitado, tiene el cuerpo mirando hacia la izquierda, las piernas juntas, los brazos extendidos en distinta posición, siendo lo más relevante el hecho que a los pies se forma un círculo de agua dentro del color celeste oscuro, lo que evoca la idea que el cuerpo está saliendo del agua, mientras que en la marca registrada la figura se encuentra hacia la derecha con la cabeza girando más a la derecha, las piernas se encuentran abiertas y en movimiento.
(iii) El público consumidor no puede ser inducido a confusión sobre el origen empresarial, pues en la parte superior del signo solicitado figura el logotipo A&A PRODUCTS, el cual identifica su origen empresarial.
Mediante Resolución N° 10699/OSD-INDECOPI de fecha 11 de setiembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición pero denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Los signos están destinados a distinguir productos alimenticios de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Los signos no son capaces de causar riesgo de confusión en el público consumidor, pues si bien presentan figuras estilizadas de siluetas humanas, es usual que dicha figura sea utilizada en la conformación de signos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, de tal manera que la coexistencia de signos constituidos íntegramente por dicha figura, o que la tengan como elemento primordial es posible, debiendo radicar la diferenciación en su diferente estilización, lo cual sucede en el presente caso. Cabe agregar que los distintos elementos denominativos, figurativos y colores que presenta el signo solicitado, contribuyen a la diferenciación de los signos. En tal sentido, al haberse establecido que no obstante distinguir los mismos productos, los signos son distintos, por lo que su concurrencia en el mercado no induciría a confusión al público consumidor y por ende su coexistencia no afectaría el interés de los consumidores.
(iii) Luego de verificar la existencia de la marca de producto NUTRILITE, registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, determinó lo siguiente:
- El signo solicitado y la marca NUTRILITE están destinados a distinguir productos alimenticios de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
- Los signos son confundibles al grado de inducir a confusión al público consumidor, pues los elementos principales de los signos NUTRI LIGHT y NUTRILITE, se pronunciarán de manera idéntica, por lo que los consumidores les atribuirán el mismo origen empresarial. Precisó que los elementos denominativos, figurativos y cromáticos del signo solicitado no contribuyen a su eficaz diferenciación, debiendo destacarse el hecho que la frase SALUD, NUTRICIÓN, JUVENTUD y ANTI AGE hace referencia a determinados beneficios del producto, siendo irreivindicable a favor de persona alguna y la expresión A & A PRODUCTS, si bien hace mención al origen empresarial de los productos dada su ubicación en la etiqueta, no constituye un elemento diferenciador relevante, razón por la cual no es posible su coexistencia en el mercado.
Con fecha 6 de octubre del 2003, Roma E.I.R.L. interpuso recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:
(i) El análisis de los signos no ha tomado en consideración la combinación de colores que reivindica el signo solicitado y que debe ser tomada como un claro elemento diferenciador.
(ii) Debe tenerse en consideración la forma característica en que se encuentra escrita la denominación NUTRI LIGHT, siendo un elemento que diferencia a ambos signos, y si bien tienen la misma pronunciación, se escriben de forma distinta, el signo solicitado presenta la denominación A&A PRODUCTS y una combinación de colores elaborada especialmente para causar impacto en el consumidor.
(iii) El signo solicitado pertenece a una familia de marcas conformadas en base al término A&A PRODUCTS, que posee 5 registros concedidos y 3 más que se acaban de otorgar en setiembre del 2003, por lo que el signo solicitado no es capaz de inducir a confusión al público consumidor. Mencionó las marcas registradas y adjuntó copias de los certificados de registro.
(iv) La forma de comercialización de los productos A&A PRODUCTS es a través de telemercado y el sistema de bombardeo publicitario, que se emite en forma repetitiva en los canales 5 y 7. Adjuntó copia del contrato celebrado con Unicall S.A.C. y un video.
(v) Si bien existe una semejanza conceptual, no existe similitud gráfico-fonética, pues la forma característica en que se encuentra escrito el signo solicitado y elemento figurativo que lo conforma, constituyen elementos importantes de su etiqueta.
Mediante Resolución N º 14768-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración. Consideró lo siguiente:
(i) El elemento A&A PRODUCTS y logotipo forma parte de diversas marcas registradas a favor de la solicitante en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, siendo la única y exclusiva titular de marcas en la misma clase que contienen dicho término, por lo que se configura una familia de marcas.
(ii) Los signos están destinados a distinguir productos alimenticios de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) El elemento relevante del signo solicitado lo constituye la denominación NUTRI LIGHT, debido a que será el elemento que el consumidor percibirá en primer lugar y por medio del cual solicitará los productos. En la parte superior izquierda se aprecia la denominación A&A PRODUCTS, que dada la disposición de la etiqueta cumple un rol secundario al igual que los diferentes elementos cromáticos y la frase SALUD, NUTRICIÓN, JUVENTUD y ANTI AGE, que al aludir a determinados beneficios del producto, resulta ser de libre uso por los competidores a fin de promocionar sus productos.
(iv) Los signos son confundibles al grado de inducir a confusión al público consumidor, pues la marca registrada es idéntica fonéticamente al principal elemento del signo solicitado, debiendo destacarse la naturaleza de la partícula LITE, así como del término LIGHT, que si bien proviene del idioma extranjero a la fecha forma parte de nuestro idioma. Señaló que dada la naturaleza accesoria de los elementos denominativos, figurativos y cromáticos que presenta el signo solicitado, resultan insuficientes a fin de contribuir a la eficaz diferenciación de los signos.
Con fecha 28 de enero del 2004, Roma E.I.R.L. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:
(i) Siendo las denominaciones NUTRI LIGHT y escritura característica y NUTRILITE lo primero que percibirá el consumidor, no es correcto señalar que el consumidor internalizará ambos productos de forma idéntica, ya que su apreciación será distinta.
(ii) Es errado otorgarles la misma naturaleza a la partícula LITE que al término LIGHT, pues si bien éste proviene de idioma extranjero a la fecha forma parte de nuestro idioma, la partícula LITE es el participio pasado de LIGHT y no forma parte de nuestro idioma, por lo que es arbitrario señalar que el consumidor medio les otorgaría la misma naturaleza, ya que ello significaría que el consumidor medio lo constituye la sociedad bilingüe del Perú.
(iii) No se ha tomado en cuenta el mérito de la copia del contrato celebrado con Unicell ni el video presentado, que demuestran la forma de comercialización del producto, que es diferente a la forma de comercialización del producto que distingue la marca registrada.
(iv) No es cierto que los signos se pronuncien de manera idéntica, pues "la marca que se solicita NUTRI LIGHT pertenece a una familia de marcas, cuyo apellido sería A&A PRODUCTS (escrito en forma característica)".
(v) No se ha tenido en consideración que el signo solicitado pertenece a la familia de marcas A&A PRODUCTS.
(vi) Si bien se acredita la titularidad de una familia de marcas, también se ha demostrado que los signos no son confundibles al grado de inducir a confusión al público consumidor, pues presentan suficientes elementos diferenciadores, además de una distinta forma de comercialización.
(vii) Resulta arbitrario señalar que la denominación A&A PRODUCTS no sea un elemento diferenciador relevante, pues su ubicación dentro del signo la convierte en un elemento claramente diferenciador.
(viii) Si bien existe una semejanza fonética, "no existe similitud gráfico-fonética", pues la forma característica en que se encuentra escrito el signo solicitado, las diferencias entre el término LIGHT y la partícula LITE, la combinación de colores y la figura estilizada que conforman el signo solicitado, determinan que los signos sean totalmente distintos, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si se ha configurado una familia de marcas a favor de Roma E.I.R.L. en base a la denominación A&A PRODUCTS.
b) Si el signo solicitado NUTRI LIGHT y etiqueta resulta confundible con la marca registrada NUTRILITE.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Alticor Inc. es titular de la marca de producto NUTRILITE, que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú y demás, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 95347, vigente hasta el 24 de enero del 2007.
b) Roma E.I.R.L. es titular de las siguientes marcas de producto en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial:
- La etiqueta conteniendo la denominación A & A MEAL SHAKE escrita en letras características y figura elíptica; asimismo, en la parte media de la etiqueta se aprecia la frase SALUD, NUTRICION, JUVENTUD y en la parte inferior de la etiqueta la frase ANTI AGE escrita en letras características, en la parte superior de la etiqueta se observa la denominación A & A PRODUCTS escrita en letras características, todo en la combinación de colores anaranjado, amarillo, vino, rojo, marrón, rosado, blanco, negro, plomo y verde; conforme al modelo, que distingue alimentos a base de avena, sémola de avena, avena machacada, avena mondada, enriquecedor lácteos (harina de soya), azúcar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, arroz, tapioca, sagú, te, cacao, café, sucedáneos del café, miel, jarabe de melaza, levaduras, fideos, harinas y preparaciones con otros cereales, helados comestibles, productos de panificación, pan de molde, bizcochos, tostadas, crisinos, panetones, kekes, pasteles y productos preparados a base de maca, yacon, camu camu, kiwicha y quinua, solicitada el 6 de agosto del 2002 y registrada el 11 de noviembre del 2002, inscrita bajo certificado N º 84687.
- La etiqueta constituida por la denominación MEAL SHAKE escrita en letras características y figura elíptica, en la parte media e inferior de la etiqueta se aprecian las frases SALUD, NUTRICION, JUVENTUD, ANTI AGE; en la parte superior de la etiqueta se observa el logotipo formado por la denominación A&A PRODUCTS escrita en forma característica, todo en la combinación de los colores rojo, blanco, anaranjado, rosado, verde, marrón, amarillo, plomo y negro; conforme al modelo, que distingue alimentos a base de avena, sémola de avena, avena machacada, avena mondada, enriquecedor lácteos (harina de soya), azúcar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, arroz, tapioca, sagú, te, cacao, café, sucedáneos del café, miel, jarabe de melaza, levaduras, fideos, harinas y preparaciones con otros cereales, helados comestibles, productos de panificación, pan de molde, bizcochos, tostadas, crisinos, panetones, kekes, pasteles y productos preparados a base de maca, yacon, camu camu, kiwicha y quinua, solicitada el 11 de abril del 2002 y registrada el 10 de setiembre del 2002, inscrita bajo certificado N º 83010, vigente hasta el 10 de setiembre del 2012.
- El logotipo formado por la denominación A & A PRODUCTS escrita en letras características, reivindicando la combinación de colores rojo, blanco y negro; conforme al modelo, que distingue alimentos a base de avena, sémola de avena, avena machacada, avena mondada, enriquecedor lácteos (harina de soya), azúcar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, arroz, tapioca, sagú, te, cacao, café, sucedáneos del café, miel, jarabe de melaza, levaduras, fideos, harinas y preparaciones con otros cereales, helados comestibles, productos de panificación, pan de molde, bizcochos, tostadas, crisinos, panetones, kekes, pasteles y productos preparados a base de maca, yacon, camu camu, kiwicha y quinua, solicitada el 12 de junio del 2002 y registrada el 31 de octubre del 2002, inscrita bajo certificado N º 84397, vigente hasta el 31 de octubre del 2012.
b) En la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas diversas marcas a favor de distintos titulares que incluyen en su conformación los términos:
- NUTRI: AVENA NUTRI CHAVIN (mixta), CHOCOMILK NUTRI-HIERRO (mixta), NUTRI KIDS, NUTRI MEALS (mixta), NUTRI MEALS MULTI GRAIN FLAKES (mixta), NUTRI MEALS POWER PACK (mixta), NUTRI NATUR (mixta), NUTRI -CARE (mixta), NUTRI GRAIN, NUTRI-HIERRO, NUTRI-MACA PLUS (mixta), NUTRIAVENA (mixta), NUTRIBEN, NUTRICAS, NUTRICEREAL (mixta), NUTRIFOODS, NUTRILAC (mixta), NUTRILATINA (mixta), NUTRIMILK, NUTRIMESA (mixta), NUTRIPILAS, NUTRIPLAT (mixta), NUTROSIY, NUTRIVEN, NUTRIVIDA, NUTRIVITAL (mixta).
- LIGHT: AGUA LIGHT, ANDEAN DELIGHT, CHOCOLIGHT, COFEE DELIGHT, COMPASS LIGHT, DIET D´LIGHT (mixta), FIBRA LIGHT (mixta), FENIX LIGHT VICTORIA (mixta), HELLMANN´S LIGHT, INCAUCA LIGHT (mixta), LIGHT´S NUTRITION´S (mixta), LIGHTNOTE BLEND, MIELIGHT, MORENA LIGHT INCAUCA (mixta), PANLIGHT (mixta), Q LIGHT, STAR LIGHT, TOCH LIGHT, TOSTADAS LIGHT PYC (mixta), SILUET LIGHT HOJUELAS DE TRIGO, ARROZ Y MAÍZ O´RAYAN ES MAS ALIMENTO (mixta).
- LITE: MILK WAY LITE (mixta), VITALITE.
2. Familia de marcas
Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra / partícula / figura) común que forma parte de las marcas de dichos productos. Este elemento común - que puede ser un prefijo, sufijo o una figura - es modificado mediante la adhesión de otras sílabas, palabras o elementos figurativos. De esta práctica resulta que un signo que contenga el elemento común sea considerado por el público consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.
Se admitirá que hay confusión de un signo con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso:
a) El elemento común debe poseer tal fuerza distintiva que sirva para indicar el origen empresarial del titular
El elemento común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que lleven este elemento común provienen del mismo origen empresarial. Sólo en estos casos el público considerará - a pesar de que la impresión en conjunto del signo solicitado sea diferente - que éste es parte de una familia de marcas.
Un elemento común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con el mismo elemento común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con el signo que lleve el elemento común. En algunos casos, puede ser que el elemento común sea tan característico y distintivo que se haya impuesto en el mercado de forma tal que basta que sólo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. En todo caso, si el público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el elemento común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.
b) El signo solicitado lleva el elemento común
No es necesaria la identidad del elemento común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que éste aparezca en forma muy semejante. Por lo general, el público consumidor de los correspondientes productos no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro. Más bien debe partirse del hecho que el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente, va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que él guarde del signo anteriormente percibido. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el elemento común y que no son percibidas por el público consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresión, no alteran la impresión en conjunto de los signos.
En consecuencia, si dos signos llevan el mismo elemento común se determinará por la impresión que ellos causen en los consumidores, o cómo son ellos percibidos por los consumidores. Para ello, también se tendrá en cuenta la peculiaridad u originalidad del elemento común y su independencia en relación a los demás elementos que conforman los signos.
Se ha verificado que la solicitante es titular de tres marcas registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial que incluyen en su conformación el término A&A PRODUCTS, tal como se aprecia del informe de antecedentes. Asimismo, es titular de una marca en la clase 32 y cuatro en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Cabe señalar que las marcas registradas a favor de la solicitante en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial inscritas bajo certificados N º 84687, 84397, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de analizar la existencia de una familia de marcas, toda vez que la presente solicitud de registro fue presentada con anterioridad (11 de abril del 2002) a las solicitudes de las marcas registradas (6 de agosto del 2002 y 12 de junio del 2002), por lo que goza de prelación en aplicación del artículo 6 del Decreto Legislativo 823.
Aun cuando se tomaran en cuenta las marcas registradas a favor de la solicitante, éstas constituyen una serie de registros de la marca A&A PRODUCTS y elementos denominativos y cromáticos, razón por la cual no puede considerarse que por el hecho que Roma E.I.R.L. sea titular en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial de marcas que incluyen en su conformación el término A&A PRODUCTS, y que éste no se encuentre presente en otras marcas registradas, deba concluirse que se haya configurado a su favor una familia de marcas en relación con los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, en base a dicho término, ya que el uso de tal denominación no constituye el signo común de una familia de marcas sino que es la marca con que se identifica una variedad de productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Cabe agregar que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentra registrada la marca mixta LACTEO POWER A&A (certificado N º 64173), a favor de Agroindustria Amazónica E.I.R.L.
En tal sentido, se determina que no se ha configurado una familia de marcas a favor de Roma E.I.R.L. en base al término A&A PRODUCTS, respecto a sus marcas registradas dentro de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
3. Determinación del riesgo de confusión
El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 2 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 3 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 4 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 5 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada (todos los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial).
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 6 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los productos que distinguen los signos en cuestión, tratándose de productos de consumo masivo y frecuente, resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará un grado de atención especial al momento de adquirir el producto que desee.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el signo solicitado se aprecia que tanto el elemento denominativo -dentro de éste la denominación NUTRI LIGHT debido a su ubicación y tamaño dentro del signo- como el figurativo resultan relevantes a efectos de determinar el origen empresarial de los productos, tal como se aprecia a continuación:
Previamente a efectuar el examen comparativo, cabe señalar, tal como se estableció en la Resolución N º 89-2002/TPI-INDECOPI de fecha 28 de enero del 2002, que el término LITE, que forma parte de la marca registrada constituye un sinónimo de términos como “light” o “diet”, los cuales son utilizados en el mercado para informar que determinado producto es “ligero”, es decir que posee menos calorías o grasa de las que frecuentemente contiene un determinado alimento o bebida, ya que no obstante que dicho término no se encuentre en el diccionario, su uso se ha generalizado, constituyendo un término derivado de “light” (que incluso tiene una idéntica pronunciación). Cabe resaltar que cada vez con más frecuencia el público consumidor se encuentra en el mercado con productos importados en los cuales se utilizan frases que informan acerca de una característica del producto, así, por ejemplo, en el mercado existen productos con las frases “fat free” (libre de grasa o sin grasa), “low fat” (bajo en grasa), “cholesterol free” (libre de colesterol o sin colesterol), etc., las cuales el público ya asocia con una característica del producto.
Asimismo, conviene señalar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, para realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta.
Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes del signo solicitado y la marca registrada NUTRILITE, desde el punto de vista fonético, se considera que el signo solicitado será pronunciado por el público consumidor como [NU-TRI-LAIT], mientras que la marca registrada se pronunciará [NU-TRI-LAIT], por lo serán idénticos fonéticamente.
Desde el punto de vista gráfico, si bien comparten algunas grafías, la diferente conformación de los demás elementos que los conforman, así como los elementos figurativos y cromáticos que presenta el signo solicitado, origina que produzcan un impacto visual de conjunto diferente.
3.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones anteriores, a pesar de las diferencias gráficas, dada la existencia de similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos y la identidad fonética, se determina que su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión al público consumidor respecto a los productos (confusión directa) o al origen empresarial de los mismos (confusión indirecta).
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.
Respecto a lo manifestado por la solicitante en el sentido que no se ha tomado en cuenta el mérito de la copia del contrato celebrado con Unicell ni el video presentado, que demuestran la forma de comercialización del producto, que es diferente a la forma de comercialización del producto que distingue la marca registrada, cabe señalar que en el examen del riesgo de confusión en derecho de marcas no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece basándose en dos elementos: la similitud entre los productos que distinguen cada uno de los signos y la semejanza entre los signos - en ambos casos de acuerdo a cómo se encuentran registrados o solicitados - tomando además en consideración la distintividad de los signos. La confusión sólo se determina en base a un análisis jurídico de los hechos. En tal sentido, la forma como la empresa solicitante comercialice y publicite sus productos en el mercado, no es relevante a efectos de determinar el riesgo de confusión entre los signos.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14768-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre del 2003, por sus efectos, CONFIRMAR la Resolución N º 10699-2003/OSD-INDECOPI de fecha 11 de setiembre del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto conformada por la etiqueta constituida por la denominación NUTRI LIGHT escrita en letras características y figura estilizada de una silueta humana, en la parte media e inferior de la etiqueta se aprecian las frases SALUD, NUTRICIÓN, JUVENTUD y ANTI AGE; en la parte superior de la etiqueta se observa el logotipo formado por la denominación A&A PRODUCTS escrita en letras características, todo en la combinación de los colores rojo, blanco, negro, plomo, verde en degradee y celeste en degradee; conforme al modelo, solicitado por Roma E.I.R.L.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 A rt ículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
2 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)” .
3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
4 Ver nota 1.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
6 A rt ículo 131.- A efectos de estable ce r si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (ver nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.