RESOLUCIÓN N° 0254-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 180764-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : HERNAN MANUEL ROMAN VEGA
OPOSITORA : JABONERIA WILSON S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, quince de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de mayo del 2003, Hernán Manuel Román Vega (Perú) solicitó el registro de la marca de producto LAVANDERA, para distinguir lejía, desinfectante, lava vasija, cera, jabones, desengrasante, limpiador de muebles, limpiador de vidrios, detergente, suavizante, quita manchas, desatorador, quita sarro, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 14 de julio del 2003, Jabonería Wilson S.A. (Ecuador) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular de las marcas LAVA ROSADO, LAVA ROSADO y etiqueta, LAVA VERDE, LAVA VERDE y etiqueta, y LAVAMAX, que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, a las cuales el signo solicitado resulta ser semejante. Indicó que en todas sus marcas registradas predomina la raíz LAVA. Precisó que los signos en cuestión comparten el mismo mercado, esto es, detergentes de la clase 3, por lo que distinguen productos que tienen la misma naturaleza y finalidad, estando dirigidos al mismo grupo de consumidores.
Con fecha 28 de agosto del 2003, Hernán Manuel Román Vega absolvió el traslado de la oposición manifestando que los signos deben ser analizados en su conjunto y no en forma separada, como lo hace la opositora, quien únicamente toma en cuenta la partícula LAVA. Indicó que el vocablo LAVA es un término que, expresado de forma independiente, se encuentra desprovisto de todo grado de distintividad, ya que describe de manera directa que el producto que identifica tiene por finalidad una sola cosa, lavar. En ese sentido, señaló que, mediante Resolución N° 844-2002/TPIINDECOPI de fecha 10 de setiembre del 2002, la Sala de Propiedad Intelectual denegó el registro del signo LAVA, solicitado por Jabonería Wilson S.A.
Mediante Resolución N° 12658-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado están comprendidos dentro de los productos que distinguen las marcas registradas.
(ii) En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas a favor de distintas personas otras marcas que contienen la palabra LAVA como primer elemento, razón por la cual dicha partícula no es reivindicable en exclusiva a favor de una sola persona.
(iii) El signo solicitado no es gráfica, fonética ni conceptualmente similar a las marcas registradas de la opositora, ya que si bien comparten la palabra LAVA, así como la idea de lavar, ello no resulta determinante para establecer semejanzas entre los mismos, debido a que dicho término forma parte de otras marcas registradas en la clase 3 a favor de personas distintas a las que son parte en el presente procedimiento, además que la desinencia del signo solicitado le brinda la aptitud distintiva que requiere para diferenciarse de las marcas de la opositora.
Con fecha 15 de noviembre del 2004, Jabonería Wilson S.A. interpuso recurso de apelación reiterando las semejanzas entre los signos en conflicto.
No obstante haber sido notificado correctamente, Hernán Manuel Román Vega no cumplió con absolver el traslado de la apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado LAVANDERA y las marcas registradas a favor de la opositora.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes a) Se ha verificado que Jabonería Wilson S.A. es titular de las siguientes marcas:
- CREMA LAVAVAJILLA LAVA ROSADO, que distingue preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar, raspar; y demás productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 52447, vigente hasta el 12 de febrero del 2009.
- CREMA LAVAVAJILLA LAVA VERDE, que distingue preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar, raspar; y demás productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 52448, vigente hasta el 12 de febrero del 2009.
- Constituida por la etiqueta conteniendo la denominación CREMA LAVAVAJILLA LAVA VERDE, en la cual se aprecia el término LAVA, escrito en forma característica, y el término VERDE, dentro de la letra A. Asimismo, está acompañada de la denominación ARRANCA LA GRASA Y PROTEGE SUS MANOS. Todo en colores azul, rojo y verde, conforme al modelo, que distingue preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar, raspar y demás productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 70377, vigente hasta el 21 de noviembre del 2010.
- Constituida por la etiqueta conteniendo la denominación CREMA LAVAVAJILLA LAVA ROSADO, en la cual se aprecia el término LAVA, escrito en forma característica, y el término ROSADO, dentro de la letra A. Asimismo, está acompañada de la denominación ARRANCA LA GRASA Y PROTEGE SUS MANOS, todo en colores azul, rojo y rosado, conforme al modelo, que distingue preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar, raspar y demás productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N º 70686, vigente hasta el 21 de noviembre del 2010.
- LAVAMAX, que distingue preparaciones para limpiar, lavar y pulir, detergentes, jabones, materiales para blanquear, preparaciones para desengrasar y raspar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 88297, vigente hasta el 30 de abril del 2013.
b) En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a favor de distintos titulares diversas marcas que incluyen la partícula LAVA, tales como: LAVANDINA, LAVANDA DE NATURA, LAVANKLIN, LAVALUZ, LAVA COL y logotipo, LAVADOCIL, LAVAPLUS, entre otras.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a erro r 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que el signo solicitado y las marcas registradas distinguen algunos de los mismos productos (detergentes, jabones, preparaciones para blanquear, pulir, desengrasar, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial).
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los detergentes, lavavajillas, preparaciones para blanquear, pulir, desengrasar y raspar, dado que se trata de productos de consumo frecuente, resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará especial atención al momento de adquirirlos.
En este orden de ideas, en el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial del producto o servicio; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 la dimensión característica de la marca mixta puede encontrarse tanto en el elemento denominativo de la misma como en su componente gráfico “… una vez fijada la dimensión característica de la marca mixta, podrá ya procederse a comparar la misma con la otra confrontada……En el caso que el otro término de la comparación sea una marca denominativa o una marca gráfica, la denominación o el signo gráfico correspondiente deberá confrontarse - de acuerdo con los criterios generales - con la dimensión característica (el elemento denominativo o bien el gráfico) de la marca mixta”.
En el caso concreto, atendiendo a que las marcas CREMA LAVAVAJILLA LAVA VERDE y etiqueta y CREMA LAVAVAJILLA LAVA ROSADO y etiqueta constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el presente caso, se aprecia que en las marcas mixtas registradas CREMA LAVAVAJILLA LAVA VERDE y logotipo y CREMA LAVAVAJILLA LAVA ROSADO y logotipo (certificados N º 70377 y N º 70686), se aprecia que tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo son relevantes a efectos de indicar el origen empresarial de los productos. En efecto, el aspecto figurativo de dichas marcas comprende elementos de carácter cromático singulares, tales como la combinación de colores azul, rojo y verde, en un caso, y azul, rojo y rosado en el otro; y dada la especial disposición del elemento denominativo, compuesta por la escritura característica de las denominaciones CREMA LAVAVAJILLA LAVA VERDE y CREMA LAVAVAJILLA LAVA ROSADO, tal como se aprecia a continuación:
Previamente a realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto, la Sala conviene en precisar, tal como lo señalara en la Resolución N° 844-2002/TPIINDECOPI de fecha 10 de setiembre del 2002, que la denominación LAVA constituye un término descriptivo, ya que alude directamente a una de las características de algunos de los productos que pretende distinguir (preparaciones para limpiar, lavar, detergentes, jabones), esto es, la función principal de los mismos, por lo que el mismo únicamente describe que los productos mencionados tienen por finalidad limpiar o purificar una cosa 10 . En tal sentido, distintas empresas que ofrecen productos para lavar necesitan utilizar esta expresión para informar a los consumidores la finalidad que cumplen los mismos, por lo que la expresión en cuestión no será capaz de indicar un origen empresarial determinado, motivo por el cual es un término frecuentemente utilizado en la conformación de varias marcas registradas en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, conforme se aprecia del Informe de antecedentes.
Realizado el examen comparativo entre:
a) El signo solicitado LAVANDERA y la marca LAVAMAX
Se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien la partícula LAVA se encuentra presente tanto en el signo solicitado como en la marca registrada, la presencia de las partículas DERA (en el signo solicitado) y MAX (en la marca registrada) determina que los signos posean un diferente número de sílabas y una distinta secuencia de vocales, y, por ende, una pronunciación y entonación diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que los signos presentan una distinta extensión, además que terminan en sílabas diferentes, lo que determina una impresión visual de conjunto distinta.
b) Entre el signo solicitado LAVANDERA y las marcas CREMA LAVAVAJILLA LAVA VERDE, CREMA LAVAVAJILLA LAVA ROSADO, CREMA LAVAVAJILLA LAVA VERDE y etiqueta y CREMA LAVAVAJILLA LAVA ROSADO y etiqueta
Desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien los signos comparten la partícula LAVA, la presencia de la partícula DERA en el signo solicitado y de los términos CREMA, LAVAVAJILLA, VERDE y ROSADO, respectivamente, en las marcas registradas determina un diferente número de sílabas y una distinta secuencia de vocales, y, por ende, una pronunciación e impresión sonora de conjunto distinta.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos difieren en su extensión y en sus elementos figurativos (estos últimos presentes en las marcas CREMA LAVAVAJILLA LAVA VERDE y etiqueta y CREMA LAVAVAJILLA LAVA ROSADO y etiqueta), todo lo cual determina una impresión visual de conjunto diferente.
Por lo expuesto, no obstante existir identidad entre algunos de los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, la Sala determina que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de que el público consumidor pueda confundir un producto con otro o asociar el origen empresarial de los mismos, más aun teniendo en cuenta que el término en común (LAVA) resulta descriptivo de los productos que pretenden distinguir.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 12658-2004/OSD-INDECOPI de fecha 20 de octubre del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto LAVANDERA, solicitado por Hernán Manuel Román Vega, para distinguir lejía, desinfectantes, lava vasija, cera, jabones, desengrasante, limpiador de muebles, limpiador de vidrios, detergente, suavizante, quita manchas, desatorador, quita sarro, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual /ma
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1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, p. 241.
10 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p.1236.