RESOLUCIÓN N° 0238-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 160054-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0238-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 160054-2002
ACCIONANTE : BALKANES PERÚ S.R.L.
EMPLAZADA : CERVECERÍA CHILE S.A.
Cancelación del registro de marca por falta de uso - Exigencia de acreditar el uso en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina
Lima, veinticinco de marzo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de agosto del 2002, Balkanes Perú S.R.L. solicitó la cancelación por falta de uso del registro correspondiente a la marca de producto BALTICA, inscrita bajo certificado N° 8659, a favor de Cervecería Chile S.A., para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 9 de diciembre del 2002, Cervecería Chile S.A. absolvió el traslado de la acción interpuesta manifestando haber utilizado la marca BALTICA por lo menos durante los tres años precedentes a la fecha en que se inició la presente acción.
Con fecha 17 de enero del 2003, Cervecería Chile S.A. presentó lo siguiente:
(i) Copias legalizadas de diversas facturas correspondientes a la exportación de cerveza distinguida con la marca BALTICA.
(ii) Diversas declaraciones juradas suscritas por diferentes personas que afirman haber comercializado la cerveza antes referida.
(iii) Album con fotografías correspondientes a locales comerciales ubicados en la ciudad de Tacna, en los que se comercializaría cerveza BALTICA.
Mediante Resolución N° 11373-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Balkanes Perú S.R.L. Consideró lo siguiente:
(i) Los medios de prueba que obran en el expediente han sido presentados con posterioridad a la fecha en que vencía el plazo para contestar la presente acción; en tal sentido, dichos medios de prueba se tendrán por no presentados.
(ii) Sin perjuicio de lo anterior, aún en el supuesto negado que se tomaran en cuenta los documentos aportados, éstos no demuestran el uso de la marca BALTICA, conforme lo exige la ley, puesto que las facturas presentadas han sido emitidas en Chile, esto es, en un país que no es miembro de la Comunidad Andina.
(iii) No se ha acreditado que la mercadería consignada en las facturas haya ingresado y luego puesto en comercio en el territorio peruano, siendo pertinente precisar que las declaraciones juradas presentadas, así como las fotografías que obran en autos no crean la suficiente certeza respecto de los hechos que pretenden acreditar.
Con fecha 3 de noviembre del 2003, Cervecería Chile S.A. interpuso recurso de apelación solicitando que sean examinados en su integridad las trece facturas de exportación que ha presentado en calidad de prueba, las mismas que han sido emitidas por una sociedad importadora y exportadora a nombre de comerciantes domiciliados en Tacna. Añadió que lamentablemente, no se ha tenido en cuenta que en la parte inferior de dichas facturas aparece como puerto de destino de la cerveza BALTICA, el ubicado en la ciudad de Tacna.
No obstante haber sido debidamente notificada (foja 90), Balkanes Perú S.R.L. no cumplió con absolver el traslado de la apelación.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si se ha acreditado el uso de la marca BALTICA, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
b) Si corresponde cancelar por falta de uso, el registro correspondiente a la marca BALTICA, inscrita a favor de Cervecería Chile S.A., bajo certificado N° 8659.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Cervecería Chile S.A. (Chile) es titular de la marca de producto BALTICA, que distingue cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas; y, en general, todos los productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 8659, vigente hasta el 20 de julio del 2004.
2. Cancelaciones por falta de uso
2.1 Marco conceptual
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que a solicitud de persona interesada la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional 1 . Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.
2.2 Condiciones del uso de la marca
El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:
a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado.
b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
Asimismo, establece que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca el Tribunal Andino en reiterada jurisprudenci a 2 -que también resulta aplicable a la Decisión 486- ha interpretado lo siguiente:
En cuanto a la forma, señaló que el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
Respecto al elemento cuantitativo, indicó que la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano cuyo uso se pretende probar.
Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiere usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.
A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486 es al titular del registro a quien corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
2.3 Forma del uso de la marca
Dado que el uso de la marca debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso debe tenerse en consideración las características de cada marca y el tipo de marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.
En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren la venta de tales productos (facturas, boletas de venta) 3 en la cantidad que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto que se trate, puedan revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.
Así, será distinto el criterio a fin de evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos) que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, joyas, etc.).
Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.
Al respecto, cabe precisar que si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas) 4 , dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.
Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos que sirven para la prestación del servicio.
En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue.
Por otro lado, el uso de la marca de servicio en la publicidad tiene más importancia que en la marca de producto. Lo más importante es ver si la publicidad basta para indicar que la marca se usa para identificar un origen empresarial determinado.
Finalmente, además de los criterios antes señalados, no debe olvidarse que todo documento o prueba que se presente u ofrezca deberá cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.
2.4 Uso de la marca de producto BALTICA
En el presente caso, Cervecería Chile S.A. ha presentado los siguientes medios de prueba a fin de acreditar el uso de su marca BALTICA, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial:
- Copia legalizada de trece (13) facturas correspondientes a la exportación -entre febrero y octubre del 2002- de cerveza distinguida con la marca BALTICA, por parte de la Sociedad Importadora y Exportadora Halcón Limitada (Chile). Se precisa que dichas facturas fueron emitidas a favor de personas naturales y jurídicas domiciliadas en Tacna. Asimismo, en estos documentos se consignan a Tacna y Arica como puertos de destino y embarque, respectivamente (fojas 49 a 61).
- Cuatro (4) declaraciones juradas de fecha 9 de diciembre del 2002, todas con un mismo formato y suscritas por diferentes personas que afirman estar comercializando cerveza BALTICA en la ciudad de Tacna, desde el 1 º de enero del 2002 (fojas 62 a 65).
- Album con veinte (20) fotografías en las que se aprecian establecimentos comerciales en los que se exhiben la cerveza distinguida con la marca BALTICA.
De la revisión y valoración en conjunto de dichos medios de prueba, se advierte lo siguiente:
- Las facturas presentadas por la emplazada acreditan la exportación de cervezas distinguidas con la marca BALTICA desde Chile, esto es, desde un país que no es miembro de la Comunidad Andina. Si bien dichas facturas han sido emitidas a favor de personas domiciliadas en Tacna y consignan como “Puerto Destino”: Tacna - Perú, estos documentos no acreditan que los productos antes referidos hayan sido introducidos en el comercio, o se hayan encontrado disponibles en el mercado peruano u otro País Miembro, durante los tres años precedentes a la fecha que se inició la presente acción de cancelación.
- Las declaraciones juradas suscritas con posterioridad al inicio del presente procedimiento, así como las fotografías sin fecha cierta presentadas por la emplazada no crean certeza en la autoridad administrativa respecto al uso de la marca BALTICA, durante los tres años precedentes a la fecha en que inició la presente acción, conforme a lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486.
Por lo anterior, los medios de prueba presentados por la emplazada no acreditan el uso de la marca BALTICA en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Asimismo, no se ha verificado la existencia de alguno de los motivos que la ley establece para justificar la falta de uso de una marca.
En virtud de lo expuesto, corresponde, al amparo de lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, cancelar por falta de uso el registro correspondiente a la marca de producto BALTICA, registrada en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 11373-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2003 y, en consecuencia, CANCELAR por falta de uso el registro de la marca de producto BALTICA, inscrita a favor de Cervecería Chile S.A., bajo certificado N º 8659, para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/pl
1 Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, pp. 453 y ss.
2 Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 2-AI-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 289, publicada el 27 de agosto de 1997, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss.
3 Cabe precisar que dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.
4 Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.
Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, órdenes de confección de etiquetas o impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada, entre otras.