RESOLUCIÓN N° 0221-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 187323-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0221-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 187323-2003
SOLICITANTE : MACK TRUCKS, INC.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintitrés de marzo de dos mil cuatro
I . ANTECEDENTES
Con fecha 7 de agosto del 2003, Mack Trucks, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación MACK escrita en letras características, dentro de una figura elíptica y en la parte superior se aprecia la figura de un perro de raza bulldog; conforme al modelo, para distinguir calzado; prendas de vestir, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 16-2004/OSD-INDECOPI de fecha 6 de enero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado, por considerar lo siguiente:
(i) Se encuentra registrada, a favor de Wellco Peruana S.A., la marca M.A.C.K., que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, entre los que se encuentran incluidos los productos que pretende distinguir el signo solicitado.
(ii) Entre el signo solicitado y la marca registrada existen semejanzas que hacen que su coexistencia sea susceptible de inducir a confusión al consumidor, ya que comparten la denominación MACK. Si bien difieren por la presencia de puntos en la marca registrada, y por la figura estilizada de un perro de raza bulldog en el signo solicitado, la utilización del término MACK podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada.
Con fecha 29 de enero del 2004, Mack Trucks, Inc. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Los signos en conflicto son diferentes, ya que el signo solicitado se encuentra conformado por un elemento denominativo (MACK) y uno figurativo, mientras que la marca registrada se encuentra conformada sólo por un elemento denominativo, que aparece en letras mayúsculas separadas por puntos entre sus letras (M.A.C.K.).
(ii) El signo solicitado presenta el diseño de un perro de raza bulldog, con divisiones que asemejan manchas, y asimismo presenta una escritura estilizada, subrayada, y circunscrita dentro de un óvalo oscuro de doble contorno, todo lo cual otorga al signo solicitado características gráficas peculiares que permiten diferenciarlo de la marca registrada.
(iii) Desde el aspecto conceptual, la figura de un perro de raza bulldog en el signo solicitado determinará que muchos consumidores asocien la expresión MACK con el concepto de perro, lo cual no ocurrirá con la marca registrada. Adjuntó resoluciones que consideró aplicables al caso.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MACK y logotipo y la marca registrada M.A.C.K.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Wellco Peruana S.A. (Perú) es titular de la marca de producto M.A.C.K., que distingue calzado de cuero reforzado tipo botín con protectores de hierro, militar, de vestir, y demás productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 45236, vigente desde el 29 de abril de 1998 hasta el 29 de abril del 2008.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 2 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 3 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 4 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, existe identidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado (calzado; prendas de vestir, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial) y los productos que distingue la marca registrada (calzado de cuero reforzado tipo botín con protectores de hierro, militar, de vestir, y demás productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial).
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 5 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 6 y 76-IP-2000 7 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de prendas de vestir y calzado, debe tenerse en consideración que el público consumidor los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de prenda o calzado, siempre presta particular atención al momento de seleccionar dichos productos, los cuales identifica a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 8 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo”. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…). En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el signo mixto solicitado son relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo. En efecto, la denominación MACK es importante por su dimensión dentro del signo y por ser la denominación con que el público solicitará los productos en el mercado. El elemento figurativo resulta relevante, por cuanto se encuentra conformado por la particular escritura de la denominación, dentro de una figura elíptica, así como la figura de un perro bulldog, conforme se aprecia a continuación:
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MACK y logotipo, y la marca registrada M.A.C.K., desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos resultan idénticos, toda vez que se encuentran conformados por las mismas letras dispuestas en el mismo orden.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que, si bien los signos presentan la misma secuencia de letras, los elementos figurativos del signo solicitado, y los puntos en cada letra de la marca registrada determinan que el impacto visual de conjunto de los signos sea diferente.
2.4 Riesgo de confusión
Por lo expuesto, dado que existe identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y que existe identidad fonética entre los signos, se determina que - no obstante sus diferencias gráficas – no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.
3. Aplicación de la jurisprudencia invocada
La jurisprudencia administrativa sólo se tomará en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones presentadas por Mack Trucks, Inc.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la Sala ha tenido a la vista las resoluciones emitidas en Segunda Instancia, las mismas que recayeron en casos diferentes al presente, por cuanto existían diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en conflicto, o no existía conexión competitiva entre los productos que distinguían.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 16-2004/OSD-INDECOPI de fecha 6 de enero del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación MACK escrita en letras características, dentro de una figura elíptica y en la parte superior se aprecia la figura de un perro de raza bulldog; conforme al modelo, solicitado por Mack Trucks, Inc.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/rl
1 Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…).”
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Ca rt agena N º 555 del 17 de abril del 2000.
5 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (nota 6), p. 15.
8 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.