RESOLUCIÓN N° 0202-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 188438-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0202-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 188438-2003
SOLICITANTE : WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
Denominaciones descriptivas
Lima, dieciséis de marzo de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de agosto del 2003, Wella Aktiengesellschaft (Alemania) solicitó el registro de la marca de producto SOFT COLOR, para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, lociones capilares, dentífricos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 14276-2003/OSD-INDECOPI de fecha 3 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) La denominación SOFT que forma parte del signo solicitado proviene del idioma inglés, habiendo pasado a formar parte del lenguaje del público consumidor de los productos que pretende distinguir.
(ii) El signo solicitado carece de distintividad, siendo incapaz de individualizar los productos a distinguir como provenientes de un determinado origen empresarial.
(iii) La denominación SOFT hace referencia a una supuesta característica de los productos a distinguir, señalando que éstos presentan cualidades en su presentación.
(iv) La adición del término COLOR al signo solicitado no le otorga la distintividad necesaria para acceder a registro, toda vez que es frecuentemente utilizado en la clase 3.
Con fecha 5 de enero del 2004, Wella Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación manifestando que el signo solicitado es distintivo al estar conformado por la combinación de las palabras SOFT y COLOR. Precisó que el término SOFT funciona como adjetivo calificativo de la palabra COLOR, no haciendo referencia a ninguno de los productos a distinguir ni a sus características. Indicó que la palabra SOFT pertenece al idioma inglés y no ha pasado a formar parte del lenguaje español, siendo que sólo un sector mínimo de la población conocerá su significado. Manifestó que la denominación SOFT COLOR resulta ser de fantasía, por lo que tiene carácter distintivo suficiente para acceder a registro. Finalmente, precisó que el signo solicitado no pretende distinguir colorantes o tintes de la clase 3, por lo que la expresión solicitada no hace referencia a ninguna característica de los productos a distinguir (perfumes, jabones, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, lociones capilares y dentífricos). Señaló que el signo SOFT COLOR ha sido registrado a su favor en diversos países.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial existen registradas a favor de terceros diversas marcas que incluyen en su conformación las palabras SOFT o COLOR, tales como: SOFT CHIC, SOFT MUSK, SOFT SCRUB; COLOR % ART BY TEC ITALY y diseño, COLOR ENERGY, COLOR ESSENCE, COLOR EXTEND, COLOR FOCUS.
2. Análisis del signo solicitado SOFT COLOR
2.1 Denominaciones descriptivas
a) Marco conceptual
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al cual pretenden aplicarse. Por lo tanto, no deben ser registrados como marcas porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
Los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas en perjuicio de los competidores, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios.
En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
La Sala conviene en precisar que la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 se vería burlada si sólo se denegara el registro de denominaciones descriptivas tal cual y no variaciones fonéticas o gráficas de las mismas.
Por lo tanto, las variaciones de una denominación descriptiva donde se siga percibiendo a la denominación descriptiva o donde la nueva denominación sea sustancialmente igual a la denominación descriptiva, también están incursas en la prohibición en cuestión. Se trata del caso donde las variaciones son mínimas, de modo que si se aprecia el signo rápidamente, el público no se va a dar cuenta de dichas variaciones.
De lo establecido en los párrafos precedentes no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo, por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios, no sea registrable en relación a éstos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos que le otorguen el carácter distintivo sí pueden acceder al registro, de conformidad con la ley.
La Sala conviene en precisar que el fundamento para rechazar los signos descriptivos radica en la necesidad objetiva de que el signo permanezca libre en el tráfico económico.
b) Un caso especial: Denominaciones descriptivas en idioma extranjero
En el caso de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero ellas serán tratadas como denominaciones en castellano, dependiendo del grado de conocimiento de su significado o de la necesidad de su utilización por parte de los competidores para que puedan concurrir libremente en el mercado. Al respecto, la Sala, advierte los siguientes casos:
- Palabras que han ingresado al lenguaje común del país para describir un determinado producto, servicio o actividad, tales como: light, premium, small, medium, large, extra large, delivery, fashion.
- Palabras que no han ingresado al idioma nacional pero se entienden por su semejanza fonética y gráfica con su respectiva traducción al idioma castellano, tales como magnificent, briliant, ceramic, energy, select.
- Palabras que tienen un carácter descriptivo en su país de origen (tal es el caso de singles para referirse a queso en tajadas individuales) y, por el intercambio comercial frecuente con el país de donde proviene su uso, están llegando al Perú productos en los que se utiliza con ese carácter. A través de un uso frecuente el sector pertinente del público puede llegar a entender su significado.
En este sentido, un término en idioma extranjero puede ser considerado como descriptivo en los siguientes supuestos: si es una denominación en idioma extranjero que ha entrado a formar parte del idioma castellano, si es entendida por el público, o es necesario su uso en el comercio de importación o exportación.
Si el significado de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero no es conocido por el público consumidor, serán percibidas por éste como términos arbitrarios o de fantasía susceptibles de ser registrados.
En el caso que el significado de las denominaciones descriptivas en idioma extranjero no sea conocido por el público y que por lo tanto no las use actualmente, pero exista suficiente seguridad de que en el futuro se va a necesitar de dichas denominaciones a título descriptivo en publicidad, indicaciones de uso, distribución de los productos o prestación de los servicios, etc., es conveniente dejarlas libres debido a las necesidades del tráfico económico. Esa posibilidad de uso debe ser objetivamente concreta y el análisis del caso debe ser riguroso, requiriéndose de información sobre las transacciones comerciales que el país lleva con el país de donde proviene la denominación en cuestión.
Las variaciones de una denominación descriptiva en idioma extranjero son tratadas en forma semejante a las variaciones, antes mencionadas, de una denominación descriptiva en idioma español.
3.2 Aplicación al caso concreto
En el caso concreto, el signo solicitado está constituido por la denominación SOFT COLOR.
Al respecto, la Sala conviene en precisar que el término COLOR se refiere directamente a una característica de los productos a distinguir, además que el término SOFT 1 es asociado con la palabra suavidad, debido a la presencia en el mercado de productos que incluyen dicho término y que se promocionan haciendo referencia a la suavidad de los mismos (como en el caso de las cremas NIVEA SOFT).
Conviene precisar que en el mercado existen cremas coloreadas que tienen presentaciones en distintos tonos de acuerdo al tipo de piel (Crema Satinada Ultraconfort VICHY, NIVEA, AVENE), por lo que la denominación SOFT COLOR para este tipo de productos indica directamente a los consumidores una de sus características (el tratarse de cremas con tonos suaves o claros).
En tal sentido, la denominación SOFT COLOR (“color suave”) constituye una denominación descriptiva de algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (preparaciones para el cuidado del cuerpo y la belleza, como las cremas), y por lo tanto no es susceptible de indicar un origen empresarial determinado.
En consecuencia, la Sala concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 14276-2003/OSD-INDECOPI de fecha 3 de diciembre del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto SOFT COLOR, solicitado por Wella Aktiengesellschaft.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma
1 Soft: blando, suave, liso. Appleton`s New Cuyás Dictionary English-Spanish, Nueva York 1972, p. 553.