RESOLUCIÓN N° 0193-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 151522-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0193-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 151522-2002
SOLICITANTE : ORGANIZACIÓN EDITORIAL MULTIPLE S.A.C.
OPOSITORA : PRODUCTOS EL CID S.A.
Oposición Andina - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, dieciséis de marzo de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 9 de mayo del 2002, Organización Editorial Multiple S.A.C. (Perú), solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación IMÁGENES LAMINAS SCHOOL, escrita en letras características cuya letra I es reemplazada por la representación de un lápiz; sobre la imagen de un libro abierto en los colores celeste, azul, amarillo, anaranjado y rojo, según modelo, para distinguir láminas escolares educativas a colores, enciclopedia gráfica del Perú ilustrada, álbum del Perú, y materiales escolares educativos (excepto aparatos), de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 29 de enero del 2003, Productos el Cid (Colombia) formuló oposición manifestando que:
(i) Es titular de las siguientes marcas registradas en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial:
MARCA
CERTIFICADO
FECHA DE VTO
Imágenes (en Ecuador)
623-94
15 de abril del 2004
Imágenes Jr. & logotipo (en
Colombia)
189157
22 de mayo del 2006
Imágenes Splash (en Colombia)
189160
22 de mayo del 2006
Imágenes Collection & logotipo (en
Colombia)
189156
22 de mayo del 2006
(ii) Está procediendo a solicitar en el Perú el registro de la denominación IMÁGENES para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, a efecto de acreditar su interés real en el mercado peruano (adjuntó copia de la solicitud presentada con fecha 29 de enero del 2003, bajo expediente N° 172134-2003).
(iii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado están comprendidos entre los productos que distinguen las marcas registradas.
(iv) El signo solicitado carece de la distintividad que exige el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
(v) Dado que existe una total identidad gráfica y fonética entre los elementos denominativos de los signos en conflicto, se puede producir confusión en el público consumidor, dentro de los términos de lo establecido en los artículos 136 inciso a) de la Decisión 486 y 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823.
(vi) Los términos LAMINAS y SCHOOL deben ser descartados del análisis por no contribuir a la dimensión distintiva del signo solicitado. El término LAMINAS hace referencia a un producto de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, por lo tanto es un término genérico, irreivindicable y no trascendente a efectos del análisis comparativo. Asimismo, el término SCHOOL resulta ser un término de uso común y descriptivo, que ha sido adoptado por los consumidores peruanos, conforme puede apreciarse en las Páginas Amarillas en la sección de Colegios y Jardines. Además, el término SCHOOL indicará a los consumidores que los productos que distinguiría son productos a ser usados por alumnos en el colegio.
Adjuntó, entre otros documentos:
- Copia simple del certificado N º 621-2001, correspondiente al cambio de nombre del titular de la marca IMÁGENES, registrada en Ecuador el 15 de abril de 1994 bajo certificado N º 623-94 - originalmente a favor de Claveria S.A. - y transferida a su empresa.
- Copia simple de los certificados N º 189157, 189160 y 189156, correspondientes a las marcas IMÁGENES Jr. según modelo, IMÁGENES SPLASH según modelo, e IMÁGENES COLLECTION según modelo, registradas en Colombia el 22 de mayo de 1996, por una vigencia de diez años, a favor de Claveria S.A.
- Copia simple de la solicitud de registro en el Perú de la marca IMÁGENES, presentada con fecha 29 de enero del 2003 bajo expediente N º 172134-2003.
Mediante proveído de fecha 30 de enero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos solicitó a la empresa opositora que cumpla con acreditar su interés real en el mercado peruano, debiendo presentar copia de las solicitudes de registro iniciadas en el Perú de las marcas IMÁGENES Jr. y logotipo e IMÁGENES SPLASH, tal como se encuentran registradas en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial en Colombia, bajo apercibimiento de tenerse como fundamento de su oposición únicamente la marca IMÁGENES (registrada en Ecuador).
Mediante proveído de fecha 26 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos corrió traslado la oposición a la solicitante y manifestó que solamente se tendrá como fundamento de la presente oposición andina a la marca IMÁGENES, inscrita con certificado N° 623-94 en Ecuador, dado que mediante el expediente N° 172134-2003, se ha acreditado el interés real en el mercado peruano.
Con fecha 14 de abril del 2003, Organización Editorial Múltiple S.A.C. contestó la oposición formulada, manifestando lo siguiente:
(i) No se daría riesgo de confusión entre las marcas registradas y el signo solicitado, pues éste sólo va a comercializar láminas escolares con referencia a la historia y costumbres nacionales.
(ii) El signo solicitado está constituido por la denominación LÁMINAS IMÁGENES SCHOOL, donde la letra I está representada por un lápiz y las letras G y E están enmarcadas dentro de un libro abierto, además las palabras LÁMINAS y SCHOOL indican que son productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial y que los productos van a un determinado consumidor.
(iii) No son aplicables los artículos 136 inciso a) de la Decisión 486 y 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823, dado que estos se refieren a marcas que existen en un mismo país; y sólo se aplicarían si la marca IMÁGENES de la empresa opositora ya estuviera inscrita en el país.
(iv) Para el presente caso se deberían aplicar los artículos 136 inciso h) de la Decisión 486 y 130 inciso d) del Decreto Legislativo 823. En ese sentido, las marcas registradas a favor de la empresa opositora deberían ser notoriamente conocidas en el país, cosa que no sucede.
(v) El signo solicitado ha logrado un posicionamiento en el mercado peruano desde hace más de un año, siendo reconocido dentro de los canales de comercialización y distribución, con lo cual el no poder utilizar el signo solicitado acarrearía un grave perjuicio económico a su empresa.
Mediante Resolución N º 11365-2003/OSD-INDECOPI de fecha 30 de setiembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado. Consideró que:
i) La opositora se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro con base al registro de su marca IMÁGENES, inscrita en Ecuador para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Además, ha acreditado su interés real en el mercado peruano, tal como lo dispone el artículo 147 de la Decisión 486, al solicitar dicha marca en el Perú bajo expediente N° 172134-2003.
ii) No es aplicable al caso el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, invocado por la opositora - referido a los signos que carecen de distintividad - ya que el argumento de la oposición es el supuesto riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Sin perjuicio de ello, se señaló que el signo solicitado es distintivo.
iii) No son tampoco aplicables al caso los artículos 136 inciso h) de la Decisión 486 ni 130 inciso d) del Decreto Legislativo N° 823, invocados por la solicitante - referidos a los signos que afectan indebidamente un derecho de tercero sobre una marca notoria - ya que, en el presente caso, no se ha argumentado ni demostrado que la marca de la opositora registrada en el Ecuador ostente la calidad de notoriamente conocida.
iv) El signo solicitado pretende distinguir algunos productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, los cuales se encuentran dentro de los productos que distingue la marca registrada. En consecuencia, existe identidad entre los productos que distingue la marca registrada y los productos que el signo solicitado pretende distinguir.
v) El hecho que la solicitante mencione que el signo solicitado sólo se utilizará para distinguir láminas escolares referidas a historia y costumbres nacionales es irrelevante a efectos de establecer cuáles son los productos que pretende distinguir, ya que ello está determinado por lo que se consigna en la solicitud de registro.
vi) El término más relevante en el signo solicitado es el término IMÁGENES debido a: i) su dimensión y ubicación en el signo, ii) que no es un término de uso común en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, iii) que será la manera como el consumidor solicitará los productos, y iv) que la palabra LÁMINAS es genérica en relación a uno de los productos a distinguir, y la palabra SCHOOL resulta descriptiva de la entidad educativa en la que se van a usar los productos a distinguir. En cuanto al elemento figurativo, se consideró que se limita a destacar al respectivo elemento denominativo.
vii) Desde el punto de vista gráfico – fonético, si bien los signos producen impactos auditivos y visuales distintos, el hecho que compartan la denominación IMÁGENES, podría inducir al público consumidor a creer que los productos que pretende distinguir el signo solicitado cuentan con el mismo origen empresarial que los que distingue la marca registrada; a lo cual cabe agregar que los demás elementos que componen el signo solicitado no le brindan la distintividad que requiere para diferenciarse de las marcas de la opositora.
viii) Dada la identidad entre algunos de los productos a distinguir y la semejanza entre el signo solicitado y la marca del opositor (sic), el registro del signo solicitado causaría riesgo de confusión en el público consumidor.
Con fecha 30 de octubre del 2003, Organización Editorial Múltiple S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la oposición y agregó que no existe identidad entre los productos que distingue la marca registrada con los productos que el signo solicitado pretende distinguir.
Con fecha 4 de julio del 2003 Productos El Cid S.A., contestó la apelación reiterando los argumentos esgrimidos en su oposición y manifestó que:
- El signo solicitado pretende distinguir láminas escolares educativas a colores, producto que se encuentra incluido dentro de los productos que distingue la marca registrada: papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, libros, fotografía, papelería, material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos).
- El signo solicitado pretende distinguir Enciclopedia Gráfica del Perú Ilustrada, la cual se encuentra incluida dentro de los productos que distingue la marca registrada: papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, cuadernos, impresos, libros; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos).
- El signo solicitado pretende distinguir Álbum del Perú, producto que se encuentra incluido dentro los productos que distingue la marca registrada: papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, libros, fotografías, papelería, material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos).
- El signo solicitado pretende distinguir materiales escolares educativos (excepto aparatos), productos que están incluidos dentro de los que distingue la marca registrada: materiales de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos).
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca IMÁGENES registrada en el Ecuador a favor de la opositora.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Productos El Cid S.A. es titular en Ecuador de la marca de producto IMÁGENES, para distinguir papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, cuadernos, servilletas, papel higiénico; impresos, diarios, y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes, caracteres de imprenta; clisés y todos los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 15 de abril de 1994 bajo certificado N° 623-1994, vigente hasta el 15 de abril del año 2004.
b) Productos El Cid S.A. ha solicitado en el Perú bajo expediente 172134-2003, el registro de la marca IMÁGENES, para distinguir papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, cuadernos, servilletas, papel higiénico, impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes, caracteres de imprenta; clisés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
2. Oposición andina
2.1 Del trámite establecido para las oposiciones andinas
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, concordado con el literal a) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823, determina que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto a los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.
El primer párrafo del artículo 146 de la norma regional anteriormente indicada señala que quien tenga legítimo interés, dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
Asimismo, el primer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486 señala que: “A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla”.
En tal virtud, se advierte que: i) la Decisión 486 exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el mercado peruano - lo cual se verifica mediante la presentación de la solicitud de registro en el Perú de la misma marca en la cual se basa la oposición - y ii) dicha exigencia constituye una condición de cumplimiento inmediato para dar trámite a las oposiciones andinas y para que se admita dentro del Estado peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.
Debe precisarse que la condición exigida para tramitar la oposición andina no se identifica con la titularidad del derecho sustancial, ya que las partes pueden estar legitimadas para la causa, tengan o no el derecho sustancial que pretenden hacer valer, por cuanto, al decir de Devis Echandía 1 , el hecho de ser titular de un derecho sustancial no necesariamente constituye condición ni presupuesto de la acción, sino una condición de éxito de la pretensión:
“La legitimación en la causa no es condición ni presupuesto de la acción, porque no la condiciona ni limita en ningún sentido, ni su falta impide su válido y eficaz ejercicio. Si lo fuera, no podría ejercitar la acción quien no estuviera legitimado en la causa, y como esto por regla general sólo se conoce cuando se dicta la sentencia, se tendría el absurdo y contradictorio resultado de que aparecería que el demandante no tiene acción sino después que ella ha producido todos sus efectos jurídicos…..La legitimación en la causa no es requisito de la sentencia favorable, entendiendo por tal la que resuelve en el fondo y de manera favorable las pretensiones del demandante. Estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o inexistencia del derecho material pretendido, ya por medio de sentencia favorable o desfavorable….La ausencia de aquéla impide que la sentencia resuelva sobre el fondo de la litis, pero no invalida el proceso” 2 .
Así, el momento en que la Autoridad evalúa si procede amparar o no las oposiciones sustentadas en la existencia de marcas registradas o solicitadas previamente en un País Miembro de la Comunidad Andina ocurre cuando realiza el examen de la cuestión de fondo o cuestión controvertida y no al momento de la presentación de las oposiciones.
Una vez que se haya verificado el interés real en el País Miembro de la Comunidad Andina en el que se ha presentado la oposición, ésta se somete a las mismas reglas que regulan las oposiciones formuladas en base a un registro de marca otorgado (o solicitud presentada con anterioridad) en dicho País Miembro.
En tal sentido, no obstante que el alcance de la protección registral de las marcas se encuentra estrechamente ligado al principio de territorialidad 3 , que subyace a todo el sistema de marcas andino y nacional y señala los alcances del derecho adquirido en virtud del registro o, en su caso, de la solicitud anterior; el examen de las solicitudes de registro de marcas que afecten indebidamente un derecho de tercero sobre una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, debe efectuarse a la luz de los criterios establecidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, referido a la prohibición de registro como marca de los signos que sean semejantes a una marca registrada o solicitada con anterioridad.
Sin embargo, lo anterior no implica que todos los alcances del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sean aplicables con relación a las marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina. Así, si bien la norma andina posibilita que un tercero que no tiene una marca registrada o solicitada en el país en el que se solicita el registro, pueda formular oposición en base al derecho de registro o prelación obtenido en otro País Miembro, ello no determina que si no ejerce oportunamente ese derecho, dicho registro o solicitud previa pueda ser sustento para solicitar la nulidad de una marca registrada en ese otro país, aduciendo que se otorgó en contravención del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; ya que ni la legislación comunitaria ni la nacional establecen que constituye causal de nulidad el registro de marcas que sean confundibles con marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina.
La Sala estima que si el espíritu de dicha norma fuera extender los alcances del derecho sobre una marca registrada o sobre una solicitud de registro fuera de los límites del país en que se obtuvo ese derecho, tal supuesto hubiera estado contenido expresamente en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 y no hubiese sido necesaria su regulación en otro artículo (artículo 147 de la Decisión 486). Ello sin embargo, hubiese implicado un sistema de marcas no basado en derechos territoriales. Lo afirmado se corrobora, además, por la norma contenida en el artículo 159 de la Decisión 486 4 que admite la posibilidad de coexistencia de marcas idénticas o similares en distintos Países de la Subregión, situación que no se produciría si fuera posible solicitar la nulidad de una marca en un País Miembro en base a un derecho adquirido en otro País Miembro.
2.2 Aplicación al caso
Productos El Cid S.A. formuló oposición andina en base a su marca IMÁGENES registrada en Ecuador, habiéndose verificado que: i) dicha marca fue inscrita el 15 de abril de 1994, bajo certificado N° 623-1994, vigente hasta el 15 de abril del año 2004, ii) la titular original de la marca fue Claveria S.A. iii) sus derechos sobre la misma fueron transferidos a Productos El Cid S.A. mediante certificado N º 621-2000 y iv) la marca distingue papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, cuadernos, servilletas, papel higiénico; impresos, diarios, y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes, caracteres de imprenta; clisés y todos los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Asimismo, se ha verificado que Productos El Cid S.A. ha cumplido con solicitar el registro de dicha marca en el Perú, para distinguir los mismos productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Por lo anterior, Productos El Cid S.A. ha acreditado su titularidad sobre la marca en la que basa su oposición andina y su interés real de incursionar en el mercado local con dicha marca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, razón por la cual corresponde efectuar el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada en Ecuador.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 5 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 6 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 7 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 8 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 (concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823), es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso los productos que pretende distinguir el signo solicitado - láminas escolares educativas a colores, enciclopedia gráfica del Perú ilustrada, álbum del Perú, y materiales escolares educativos (excepto aparatos) - se encuentran incluidos dentro de los que distingue la marca registrada IMÁGENES: papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, cuadernos, servilletas, papel higiénico; impresos, diarios, y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes, caracteres de imprenta; clisés y todos los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 9 y 76-IP-2000 10 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de libros y textos, láminas y en algunos componentes del material escolar, el consumidor – generalmente padres de familia - suele prestar un cierto grado de atención al momento de realizar su elección, adquiriendo el producto en base a los requerimientos específicos de los educandos. Si dicho material consiste en papelería, su adquisición no demanda un alto grado de atención, ya que no implica un conocimiento técnico ni especializado.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 11 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el presente caso, atendiendo a que el signo solicitado IMÁGENES LÁMINAS SCHOOL constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el caso del signo solicitado tienen la misma relevancia el aspecto denominativo - toda vez que: i) es el elemento por el que se solicitarán los productos en el mercado y ii) ocupa un espacio destacado dentro del signo – como el elemento gráfico, que comprende una particular distribución de sus elementos denominativos, escritos en letras características, donde la letra inicial I está representada por la figura humanizada de un lápiz y las letras G y E se encuentran sobre un libro abierto, todo en una particular combinación y distribución de colores. En tal sentido, ambos elementos son relevantes a efectos de indicar el origen empresarial de los productos, tal como se a p recia continuación:
Previamente al examen comparativo, la Sala conviene en señalar que no por el hecho que una marca comparta algunas letras o elementos de otra ubicadas en igual orden, ambas son confundibles entre sí. En principio, para realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida.
Por otra parte, en las denominaciones compuestas por más de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la denominación compuesta de que se trata.
En el caso del signo solicitado, la denominación más importante es IMÁGENES, dado que se encuentra ubicada en la parte central del logotipo, ocupándolo casi totalmente, y está escrita en letras características. En cuanto a las denominaciones LÁMINAS y SCHOOL - que aparecen en letras de menor tamaño en la parte inferior del logotipo, pasando prácticamente desapercibidas, por lo que serán menos apreciadas y recordadas - constituyen términos no reivindicables, ya que la primera designa a uno de los productos que se pretenden distinguir (láminas) y la segunda es una palabra del idioma inglés que significa escuela, colegio alumnado, etc. 12 , por lo que alude directamente al lugar donde se usará el material escolar a que se refiere el signo.
Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión se advierte que, desde el punto de vista fonético, la denominación relevante del signo solicitado (IMÁGENES) es idéntica a la marca registrada IMÁGENES.
Desde el punto de vista gráfico, los elementos figurativos y cromáticos presentes en el signo solicitado originan que los signos produzcan una impresión visual de conjunto diferente.
Por las consideraciones anteriores, dado que existe identidad entre algunos de los productos a distinguir por el signo solicitado y los que distingue la marca registrada IMÁGENES, así como identidad fonética entre el elemento relevante del signo solicitado y la marca registrada, su coexistencia en el mercado es susceptible de inducir a confusión directa al público consumidor, ya que podría tomar un producto por otro.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde su acceso a registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Confirmar la Resolución N°11365-2003/OSD-INDECOPI, de fecha 30 de setiembre del 2003 y, en consecuencia, denegar la solicitud de registro de la marca de producto constituida por la denominación IMÁGENES LAMINAS SCHOOL escrita en letras características cuya letra I es reemplazada por la representación de un lápiz; sobre la imagen de un libro abierto en los colores celeste, azul, amarillo, anaranjado y rojo, conforme al modelo, solicitado por Organización Editorial Múltiple S.A.C.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /vr
1 A este respecto, el autor distingue entre la legitimatio ad causam (legitimación en la causa) que es un elemento sustancial del litigio y la legitimatio ad processum (legitimación para actuar en el proceso) que se refiere a la capacidad jurídica de quien actúa en el proceso y constituye por tanto un presupuesto procesal. Así, puede ocurrir que quien tenga derecho a obtener un pronunciamiento de fondo sobre una pretensión (no necesariamente favorable) no esté debidamente legitimado para actuar en el proceso, como sería el caso de no haberse acreditado el poder del representante legal. La falta de la legitimatio ad processum constituye un motivo de nulidad, que vicia el procedimiento y la sentencia que llegue a dictarse, en el caso de que el juez no caiga en la cuenta de que existe ese vicio.
2 Teoría General del proceso, Buenos Aires 1984, Tomo I, pp. 289 y ss.
3 El principio de territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado. En el derecho peruano esa norma de conflicto unilateral está sancionada por el artículo 2093 del Código Civil:
“La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.
La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.
En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados sustanciales:
- La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.
- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado se limita al territorio de ese Estado. Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.
4 Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.
5 Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…).”
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
7 Ver nota 5.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 9), p. 15.
11 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
12 Appleton´s New Cuyás Dictionary English-Spanish, Nueva York1972, página 516.