(*) Esta jurisprudencia fue publicada en el Tomo N° 7 de Diálogo con la Jurisprudencia
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENClA Y DE LA PROPlEDAD INTELECTUAL
Resolución 171-96-lNDECOPI/TRI
EXP. NQ 248937
Lima, 16 de febrero de 1996.
VISTO , el recurso de apelación interpuesto en el expediente No 248937 por P. & A. DONOFRIO S.A. de Perú, contra la Resolución No OO6323-9S-INDECOPI/OSD de fecha 08 de junio de 1995; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución apelada declaró INFUNDADA la observación presentada por P. & A. DONOFRIO S.A. de Perú, en base a su marca registrada JET de la clase 30 de la Nomenclatura oficial y OTORGO a favor de EMBOTELLADORA VICTORIA S.R.L. de Perú, el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conteniendo la denominación JET COLA en letras estilizadas en colores verde, rojo, amarillo y azul con sombras en degrade; para distinguir bebidas gasificadas, jarabeadas de la clase 32 de la Nomenclatura oficial;
Que, el inciso a) del artículo 83º de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
Que, es necesario establecer si existe vinculación entre los productos a que se refieren las clases 30 y 32 de la Nomenclatura oficial a fin de determinar si el registro de la marca solicitada puede inducir a error o confusión al público consumidor;
Que, revisados los actuados y atendiendo a los criterios establecidos en el Artículo 91º del Decreto Ley No 26017, se concluye que entre el signo solicitado y el registrado no existe similitud al grado de inducir a error o confusión al público consumidor, en razón a que el signo solicitado presenta características gráficas suficientes que lo distinguen de la marca registrada, asimismo, esta última es ampliamente identificada por los consumidores en el mercado por sus productos de la clase 30 como son helados, los que son diferentes de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, como son las bebidas gasificadas y jarabeadas, por lo que es posible la coexistencia de ambas en el mercado;
De conformidad con la Decisión 344, Decreto Ley No 2S868, Decreto Ley No 26017 y el Decreto Supremo No 025-93-ITINCI;
RESUELVE:
CONFIRMAR la resolución No 00632395-INDECOPI/OSD de fecha 08 de junio de 1995 que declaró infundada la observación presentada por P. & A. DONOFRIO S.A. de Perú, y otorgó a favor de Embotelladora Victoria S.R.L. de Perú, el registro de la marca de producto constituido por la denominación JET COLA y etiqueta para distinguir bebidas gasificadas, jarabeadas de la clase 30 de la Nomenclatura oficial.
JORGE FERNANDEZ-BACA
Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual.
COMENTARlO
"No existe similitud al grado de inducir a error o confusión al público consumidor, en razón a que el signo solicitado presenta características gráficas suficientes que lo distinguen de la marca registrada".
La conducta del comerciante puede ser imprevisible cuando se disputa la clientela; pues muchas veces los principios de lealtad y de buena fe frente a sus competidores no están presentes en el comportamiento de éste, el cual puede afectar de manera perjudicial a los intereses del consumidor.
Uno de los elementos más comunes utilizados por los comerciantes para atraer, retener, desviar u obtener clientela es la marca.
Como bien señala Joaquín Garrigues (1) , "La marca es el signo diferenciador de las mercaderías que se fabriquen o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa".
Nuestra Ley de Propiedad Industrial Decreto Legislativo 823 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecen en sus artículos 130º y 83º respectivamente, en forma adicional a otros preceptos legales, las situaciones en las cuales existe impedimento para que un signo pueda ser registrado como marca.
La Resolución del Tribunal del INDECOPI, materia de análisis se refiere a la aplicación del inciso a) del artículo 130º de la Ley de Propiedad Industrial y del inciso a) del artículo 83º de la Decisión 344, el mismo que es transcrito en el segundo párrafo de sus considerandos.
Dicho inciso no sólo consagra la prohibición de registro como marca de un signo idéntico o semejante a otro ya registrado, para los mismos productos o servicios, sino también para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error o confusión.
En este sentido Aldo Cornejo G. (2) , señala que "la confundibilidad entre las marcas no se circunscribe a aquellas que distingan productos o servicios iguales o similares, sino a todas las situaciones en las que se puede dar una confusión entre ellas", agrega, que: "El riesgo de confusión prima sobre el principio de especialidad de las clases".
En este mismo orden resulta importante mencionar la opinión del Doctor Carlos Fernández Novoa (3) , cuando comenta una sentencia del Tribunal Supremo Español del 14 de Enero de 1976 sobre semejanza de marcas y similitud de productos, pues señala que "la operación comparativa de marcas debe hacerse tomando las denominaciones completas y no fraccionadas en las voces parciales de que las mismas se componen y que la similitud de productos ha de entenderse no tanto el de pertenecer o no a la misma clase del nomenclátor cuanto a la naturaleza, estructura, composición y ámbito comercial de los mismos con lo cual no es posible confundir el destino".
El derecho positivo y la doctrina le han dado especial importancia al tema de la semejanza de marcas con el evidente objeto de proteger al consumidor frente al error o confusión de los que puede ser víctima.
El caso que nos ocupa trata de una observación de marca respecto a una clase distinta, pues el solicitante pretende el registro de su producto denominado "Jet Cola" en la clase 32 y el observante es titular de la marca "Jet" de la clase 30. En virtud de lo establecido en los mencionados artículos 13º inciso a) y 83º inciso a) respecto a otros productos o servicios en los cuales el uso de la marca puede originar error o confusión, es que la Resolución considera la necesidad de analizar la vinculación entre los productos de ambas clases, pues efectivamente la clase 30 distingue productos tales como café, té, cacao, azúcar, confitería, helados, miel, levaduras, jarabe de melaza, entre otros, y la clase 32 distingue productos tales como cerveza, aguas minerales, gaseosas, bebidas y zumos de frutas, entre otros.
De una simple apreciación podríamos establecer que algunos de los productos de la clase 30 pueden servir de insumos para la preparación de los productos que distingue la clase 32, la misma que pone a los ojos del consumidor un producto elaborado distinto al de sus componentes (clase 30) y cuyo destino y función es apreciado sin equivocación entre personas de criterio racional. Debe tenerse en consideración que el análisis de confundibilidad de una marca no tiene rigurosidad alguna pues de una simple apreciación se puede determinar la inducción a error o confusión que la semejanza de ellas puede originar. Un simple parecido en uno de sus elementos puede producir confusión, pues en algunos casos basta la semejanza.
No obstante ello el tema en cuestión resulta aún más simple, ya que no se trata de un producto de la clase 30 que puede servir como insumo para la elaboración de algún producto de la clase 32, sino más bien de un producto terminado, como son los helados, producto que está destinado al consumo directo de la clientela. No se puede dejar de señalar que esta marca de producto por su trayectoria y antigüedad tiene una posición en el mercado, distinto al de otros productos, pues en la mente del consumidor medio ( aquél, ni muy diligente, ni muy distraído) esta marca, tiene su propio espacio y no tiene riesgo de confusión frente a productos distintos y posiblemente a estas alturas tampoco frente a productos similares. Caso distinto, sería si analizáramos el tema de la confundibilidad entre marcas nuevas, no muy difundidas o que estén dirigidas a pequeños y diversos estratos de consumidores.
A mayor abundamiento es importante destacar que la marca de producto "Jet Cola", observada, no sólo es una marca nominativa es decir "aquella que está constituida por una denominación con significado definido o de fantasía"; y que para analizar su semejanza con otra es necesario tener en consideración el parecido fonético y ortográfico de los signos, sino que adicionalmente es una marca figurativa, ya que tiene características gráficas consistentes en letras especialmente dibujadas en diversos colores y con sombras en degrade lo cual le da originalidad. En consecuencia podríamos señalar que la marca "Jet Cola" es una mixta ya que tiene elementos nominativos y figurativos.
Siguiendo con este análisis, la marca "Jet Cola" está compuesta de dos vocablos y como ya lo hemos mencionado anteriormente, la comparación, tiene que hacerse en forma conjunta sin fraccionar los vocablos y sin despojarla de sus elementos gráficos, pues es así como la marca produce una impresión distinta a la de sus elementos en forma separada y como realmente es presentada al público.
Obviamente no podemos dejar de mencionar el elemento "Novedad" y "originalidad" que deben estar presentes en toda marca a efecto de dar fiel cumplimiento a su función diferenciadora frente a otros productos en el mercado.
Un tema adicional, que surge a propósito de la marca "Jet Cola" y del cual, no podemos dejar de referirnos, es el relacionado con la antigua discusión respecto al registro de la denominación "Cola", pues dicha discusión a nivel mundial, ha consistido en determinar si la palabra "Cola" es o no una denominación genérica para designar un tipo de bebidas.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra "Cola" en su acepción botánica como semilla de un árbol ecuatorial de la familia esterculiáceas, que por contener teína y teobromina se utiliza en medicina como excitante de las funciones digestivas y nerviosas.
Al respecto y en el ámbito del derecho de marcas, la Jurisprudencia chilena, por ejemplo, ha señalado que no es exacto argumentar que la "Cola" como denominación de un tipo de bebidas de fantasía no sea una palabra genérica, lo es pues con tales términos existen muchas bebidas de la misma índole que se expenden bajo la denominación común de "Cola" y se distinguen mediante marcas en las que a la expresión "Cola" se antepone alguna otra palabra original como es el caso de las marcas de las bebidas "Coca Cola" y "Pepsi Cola".
Compartimos el sentido de la jurisprudencia chilena en cuanto a considerar en primer lugar que la palabra "Cola" es una denominación genérica, pues ello se infiere de su propio significado y en segundo lugar en cuanto a establecer que la marca debe ser apreciada en su conjunto ya que en muchas oportunidades la combinación de expresiones del lenguaje común, corriente y cotidiano forman expresiones novedosas o de fantasía que pueden reunir los elementos y características, que exige la ley, para ser considerada como marca, ser susceptible de registro y recibir la protección de ley.
Ello sucede justamente cuando se componen o crean palabras o frases que sugieren la composición, características o forma de un determinado producto, lo cual es completamente diferente a utilizar la expresión genérica, comúnmente empleada para designar un producto o expresar el lenguaje corriente en sus cualidades.
Lo anteriormente expuesto, nos lleva a la conclusión que si bien las denominaciones genéricas no son susceptibles de constituir marca, éstas pueden ser usadas sin ninguna prohibición en el ámbito marcario y para efectos marcarios en la creación de nuevas expresiones o para la combinación de palabras; sin perjuicio de hacer alusión directa o indirectamente al producto.
A manera de información debemos señalar que históricamente, la polémica sobre la denominación "Cola" viene desde el año 1823, fecha del primer registro de la marca "Coca Cola" en los Estados Unidos de Norteamérica; que luego se extendió por todos los continentes. El registro de la marca "Coca Cola", si bien se efectuó, siempre fue cuestionado a la luz de las normas y la doctrina, ya que la discusión sobre la palabra "Cola", estuvo latente, pero dicha situación se ahondó, aún más, cuando otras empresas solicitaron los registros de marcas de sus productos que contenían la palabra "Cola", tal como sucedió en Chile con nuestra marca "Inka Cola". No obstante ello, en algunos países dichos registros fueron denegados en un principio y admitidos después y en otros fueron admitidos desde un comienzo.
Luego del análisis realizado, opinamos que la Resolución expone de manera clara los elementos que se deben tener en consideración para determinar si una marca con características similares a otra induce a error o confusión así como las normas legales que se deben aplicar para evitar que estos hechos se produzcan y se perjudique al consumidor. Asimismo los alcances de esta Resolución puede servirnos de base para el tratamiento de casos similares, estableciéndose un criterio uniforme sobre la materia, la cual como se ha podido apreciar contiene instituciones que se ventilan en el Derecho Comparado.
Finalmente es importante señalar que el Decreto Ley 26017 invocado en los considerandos de la Resolución es la antigua Ley General de Propiedad Industrial derogada por el Decreto Legislativo 823, actual Ley de Propiedad Industrial.