RESOLUCIÓN N° 1184-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 181765-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1184-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 181765-2003
SOLICITANTE : INTRALOT DE PERÚ S.A.C.
Denominaciones descriptivas - Distintividad del signo solicitado
Lima, veintinueve de octubre de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de junio del 2003, Intralot de Perú S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio GANA DIARIO, para distinguir servicios de lotería, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 10692-2003/OSD-INDECOPI de fecha 10 de setiembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró que el signo solicitado carece del requisito de distintividad, ya que no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los servicios que se desea distinguir (loterías), ya que no será percibido como un signo distintivo de un determinado origen empresarial. La expresión GANA DIARIO puede ser entendida por el consumidor como el servicio mediante el cual se tiene la posibilidad de que diariamente pueda obtener un premio o ganancia, finalidad deseada por el público al contratar dichos servicios.
Con fecha 24 de setiembre del 2003, Intralot de Perú S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que el signo solicitado cuenta con la distintividad necesaria para constituirse como marca, pudiendo ser relacionado con los servicios que pretende distinguir. Precisó que, la combinación de los términos del signo solicitado constituye un signo con identidad propia, no obstante sea un signo débil.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado GANA DIARIO cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-2000 1 y 49-IP-2000 2 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 27-IP-9 5 3 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión 344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 - los adjetivos calificativos pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc. 4 (el resaltado es nuestro).
De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.
2 Aplicación al caso concreto.
En el presente caso, el signo solicitado está constituido por la denominación GANA DIARIO y pretende distinguir servicios de lotería de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Se advierte que el signo solicitado informa directamente al consumidor que los servicios de lotería que distingue van a permitirle tener la probabilidad de adquirir u obtener premios o ganancias todos los días, consiguiendo de este modo mayores beneficios y ventajas que si contratase los servicios de la competencia.
En consecuencia, el signo solicitado GANA DIARIO constituye una forma de describir e informar al consumidor acerca de las características del servicio que pretende distinguir y es, por lo tanto, un signo de carácter descriptivo.
Dado que tales servicios son prestados por diferentes empresas, de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentren en condiciones de ofrecer servicios de una naturaleza similar utilicen los términos que necesitan para ofrecer dichos servicios, ocasionando con su registro desventajas injustas a sus competidores.
2. Carácter distintivo del signo solicitado
2.1 Sobre la distintividad de los signos
De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor.
Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 22-IP-96 5 - durante la vigencia de la Decisión 344 6 - en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categorías de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria.
La capacidad distintiva de un signo se determina en relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino.
En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica en relación a un origen empresarial determinado.
No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal 7 u otras razones 8 tiene una dudosa capacidad distintiva pero donde el público - a falta de la presencia de un signo distintivo - se ve obligado a identificar al producto con este nombre o indicación, no significa que este signo tenga capacidad distintiva.
Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas.
Para determinar la distintividad de un signo debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios.
El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros.
Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente.
Finalmente, en el procedimiento de registro de marcas no existe la posibilidad ni la obligación de parte de la autoridad de determinar concretamente si el público realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. En el examen de distintividad se trata de una cuestión de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas (por ejemplo encuestas de consumidores). Sin embargo, sí se requiere que la decisión de la Autoridad se base en apreciaciones concretas (comparaciones con otras denominaciones descriptivas actualmente empleadas en el mercado); por lo que suposiciones teóricas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo.
2.2 Aplicación al caso concreto
Atendiendo a lo expuesto en el punto 1.1 de la presente resolución, y a que el signo solicitado no cuenta con elementos denominativos o figurativos adicionales que le otorguen fuerza distintiva para acceder a registro, resulta incapaz de individualizar los servicios que pretende distinguir y diferenciarlos de los servicios de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva.
Por lo anterior, de otorgarse su registro, se afectaría el interés y el derecho que tienen los competidores de poder usar términos que son necesarios para la identificación y promoción de determinados servicios.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso también en la causal de prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N º 10692-2003/OSD-INDECOPI de fecha 10 de setiembre del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio GANA DIARIO, solicitado por Intralot de Perú S.A.C.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /ma
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1 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.
2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.
4 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17.
6 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y 135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.
7 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado en una forma determinada.
8 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría genérica en relación al producto que distingue.