RESOLUCIÓN N° 0108-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTES N° 197768-2003 y 197769-2003 acumulados al 185152-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0108-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTES N° 197768-2003 y 197769-2003
acumulados al 185152-2003
EXPEDIENTE N° 185152-2003
SOLICITANTE : COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A.
OPOSITORA : CARACOL TELEVISIÓN S.A.
Oposición andina – Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
EXPEDIENTE N° 197768-2003
SOLICITANTE : CARACOL TELEVISIÓN S.A.
Solicitud de registro de marca de servicio
EXPEDIENTE N° 197769-2003
SOLICITANTE : CARACOL TELEVISIÓN S.A.
Solicitud de registro de marca de servicio
Lima, diez de febrero del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 11 de julio del 2003, Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. (Perú) solicitó, mediante expediente N° 185152-2003 , el registro de la marca de servicio SÉTIMO DÍA, para distinguir servicios de transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de diciembre del 2003, Caracol Televisión S.A. (Colombia) formuló oposición manifestando ser titular en Colombia de la marca de servicio SEPTIMO DIA, para distinguir servicios de las clases 35 (certificado N° 234633) y 38 (certificado N° 234839) de la Nomenclatura Oficial, a las cuales el signo solicitado resulta idéntico, por lo que puede originarse riesgo de confusión directa y/o indirecta entre el público consumidor. Señaló que el signo solicitado pretende distinguir los mismos servicios de la clase 38 que distinguen sus marcas. Agregó que, al ser la solicitante un competidor de su empresa, la presente solicitud constituye un aprovechamiento injusto e indebido dada la similitud de los signos. A fin de acreditar el legítimo interés de su empresa, adjuntó copia de las solicitudes de registro en el Perú de la marca SÉPTIMO DÍA en las clases 35 (expediente N° 197768-2003) y 38 (expediente N° 197769-2003) de la Nomenclatura Oficial. Solicitó se le otorgue un plazo de 30 días hábiles para presentar las copias de las solicitudes de registro de sus marcas SEPTIMO DIA en Colombia.
Mediante proveído de fecha 9 de diciembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos accedió a lo solicitado y otorgó a la opositora un plazo de 30 días a fin de sustentar documentalmente la oposición formulada. Cabe precisar que dicho proveído fue recibido por Caracol Televisión S.A. con fecha 9 de enero del 2004, por lo que el plazo de 30 días hábiles vencía el 20 de febrero del 2004 .
Con fecha 28 de enero del 2004, Caracol Televisión S.A. presentó copia de los certificados de propiedad N° 234633 y 234839, correspondientes a la marca de servicio SEPTIMO DIA registrada en Colombia en las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial. Mediante proveído de fecha 6 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no presentado el escrito de fecha 28 de enero del 2004, al no haberse absuelto el mandato de fecha 29 de enero del 2004 ( mediante el cual la Oficina de Signos Distintivos requirió a Caracol Televisión S.A. para que cumpla con presentar dicho escrito firmado por quien gozaba de poder o, en su defecto, cumpla con presentar poder de la persona que lo había suscrito, dentro del plazo de dos días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado dicho escrito ).
Con fecha 6 de febrero del 2004, Caracol Televisión S.A. presentó copia de los certificados de propiedad N° 234633 y 234839, correspondientes a la marca de servicio SEPTIMO DIA registrada en Colombia en las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial. Mediante proveído de fecha 9 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos tuvo presente dicho escrito .
Con fecha 20 de febrero del 2004, Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. absolvió el traslado de la oposición formulada manifestando que la opositora no cumplió con presentar en el plazo correspondiente los certificados de registro de las marcas de las que alega ser titular, al haber sido presentados extemporáneamente, careciendo la opositora del más elemental sustento probatorio de su pretensión, por lo que la oposición formulada debe ser rechazada de plano. Señaló que, actualmente, las supuestas marcas de la opositora no son utilizadas en el mercado, por lo que el riesgo de confusión es inexistente, ya que el programa SEPTIMO DIA no se emite por la señal de Canal Caracol desde hace aproximadamente cuatro años, a diferencia de su empresa que viene emitiendo desde el 11 de mayo del 2003 el programa televisivo de corte periodístico denominado SÉTIMO DÍA. Adjuntó publicidad de su programa SÉTIMO DÍA efectuada en diarios, así como informes de Ibope Time respecto a sus niveles de audiencia.
Con fecha 5 de diciembre del 2003, Caracol Televisión S.A. (Colombia) solicitó, mediante expediente N° 197768-2003 , el registro de la marca de servicio SÉPTIMO DÍA, para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de diciembre del 2003, Caracol Televisión S.A. (Colombia) solicitó, mediante expediente N° 197769-2003 , el registro de la marca de servicio SÉPTIMO DÍA, para distinguir servicios de comunicaciones, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante proveído de fecha 27 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos dispuso acumular los expedientes N° 197768-2003 y 197769-2003 al expediente N° 185152-2003, dada la conexión existente entre ellos.
Mediante Resolución N° 7604-2004/OSD-INDECOPI de fecha 23 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado en el expediente N° 185152-2003. Asimismo, otorgó el registro de los signos solicitados mediante expedientes N° 197768-2003 y 197769-2003. La Oficina consideró lo siguiente:
A) Respecto a la solicitud de registro del expediente N° 185152-2003:
(i) Respecto al legítimo interés de la opositora:
- Con fecha 6 de febrero del 2004, la opositora ha acreditado ser titular en Colombia de las marcas de servicio SEPTIMO DIA, para distinguir servicios de las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial, registradas bajo certificados N° 234633 y 234839.
- Asimismo, la opositora ha cumplido con acreditar su interés real en el mercado peruano, al haber solicitado el registro de las marcas SÉPTIMO DÍA en el Perú.
- En tal sentido, Caracol Televisión S.A. se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en virtud a las marcas SEPTIMO DIA registradas en Colombia, para distinguir servicios de las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Respecto al riesgo de confusión entre los signos:
- El signo solicitado pretende distinguir servicios de la clase 38 que se encuentran comprendidos dentro de los servicios de comunicaciones que distingue la marca de la opositora1.
- El signo solicitado SÉTIMO DÍA y la marca registrada SEPTIMO DIA son semejantes al grado de producir confusión en el público consumidor, debido a su identidad gráfica, fonética y conceptual.
- En tal sentido, existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca de la opositora, por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada por Caracol Televisión S.A.
B) Respecto a la solicitud de registro del expediente N° 197768-2003:
(i) Si bien no se ha formulado oposición a la solicitud de registro de la marca de servicio SÉPTIMO DÍA (para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial), corresponde realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado.
(ii) Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluyó que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, encontrándose además fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486, por lo que procede otorgar su registro.
C) Respecto a la solicitud de registro del expediente N° 197769-2003:
(i) Si bien no se ha formulado oposición a la solicitud de registro de la marca de servicio SÉPTIMO DÍA (para distinguir servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial), corresponde realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado.
(ii) Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluyó que cumple con ser distintivo y susceptible de representación gráfica, encontrándose además fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486, por lo que procede otorgar su registro.
Con fecha 21 de julio del 2004, Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que, a pesar que la Oficina de Signos Distintivos mediante proveído de fecha 6 de febrero del 2004 tuvo por no presentado el escrito de fecha 28 de enero del 2004 presentado por Caracol Televisión S.A., dicha empresa volvió a presentar el mismo escrito, el cual, de manera inexplicable, la Oficina de Signos Distintivos proveyó con “ téngase presente ”, teniendo por presentados los certificados N° 234633 y 234839, lo cual se contradice con la notificación de fecha 6 de febrero del 2004, por lo que dichas acciones deben ser evaluadas por la segunda instancia a fin de determinar el correcto proceder de la Oficina de Signos Distintivos al dar por presentados los mencionados certificados, que sirvieron de fundamento para denegar el registro del signo solicitado. Precisó que, sin perjuicio de lo expuesto, ha tomado conocimiento que la marca SEPTIMO DIA de propiedad de la opositora es una marca que no se usa en el mercado colombiano, por lo que su empresa ya ha iniciado los trámites correspondientes para la cancelación de los certificados N° 234633 y 234839. Adjuntó una impresión de la página web del diario El Tiempo de Colombia, en la que se menciona que el programa SEPTIMO DIA se dejó de emitir en dicho país.
Con fecha 5 de octubre del 2004, Caracol Televisión S.A. absolvió el traslado de la apelación interpuesta reiterando sus argumentos respecto al riesgo de confusión existente entre los signos en cuestión. Señaló que el plazo que se les otorgó para presentar los certificados de registro de las marcas en las cuales basó su oposición vencía indefectiblemente el 20 de febrero del 2004, por lo que, si bien adjuntaron dichos documentos mediante un escrito sin la firma de su apoderado, mediante escrito de fecha 6 de febrero y dentro del término de ley, presentaron oportunamente un nuevo escrito subsanando dicha omisión, razón por la que no existe contradicción alguna por parte de la autoridad, al haber admitido con arreglo a ley la presentación de dichos certificados de propiedad. Precisó que el inicio en Colombia de una acción de cancelación por parte de la apelante en contra de su certificado N° 234839 no debe enervar en modo alguno (sea cual fuere el desenlace de dicha acción) el resultado y/o sentido de la resolución que se expida en la segunda instancia, debido a que lo que cuenta efectivamente es que dicho certificado de propiedad mantiene plena vigencia.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado SÉTIMO DÍA y la marca SEPTIMO DIA registrada a favor de la opositora en Colombia.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Caracol Televisión S.A. (Colombia) es titular en Colombia de las siguientes marcas de servicio:
- SEPTIMO DIA, que distingue servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina comprendidos en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 234633, vigente hasta el 31 de enero del 2011.
- SEPTIMO DIA, que distingue servicios de comunicaciones comprendidos en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 234839, vigente hasta el 31 de enero del 2011.
b) Asimismo, conforme se advierte en autos, Caracol Televisión S.A. (Colombia) ha solicitado en Perú el registro de las siguientes marcas de servicio:
- SÉPTIMO DÍA, para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial. Solicitud de registro presentada mediante expediente N° 197768-2003, con fecha 5 de diciembre del 2003 .
- SÉPTIMO DÍA, para distinguir servicios de comunicaciones, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial. Solicitud de registro presentada mediante expediente N° 197769-2003, con fecha 5 de diciembre del 2003 .
2. Cuestión previa
Previamente a analizar el presente caso, la Sala conviene en precisar lo siguiente:
(i) Si bien Caracol Televisión S.A. de Colombia formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca de servicio SÉTIMO DÍA (solicitado en el expediente N° 185152-2003, por Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A.), en base a sus marcas SEPTIMO DIA, registradas en Colombia tanto en la clase 35 como en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, la Oficina de Signos Distintivos consideró que el registro de la clase 35 fue mencionado por la opositora sólo a título informativo, por lo que efectuó únicamente el examen comparativo correspondiente entre el signo solicitado y la marca registrada en Colombia en la clase 38, lo cual no ha sido cuestionado por ninguna de las partes intervinientes en el presente procedimiento.
En tal sentido, la Sala sólo procederá a efectuar el examen comparativo correspondiente entre el signo solicitado y la marca registrada a favor de la opositora en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El recurso de apelación presentado por Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. está orientado a cuestionar la Resolución N° 7604-2004/OSD-INDECOPI de fecha 23 de junio del 2004, en el extremo que la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado en el expediente N° 185152-2003, habiendo quedado consentido el extremo por el cual la Oficina dispuso otorgar el registro de los signos solicitados mediante expedientes N° 197768-2003 y 197769-2003.
En tal sentido, la Sala sólo procederá a efectuar el examen comparativo correspondiente entre el signo solicitado y la marca registrada a favor de la opositora en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial y, no efectuará el examen de registrabilidad correspondiente de los signos solicitados mediante expedientes N° 197768-2003 y 197769-2003.
3. Oposición andina
3.1 Marco legal
El artículo 1472 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponer la misma.
En efecto, dado que la nueva Decisión Andina exige acreditar un interés real de incursionar en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso, en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado peruano la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.
3.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, Caracol Televisión S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca de servicio SÉTIMO DÍA en la clase 38, presentada por Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., sustentándola en las marcas SEPTIMO DIA registradas en Colombia en las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial, bajo certificados N° 234633 y 234839, respectivamente.
Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. ha manifestado en su recurso de apelación que la Oficina de Signos Distintivos ha obrado irregularmente perjudicando su derecho al debido procedimiento administrativo, debido a que, no obstante que mediante proveído de fecha 6 de febrero del 2004 tuvo por no presentado el escrito de fecha 28 de enero del 2004 presentado por Caracol Televisión S.A., cuando dicha empresa volvió a presentar el mismo escrito, de manera inexplicable, la Oficina lo proveyó con “ téngase presente ”, lo cual se contradice con la notificación de fecha 6 de febrero del 2004.
Al respecto, la Sala conviene en precisar lo siguiente:
(i) Caracol Televisión S.A. solicitó al momento de formular su oposición (5 de diciembre del 2003) que se le otorgue un plazo adicional de 30 días, a fin de cumplir con acreditar la existencia de sus registros de marca en Colombia.
(ii) Dicho plazo adicional fue concedido por la Oficina de Signos Distintivos mediante proveído de fecha 10 de diciembre del 20033, el cual fue recibido por Caracol Televisión S.A. con fecha 9 de enero del 2004, por lo que el plazo de 30 días hábiles vencía el 20 de febrero del 2004.
(iii) Con fecha 28 de enero del 2004, Caracol Televisión S.A. acompañó copias de los certificados de registro que sustentaban su oposición.
(iv) Mediante proveído de fecha 6 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos tuvo por no presentado el escrito de fecha 28 de enero del 2004 presentado por Caracol Televisión S.A., al no haberse absuelto el requerimiento de fecha 29 de enero del 2004 ( mediante el cual la Oficina de Signos Distintivos requirió a Caracol Televisión S.A. para que cumpla con presentar dicho escrito firmado por quien gozaba de poder o, en su defecto, cumpla con presentar poder de la persona que lo había suscrito, dentro del plazo de dos días hábiles, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado dicho escrito ).
(v) No obstante lo anterior, con fecha 6 de febrero del 2004 ( aún dentro del plazo concedido por la Oficina de Signos Distintivos mediante proveído de fecha 10 de diciembre del 2004 ), Caracol Televisión S.A. presentó copia de los certificados de propiedad N° 234633 y 234839, correspondientes a la marca de servicio SEPTIMO DIA registrada en Colombia en las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial.
En tal sentido, Caracol Televisión S.A. cumplió con demostrar en el plazo correspondiente que contaba con legítimo interés para formular oposición a la presente solicitud de registro, al haber acreditado que es titular en Colombia de las marcas en las cuales basó su oposición.
Asimismo, conforme se advierte en el Informe de antecedentes, y consta en autos, con fecha 5 de diciembre del 2003, Caracol Televisión S.A. ha solicitado en el Perú, bajo expedientes N° 197768-2003 y 197769-2003, el registro de la marca de servicio SÉPTIMO DÍA, para distinguir servicios de las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.
En consecuencia, Caracol Televisión S.A. ha acreditado su interés real de incursionar en el mercado local con el signo SEPTIMO DIA, en base al cual sustentó su oposición andina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486.
4. Determinación del riesgo de confusión
No obstante que el alcance de la protección registral de las marcas se encuentra estrechamente ligado al principio de territorialidad4, el cual subyace a todo el sistema de marcas andino y nacional y señala los alcances del derecho adquirido en virtud del registro o, en su caso, de la solicitud anterior; el examen de las solicitudes de registro de marcas que afecten indebidamente un derecho de tercero sobre una marca idéntica o similar al signo que se pretende registrar, adquirido en alguno de los Países Miembros, debe efectuarse a la luz de los criterios establecidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, referido a la prohibición de registro como marca de los signos que sean semejantes a una marca registrada o solicitada con anterioridad5.
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error6 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca7.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 3448 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-20009 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)10.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.
Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200011, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación de los criterios establecidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
4.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que los servicios que el signo solicitado SÉTIMO DÍA pretende distinguir ( servicios de transmisión de programas televisivos para ser difundidos a través de señales radiales, televisivas y redes informáticas mundiales, de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial ) se encuentran comprendidos dentro de los “ servicios de comunicaciones comprendidos en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial ”, que distingue la marca SEPTIMO DIA registrada en Colombia a favor de la opositora.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-200012 y 76-IP-200013.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
La Sala considera que, en el caso de los servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, tratándose de servicios especializados que se contratan luego de un proceso de selección de acuerdo a los intereses o necesidades del público usuario – generalmente conformado por empresas –, se prestará especial atención al momento de su contratación.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo pertinente entre el signo solicitado SÉTIMO DÍA y la marca registrada en Colombia SEPTIMO DIA, se advierte que éstos presentan una cuasi identidad fonética y gráfica, además de ser conceptualmente idénticos, al hacer referencia al último día de la semana (domingo14).
4.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones anteriormente expuestas, dadas las semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales existentes entre el signo solicitado SÉTIMO DÍA y la marca SEPTIMO DIA registrada en Colombia en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial, y que éstos se aplican a los mismos servicios, la coexistencia de los mismos es susceptible de causar confusión.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
Finalmente, si bien Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. ha manifestado que ha iniciado en Colombia la acción de cancelación correspondiente contra los registros de marca que son base de la oposición formulada por Caracol Televisión S.A., cabe precisar que, además de no haberse acreditado el inicio de dichas acciones, el hecho que se hubieran iniciado resulta irrelevante para la resolución del presente caso, dado que no se ha demostrado que las marcas registradas a favor de la opositora en Colombia ya no se encuentren vigentes.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 7604-2004/OSD-INDECOPI de fecha 23 de junio del 2004, en el extremo que la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Caracol Televisión S.A. y denegó el registro del signo SÉTIMO DÍA, solicitado por Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. (Perú) en el expediente N° 185152-2003, dejándola FIRME en lo demás que contiene.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual /lt
1 La Oficina consideró que si bien la opositora había alegado ser titular en Colombia de las marcas SEPTIMO DIA para distinguir servicios de las clases 35 y 38 de la Nomenclatura Oficial, el fundamento de la presente oposición es el registro de dicha marca en la clase 38, por lo que la marca registrada en la clase 35 sería considerada únicamente a título informativo.
2 Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
3 Al respecto, resulta necesario precisar que el artículo 146 de la Decisión 486 establece que “ dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca ” y que “ a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición ”.
4 El principio de territorialidad es un principio que cada Estado puede adoptar libremente como una norma de derecho internacional privado. En el derecho peruano, esa norma de conflicto unilateral está sancionada por el artículo 2093 del Código Civil:
“La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales; y si éstos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado.
La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos”.
En el campo de la propiedad industrial, el principio de territorialidad tiene dos significados sustanciales:
- La protección conferida a la marca en cada Estado se rige por la ley nacional respectiva. Es la ley nacional la que determina las condiciones de adquisición, el contenido y la extinción de los derechos, sin perjuicio de lo establecido por tratados internacionales y regionales.
- La protección otorgada a los derechos de propiedad industrial por la ley nacional de un determinado Estado se limita al territorio de ese Estado. Esos derechos carecen de protección extraterritorial, de modo que su titular no podrá ejercerlos fuera del país de registro ni podrá prohibir ni perseguir actos realizados fuera del territorio protegido.
5 Debe aclararse, sin embargo, que el hecho que se apliquen los criterios contenidos en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 al evaluar una oposición andina, no implica que todos los alcances sean aplicables con relación a las marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina. Así, si bien la norma andina posibilita que un tercero que no tiene una marca registrada o solicitada en el país en el que se solicita el registro, pueda formular oposición en base al derecho de registro o prelación obtenido en otro País Miembro, ello no determina que si no ejerce oportunamente ese derecho, dicho registro o solicitud previa pueda ser sustento para solicitar la nulidad de una marca registrada en ese otro país, aduciendo que se otorgó en contravención del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; ya que ni la legislación comunitaria ni la nacional establecen que constituye causal de nulidad el registro de marcas que sean confundibles con marcas registradas o solicitadas anteriormente a favor de terceros en Países Miembros de la Comunidad Andina.
6 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
7 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
8 Ver nota 6.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 594 del 21 de agosto del 2000.
10 Ver nota 7.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 555 del 17 de abril del 2000.
12 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
13 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 633 (nota 12), p. 15.
14 Domingo: Séptimo día de la semana, primero de la semana litúrgica. Definición extraída del Diccionario de la Real Academia Española en www.rae.es.