RESOLUCIÓN N° 1033-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 185395-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1033-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 185395-2003
SOLICITANTE : INTRALOT DE PERÚ S.A.C.
OPOSITORA : JAF S.A.C.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, dieciocho de noviembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de julio del 2003, Intralot de Perú S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio BUENA FORTUNA, para distinguir lotería, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 25 de setiembre del 2003, Jaf S.A.C. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca SALON FORTUNA que distingue servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 1009), la misma que viene siendo utilizada por Inversiones Hobby S.A.C.
(ii) Para el consumidor no existirán diferencias entre SALON FORTUNA y BUENA FORTUNA, puesto que el recuerdo verbal es la palabra FORTUNA, por lo que es probable que su coexistencia conlleve a riesgo de confusión, mas aún si el aspecto fonético y de escritura de los signos es marcadamente similar.
(iii) El signo solicitado constituye un signo engañoso, puesto que el consumidor podría asociarlo con su marca registrada, pudiendo producir descontento y desorientación entre los consumidores.
Con fecha 10 de noviembre del 2003, Intralot de Perú S.A.C. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) El término FORTUNA resulta usual en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, pues está comprendido en diversas marcas que han venido coexistiendo pacíficamente en el mercado, tales como: VILLA FORTUNA, RUEDA DE LA FORTUNA, LOS DADOS DE LA FORTUNA y GANA FORTUNA.
(ii) En tal sentido, el examen de registrabilidad deberá realizarse en base a la conjunción de los términos adicionales que comprenden los signos en conflicto.
(iii) Existen diferencias gráficas y fonéticas entre las denominaciones BUENA y SALON, por lo que no existiría riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
Mediante Resolución N° 9877-2004/OSD-INDECOPI de fecha 16 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Si bien la opositora invoca la aplicación del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, del escrito de oposición se desprende que el argumento central está referido al riesgo de confusión que se produciría entre los signos en conflicto en caso de otorgarse el registro del signo solicitado. Sin perjuicio de ello, el signo solicitado no resulta engañoso, en la medida que no proporciona ningún tipo de información que pueda inducir a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación o alguna otra característica de los servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Los signos en conflicto no son similares al grado de confusión. Si bien presentan algunas semejanzas al compartir el término FORTUNA, dicho término al ser sinónimo de suerte o azar es susceptible de ser comúnmente utilizado en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, por lo que su sola presencia en los signos no determina necesariamente su confusión.
(iii) El signo solicitado es denominativo, mientras que la marca registrada cuenta con un elemento figurativo (la letra F estilizada dentro de un recuadro), lo que
contribuye a que los signos generen una impresión visual de conjunto diferente.
(iv) Si bien fonéticamente los signos comparten los fonemas que conforman el término FORTUNA, difieren en el resto de elementos, por lo que en conjunto presentan entonación y pronunciación diferentes.
Con fecha 6 de setiembre del 2004, Jaf S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto al riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Agregó que los signos no sólo tienen similitud fonética con relación a la palabra FORTUNA, sino que además están referidos a negocios afines, por cuanto ambos están vinculados al azar.
Con fecha 18 de octubre del 2004, Intralot de Perú S.A.C. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Agregó que resulta improbable que el consumidor incurra en confusión, máxime si se tiene en cuenta que la marca registrada distingue servicios de juegos de azar de salón, mientras que el signo solicitado pretende distinguir un juego de lotería operada, cuyos canales de comercialización y distribución son diferentes.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BUENA FORTUNA y la marca registrada SALON FORTUNA y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Jaf S.A.C. es titular de la marca de servicio constituida por la denominación SALON FORTUNA y letra F, conforme al modelo, que distingue servicios de juegos de bingo, salón de azar y servicios complementarios de esparcimiento, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, con certificado N° 1009, vigente desde el 30 de noviembre de 1993 hasta el 30 de noviembre del 2013.
b) La empresa solicitante es titular de las marcas GANA FORTUNA (certificado N° 33302) y BUENA FORTUNA PERÚ y logotipo (certificado N° 36380) - conforme se advierte a continuación - , que distinguen servicios de lotería de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, vigentes hasta el 8 de setiembre del 2013 y 16 de agosto del 2014, respectivamente.
b) Se encuentran registradas, a favor de diferentes titulares, las siguientes marcas que distinguen servicios de esparcimiento/entretenimiento de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, y que en su conformación incluyen la denominación FORTUNA: RUEDA DE LA FORTUNA (certificado N° 27462), VILLA FORTUNA y logotipo (certificado N° 26171).
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 2 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 3 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a).
Se considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 4 , el Tribunal Andino estableció que: “La laborpara determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicio de lotería, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, en tanto que la marca registrada distingue servicios de juegos de bingo, salón de azar y servicios complementarios de esparcimiento, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Los servicios a que se refieren los signos en cuestión consisten en juegos de azar, los mismos que brindan entretenimiento al público consumidor a través de la posibilidad de ganar dinero, y que, por lo general, están destinados al mismo sector del consumidor, todo lo cual determina que exista conexión competitiva entre dichos servicios.
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 5 . Por lo general, el consumidor nopodrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 6 y 76-IP-2000 7 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los servicios en cuestión, resulta razonable asumir que el público usuario prestará cierto grado de atención al momento de elegir el servicio que desee en función a sus gustos, intereses y preferencias, así como a sus posibilidades económicas.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y luego el gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque, por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 8 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo”. Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente (…). En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que la marca registrada constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En la marca mixta registrada son relevantes tanto el aspecto denominativo como el aspecto gráfico. En efecto, la denominación SALÓN FORTUNA es importante por ser la denominación con la que se solicitarán los servicios en el mercado. Por su parte, el elemento gráfico es relevante, por cuanto se encuentra conformado por una letra F estilizada dentro de un rectángulo, el cual se encuentra ubicado entre el término FORTUNA y el término SALON, tal como se aprecia a continuación:
Conviene señalar que el término FORTUNA -cuyos significados, entre otros, es suerte favorable; éxito, aceptación rápida; hacienda, capital, caudal 9 -, contrariamente a lo señalado por la opositora, no es un término usual en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, ya que no es utilizado por los competidores o por el público usuario en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para designar los servicios de la mencionada clase, sino que constituye un término evocativo, hecho que explica que forme parte de otras marcas registradas, conforme se desprende del Informe de antecedentes.
Cabe señalar que el hecho que el término FORTUNA forme parte de otras marcas registradas no significa que no debe tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo, sino que dicho término no será determinante para establecer la semejanza de los signos.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado BUENA FORTUNA y la marca registrada SALON FORTUNA y logotipo, desde el punto de vista fonético, se advierte que, si bien los signos coinciden en el término FORTUNA, los signos difieren en su secuencia de vocales y consonantes, así como en su secuencia de sílabas, debido a la presencia del término BUENA en el signo solicitado y del término SALON en la marca registrada, todo lo cual determina que la pronunciación de conjunto de los signos sea diferente.
Desde el punto de vista gráfico, los signos difieren en el número y secuencia de letras, debido a que difieren en sus términos iniciales, a lo que cabe agregar que la marca registrada presenta elementos figurativos relevantes, todo lo cual determina que los signos generen un impacto visual de conjunto diferente.
Desde el punto de vista conceptual, ambos signos evocan la idea de suerte o éxito.
2.3 Riesgo de confusión
Por lo anterior, si bien existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, dada las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor sobre los servicios o el origen empresarial de los mismos.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 9877-2004/OSD-INDECOPI de fecha 16 de agosto del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio BUENA FORTUNA, solicitado por Intralot de Perú S.A.C., para distinguir lotería, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a)Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
2 Ver nota 1.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
5 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 6), p. 15.
8 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
9 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo I, 21 edición, Madrid 1992, p. 987.