RESOLUCIÓN N° 1019-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 196374-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1019-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 196374-2003
SOLICITANTE : INMUEBLES PANAMERICANA S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, nueve de noviembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de noviembre del 2003, Inmuebles Panamericana S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación BOULEVARD MEGA PLAZA escrita en letras características en los colores azul y negro con borde blanco y un trazo de color lila debajo de la palabra BOULEVARD, con borde blanco; conforme al modelo, para distinguir publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 8845-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, por considerarlo confundible con las marcas BOULEVARD y logotipo (certificado N° 21446), BOULEVARD (certificado N° 21382), y BOULEVARD y logotipo (certificado N° 21731), registradas en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial a favor de Inversiones Inmobiliarias Caminos del Inca S.A.C. Indicó que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los que distinguen las marcas registradas. Señaló que los signos en cuestión son semejantes gráfica y fonéticamente al grado de inducir a confusión al público usuario, toda vez que incluyen en su conformación la denominación BOULEVARD, y que, si bien difieren en cuanto al número de términos que los conforman, ello no contribuye a diferenciar a los signos en cuestión, ya que el consumidor podría pensar que el signo solicitado es una variación de las marcas registradas.
Con fecha 19 de agosto del 2004, Inmuebles Panamericana S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que los signos en cuestión son distintos, toda vez que dos de las marcas registradas base de la denegatoria del registro del signo solicitado cuentan con una serie de elementos figurativos tales como una tipografía característica de la denominación BOULEVARD, logotipos y figuras. Asimismo, el signo solicitado incluye en su conformación elementos adicionales relevantes tales como la denominación MEGA PLAZA, la cual incluso se encuentra registrada y es conocida a fin de identificar el primer centro comercial del cono norte. Indicó que el usuario, al apreciar los signos en cuestión en su conjunto, estará en capacidad de diferenciarlos y concluir que no sólo identifican servicios distintos sino que además pertenecen a grupos empresariales diferentes. Agregó que se debe tener en consideración que el público al cual están dirigidos los servicios distinguidos con las marcas en cuestión es distinto, ya que, en el caso de las marcas registradas, se dirigen a un público que domicilia cerca al Centro Comercial Caminos de Inca, mientras que el signo solicitado se dirige al público cercano al cono norte, donde se ubica el Centro Comercial Mega Plaza. Finalmente, indicó que, si bien los signos en cuestión distinguen los mismos servicios, toda vez que éstos se prestan en diferentes lugares de Lima, no existe posibilidad de confusión.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BOULEVARD MEGA PLAZA y logotipo y las marcas registradas BOULEVARD y logotipo (certificado N° 21446), BOULEVARD (certificado N° 21382), y BOULEVARD y logotipo (certificado N° 21731).
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Inversiones Inmobiliarias Caminos del Inca S.A.C. (Perú) es titular en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial de las siguientes marcas de servicio:
-BOULEVARD, que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y demás servicios, inscrita bajo certificado N° 21382, vigente hasta el 19 de mayo del 2010.
-El logotipo constituido por la denominación BOULEVARD escrita en letras características; dentro de la figura de un rectángulo; todo en los colores verde, amarillo, blanco, rojo; conforme al modelo, que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y demás servicios, inscrita bajo certificado N° 21446, vigente hasta el 23 de mayo del 2010.
-La denominación BOULEVARD escrita en letras características y las figuras estilizadas de hojas en los colores azul, celeste, rojo, amarillo, verde, negro y blanco; conforme al modelo, que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y demás servicios, inscrita bajo certificado N° 21731, vigente hasta el 15 de junio del 2010.
b) Inmuebles Panamericana S.A. es titular de la marca MEGA PLAZA, que distingue publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 30058, vigente hasta el 6 de agosto del 2012.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" (artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los que distinguen las marcas registradas, ya que éstas distinguen todos los servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de servicios especializados como los que distinguen los signos en conflicto, éstos son contratados con cuidado por el consumidor, teniendo en cuenta sus necesidades y requerimientos específicos, así como la confiabilidad y prestigio de la empresa que los brinda.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general, la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado y dos de las marcas registradas constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el presente caso, la Sala considera que la dimensión más característica tanto del signo solicitado como de las marcas registradas está constituida por los aspectos denominativo y gráfico, debido a la especial combinación de colores y elementos figurativos que presentan, tal como se aprecia a continuación:
SIGNO SOLICITADO
MARCAS MIXTAS REGISTRADAS
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y las marcas registradas BOULEVARD y BOULEVARD y logotipo, se advierte que, desde el punto de vista fonético, la presencia del término MEGA PLAZA en el signo solicitado determina que los signos en conflicto posean una pronunciación diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que la presencia de la denominación MEGA PLAZA en el signo solicitado, así como de los elementos figurativos y cromáticos que presentan los signos en conflicto, determinan que la impresión visual de conjunto de los signos sea distinta.
En virtud de las consideraciones anteriores, aun cuando exista identidad entre los servicios que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en el mercado no sería susceptible de inducir al público consumidor a un riesgo de confusión directo ( que ocurriría en el caso que el consumidor contrate un servicio distinta al que pretendía adquirir, debido a la identidad o similitud entre los signos que los distinguen) .
Sin perjuicio de lo expuesto, se determina que, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en cuestión, el hecho que éstos distingan los mismos servicios y compartan el término BOULEVARD podría inducir al consumidor a un riesgo de confusión indirecto ( que se presentaría en el caso que el público llegue a pensar que, no obstante ser signos con características distintas, el nuevo signo pertenece al titular de la marca registrada, o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas, ello debido a la presencia de manera relevante de algún elemento común y porque distinguen los mismos productos o servicios, o entre los productos o servicios que distinguen los signos existe similitud y conexión competitiva ), ya que puede creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas, o que este nuevo signo distintivo pretende distinguir una nueva línea de servicios, o que entre las empresas que los brindan existen relaciones comerciales. Lo anterior se ve reforzado por el hecho que en la clase 35 no existe otra marca registrada que contenga el término BOULEVARD en su conformación.
En opinión de la Sala, si mediante la prohibición contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 se protege la función indicadora de la procedencia empresarial, se contempla en ella cualquier relación de signos que perturbe la representación del origen empresarial.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición antes mencionada, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 8845-2004/OSD-INDECOPI de fecha 19 de julio del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación BOULEVARD MEGA PLAZA escrita en letras características en los colores azul y negro con borde blanco y un trazo de color lila debajo de la palabra BOULEVARD, con borde blanco; conforme al modelo, solicitado por Inmuebles Panamericana S.A.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 83.- “(…) No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.