RESOLUCIÓN N° 0924-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 171089-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0924-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 171089-2003
SOLICITANTE : PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS
C.A. PRONACA
OPOSITORA : SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Familia de marcas: Existencia - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos comprendidos en la clase 31 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, catorce de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de enero del 2003, Procesadora Nacional de Alimentos C.A. (Ecuador) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por la denominación PRO-CAN escrita en letras características, sobre un fondo rectangular con esquinas ovaladas, la denominación SHOW aparece debajo, escrita en letras características donde la letra H presenta una cola que abarca hasta la letra O, en los colores rojo, blanco y plomo; conforme al modelo, para distinguir productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; especialmente alimentos para animales, malta, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 9 de junio del 2003, Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza) formuló oposición manifestando que:
(i) Es titular de las siguientes marcas que distinguen productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial:
PLAN, registrada con certificado Nº 98046.
registrada con certificado Nº 6817.
CHOW, registrada con certificado Nº 15739.
CHOW, registrada con certificado Nº 93857.
CHOW, registrada con certificado Nº 81353.
DOG CHOW, registrada con certificado Nº 85515.
(ii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son los mismos que distinguen las marcas registradas a favor de su empresa, esto es, productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, en especial, alimentos para animales.
(iii) El aspecto denominativo del signo solicitado es el de mayor relevancia, ya que el tipo y características de las letras usadas en la conformación de la denominación resultan secundarias.
(iv) Existe una relación entre el signo solicitado PRO CAN SHOW y la marca registrada PRO PLAN, al tener ambas el término inicial PRO; determinando que el signo solicitado pueda ser considerado por el consumidor como una variación o una nueva presentación de la marca PRO PLAN. Respecto a las marcas registradas CHOW, CAT CHOW, DOG CHOW, PUPPY CHOW Y PURINA DOG CHOW, dado que el signo solicitado PRO CAN SHOW incluye el término SHOW cuya entonación es idéntica a CHOW y cuya escritura es sumamente similar – también existe riesgo de confusión.
Con fecha 24 de julio del 2003, Procesadora Nacional de Alimentos C.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Debe tenerse presente el procedimiento respecto al conflicto entre la marca PRO PLAN y su marca registrada PROCAN (certificado N° 84882), en el cual el INDECOPI resolvió que entre dichos signos existen diferencias gráficas, fonéticas y visuales, haciendo posible su coexistencia.
(ii) Si bien la opositora considera a la partícula CHOW, presente en algunas de sus marcas, como el elemento relevante de las mismas; el término SHOW – considerado por la contraria como sustento de su oposición - es común, amplia e inconfundiblemente reconocido desde el punto de vista visual, gráfico, fonético y conceptual por el consumidor.
Con fecha 20 de agosto del 2003, Procesadora Nacional de Alimentos C.A. adjuntó copia de los certificados de registro en Ecuador de sus marcas PROCAN y PROCAN SHOW, para distinguir productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 7579-2004/OSD-INDECOPI de fecha 22 de junio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Société des Produits Nestlé S.A. y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Existe identidad entre algunos de los productos que pretende distinguir el signo solicitado PRO CAN SHOW y algunos de aquéllos que distinguen las marcas registradas PUPPY CHOW, PURINA DOG CHOW, DOG CHOW, CAT CHOW, CHOW y PRO PLAN.
(ii) El signo solicitado PRO CAN SHOW y logotipo y la marca registrada PRO PLAN dejan una impresión visual y auditiva distinta debido a la presencia de la sílaba CAN (que evoca la idea de perro) en el signo solicitado, la cual se ubica en la misma posición que la palabra PLAN (que evoca la idea de un proyecto) en la marca registrada. En tal sentido, el hecho que las denominaciones incluyan la palabra PRO no resulta determinante para establecer la semejanza entre los signos, ya que dicha sílaba forma parte de otras marcas registradas a favor de terceras personas.
(iii) Entre el signo solicitado PRO CAN SHOW y las marcas registradas CAT CHOW, DOG CHOW, PUPPY CHOW y PURINA DOG CHOW existe semejanza gráfica y fonética, debido a que las denominaciones incluyen las palabras SHOW y CHOW respectivamente, las cuales tienen pronunciación similar, lo que podría llevar a que los consumidores crean que los productos que el signo solicitado pretende distinguir tienen el mismo origen empresarial que aquéllos que distinguen las marcas registradas.
(iv) Con respecto a la marca CHOW, existe semejanza gráfica y fonética con el signo solicitado PRO CAN SHOW debido a la inclusión de la palabras SHOW y CHOW, respectivamente, siendo que los demás elementos que forman parte del signo solicitado no le brindan la aptitud distintiva requerida.
(v) Si bien la solicitante ha señalado que tiene registrada la marca PROCAN en el Perú y Ecuador y la marca PROCAN SHOW y reservas en Ecuador, dichos registros no le otorgan el derecho de solicitar una decisión similar en este procedimiento, al ser una facultad discrecional de la Oficina evaluar cada nueva solicitud.
Con fecha 15 de julio del 2004, Procesadora Nacional de Alimentos C.A. interpuso recurso de apelación señalando que:
(i) La Oficina no ha realizado un análisis en conjunto entre los signos comparados, ya que ha desmembrado su marca para otorgarle una preponderancia principal y excesiva al término SHOW.
(ii) Su marca está conformada por una etiqueta conteniendo elementos figurativos y gráficos - constituidos por un fondo rectangular con vértices ovalados, escritura característica y la combinación de colores rojo, blanco y plomo - y por la denominación PRO-CAN SHOW, y no sólo por la palabra SHOW.
(iii) Dado que la palabra SHOW está incluida en el diccionario de la Real Lengua Española como una palabra de nuestro idioma, debe ser tratada como tal y, dado que la misma tiene un elemento conceptual específico, éste debe ser considerado.
Con fecha 17 de agosto del 2004, Société des Produits Nestlé S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Agregó que el término CHOW, presente en todas sus marcas, es el elemento distintivo principal, siendo el elemento de cohesión en ellas. Sostuvo que un consumidor local de productos para mascotas relacionará cualquier marca de alimentos para mascotas que tenga el término CHOW o SHOW con el grupo de productos cuyas marcas incluyen el término CHOW; el cual constituye el elemento común de una familia de marcas.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si se ha configurado una familia de marcas en base al término CHOW.
b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado PRO-CAN SHOW y logotipo y las marcas registradas CAT CHOW, DOG CHOW, PUPPY CHOW, CHOW y PURINA DOG CHOW.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
a) Se ha verificado que Société des Produits Nestlé S.A. (Suiza) es titular de las siguientes marcas de producto:
-PUPPY CHOW, que distingue alimentos balanceados para animales, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, inscrita desde hace más de 15 años con certificado N° 81353, vigente hasta el 15 de setiembre del 2004.
-PURINA DOG CHOW, que distingue alimento para animales, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial; inscrita el 11 de junio de 1990 con certificado N° 85515, vigente hasta el 11 de junio del 2005.
-DOG CHOW, que distingue productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, y demás de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial; inscrita con certificado N° 93857, vigente desde el 5 de noviembre de 1991 hasta el 5 de noviembre del 2006.
-PRO PLAN, que distingue alimentos para perros, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial; inscrita con certificado N° 98046, vigente desde el 2 de julio de 1992 hasta el 2 de julio del 2012.
-CHOW, que distingue productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras frescas; semillas, plantas vivas y flores naturales; sustancias para la alimentación de animales, malta y todos los demás productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial; inscrita con certificado N° 6817, vigente hasta el 18 de abril del 2014.
-CAT CHOW, que distingue alimentos para animales, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras frescas; semillas, plantas vivas y flores naturales; sustancias para la alimentación de animales, malta y todos los demás productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial; inscrita con certificado N° 15739, vigente hasta el 30 de mayo del 2005.
b) Procesadora Nacional de Alimentos S.A. PRONACA (Ecuador) es titular de la marca de producto PROCAN, que distingue productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; especialmente alimentos para animales, malta, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, inscrita con certificado N° 84882, vigente hasta el 28 de junio del 2012.
c) En la clase 31 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, numerosas marcas que incluyen en su conformación la partícula PRO, tales como: PRO (certificado N° 87965), PRO PAC (certificado N° 30523), PROAGRO (certificado N° 74066), PROAVES (certificado N° 92860), PROCAMPO (certificado N° 2849), PROCAN (certificado N° 84882), PROCRIA (certificado N° 96495), PROFARMA (certificado N° 42860), PRO ENERGY (certificado N° 177741), PROFOOD (certificado N° 73565), PROHASS (certificado N° 65667), entre otras.
2. Familia de marcas
Société des Produits Nestlé S.A. en su escrito de apelación sostuvo que el termino CHOW es el elemento que determina la existencia de una familia de marcas, debido a que se encuentra presente en todas, como el elemento distintivo; sosteniendo que un consumidor local de productos para mascotas relacionará cualquier marca de alimentos para mascotas que tengan el término CHOW o SHOW, con el grupo de productos cuyas marcas incluyen el término CHOW.
2.1 Marco conceptual
Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra/ partícula/ figura) común que forma parte de las marcas de dichos productos. Este término común que puede ser un prefijo o sufijo - es modificado mediante la adhesión o supresión de otras sílabas. De esta práctica resulta que una denominación que contenga el término común es considerada por el consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.
Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están presentes las siguientes dos condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso:
a) El término común debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular.
El término común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que llevan este término común provienen del mismo origen empresarial. Sólo en estos casos el público considerará a pesar de que la impresión de conjunto del signo solicitado sea diferente - que éste es parte de la familia de marcas.
Un término común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con la misma partícula o término común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con signos que lleven el término común. En algunos casos, puede ser que el término común sea tan característico o distintivo o se haya impuesto en el mercado que basta que sólo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. También, circunstancias especiales - como la forma en que partes de la denominación han sido reproducidas - pueden hacer creer al público que los signos en cuestión provienen del mismo origen empresarial. En todo caso, si el público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el mismo término común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.
Si ambas condiciones están presentes, es muy probable que el público consumidor aunque por la impresión en conjunto de los signos no se vea confundido respecto a la identificación de los productos (confusión directa) - sí considere por la identidad o correspondencia del término común que se trata de otro producto más del titular que suele identificar sus productos con este término común (confusión indirecta).
b) El signo solicitado lleva el término común.
No es necesaria la identidad del término común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que éste aparezca en forma substancialmente igual. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el término común y que no son percibidas por el público o que puedan ser consideradas como un error en la impresión o en el sonido, no alteran la impresión en conjunto de los signos.
En consecuencia, si dos signos llevan el mismo término común se determinará por la impresión que ellos causen en los consumidores o como son ellos percibidos por los consumidores. Para ello, también se tendrá en cuenta la peculiaridad u originalidad del término común y su independencia respecto al resto de la denominación.
2.2 Aplicación al caso concreto
En el presente caso, se ha comprobado que Société des Produits Nestlé S.A. tiene registrados a su favor cinco signos que incluyen en su conformación el término CHOW solo o en combinación con otra palabra, para distinguir productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.
Por otra parte, se ha verificado que el término CHOW no se encuentra incluido en forma sustancialmente igual en ninguna marca registrada a favor de un titular distinto a Société des Produits Nestlé S.A. en dicha clase de la Nomenclatura Oficial. Este hecho hace presumir razonablemente que el público ha llegado a asociar la partícula CHOW con un origen empresarial determinado.
Ahora bien, dado que los productos que distinguen dichas marcas se ubican en el sector de alimentos para animales y productos naturales, se entiende que la asociación que pueda hacer el público consumidor de este término común con un determinado origen empresarial recaerá únicamente en relación con estos productos y sus derivados, incluidos en las clases 31 de la Nomenclatura Oficial, a la cual pertenecen también los productos que pretende distinguir el signo solicitado ( Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta) .
En tal sentido, se han configurado todos los supuestos para que exista una familia de marcas: la presencia de una palabra o elemento común y característico ( el término CHOW ), y sobre la base de tal elemento emanan una serie de variaciones que conforman diferentes signos distintivos denominativos ( CAT CHOW, DOG CHOW, PUPPY CHOW, PURINA DOG CHOW y CHOW ) registrados a nombre de un solo titular (Société des Produits Nestlé S.A.) en la clase 31, sin que se encuentre presente en forma sustancialmente igual en otros signos registrados a favor de un tercero en alguna clase de la Nomenclatura Oficial.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
Existe identidad entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distinguen las marcas DOG CHOW, CHOW y CAT CHOW y, conexión competitiva con los productos que distinguen las marcas PUPPY CHOW, PURINA DOG CHOW y PRO PLAN, siendo que, en todos los casos, los signos se refieren a alimentos para animales.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los alimentos para animales, resulta razonable asumir que el público consumidor - fundamentalmente criadores de animales - prestará una atención especial al momento de su adquisición, ya que por lo general esta actividad tiene por fin el engorde y beneficio de los animales, por lo que se elegirán los productos que den un mayor rendimiento, lo cual requiere un control y cuidado permanente por parte de los interesados.
La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado es un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el signo mixto solicitado, se aprecia que tanto el aspecto denominativo como el aspecto figurativo son relevantes a efectos de indicar el origen empresarial de los productos. En efecto, la denominación PROCAN SHOW es relevante por: i) el tamaño de las letras; ii) el espacio que ocupa dentro del signo; y, iii) es el término por el que se solicitarán los productos en el mercado. Asimismo, resulta relevante el elemento gráfico, que comprende la disposición de la denominación PRO-CAN sobre un fondo rectangular con esquinas ovaladas, una forma particular de escritura de la denominación SHOW – en la cual la letra H presenta una cola que abarca hasta la letra O – así como la combinación y disposición de los colores rojo, blanco y plomo, tal como se aprecia a continuación:
Debe señalarse que no por el hecho que los signos tengan en común un término o algunas letras son confundibles entre sí. En efecto, para realizar el examen comparativo, en principio, el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la semejanza de los mismos puede determinarse por la inclusión abstracta de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que cada uno de ellos suscite. Así, es posible que dos signos contengan las mismas letras, pero susciten en el consumidor una impresión de conjunto distinta.
Previamente al examen comparativo, cabe señalar finalmente que el riesgo de confusión entre dos signos distintivos puede darse de manera directa o indirecta.
Así, el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, actividades o servicios mismos. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, actividades o servicios y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto acudiendo a un establecimiento o contratando un servicio en la creencia que se trata del producto, establecimiento o servicio del competidor.
Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, actividades o servicios y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos pero éstos presenten elementos comunes que –por su carácter arbitrario o de fantasía-posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior, o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida que el público no confunde un producto, actividad o servicio con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos.
Realizado el examen comparativo, desde el punto de vista fonético, entre el signo solicitado PRO-CAN SHOW y las marcas registradas CAT CHOW, DOG CHOW, PUPPY CHOW, PURINA DOG CHOW y CHOW se advierte que si bien todas presentan en común la palabra SHOW / CHOW, los signos confrontados presentan en sus denominaciones elementos adicionales (PRO-CAN / CAT / DOG / PUPPY / PURINA DOG), por lo que el impacto sonoro de conjunto de los signos resulta diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que, a pesar de que ambos signos comparten palabras de escritura similar (SHOW y CHOW), presentan denominaciones adicionales (PRO-CAN / CAT / DOG / PUPPY / PURINA DOG), las cuales, junto a los elementos gráficos y cromáticos presentes en el signo solicitado, les otorgan una impresión visual de conjunto distinta.
3.3. Riesgo de confusión
La Sala considera que en el presente caso la palabra CHOW, distintiva de la familia de marcas reconocida a favor de la opositora, se encuentra incluida en forma sustancialmente igual en el término SHOW del signo solicitado - ya que aunque existe una pequeña diferencia en sus letras iniciales (S / C), ambas palabras tienen una pronunciación prácticamente idéntica – lo cual determina que exista riesgo de confusión respecto al origen empresarial de los productos.
En virtud de las consideraciones anteriores y atendiendo a la identidad y conexión competitiva de algunos de los productos que distinguen los signos, se han cumplido los requisitos necesarios para admitir el riesgo de confusión indirecto por familia de marcas, por lo que no procede acceder al registro solicitado.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 7579-2004/OSD-INDECOPI de fecha 22 de junio del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por la denominación PRO-CAN escrita en letras características, sobre un fondo rectangular con esquinas ovaladas, la denominación SHOW aparece debajo, escrita en letras características donde la letra H presenta una cola que abarca hasta la letra O, en los colores rojo, blanco y plomo; conforme al modelo, solicitado por Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.