RESOLUCIÓN N° 0646-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 142657-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONANTE : BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.
EMPLAZADA : BOURJOIS, S.A.
Cancelación de marca por falta de uso
Lima, ocho de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de enero del 2002, Botica Comercial Farmacéutica Ltda. (Brasil) solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto GLAMOUR, registrada a favor de Bourjois, S.A., bajo certificado N° 40919, para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por no haber sido utilizada por su titular o terceros autorizados en el Perú ni en algún otro país de la Comunidad Andina durante los tres últimos años.
Con fecha 2 de mayo del 2002, Bourjois, S.A. (Suiza) absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que la marca GLAMOUR materia de la presente acción se utiliza en diversos Países Miembros de la Comunidad Andina, especialmente Venezuela, a fin de acreditar tal hecho adjuntó copia de una factura por la venta de productos con las marcas GLAMOUR MASCARA – NOIR EBENE, GLAMOUR MASCARA – BRUN ECORCE, GLAMOUR MASCARA – PRUNE. Agregó que posteriormente presentaría pruebas de uso adicionales para acreditar el uso de su marca.
Mediante Resolución N° 2922-2003/OSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación y dispuso la cancelación del registro de la marca GLAMOUR. Consideró lo siguiente:
- Los productos que distingue la marca registrada, por su propia naturaleza y finalidad, constituyen productos de consumo masivo, por lo que a efectos de acreditar el uso de la marca GLAMOUR los medios probatorios deben demostrar un nivel de comercialización acorde con la naturaleza de los mismos, durante un periodo que demuestre continuidad o regularidad.
- La factura presentada por la emplazada para acreditar el uso de su marca fue emitida en 1998, es decir, antes del periodo en el cual se debe acreditar el uso de la marca (17 de enero de 1999 y 17 de enero del 2002).
- Aun cuando la factura hubiera sido emitida dentro del periodo probatorio de tres años consecutivos anteriores a la fecha de inicio de la acción de cancelación, una sola factura tampoco sería suficiente para acreditar el uso de la marca GLAMOUR en la forma y modo que corresponde a la naturaleza de los productos que distingue dicho signo.
Con fecha 8 de abril del 2003, Bourjois, S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que para acreditar el uso de su marca presentaría comprobantes de pago emitidos en Venezuela y Ecuador.
Con fecha 13 de mayo del 2003, Botica Comercial Farmacéutica Ltda. absolvió el traslado de la apelación manifestando que la emplazada no ha presentado una sola prueba que demuestre el uso de su marca para distinguir productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, dentro del periodo relevante para la presente acción.
Con fecha 22 de mayo del 2003, Bourjois, S.A. para acreditar el uso de su marca GLAMOUR presentó copia de siete facturas emitidas en Ecuador.
Con fecha 3 de junio del 2003, Botica Comercial Farmacéutica Ltda. manifestó que las pruebas presentadas no acreditan el uso de la marca materia de la presente acción, ya que no acreditan que los productos vendidos por la emplazada a una empresa ecuatoriana se hayan importado efectivamente a Ecuador, y que hayan sido comercializados en dicho país. Agregó que en dichas facturas no se advierte la venta de productos con la marca GLAMOUR. Señaló que, en el supuesto que se acreditara la comercialización de productos con la marca en cuestión, la cantidad de bienes comercializados no correspondería a la naturaleza de los productos que distingue la marca en cuestión.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala deberá determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto GLAMOUR, inscrita bajo certificado N° 40919, que distingue productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Bourjois, S.A. es titular de la marca de producto GLAMOUR que distingue perfumería, jabones, aguas de colonia, agua de tocador, lociones, cremas de belleza, cosméticos, coloretes, lápices labiales, esmaltes para uñas y cremas, eliminador de esmalte para uñas, polvos faciales, polvos para el baño y talcos, polvos de sachet, sales y aceites para el baño, dentífricos, lavados para la boca, brillantinas, y pomadas y compuestos para blanquear el cabello y la piel, lápices para las cejas y accesorios para el tocador en general de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 40919, vigente hasta el 12 de abril del 2006.
2. Cancelaciones por falta de uso
2.1 Marco conceptual
El artículo 165 de la Decisión 486 establece que a solicitud de persona interesada la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma precisa que la acción de cancelación no podrá iniciarse antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Adicionalmente, se dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.
Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos, una de índole esencial y otra de índole funcional 1 . Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada. La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.
2.2 Condiciones del uso de la marca
El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en los cuales se considera que la marca ha sido usada:
a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización en el mercado.
b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
Asimismo, establece que el uso de la marca en modo tal que difiera de la forma como ha sido registrada, sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la obligación de uso de la marca el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia 2 - que también resulta aplicable a la Decisión 486 - ha interpretado lo siguiente:
En cuanto a la forma, señaló que el uso de la marca debe ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
En cuanto al elemento cuantitativo, indicó que la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano cuyo uso se pretende probar.
Desde el punto de vista del período previsto en la norma comunitaria para la utilización de la marca, se establece claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se hubiere usado durante los tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación.
A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486 es al titular del registro a quien corresponde aportar las pruebas del uso de la marca, constituyendo medios de prueba de uso, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.
2.3 Forma del uso de la marca
Dado que el uso de la marca debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso debe tenerse en consideración las características de cada marca y el tipo de marca, así como los productos y servicios correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las características comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley.
En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de producto podrá acreditarse con documentos que demuestren la venta de tales productos (facturas, boletas de venta) 3 en la cantidad que, dependiendo de la naturaleza, costo o forma de adquisición del producto que se trate, puedan revelar un uso efectivo de la marca en el respectivo producto.
Así, será distinto el criterio a fin de evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos) que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, joyas, etc.).
Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de producto con documentos de tipo contable o que demuestren su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.
Al respecto, cabe precisar que si bien la presentación de una muestra física de un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de marcas figurativas o mixtas) 4 , dichas pruebas no serán idóneas para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su efectiva puesta en el mercado.
Finalmente, además de los criterios antes señalados, no debe olvidarse que todo documento o prueba que se presente u ofrezca deberá cumplir con el requisito de haber sido emitido, producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres años anteriores al inicio de la correspondiente acción de cancelación por falta de uso.
2.4 Aplicación al caso concreto
La emplazada a fin de acreditar el uso de su marca GLAMOUR presentó los siguientes documentos:
- Copia de las facturas N° 226771, N° 231158, 234172 y 236147, emitidas en Francia a favor de la empresa Las Fragancias (Ecuador), por la venta de diversos productos.
- Copia de tres comprobantes de pago emitidos en Ecuador por la empresa Las Fragancias, por la venta de diversos productos.
De la revisión de los documentos presentados, se advierte que la empresa Bourjois, S.A. vendió productos (Rimmel) de la clase de la Nomenclatura Oficial con la marca GLAMOUR a la empresa Las Fragancias, quien luego comercializó estos productos en el mercado ecuatoriano.
Ahora bien, los documentos presentados acreditan que en el mercado andino sólo se comercializaron 90 productos con la marca GLAMOUR, por un valor total de US$ 715,50, ventas que corresponden al periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2001, cantidad que resulta insuficiente a efectos de considerar que una marca que distingue productos de consumo masivo – como lo son los perfumes y productos de belleza, entre otros, que distingue la marca GLAMOUR – está siendo utilizada de manera real y efectiva en el mercado en la cantidad y del modo que corresponde a estos productos, tal como lo exige el artículo 166 de la Decisión 486.
4. Conclusión
Por las consideraciones expuestas en el numeral precedente, se concluye que las pruebas presentadas no son suficientes para acreditar el uso de la marca de producto GLAMOUR (certificado N° 40919), durante los tres años consecutivos anteriores al inicio de la presente acción de cancelación, por lo que procede su cancelación en virtud de lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 2922-2003/OSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo del 2003 y, en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto GLAMOUR registrada a favor de Bourjois, S.A., bajo certificado N° 40919, que distingue perfumería, jabones, aguas de colonia, agua de tocador, lociones, cremas de belleza, cosméticos, coloretes, lápices labiales, esmaltes para uñas y cremas, eliminador de esmalte para uñas, polvos faciales, polvos para el baño y talcos, polvos de sachet, sales y aceites para el baño, dentífricos, lavados para la boca, brillantinas, y pomadas y compuestos para blanquear el cabello y la piel, lápices para las cejas y accesorios para el tocador en general de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1
Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 385 y ss.
2
Proceso N° 17-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, publicada el 26 de enero de 1996, pp. 30 y ss; Proceso N° 2-AI-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 289, publicada el 27 de agosto de 1997, pp. 30 y ss; Proceso N° 11-IP-96, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299, publicada el 17 de octubre de 1997, pp. 28 y ss.
3
Cabe precisar que dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un determinado producto en el mercado.
4
Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta, constituirán pruebas a tomarse en cuenta, la publicidad de dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, órdenes de confección de etiquetas o impresión de envolturas que sean capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada, entre otras.