RESOLUCIÓN N° 0406-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 136244-2001
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONANTE : BIG WAVE S.A.C.
EMPLAZADA : CORPORACION INDUSTRIAL LUCERO E.I.R.L.
Nulidad de registro de una marca por uso de nombre comercial anterior - Norma aplicable - Uso de nombre comercial - Zona de influencia económica
Lima, diez de abril de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de octubre del 2001, Big Wave S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto BIG WAVE, inscrita bajo certificado Nº 50030, a favor de Corporación Industrial Lucero E.I.R.L., para distinguir prendas de vestir, calzado y sombreros, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Ser titular del nombre comercial BIG WAVE, cuya presencia y uso en el mercado se remonta desde mayo de 1993, fecha en que se constituyó su empresa e inició su actividad comercial, desarrollando la actividad económica de compra, venta, importación y exportación de prendas de vestir para varones, damas y niños.
(ii) El registro de la marca cuya nulidad pretende, ha sido concedido en contravención del artículo 208 inciso b), pues el elemento distintivo principal de la marca BIG WAVE constituye su nombre comercial, con el cual es conocido en el mercado.
(iii) Los signos presentan identidad en la denominación BIG WAVE, distinguen una actividad económica idéntica de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 16 de noviembre del 2001, Corporación Industrial Lucero E.I.R.L. (Perú) se apersonó al procedimiento, señalando domicilio legal y procesal. Se reservó el derecho de contestar la acción dentro del término de ley.
Con fecha 30 de noviembre del 2001, Corporación Industrial Lucero E.I.R.L. formuló tacha de los siguientes medios probatorios:
(i) Copia de licencia o autorización municipal de funcionamiento de la empresa accionante, ya que siendo una simple copia fotostática, no acredita la autenticidad de la autorización. En el documento no se consigna la fecha de expedición ni aparece la firma y sello de la autoridad municipal competente, además de contener dos tipos de letra distinta (máquina mecánica y a computadora), lo que haría presumir que el documento ha sido fraguado.
(ii) Las copias de las facturas de los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, pues son sólo copias fotostáticas que no acreditan la autenticidad de las facturas. Además, la accionante presenta una copia legalizada de una supuesta primera factura del año 1993, mas no así de las facturas recientes, lo que haría presumir el funcionamiento irregular de la empresa y que no estaría al día en sus pagos ante SUNAT.
Mediante proveído de fecha 3 de diciembre del 2001, atendiendo a que el procedimiento administrativo se rige por los principios de celeridad, simplicidad, eficacia y, teniendo en cuenta que el procedimiento se tramita de conformidad con lo dispuesto por la Decisión 486; las tachas planteadas únicamente pueden tomarse como medios de defensa que deben evaluarse al momento de expedirse la resolución que ponga fin a la instancia, sin perjuicio que la contraria absuelva las mismas ofreciendo los medios probatorios que considere convenientes antes de expedirse la resolución correspondiente, la Oficina de Signos Distintivos dispuso se tenga presente lo solicitado al momento de resolver.
Mediante proveído de fecha 9 de enero del 2002, habiéndose vencido el plazo de ley sin que la emplazada conteste la acción de nulidad, la Oficina de Signos Distintivos dispuso que se tenga por no contestada la acción y pase el expediente a resolver.
Con fecha 10 de enero del 2002, Corporación Industrial Lucero E.I.R.L. manifestó lo siguiente:
(i) Durante el trámite de solicitud de registro de su marca BIG WAVE, la accionante no formuló observación ni se apersonó al procedimiento a pesar de haber cumplido con realizar las publicaciones respectivas en el Diario Oficial El Peruano, obteniendo el registro de buena fe.
(ii) No tuvo conocimiento de la existencia de la empresa accionante, pues no se trata de una entidad conocida ni su objeto social es notoriamente conocido.
(iii) Si bien existe similitud a nivel gráfico y fonético entre su marca registrada BIG WAVE y el nombre comercial de la accionante BIG WAVE, su marca ha sido otorgada para identificar prendas de vestir, calzado y sombreros, mientras que el objeto social de la empresa accionante es dedicarse al comercio en sus diversas modalidades, principalmente, la compra, venta, distribución, importación, exportación, representación de productos, equipos, aparatos, así como la promoción de negocios y otros bienes, pudiendo realizar las operaciones económicas necesarias o convenientes para la consecución de sus fines sociales, no se dedica a la fabricación y venta de prendas de vestir como sí lo hace su empresa, por lo que es posible la coexistencia de los signos en el mercado.
(iv) Reiteró lo manifestado respecto a la licencia o autorización municipal, solicitando que la accionante exhiba el original de dicho documento. Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 23 de enero del 2002, Corporación Industrial Lucero E.I.R.L. interpuso recurso de reconsideración contra el proveído de fecha 9 de enero del 2002 que tuvo por no contestada la acción, pues sí cumplió con contestar la acción dentro del plazo de ley. Manifestó que el proveído mencionado recorta su derecho a la legítima defensa, pues presentó su contestación el día 10 de enero del 2002, dentro del término de ley. Sin embargo, la Oficina de Signos Distintivos equivocadamente tuvo por no contestada la acción, computando el plazo de dos meses como calendarios, incluyendo los días sábados, domingos y feriados, los cuales deben ser considerados inhábiles para efecto del cómputo del plazo, tal como lo establece el artículo 141 del Código Procesal Civil, norma que es de aplicación supletoria, concordado con el artículo 41 del Decreto Legislativo 807. Ofreció como nueva prueba instrumental el escrito presentado con fecha 10 de enero del 2002.
Mediante proveído de fecha 27 de marzo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos, a fin de proveer el escrito de reconsideración, requirió a la emplazada que cumpla con presentar la nueva prueba instrumental, en el plazo de dos días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación.
Mediante proveído de fecha 18 de abril del 2002, la Oficina de Signos Distintivos habiéndose verificado que la emplazada no cumplió con absolver el mandato de fecha 27 de marzo del 2002, con respecto a la presentación de nueva prueba instrumental, tuvo por no presentado el recurso de reconsideración y dispuso que pase el expediente a resolver.
Mediante Resolución Nº 7184-2002/OSD-INDECOPI de fecha 28 de junio del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad. Consideró lo siguiente:
(i) Si bien tuvo por no presentado el recurso de reconsideración formulado por la emplazada, precisó que el plazo para contestar una acción de nulidad, establecido en el artículo 78 de la Decisión 486 aplicable por mandato del artículo 173 de la misma norma, es de dos meses, que de acuerdo al artículo 16 del Decreto Legislativo 823 se cumple en el mes de vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial y únicamente el plazo señalado en días se entiende referido a días calendario.
(ii) Al momento de otorgarse el registro de la marca BIG WAVE y logotipo (3 de noviembre de 1998), se encontraban vigentes la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, por lo que la determinación de la nulidad del registro de la marca, debe ser evaluada sobre la base de dicha normativa.
(iii) Respecto a la tacha contra los medios probatorios presentados por la accionante, señaló que la tacha no se encuentra regulada en los procedimientos relacionados con signos distintivos, los que se rigen por la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823. Expresó que ni la ley de Propiedad Industrial ni el TUPA de INDECOPI establecen que los documentos presentados como medios probatorios deben estar legalizados. Además, en aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa se considera suficiente la presentación de copias simples de los documentos, sin perjuicio que a pedido de parte o a criterio de la autoridad administrativa sea necesario realizar una diligencia de exhibición, lo que no ocurre en el presente caso.
(iv) Respecto al cuestionamiento a la copia de la autorización municipal, pues no consigna la firma y sello de la autoridad municipal competente y presenta llenado a máquina mecánica y a computadora, señaló que efectivamente en la copia de dicha autorización no se aprecia en forma clara la firma y el sello de la autoridad municipal, ni la fecha de expedición de la indicación "Area 45 mts" que parece haber sido llenada con una máquina mecánica de escribir, por lo que no causa certeza de su contenido. Concluyó que si bien la copia de la Autorización Municipal al no causar certeza no será tomada en cuenta al momento de evaluar los medios probatorios presentados por la accionante, las copias de las facturas presentadas sí constituyen documentos válidos, por lo que será en base a dichos documentos y al resto de documentación que se determinará si acreditan la existencia de un nombre comercial no registrado a favor de la empresa accionante.
(v) Si bien en las facturas Nº 001-000005, 001-000005, 001-000566 y 001-000564 se consigna la denominación BIG WAVE como nombre comercial e incluyen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que acreditan el uso de la denominación BIG WAVE como nombre comercial que distingue actividades económicas relacionadas con productos de dicha clase, al haber sido emitidas en mayo de 1993 y diciembre de 1994, no demuestran que el nombre comercial se haya continuado usando en el mercado al momento de registrarse la marca de producto BIG WAVE y logotipo, o incluso con posterioridad.
(vi) En atención a lo expuesto, determinó que no teniéndose certeza acerca de la continuidad de las actividades económicas de la accionante, la acción de nulidad resulta improcedente.
Con fecha 26 de julio del 2002, Big Wave S.A.C interpuso recurso de reconsideración, manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa se constituyó en el año 1993 y hasta la fecha viene operando con la razón social Big Wave S.A.C.
(ii) Respecto a la autorización municipal otorgada por la Municipalidad de Miraflores señaló que "nosotros no podemos ir con la forma de trabajo que ellos realicen con su personal, si en esa debida oportunidad nos entregaron este documento con el escrito a máquina y las firmas no legibles sería en todo caso no confiar en la autoridad administrativa municipal. En todo caso estamos dispuestos a que uds. lo veriquen ante la entidad municipal".
(iii) Respecto a las copias de las facturas, señaló que realiza la facturación con los códigos de las prendas, razón por la cual se aprecia los códigos mas no la descripción del artículo.
(iv) El 23 de marzo de 1998 se realizó un operativo de SUNAT por la entrega de comprobantes de pago, en dicho operativo le compraron con la boleta Nº 0023117, el código 18-C, luego con la nota de devolución Nº 020144068 le devolvieron el producto.
Adjuntó medios probatorios.
Mediante Resolución Nº 598-2003/OSD-INDECOPI de fecha 21 de enero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundado el recurso de reconsideración, y en consecuencia fundada la acción de nulidad contra la marca BIG WAVE y logotipo. Consideró lo siguiente:
(i) Tratándose de la nulidad de la marca BIG WAVE y logotipo que tiene como sustento un supuesto mejor derecho de la accionante sobre el nombre comercial BIG WAVE, es necesario que se acredite el uso de dicho nombre comercial con anterioridad a la fecha de presentación de la marca de producto cuya nulidad se pretende.
(ii) Los comprobantes de pago presentados (facturas y boletas de venta), complementados con las facturas que obran de fojas 20 a 61, acreditan el uso real y efectivo en el mercado nacional como nombre comercial de la denominación BIG WAVE, para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Del análisis de las facturas se advierte que, el nombre comercial BIG WAVE S.A. fue utilizado en el comercio al menos desde el 25 de mayo de 1993, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad (3 de julio de 1998), conforme se desprende de la factura Nº 001-00005 (foja 20), y en forma regular hasta la fecha de interposición de la acción de nulidad, conforme se aprecia de los comprobantes de pago que obran de fojas 151 a 173. En tal sentido, al haberse acreditado un mejor derecho por parte de la accionante, corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial protegido BIG WAVE S.A. y la marca registrada BIG WAVE y logotipo.
(iv) Los productos que se comercializan a través del nombre comercial de la accionante, están comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada.
(v) El nombre comercial BIG WAVE S.A. y la marca registrada BIG WAVE y logotipo, son semejantes gráfica y fonéticamente al grado de inducir a confusión al público consumidor, pues la presencia en ambos de los términos BIG y WAVE, dispuestos en idéntica secuencia, que constituyen los únicos elementos denominativos que conforman los signos, determina que al momento de ser pronunciados produzcan un impacto sonoro idéntico. Si bien en el nombre comercial de la accionante se aprecian las siglas S.A., al constituir las iniciales de una forma societaria, no contribuyen a establecer diferencias entre los signos. Desde el punto de vista gráfico, si bien los signos comparten las letras BIG WAVE, el elemento figurativo que presenta la marca registrada, contribuye a que produzcan una impresión visual diferente.
Con fecha 11 de febrero del 2003, Corporación Industrial Lucero E.I.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) No se ha aplicado el artículo 215 del Decreto Legislativo 823, que dispone que sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial, por lo que al ser titular de la marca BIG WAVE y logotipo, es la única persona jurídica que puede utilizar su marca como nombre comercial y registrarla como tal.
(ii) Cuando el artículo 83 inciso b) hace alusión a "nombre comercial protegido", se está refiriendo a aquel nombre comercial que previo a los trámites de ley, ha sido registrado ante INDECOPI, siendo que a partir de su inscripción adquiere protección. En el presente caso, está demostrado que con anterioridad al otorgamiento del registro de su marca BIG WAVE y logotipo, la accionante no solicitó el registro de su nombre comercial, por lo que no goza de la protección del artículo 83 inciso b) y, que su empresa actuó de buena fe al solicitar el registro de la marca BIG WAVE y logotipo.
(iii) No se ha aplicado el artículo 2016 del Código Civil, el cual establece que "la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro", por lo que su empresa "tiene prioridad para usar la marca BIG WAVE como nombre comercial o registrarlo como tal, lo contrario significaría violentar los derechos que otorga el Registro de Marcas a los legítimos titulares de estas".
(iv) No se ha aplicado el principio de la cosa juzgada y de la cosa decidida en materia administrativa, pues el fallo que le otorgó el registro de la marca BIG WAVE y logotipo, quedó debidamente consentido y ejecutoriado al no ser materia de impugnación, por lo que la resolución que le otorgó el registro adquirió la calidad de cosa juzgada en materia administrativa, no siendo susceptible de revisión.
(v) La solicitud de registro de la marca BIG WAVE y logotipo la realizó de buena fe, pues no tenía conocimiento de la existencia de empresa alguna que estuviera operando en el mercado con el nombre comercial BIG WAVE, ni tenía conocimiento de la existencia de la accionante, pues no se trata de una empresa con un giro comercial notoriamente conocido en el mercado; prueba de su buena fe, es que al realizar las búsquedas correspondientes como requisito previo al registro, no encontró marca o nombre comercial alguno registrado que contenga la denominación BIG WAVE, por lo que la Oficina de Signos Distintivos expidió la orden de publicación y una vez efectuada ésta, no se formularon oposiciones a su solicitud.
(vi) La accionante pretende revisar actos administrativos firmes que son resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada y cosa decidida en materia administrativa.
Con fecha 14 de marzo del 2003, Big Wave S.A.C. absolvió el traslado de la apelación manifestando lo siguiente:
(i) La resolución impugnada ha sido expedida dentro del marco legal vigente sobre la materia, otorgándole protección a su nombre comercial, pues ha cumplido con demostrar que el uso de su nombre comercial es anterior a la solicitud de registro de la marca cuya nulidad pretende.
(ii) El derecho de uso del nombre comercial está referido a la antigüedad de su uso en el mercado, tal como lo dispone el artículo 210 del Decreto Legislativo 823, entendiéndose como titular del nombre comercial a la persona que tiene derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, basado no necesariamente en un registro sino en el uso, como ocurre en el presente caso.
(iii) Para pedir protección en base al uso de nombre comercial, no se requiere que se encuentre registrado, toda vez que el derecho de uso lo determina su primer uso en el comercio, no necesariamente su registro.
(iv) Las normas especiales sobre la materia son la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823, por lo que no es de aplicación el Código Civil, ya que sólo es posible remitirse a él cuando exista un vacío legal en las normas de la materia, lo que no ocurre en el presente caso.
(v) El principio jurídico de cosa juzgada y cosa decidida en materia administrativa, "sería aplicable en la medida que haya existido controversia administrativa y que agotada esta se pueda recurrir al órgano jurisdiccional", lo que no ha ocurrido en el presente caso.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si Big Wave S.A.C. ha acreditado el uso del nombre comercial BIG WAVE S.A.
b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el nombre comercial de la accionante y la marca de producto BIG WAVE y logotipo.
c) Si el registro de la marca BIG WAVE y logotipo fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Corporación Industrial Lucero E.I.R.L. es titular de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por figuras geométricas, constituidas por un ovoide y un rombo, dentro del cual se encuentra la denominación BIG WAVE, conforme al modelo, que distingue prendas de vestir, calzado y sombreros, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 3 de julio de 1998 y otorgada el 3 de noviembre de 1998, inscrita bajo certificado Nº 50030, vigente hasta el 3 de noviembre del 2008.
b) Con fecha 3 de agosto de 1998, bajo expediente Nº 9867581, Big Wave S.A., solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación BIG WAVE escrita en forma característica en los colores negro, amarillo y azul, conforme al modelo, para distinguir ropa en general, calzados y gorros, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución Nº 454-1999/OSD-INDECOPI de fecha 25 de enero de 1999, que quedó consentida , la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado por considerarlo confundible con la marca BIG WAVE y logotipo registrada a favor de Corporación Industrial Lucero E.I.R.L., bajo certificado Nº 50030.
c) Se encuentran registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, marcas que contienen el término BIG en su conformación, tales como: BIG BOARD (mixta), BIG BOY (mixta), BIG BROTHER, BIG CITY (mixta), BIG DOGS, BIG HEAD SURF SHOP (mixta), BIG JHON (mixta), BIG LINE, BIG MAC, BIG MOUNTAIN (mixta), BIG STAR, BIG STICK (mixta), BIG SURF, KAOZ BIG OL JEANS (mixta).
d) Se encuentran registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, marcas que contienen el término WAVE en su conformación, tales como: BOARD ON WAVES (mixta), INNER WAVE, WAVE LENGHT (mixta), WRV WAVE RIDING VEHICLES-FRIENDS OF THE PORPOISE (mixta), XTREME AIRWAVE (mixta).
1. 2. Nulidad del registro de una marca
2. 2.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución 1 .
La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal 2 .
Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. La actual Decisión 486 fue aprobada el 14 de septiembre del 2000. En virtud de lo dispuesto en su artículo 274 3 entró en vigor el 1° de diciembre del 2000. De conformidad con lo establecido en su Primera Disposición Transitoria 4 , la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión 486.
La Sala conviene en señalar que actualmente la acción de nulidad se encuentra estipulada en diferentes términos a los establecidos por la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. Así, mientras la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823 establecían un tipo único de acción de nulidad (cuyas causales podían ser la contravención de las normas vigentes al momento de su registro, la falsedad de los documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la obtención del mismo) que no tenía plazo de prescripción alguno; la Decisión 486 establece una acción de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que tiene un plazo de prescripción de cinco años desde la fecha de concesión del registro impugnado y está referida a signos que se otorgaron contraviniendo las prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de mala fe) y una parcial (referida únicamente a aquellos productos o servicios para los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuales se eliminan del registro de la marca) 5 .
Al momento de otorgarse el registro de la marca BIG WAVE y logotipo, inscrita bajo certificado N° 50030 (3 de noviembre de 1998) se encontraban vigentes la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.
2.2 Causales de nulidad
La Decisión 344 señalaba en su artículo 113 (concordado con el artículo 181 del Decreto Legislativo 823) que la Autoridad nacional competente podía decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando:
a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de sus disposiciones.
b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos e inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales.
c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideraban casos de mala fe, entre otros, los siguientes: -Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicitaba y obtenía el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
-Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrollaba como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se derivaban de dicho artículo podían solicitarse en cualquier momento.
El artículo 83 inciso b) de la Decisión 344, prohibía el registro como marca de los signos que, en relación con derechos de terceros, fueran idénticos o se asemejaran a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.
3. Uso de la denominación BIG WAVE como nombre comercial por parte de la accionante
3.1 Marco conceptual
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no contenía una definición del nombre comercial. El artículo 128 simplemente establecía que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
El Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, regula lo relativo al nombre comercial. Así, en su artículo 207 entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica. La Sala estima que bajo esta definición está comprendido tanto el nombre con que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado como el nombre que emplea para distinguir su establecimiento comercial.
En ambas normas (Decisión 344 y Decreto Legislativo 823) el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro (pues el sistema registral es declarativo).
En el caso de los nombres comerciales - por ser elementos de distinta naturaleza de la propiedad industrial - se permite mayor flexibilidad a diferencia de lo que ocurre con las marcas, ya que puede admitirse como nombre comercial denominaciones compuestas de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades o referidos al objeto o actividad de la empresa titular. La distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operan en el mismo mercado. En este sentido, podrían constituir nombres comerciales válidos, por ejemplo ALFOMBRAS SINTÉTICAS, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY o CERVECERÍA CUSQUEÑA 6 .
3.2 Naturaleza del registro del nombre comercial. Pruebas de uso
El efecto que en el Perú el registro ha tenido y tiene actualmente en relación al nombre comercial es sólo declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso del nombre comercial. En efecto, el artículo 210 del Decreto Legislativo 823 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio.
El artículo 211 del Decreto Legislativo 823 confirma el carácter declarativo del registro de los nombres comerciales y establece que puede solicitarse el registro de los mismos en la medida en que se estén empleando en el mercado para distinguir la actividad económica que realiza. Aun más, en la solicitud se debe consignar y demostrar la fecha del primer uso del signo en la actividad económica para la cual se solicita.
Es por esta razón que la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento y/o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el hecho que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.
La consecuencia inmediata de lo expuesto implica necesariamente que la Oficina competente deba evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para que éste pueda acceder a registro, cuestión que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia. En efecto, el artículo 212 del Decreto Legislativo 823 faculta a la Oficina competente para establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial.
La Sala determina en aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.
3.3 Aplicación del artículo 215 del Decreto Legislativo 823
El artículo 215 del Decreto Legislativo 823 establece que sólo el titular de un nombre comercial puede registrarlo como marca. Asimismo, sólo el titular de una marca puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.
Si bien esta norma confiere al titular de un nombre comercial el derecho exclusivo a registrar el mismo como marca y en consecuencia evitar que terceros obtengan el registro de dicho signo, la Sala conviene en precisar que este derecho no es absoluto ni irrestricto.
En el país pueden existir una gran cantidad de nombres comerciales idénticos o similares para distinguir las mismas actividades o actividades entre las que exista conexión competitiva, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 215 antes citado, cada titular de dichos nombres comerciales tendría el legítimo derecho de registrar su signo como marca y evitar que terceros lo registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por cada uno de sus titulares no es posible, ya que ello significaría la coexistencia en el registro de marcas y/o nombres comerciales idénticos o similares, lo cual está expresamente prohibida por la ley (artículo 83 incisos a) y b) de la Decisión 344 concordado con el artículo 130 incisos a) y b) del Decreto Legislativo 823) 7 .
Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles serán los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.
a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca. En este caso debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse - en base al derecho concedido por el artículo 215 del Decreto Legislativo 823 concordado con el artículo 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823 - al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado. Aquí deberá considerarse que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca en base a la titularidad de su nombre comercial) no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero. En estos casos no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado, puesto que, conforme se indicó en el punto 3, la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional.
c) En caso de conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro. Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el observante del mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del observante, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del observante sea más antiguo que el del solicitante sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.
3.4 Valoración de las pruebas presentadas por Big Wave S.A.C.
De conformidad con lo establecido por el artículo 216 del Decreto Legislativo 823, cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.
Big Wave S.A.C. presentó los siguientes medios probatorios a fin de acreditar el uso de su nombre comercial BIG WAVE S.A.
- Copia legalizada del Testimonio de la Escritura de Aumento de Capital y Modificación del Estatuto de la empresa Big Wave S.A.C. (fojas 6 a 10).
- Copia legalizada del testimonio de Aumento de Capital, Adecuación de los Estatutos a la Nueva Ley, Modificación Total de Estatutos y Ratificación del Gerente General que otorga la empresa Big Wave S.A. (fojas 10 a 18).
- Copia de la Autorización Municipal de Funcionamiento para los Establecimientos Comerciales, Industriales, Oficinas y Servicios Profesionales emitida por la Municipalidad de Miraflores, Certificado Nº 15747, dicha autorización vence el 31 de diciembre de 1996 (foja 19).
- Fotocopias de las facturas Nº 001-000005 (25 de mayo de 1993), 001-000004 (24 de mayo de 1993), 001-0000566 (28 de diciembre de 1994), 001-0000564 (28 de diciembre de 1994) en las que se aprecia la denominación BIG WAVE S.A. en la parte superior, por la comercialización de prendas de vestir, tales como: sweatshirt, sweater, short, sombrero de paja (fojas 20 a 21, 23 a 26).
- Fotocopias de las facturas Nº 001-0000571 (30 de diciembre de 1994), 001-0000565 (28 de diciembre de 1994), 001-0000567 (28 de diciembre de 1994), 001-0000568 (29 de diciembre de 1994), 001-0000569 (29 de diciembre de 1994), 001-0000570 (30 de diciembre de 1994), 001-0000563 (28 de diciembre de 1994), 001-0790 (fecha ilegible), 001-0789 (21 de diciembre de 1995), 001-0788 (21 de diciembre de 1995), 001-0787 (21 de diciembre de 1995), 001-0786 (21 de diciembre de 1995), 001-01410 (diciembre de 1996), 002-0030 (31 de diciembre de 1996), 001-01032 (31 de diciembre de 1996), 001-01031 (31 de diciembre de 1996), 001-01030 (31 de diciembre de 1996), 001-01029 (31 de diciembre de 1996), 001-01028 (31 de diciembre de 1996), 001-01319 (31 de diciembre de 1997), 001-01315 (31 de diciembre de 1997), 001-01318 (31 de diciembre de 1997), 001-01317 (31 de diciembre de 1997), 001-01314 (31 de diciembre de 1997), 001-01313 (30 de diciembre de 1997), 001-01312 (30 de diciembre de 1997), 001-01310 (29 de diciembre de 1997), 001-01309 (29 de diciembre de 1997), 001-01308 (29 de diciembre de 1997), 001-01316 (31 de diciembre de 1997), 001-01262 (enero de 1998), 001-01261 (9 de enero de 1998), 001-01259 (7 de enero de 1998), 001-01260 (8 de enero de 1998), 001-001728 (4 de diciembre de 1999), 001-001727 (3 de diciembre de 1999), 001-001729 (fecha y concepto ilegible), 001-01311 (29 de diciembre de 1997), 001-001730 (10 de diciembre de 1999), 001-001726 (3 de diciembre de 1999), 001-01725 (fecha ilegible), en la parte superior se aprecia la denominación BIG WAVE S.A., en la descripción del producto figuran códigos o no es posible determinar que producto corresponde (fojas 22 a 23 a 32, 34 a 61).
- Fotocopias de las facturas Nº 001-01409 (31 de diciembre de 1996), en la parte superior se aprecia la denominación BIG WAVE S.A., por gastos de publicidad de auspicio publicitario (foja 33).
- Fotocopia del Comprobante de Información Registrada de SUNAT, de la empresa Big Wave S.A.C. (fojas 62 a 63).
- Fotocopia de publicidad en el que se aprecia la denominación BIG WAVE y logotipo (foja 64).
- Fotocopia de la nota de devolución Nº 020144068 SUNAT emitida a favor de la empresa Big Wave S.A., por 1 short, dicha nota anula el comprobante de pago Nº B/V 002-3117 y fotocopia de la boleta de venta respectiva (foja 151).
- Fotocopias de las boletas de venta Nº 001-0032004 (28 de agosto del 2001), 001-026870 (fecha y concepto ilegible), 002-003148 (17 de abril de 1998), 002-003083 (7 de marzo de 1998), 002-003090 (10 de marzo de 1998), 001-001634 (fecha y concepto ilegible), 001-001675 (fecha y concepto ilegible), en la parte superior se aprecia la denominación BIG WAVE S.A., en la descripción del producto figuran códigos o no es posible determinar que producto corresponde (fojas 152, 167a 168, 171 a 172).
- Fotocopias de las boletas de venta Nº 001-0032004 (28 de agosto del 2001), 001-0032047 (3 de agosto del 2001), 001-31426 (26 de marzo del 2001), 001-0031921 (31 de julio del 2001), 001-31363 (9 de marzo del 2001), 001-31172 (5 de enero del 2001), 001-30834 (30 de enero del 2001), 001-30960 (12 de febrero del 2001), 001-30663 (12 de enero del 2001), 001-30665 (12 de enero del 2001), 001-29502 (13 de setiembre del 2000), 001-30632 (10 de enero del 2001), 001-29330 (31 de julio del 2000), 001-29469 (6 de setiembre del 2000), 001-29260 (20 de julio del 2000), 001-025464 (24 de setiembre de 1998), 001-026802 (30 de diciembre de 1998), 001-023687 (26 de junio de 1998), 001-023662 (22 junio de 1998), 001-023596 (13 de junio de 1998), 001-023642 (19 de junio de 1998), 001-023481 (28 de mayo de 1998), 001-023285 (5 de mayo de 1998), 002-004972 (24 de diciembre de 1999), 002-004990 (24 de diciembre de 1999), 002-004630 (20 de diciembre de 1999), 002-004692 (21 de diciembre de 1999), 002-003164 (29 de abril de 1998), 002-003166 (30 de abril de 1998), 002-003163 (29 de abril de 1998), 002-003064 (2 de marzo de 1998), 002-003070 (4 de marzo de 1998), 002-002890 (31 de enero de 1998), 001-01500 (14 de marzo de 1998), en las que se aprecia la denominación BIG WAVE S.A. en la parte superior, por la comercialización de prendas de vestir, tales como: vincha, sombrero, polo, top, sandalias, chompa, sweater, casaca, camisa, entre otros. (fojas 152 a 165, 167, 169 a 171).
En el presente caso, del análisis conjunto de las pruebas presentadas, se concluye que la accionante ha acreditado el uso del nombre comercial BIG WAVE S.A., para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, desde el 24 de mayo de 1993, fecha del comprobante de pago más antiguo (foja 21). Cabe señalar que las actividades económicas de la accionante se han desarrollado en los establecimientos ubicados en Av. Santa Cruz 851 y Av. Larco Nº 595 Tienda 9-A - Miraflores.
3.5 Extensión geográfica del uso
En el presente caso, se está ante un conflicto entre el registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado, por lo que debe tenerse en consideración el supuesto contenido en el literal a) del punto 3.3 de la presente Resolución, debiendo tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse - en base al derecho concedido por el artículo 215 del Decreto Legislativo 823 concordado con el artículo 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823 - al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano.
En tal sentido, debe determinarse si la amplitud de la zona de influencia geográfica del nombre comercial BIG WAVE S.A. por la accionante al momento de otorgarse el registro de la marca BIG WAVE y logotipo, era lo suficientemente relevante como para haber evitado el otorgamiento del registro de la mencionada marca.
En el caso del nombre comercial de la accionante, conforme se ha indicado en el punto 3.4, no ha demostrado poseer una zona de influencia geográfica mayor al distrito de Miraflores al momento de otorgarse el registro de la marca cuya nulidad se pretende, por lo que no puede ser considerada como un área económica o geográficamente relevante a efectos de lograr la nulidad de la marca de la emplazada.
Cabe agregar que, no existen fundamentos razonables para determinar que al momento de otorgarse el registro de la marca cuya nulidad se solicita, el campo de influencia del nombre comercial de la accionante podía extenderse y merecer una protección en gran parte - y menos aún en la totalidad - del territorio nacional.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala conviene en señalar que se deja a salvo el derecho de la empresa accionante Big Wave S.A.C. de continuar utilizando su nombre comercial dentro de su zona de influencia económica.
En virtud de lo expuesto, la Sala considera que al momento de otorgarse el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por figuras geométricas, constituidas por un ovoide y un rombo, dentro del cual se encuentra la denominación BIG WAVE, conforme al modelo, ésta no se encontraba comprendida en la prohibición del artículo 83 inciso b) de la Decisión 344, concordado con el artículo 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823.
4. Determinación del riesgo de confusión
En atención a lo desarrollado en el punto 3, la Sala no considera necesario efectuar el análisis de riesgo de confusión entre los signos en cuestión.
5. Procedencia de la acción de nulidad
La Sala determina que el certificado Nº 50030 correspondiente a la marca de producto constituida por el logotipo conformado por figuras geométricas, constituidas por un ovoide y un rombo, dentro del cual se encuentra la denominación BIG WAVE, conforme al modelo, fue otorgado en estricta observancia de lo establecido por las normas vigentes al momento de su concesión, no encontrándose incurso en la causal de nulidad prevista en el artículo 113 literal a) de la Decisión 344, por lo que el registro fue otorgado con arreglo a ley.
6. Otros argumentos de la emplazada
Corporación Industrial Lucero E.I.R.L. manifestó en recurso de apelación lo siguiente:
1. No se ha aplicado el artículo 215 del Decreto Legislativo 823, que dispone que sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial, por lo que al ser titular de la marca BIG WAVE y logotipo, es la única persona jurídica que puede utilizar su marca como nombre comercial y registrarlo como tal.
2. Cuando el artículo 83 inciso b) hace alusión a "nombre comercial protegido", se está refiriendo a aquel nombre comercial que previo a los trámites de ley, ha sido registrado ante INDECOPI, siendo que a partir de su inscripción adquiere protección.
3. No se ha aplicado el artículo 2016 del Código Civil, el cual establece que "la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro", por lo que su empresa "tiene prioridad para usar la marca BIG WAVE como nombre comercial o registrarlo como tal, lo contrario significaría violentar los derechos que otorga el Registro de Marcas a los legítimos titulares de estas".
4. No se ha aplicado el principio de la cosa juzgada y de la cosa decidida en materia administrativa, pues el fallo que le otorgó el registro de la marca BIG WAVE y logotipo, quedó debidamente consentido y ejecutoriado al no ser materia de impugnación, por lo que la resolución que le otorgó el registro adquirió la calidad de cosa juzgada en materia administrativa, no siendo susceptible de revisión.
Al respecto, la Sala conviene precisar lo siguiente:
1 Con relación al punto 1, cabe indicar que la accionante ha demostrado el uso como nombre comercial de la denominación BIG WAVE S.A., razón por la cual se encuentra protegido. Sin embargo, éste no se encuentra registrado, razón por la cual no resulta de aplicación lo señalado por la emplazada.
2 Con relación al punto 2, en el Perú el registro del nombre comercial es sólo declarativo, es decir, el registro declara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
El artículo 210 del Decreto Legislativo 823, señala que el derecho a un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio, no siendo necesario que éste se encuentre registrado para merecer la protección que le otorga la ley.
Así, el titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva) 8 .
3. Con relación al punto 3, el artículo 2016 del Código Civil invocado por la emplazada no es de aplicación al presente caso, por cuanto en los procedimientos de registro de marcas, las normas aplicables son el Decreto Legislativo 823 y la Decisión 486.
4. Con relación al punto 4, cabe indicar que la autoridad nacional competente puede declarar de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca si el registro fue concedido, en contravención de cualquiera de sus disposiciones contenidas en las normas de la materia, no siendo de aplicación al presente caso el principio de la cosa juzgada y de la cosa decidida en materia administrativa, alegada por la emplazada.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 598-2003/OSD-INDECOPI de fecha 21 de enero del 2003 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Big Wave S.A.C. contra el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por figuras geométricas, constituidas por un ovoide y un rombo, dentro del cual se encuentra la denominación BIG WAVE, conforme al modelo, inscrita bajo certificado N° 50030, a favor de Corporación Industrial Lucero E.I.R.L.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 Artículo 103 de la Constitución.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo.
2 Cabe mencionar que, la Sala ya se venía pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la Resolución Nº 076-1998/TPI-INDECOPI del 30 de enero de 1998, recaída en el expediente Nº 247514, en el cual United Biscuits (UK) Limited solicitó el registro de la marca PENGUIN, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, el mismo que fue observado por Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traducción de su marca PINGÜINO. La Sala determinó que la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823, normas aplicables al caso -a diferencia del derogado Decreto Ley 26017 - no establecían de manera expresa la prohibición del registro de los signos que constituyeran la traducción de una marca registrada, sino que consagraban el criterio de la confundibilidad de signos como causal de prohibición absoluta al registro de marcas, debiendo dicha confusión ser determinada en función a la apreciación en conjunto de los signos en cuestión. La Sala precisó que aun en el supuesto en que el Decreto Ley 26017 estuviese vigente y por tanto se encontrasen prohibidos de registro los signos que constituyan la traducción de una marca registrada, dicha disposición no sería aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 344, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de traducciones de marcas registradas - las mismas no podían ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales.
3 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
4 Primera Disposición Transitoria.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
5 Artículo 172 de la Decisión 486.- “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca” .
6 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, p. 14.
7 Artículo 83 de la Decisión 344.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error. 14-22
8 La posibilidad de existencia de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial ha sido analizada por la Sala en las Resoluciones Nºs 545-1998-TPI-INDECOPI (sobre la solicitud de registro de la denominación INSTITUTO DEL CORAZON DE SAN ISIDRO, y el isotipo formado por un cuadrado, dentro del cual se ubica la figura estilizada de un corazón humano y a su vez, en el interior de éste, la figura característica de la lectura de un electrocardiógrafo para distinguir servicios médico hospitalarios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial); 593 -1998-TPI-INDECOPI (sobre la solicitud de nulidad de la marca de producto constituida por la etiqueta cuadrangular con fondo rojo conteniendo la denominación BATERÍAS REY en colores blanco y rojo, según modelo, registrada a favor de Vilelmo Puelles Soto con certificado N° 19909, para distinguir acumuladores eléctricos para baterías de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial presentada por Enrique César Silva Alvarez); 489-97-TRI-SPI (sobre la solicitud de nulidad de la marca HALLEY y logotipo registrada a favor de Creaciones Artísticas Metálicas S.A. – Camesa, para distinguir servicios de mantenimiento y reparación de vehículos y similares de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial presentada por Industrias Halley Service E.I.R.L.); 131-1998-TPI-INDECOPI (sobre solicitud de registro del nombre comercial constituido por la denominación DECOR CENTER S.A. y logo conforme al modelo, para distinguir actividades relacionadas con la venta y comercialización de utensilios y recipientes para menaje y la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados), mayólicas, cristalería, porcelana, loza no comprendida en otras clases, cerámicos domésticos y demás de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial).