RESOLUCIÓN N° 001-2002/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 110175-2000
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : JOHNNY GIRALDO PALACIOS
OPOSITOR : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
Notoriedad de una marca
Lima, siete de enero de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de julio del 2000, Johnny Giraldo Palacios (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS para distinguir servicios de espectáculos musicales y artistas, esparcimiento y sonido de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 21 de noviembre del 2000, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló observación manifestando lo siguiente:
Su empresa es titular de diversas marcas, tales como: CRISTAL, CRISTAL y logotipo, CRISTAL y etiqueta, CRISTAL LIGHT, entre otras, en las clases 16, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39 y 41 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose en el mercado nacional desde la década de los años 20 y gozando de notoriedad.
Mediante Resoluciones emitidas por la Oficina de Signos Distintivos y el Tribunal del Indecopi en 1995, 1996 y 1997 ha sido reconocida la notoriedad de la marca CRISTAL, por lo que resulta merecedora de una protección especial contra el riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva.
El conocimiento de la marca CRISTAL no se restringe al sector pertinente de consumidores de cerveza sino que abarca todos los sectores del mercado, siendo reconocida como una de las diez marcas más conocidas del medio, incluso por el público que no es consumidor de cerveza.
Debido a la antigüedad y difusión de su marca CRISTAL ésta es reconocida por parte de los consumidores como la más notoria entre todas las cervezas que se comercializan en el país, identificándola como un producto cervecero.
Aun en ausencia de cualquier posibilidad de confusión, la marca notoria CRISTAL corre el riesgo de dilución debido a que el público puede encontrar una marca semejante en otro tipo de productos. Así, en el presente caso, se produciría por el uso de la marca de servicio ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS, que tiene como sus principales elementos distintivos, términos derivados de su marca CRISTAL.
Adjuntó copia del Certificado ISO 14001 otorgado a su empresa, así como del Informe Final de Notoriedad de la marca CRISTAL efectuado por la empresa CCR en diciembre de 1999, a fin de acreditar sus argumentos. Ofreció en calidad de prueba los informes presentados en los expedientes N°s 9868012, 9603999 y 9855053.
Con fecha 11 de enero del 2001, Johnny Giraldo Palacios absolvió el traslado de la observación formulada manifestando que no existe ninguna similitud entre el signo solicitado y la marca registrada del observante, ya que esta última está constituida en algunos casos sólo por el vocablo CRISTAL y en otros se encuentra unida a palabras o acompañada por un diseño que la distingue, a diferencia del signo solicitado que constituye una oración compuesta que es todo un conjunto distintivo que no lleva a confusión al consumidor, al ser CRISTAL un “sinónimo” de bebida de amplio dominio público. Señaló que mientras la marca CRISTAL lleva a pensar automáticamente al consumidor en la bebida que produce y distribuye a nivel nacional la empresa observante, el signo solicitado hace referencia a un servicio de espectáculos.
Mediante Resolución N° 11419-2001/OSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
Si bien, tanto en el formato de solicitud de registro como en la orden de aviso y en la publicación correspondiente, se consignó como servicios a distinguir con el signo solicitado “espectáculos musicales y artistas, esparcimiento y sonido” de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, al haber verificado que “artistas” y “sonido”, como tales, no se encuentran comprendidos como servicios dentro de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida por el Arreglo de Niza y atendiendo a la naturaleza de los demás servicios consignados en la solicitud de registro, reemplazó la palabra “artistas” por “servicios brindados por artistas” y “sonido” por “alquiler de equipos de audio” - servicios comprendidos en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial -, y consideró en adelante que el signo solicitado pretende distinguir “espectáculos musicales, servicios brindados por artistas, esparcimiento, y alquiler de equipos de audio” de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, no siendo necesario realizar una nueva publicación, por cuanto la modificación efectuada constituye una precisión de los servicios a distinguir.
De la revisión de diversas resoluciones 1 , verificó que la notoriedad de la marca CRISTAL ha sido reconocida por las dos Instancias Administrativas del Indecopi en los años 1995, 1996, 1998 y 1999, por lo que, pese al carácter dinámico y variable que reviste el fenómeno de la notoriedad de una marca, en el presente caso, la magnitud de los reconocimientos efectuados, la relevancia de los medios probatorios que los sustentan, así como el Informe presentado en el presente expediente, justifican que se mantenga el status especial reconocido a la marca CRISTAL, pudiendo asumirse incluso que el desarrollo de los medios de comunicación y las técnicas publicitarias han ampliado aun más el grado de difusión de dicha marca entre los consumidores del sector pertinente, por lo que la marca CRISTAL continúa ostentando la calidad de notoriamente conocida, como signo que identifica cervezas, siendo merecedora de una protección especial.
Si bien el signo solicitado incluye palabras formadas a partir de la denominación CRISTAL como es el caso de “CRISTALES” y “CRISTALINAS”, al ser estas denominaciones, palabras con significado propio, que además se encuentran insertas dentro de una frase, se diluye la posibilidad de que el consumidor asocie el signo solicitado con la marca CRISTAL, por lo que no se verifican los supuestos de “ reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial ” de la marca notoria CRISTAL, por lo que tampoco se puede hablar de un riesgo de confusión, de asociación (entendida como confusión indirecta de acuerdo al criterio adoptado por la Sala de Propiedad Intelectual), ni de un aprovechamiento indebido, o riesgo de dilución que pudiera afectar a la marca notoria CRISTAL, más aun si se tiene en cuenta que CRISTAL es una marca considerada notoria como signo que identifica “cervezas” de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, mientras que el signo solicitado ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS pretende distinguir servicios de espectáculos musicales, servicios brindados por artistas, esparcimiento y alquiler de equipos de audio de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, no existiendo vinculación entre los productos y servicios que distinguen.
El signo solicitado CRISTAL y logotipo ( debió decir ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS) no se encuentra incurso en las prohibiciones del artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión 486, cumpliendo además con ser suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, no encontrándose tampoco incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486.
Con fecha 8 de noviembre del 2001, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación manifestando que si bien se ha reconocido la notoriedad de su marca CRISTAL sólo se ha determinado si existe o no riesgo de confusión respecto al signo solicitado, sin determinar el posible riesgo de dilución de su marca, que fue el principal argumento de su observación, ya que aun en ausencia de posibilidad alguna de confusión, su marca CRISTAL merece ser protegida del fenómeno de la dilución, dado que si el público contempla la marca notoria en relación con productos diversos a los que se viene diferenciando, puede que no produzca riesgo de confusión en cuanto al origen, pero el público recordará la marca notoria y al comprobar que la misma es usada no sólo por la empresa titular, la fuerza distintiva de la marca notoria de desvanecerá y su potencia publicitaria disminuirá. Señaló que debe tenerse en cuenta que su marca CRISTAL es una “marca renombrada”, por lo que goza de una protección adicional. Indicó que en la resolución apelada no se ha tenido en cuenta que el signo ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS ha sido solicitado con posterioridad al reconocimiento de la notoriedad de su marca CRISTAL efectuado por la Oficina de Signos Distintivos y el Tribunal del Indecopi, lo que determina diferencias entre este signo y los que pudieran estar registrados anteriormente en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial ( cuya legitimidad se reserva el derecho de cuestionar en la vía correspondiente ), así como tampoco se ha tenido en cuenta el hecho de que su empresa es titular de las marcas de servicio CRISTAL y FESTI CRISTAL CUMBIAMBERO en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial en cuyas campañas publicitarias se utilizan diversos lemas comerciales, tales como: FESTIVAL METROPOLITANO DE SALSA CRISTAL; FESTIVAL LATINOAMERICANO DE SALSA CRISTAL; BODAS DE CRISTAL, TODO UN SIGLO DE CALIDAD; FESTIVAL CRISTAL DE LA CANCIÓN PERUANA; CRISTAL, LA ESPUMA DEL CRIOLLISMO; FESTIVAL NACIONAL DE LA SALSA CRISTAL; FESTIVAL DE CERVEZA CRISTAL; SALUD CRISTAL CON LA CANCIÓN PERUANA; CERVEZA CRISTAL, QUE COSA SENSACIONAL; FESTIVAL DE RITMO CALIENTE CRISTAL, por lo que se trata de productos y servicios vinculados entre los que existe riesgo de confusión, presentando elementos y características comunes en su conformación, no resultando posible su concurrencia pacífica en el mercado, ya que afectaría el interés de los consumidores. Agregó que el criterio aplicado por la Oficina de Signos Distintivos no presenta diferencias entre la oposición formulada en base a una marca notoria ( la cual debe trascender su mercado a otros sectores no necesariamente vinculados con éste ) y en base a una marca recién registrada o con distintividad común y corriente.
No obstante haber sido debidamente notificado, Johnny Giraldo Palacios no absolvió el traslado de la apelación interpuesta.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar: a) Si se ha acreditado la notoriedad de la marca CRISTAL alegada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
b) De ser el caso, si el signo solicitado ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
La Sala ha verificado que:
a) Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) es titular, entre otras, de las siguientes marcas:
En la clase 32 de la Nomenclatura Oficial :
La marca de producto CRISTAL y etiqueta, conforme al modelo, que distingue cervezas, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas de la clase, registrada bajo certificado N° 90859, vigente hasta el 6 de mayo del año 2006.
En la clase 41 de la Nomenclatura Oficial :
Signo
Certificado
Vigente hasta el:
CRISTAL
N° 8147
2 de enero del 2006
CRISTAL SENTIMIENTO CELESTE
N° 11657
15 de agosto del 2007
FESTICRISTAL CUMBIAMBERO
N° 18734
31 de agosto del 2009
FESTIVAL DE LA CANCIÓN CRIOLLA CRISTAL
N° 8160
8 de julio del 2006
b) Asociación Civil Cristal (Perú) es titular de las siguientes marcas en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial:
Signo
Certificado
Vigente hasta el:
CLUB SPORTING CRISTAL
N° 1909
2 de noviembre del 2002
N° 5322
29 de setiembre del 2005
c) Ricardo Arrarte Granda (Perú) es titular de la marca de servicio CRYSTAL PALACE, que distingue servicios de casino, juegos de azar, sala de tragamonedas, video pub y boite de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 24118, vigente hasta el 28 de agosto del año 2006.
d) Existen registrados en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial a favor de distintos titulares los siguientes signos: BANDA ORQUESTA UNION JUVENTUD CHALHUANQUINA, DILBERT AGUILAR Y ORQUESTA, JOSELITO Y ORQUESTA, ORQUESTA LOS SUPER JARANEROS DEL PERÚ, ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL BAHÍA, SANTIAGO SILVA ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL, LOS SUPER MAÑANEROS DEL PERÚ, ORQUESTA FOLKLÓRICA LOS SUPER CLÁSICOS DEL PERÚ, SUPER CHICAS SENSACIÓN, BUBALINA Y SUS SHABADINAS, EL PUMITA ANDY Y SUS GENIALES, LOS GENEROSOS DEL PERÚ Y SUS CHICAS GENEROSAS, AGRUPACIÓN MUSICAL FEMENINA LAS CHICAS DEL SWING, CHICAS DAYA DE AMOR Y ARTE, LAS CHICAS DE KARLOS ORQUESTA FEMENINA, LAS CHICAS ENGREÍDAS DE AMÉRICA, LAS CHICAS MAÑANERAS, LAS CHICAS MARAVILLAS DEL FOLKLORE DEL PERÚ.
2. Norma aplicable
Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (19 de julio del 2000) regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 344) y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 274 2 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.
Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de marcas.
El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.
Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas.
En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece:
“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”
De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344.
1. 3. Notoriedad de la marca CRISTAL
2. 3.1 Marco conceptual
La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.
De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".
El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Para facilitar la calificación de una marca como notoria, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca.
Dichos criterios son los siguientes:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo 3 , tales como:
a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
d) la protección obtenida en distintos países; y,
e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca.
En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.” 4 En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada.
Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc. 5
No obstante, puede suceder excepcionalmente que el extenso grado de conocimiento de la marca entre los consumidores como indicativo de un determinado origen empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el juzgador respecto de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los medios probatorios aportados por las partes.
Al respecto, el Tribunal Andino señala en la sentencia del Proceso N° 5-IP-94 que “... cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio - como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquélla - pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca ...” 6 .
Asimismo, con referencia a la prueba de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia del Proceso Nº 20-IP-97 señala que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio notoria non egent probatione no es aplicable, sin perjuicio de que sí podría serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA COLA, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba.
Por lo anterior, la Sala considera que en estos casos excepcionales, en que la notoriedad de la marca fluya del propio mercado como un hecho evidente - lo cual no debe confundirse con el conocimiento privado de la Administración - la oficina competente se encuentra en condiciones de pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna. En efecto, si bien deben existir pruebas que acrediten la notoriedad de la marca - ya que dicho reconocimiento no puede ser atribuido arbitrariamente por la Autoridad administrativa - ello no significa necesariamente que éstas deban ser aportadas físicamente por la parte interesada, pues en virtud del principio de la comunidad de la prueba 7 , ésta surte efectos con independencia de quien la haya facilitado.
Frente a ello, la Autoridad administrativa deberá decidir por mandato legal, incluso de oficio, cuando sea de su competencia hacerlo, sobre el rechazo del registro no sólo de marcas que puedan crear confusión con otras notoriamente conocidas, sino también de aquéllas que puedan generar un debilitamiento de la fuerza distintiva o aprovechamiento de la reputación de las marcas notorias. Esta participación activa de la administración en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección del signo en beneficio no sólo de su titular, sino del público consumidor en general.
En atención a lo expuesto, corresponde analizar las pruebas presentadas a fin de establecer si se ha demostrado la notoriedad de la marca registrada a favor de Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A.
3.2 Aplicación al caso concreto
De la revisión del Informe presentado por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (fojas 40 a 90) y conforme lo ha señalado en diversas resoluciones, tales como las Resoluciones N°s 941-2000/TPI-INDECOPI de fecha 23 de agosto del 2000 8 , 997-2000/TPI-INDECOPI de fecha 11 de setiembre del 2000 9 , 1143-2000/TPI-INDECOPI de fecha 10 de octubre del 2000 10 y 1168-2000/TPI-INDECOPI de fecha 13 de octubre del 2000 11 ; y más recientemente en las Resoluciones N°s 614-2001/TPI-INDECOPI de fecha 25 de mayo del 2001 12 ; 673-2001/TPI-INDECOPI de fecha 1° de junio del 2001 13 y 1017-2001/TPI-INDECOPI de fecha 1° de agosto del 2001 14 , la Sala reconoce que la marca CRISTAL cumple con los supuestos exigidos por la legislación para ser considerada una marca notoria, puesto que se ha acreditado la magnitud de difusión, conocimiento, prestigio, uso constante y comercialización de productos (cervezas) con la marca en cuestión como signo distintivo de un determinado origen empresarial no sólo entre el sector interesado sino entre el público consumidor en general.
Teniendo en cuenta que hay que ser extremadamente riguroso al reconocer la notoriedad a una marca, debido a que la protección que se otorga a las marcas notoriamente conocidas es muy amplia, la Sala dejó constancia que la denominación que conforma la marca notoria (CRISTAL) posee un significado en el idioma español 15 , que dependiendo del contexto en el que se use puede tener una connotación particular (de información), por lo que en relación con algunos productos el uso de esta denominación será necesario.
Por lo anterior, la Sala no podrá prohibir totalmente el uso de la denominación CRISTAL en el tráfico económico, ya que ello generaría una serie de problemas en el mercado, sobre todo si por la forma como se usa la denominación no es a título distintivo, sino más bien informativo o descriptivo de las características de los productos o servicios que se pretende distinguir.
4. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Habiéndose determinado que la marca CRISTAL goza de la calidad de notoriamente conocida de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 y que su titular ha formulado observación a la solicitud de registro de la marca ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS efectuada por un tercero, corresponde determinar si el signo solicitado por Johnny Giraldo Palacios constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de dicha marca.
Al respecto, conviene tener en cuenta lo señalado en la Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI - precedente de observancia obligatoria - a fin de determinar previamente el significado conceptual de estos términos.
Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos. 16 En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta. 17
Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. 18 Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
Se entiende por traducción , la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto. 19 Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS. Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:
Transcripción : copiar en una parte lo escrito en otra 20 . Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida.
Transliteración : escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la Transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.
Al respecto, la Sala conviene en precisar que la denominación CRISTAL ha perdido su individualidad en las denominaciones que la contienen como raíz en el signo solicitado ( CRISTALES y CRISTALINAS ) creando conceptos claramente definidos (“ SUPER CRISTALES ” y “ CHICAS CRISTALINAS ”). En tal sentido, el signo solicitado no constituye la reproducción, imitación, reproducción ni transliteración de la denominación CRISTAL, constituyendo, en todo caso, la transcripción parcial de la marca notoria CRISTAL, dado que incluye en su conformación otros elementos denominativos.
En consecuencia, corresponde determinar si dicho uso es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
4.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación
El riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es muy limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 21 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
El riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el Derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 486 22 . A decir de Fernández
-Novoa 23 , existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión 24 , y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión 25 .
Si bien hasta la fecha no se ha uniformado el contenido y los alcances de esta figura, debe tenerse presente que el Tribunal de Justicia Europeo en Sentencia del 11 de noviembre de 1997, recaída en el caso Sabel BV contra Puma AG, ha señalado que según los términos de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva “el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión” 26 , con lo cual se encuentra rechazando los argumentos de la primera de las tesis mencionadas.
En atención a lo expuesto y, teniendo en cuenta que aún no existe un pronunciamiento de parte del Tribunal Andino sobre este tema, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro de la de riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.
4.1.1 Similitud o conexión competitiva entre los servicios y productos
En el caso concreto, se advierte que no existe similitud o conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado (espectáculos musicales, servicios brindados por artistas, esparcimiento, y alquiler de equipos de audio) en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial y los productos que distingue la marca notoria (cerveza) en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, dada su diferente naturaleza y finalidad.
Así, mientras los servicios que pretende distinguir el signo solicitado tienen como finalidad el entretenimiento y realizar los preparativos para un espectáculo, la marca notoria registrada distingue principalmente una bebida hecha a base de cebada y con cierto contenido alcohólico, siendo los medios de prestación, comercialización y publicidad que se emplean para cada caso muy disímiles.
4.1.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 27 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 28 y 76-IP-2000 29 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, debido a la naturaleza de los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y a la de los productos que distingue la marca notoria, resulta razonable suponer que los consumidores o usuarios, en ambos casos, prestarán especial atención al momento de adquirirlos o contratarlos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente al examen comparativo, la Sala conviene en señalar que no por el hecho que una marca incluya términos de otra, ambas son confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida.
Realizado el examen comparativo entre el elemento denominativo relevante del signo solicitado ( LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS ) - en atención a que la denominación ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL resulta descriptiva al informar sobre el tipo de servicio que se presta, no siendo capaz de identificar un origen empresarial determinado - y la marca notoria CRISTAL, se advierte desde el punto de vista fonético, que la distinta secuencia de vocales y consonantes que los conforman determinan que en conjunto la pronunciación de los signos sea diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos difieren en el número de términos que los conforman (diez y uno) y que si bien el signo solicitado incluye en su conformación variaciones de la denominación CRISTAL en dos de sus términos (CRISTALES / CRISTALINAS), la presencia de sus demás términos determina que en conjunto la escritura e impresión visual de los signos sea disímil.
Desde el punto de vista conceptual, mientras que el signo solicitado evocará en el consumidor la idea de un conjunto musical u orquesta que se acompaña de un grupo de chicas, la marca notoria evocará el concepto mencionado en el punto 3.2 de la presente resolución 30 , lo que contribuye a la diferenciación de los signos en cuestión.
4.1.3 Riesgo de confusión y de asociación
En consecuencia, dada la inexistencia de similitud o conexión competitiva entre los servicios y productos a que se refieren los signos en cuestión y dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre ellos, la Sala advierte que su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al público consumidor.
Asimismo, la Sala determina que la naturaleza de los servicios y productos antes mencionados, así como las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales de los signos no resultan capaces de causar un riesgo de asociación entre el público consumidor.
4.2 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria
La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y - sobre todo
- a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos
o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).
Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo 31 .
En el caso concreto, no se ha acreditado que Johnny Giraldo Palacios aplique o pretenda aplicar la marca notoria CRISTAL a sus propios servicios, ya que el signo que pretende registrar es ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS. Además la imagen de una cerveza de gran calidad, sabor y cuerpo que el público asocia con dicha marca notoria no es transferible a los espectáculos musicales, el alquiler de equipos de audio y demás servicios que pretende distinguir el signo solicitado.
Por lo anterior, el supuesto de que el solicitante pretenda aprovecharse del prestigio de la marca notoria no es aplicable al presente caso.
4.3 Dilución de la marca
La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca -producto o servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. Según opinión de la doctrina y jurisprudencia comparada, esta figura sólo se aplica a marcas de alto renombre o renombradas 32 , es decir, aquéllas que gozan de una notoriedad preeminente. La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia 33 .
La Sala conviene en precisar que la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido en productos o servicios completamente diferentes.
Monteagudo precisa - en base a las exigencias demandadas por la doctrina - que los requisitos que permiten acceder a las marcas renombradas a este superior grado de protección son en concreto : “implantación entre la práctica totalidad de los consumidores, excepcionalidad o carácter especial del signo o medio (lo que presupone prácticamente la inexistencia de registros ajenos de un signo idéntico o similar para productos o servicios distintos), y su consideración extraordinariamente afamada entre el tráfico” 34 .
En el presente caso, no se encuentra presente el requisito de que la marca renombrada sea excepcional o tenga un carácter especial, ya que la marca CRISTAL - según lo manifestado en el punto 3.2 - no es una marca de fantasía sino que tiene varios significados en el idioma español, por lo que no presenta un carácter excepcional o especial, además del hecho de que como se ha señalado al realizar el examen comparativo de los signos en cuestión, el signo solicitado no resulta similar o idéntico a la marca notoria CRISTAL.
Además, conforme se desprende del Informe de antecedentes, en la clase 41 existen otras marcas registradas que incluyen el término CRYSTAL / CRISTAL en su conformación.
En este sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado, la marca notoria no se verá afectada por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
4.4 Conclusión
Habiéndose determinado que el uso del signo solicitado no es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, la Sala considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
5. Nuevas pretensiones en Segunda Instancia
En relación a lo manifestado por el opositor, en el sentido de que la resolución apelada no tuvo en cuenta que su empresa es titular de las marcas de servicio CRISTAL y FESTI CRISTAL CUMBIAMBERO en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, en cuyas campañas publicitarias se utilizan diversos lemas comerciales, con los que el signo solicitado puede producir riesgo de confusión, al presentar elementos y características comunes en su conformación, la Sala conviene en precisar que el opositor no invocó en su oposición la titularidad de su marca FESTI CRISTAL CUMBIAMBERO en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, razón por la que la Oficina de Signos Distintivos no efectuó el examen comparativo correspondiente entre el signo solicitado y la mencionada marca, por lo que no cabe efectuar en Segunda Instancia el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca FESTI CRISTAL CUMBIAMBERO, por cuanto atentaría contra el principio de doble instancia, recogido en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable al proceso administrativo en virtud de lo dispuesto en la Primera Disposición Final, así como por lo establecido en el artículo 21 del Decreto Legislativo 823.
Situación similar se presentaría en el caso que la Sala efectuase el examen comparativo correspondiente entre el signo solicitado y la marca CRISTAL registrada a favor del opositor en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, puesto que si bien dicha marca, entre otras más, fue mencionada en su escrito de oposición, los argumentos de ésta estaban orientados a demostrar la notoriedad de la marca CRISTAL en relación a cervezas, razón por la cual la Oficina de Signos Distintivos se limitó a evaluar si el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición establecida en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 y no procedió a efectuar el examen comparativo correspondiente con cada una de ellas.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 11419-2001/OSD-INDECOPI de fecha 11 de octubre del 2001 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio ORQUESTA SHOW INTERNACIONAL LOS SUPER CRISTALES Y SUS CHICAS CRISTALINAS, solicitado por Johnny Giraldo Palacios (Perú) para distinguir servicios de espectáculos musicales, servicios brindados por artistas, esparcimiento, y alquiler de equipos de audio de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/lt
1 Recaídas en los expedientes N°s 244999-1994 acumulado al 250895-1994; 245005-1994 acumulado al 250896-1994 y 9797988.
2 Artículo 274.-La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
3
Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.
4
Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.
5
Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 3), pp. 9 y 10.
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 177 del 20 de abril de 1995, p. 8.
7
“El Principio de la comunidad de la prueba, también llamado de la adquisición.
Consecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que sólo a éste beneficie, puesto que una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho al que se refiere (…).
El fin del proceso es la realización del derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el juez para llegar a ese resultado, nada importa quién las haya pedido o aportado; desde el momento que ellas producen la convicción o certeza necesaria, la función del Juez se limita a aplicar la norma reguladora de esa situación de hecho”. En: Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo I, Buenos Aires 1981, p. 118.
8
Recaída en el expediente N° 9605406 sobre el registro de la marca de producto PENSUR CRYSTAL en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial solicitada por Pensur S.A. con oposición de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Bic Industria Esferográfica Brasileira S.A.
9
Recaída en el expediente N° 9871702 sobre el registro de la marca de producto KRYZTAL PLUS en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial solicitada por William Henri Fernández Santa Cruz con oposición de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
10
Recaída en el expediente N° 9868012 sobre el registro de la marca de producto CRYSTAL AMINA 6 en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial solicitada por Crystal Chemical del Perú S.A. con oposición de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Hada S.A.
11
Recaída en el expediente N° 9855053 sobre el registro de la marca de producto EL CRISTAL y logotipo en la clase 28 de la Nomenclatura Oficial solicitada por Comercial José Gálvez S.A. con oposición de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
12
Recaída en el expediente N° 9603999 sobre el registro de la marca de producto CRISTAL en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial solicitada por Champagne Louis Roederer con oposición de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
13
Recaída en el expediente N° 9854791 sobre el registro del nombre comercial EL CRISTAL y logotipo en la clase 21 de la Nomenclatura Oficial solicitada por Comercial José Gálvez S.A. con oposición de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
14
Recaída en el expediente N° 9985373 sobre el registro de la marca de producto CRYSTAL AIR en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial solicitada por Reckitt & Colman (Overseas) Limited con oposición de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Hada S.A.
15
Vidrio incoloro y muy transparente que resulta de la mezcla y fusión de arena silícea con potasa y minio, y que recibe colores permanentes lo mismo que el vidrio común. Pieza de vidrio u otra sustancia semejante que cubre un hueco en una ventana, vitrina, etc. Espejo, utensilio para mirarse. Tela de lana muy delgada y con algo de lustre. Fís . Cualquier cuerpo sólido cuyos átomos y moléculas están regular y repetidamente distribuidos en el espacio. Mineral. Cualquier cuerpo sólido que naturalmente tiene forma poliédrica más o menos regular; como sales, piedras, metales y otros. Cuarzo cristalizado, incoloro y transparente. En: Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo I, 21 edición, Madrid 1992, p. 597.
16
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776. 17 Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.
18
García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.
19
Diccionario de la Lengua Española (nota 16), p. 2004.
20
Diccionario de la Lengua Española (nota 16), p. 1330.
21 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
22
Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.
23
Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001,
p. 292 y ss.
24
De acuerdo a la doctrina holandesa, el riesgo de asociación debe ser interpretado en el sentido de la doctrina y jurisprudencia de los países del Benelux, esto es, además de comprender el riesgo de confusión, debe comprender los casos en que, a pesar de que los signos en conflicto no con confundibles, el público podría pensar que entre el titular de la marca y del signo solicitado existe algún tipo de relación (licencia; franquicia o sponsorship), y debe comprender el riesgo de que a la vista de la semejanza entre los signos, el público podría establecer conexiones o asociaciones basadas en el hecho de que la percepción del signo solicitado desata el recuerdo de la marca.
25
De acuerdo a la doctrina alemana, el riesgo de asociación debía comprender el riesgo de confusión mediata o indirecta. Además, Kunz-Hallstein incluía la hipótesis del riesgo de confusión lato sensu, que trata de los casos en los que el público deslinda correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos. Esta tesis es la que se acoge en la Exposición Oficial de Motivos del Proyecto de Ley por el que se reforma el Derecho alemán de marcas con el fin de transponer la Directiva comunitaria 89/104.
26
Este criterio se ha reiterado en resoluciones posteriores como la N° 57/1998 de la División de Oposición, del 6 de agosto de 1998, adoptada en el procedimiento de solicitud de registro de la marca denominativa ISENBECK para distinguir cerveza de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, con oposición del titular de las marcas BECK’s que distinguen productos de la clase 32 (registro internacional N° 840 489 y N° 431 320).
27
Artículo 131.- “A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; b) El grado de percepción del consumidor medio; c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”
28
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
29
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 28), p. 15.
30 Ver nota 15.
31 De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28)) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero… A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.
32
La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 281 y 282.
33
Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss.
34
Monteagudo (nota 32), pp. 282 y 283.