AV. N° 21-2001 LIMA
SENTENCIA
Lima dos de Junio del dos mil tres.-
VISTOS; con el expediente administrativo acompañado; en audiencia pública de la fecha, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República emite la siguiente sentencia:
RESULTA DE AUTOS:
1) Que por escrito de fojas setentitrés, UBS AG -representada por don Baldo Kresalja Roselló-, interpone demanda contencioso-administrativa y la dirige contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la empresa United Parcel Service of America Inc., para que se declare la invalidez de la Resolución 1172-2000/TPI-INDECOPI, de fecha frece de octubre del dos mil, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que confirma la Resolución 5226-1999/OSD-INDECOPI, de fecha diez de mayo de mil novecientos noventinueve, expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, que declaró fundada la observación formulada por United Parcel Service of America Inc, de Estados Unidos; y denegó la solicitud de registro de marca de producto UBS presentada por UBS AG., de Suiza. Asimismo, solicita que se le otorgue el registro de la marca UBS en la clase cuarentidós de la Nomenclatura Oficial que solicitara ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.Señala como fundamentos de hecho que el INDECOPI no ha respetado las disposiciones del Convenio de París que ha sido ratificado por el Perú, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno Peruano ante la Organización Mundial de
Comercio, ya que estableció que existía riesgo de confusión entre la marca de su representada UBS y la marca denominativa UPS , aplicando erradamente los criterios para establecer las semejanzas y diferencias entre ambos conjuntos marcarlos y soslayando la naturaleza internacional de las operaciones que brindan, estando presentes dichas marcas en importantes mercados del mundo, donde coexisten sin provocar error o confusión entre los consumidores.3) Por resolución de fojas ciento seis, se admite a trámite la demanda contencioso-administrativa en la vía del proceso abreviado; por escrito de fojas ciento veintidós, INDECOPI se apersona y contesta la demanda en forma negativa ya que la resolución administrativa impugnada no ha incurrido en ninguna causal de nulidad que determine su invalidez o ineficacia, por lo que concluye solicitando que se declare infundada la demanda; a fojas ciento cuarentiséis, don Alfredo Valencia Peschiera, en representación de la empresa United Parcel Service of America Inc., contesta la demanda negando los hechos contenidos en la misma, manifestando que a simple vista se percibe que entre las marcas en conflicto hay un notorio parecido gráfico y fonético y están destinadas a proteger los mismos servicios de la Clase cuarentidós de lanomenclatura oficial, por lo que la demanda debe declararse infundada; por auto de fojas ciento sesentiocho se declara la existencia de una relación jurídica procesal válida y por consiguiente saneado el proceso, realizándose la audiencia correspondiente a fojas ciento sesentinueve en el que se fija el punto controvertido y se admiten los medios probatorios; a fojas ciento setentiséis se prescinde de la audiencia de pruebas y, a fojas ciento ochentidós el señor Fiscal Supremo en lo Civil emite su dictamen, quedando expedita la causa para sentenciar.
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- El artículo 148 de la Constitución Política del Estado establece que las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa; y el artículo 540 del Código Procesal Civil señala que la demanda contencioso-administrativa tiene por objeto declarar la invalidez o ineficacia de la resolución administrativa.
SEGUNDO.- Que se ha fijado como único punto controvertido el determinar la invalidez de la Resolución 1172 2000ITP1-INDECOPI, de fecha trece de octubre del dos mil, respecto a la pretensión del demandante consistente en invalidar la indicada resolución.
TERCERO.- En el ámbito del Derecho Administrativo las categorías de invalidez se expresan de dos maneras: a través de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa o anulabilidad. Es así que en el artículo 43 delDecreto Supremo 02-94-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley deNormas Generales de Procedimientos Administrativos, en cuya vigencia se dictó la Resolución Administrativa que se impugna en la demanda, se establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que son dictados por órgano incompetente, sean contrarios a la Constitución y a las leyes, los que contengan un imposible jurídico; y los que se hayan dictado prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de las formas previstas por la ley.
CUARTO.- El Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 128 establece que una marca es todo signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona, y que pueden registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
QUINTO.- De otro lado, el artículo 132 incisos a), b) y c) del mismo ordenamiento legal prevé que tratándose de signos denomínativos debe tenerse en consideración las semejanzas gráfica, fonética y conceptual entre los signos en litigio, pero que si ellos incluyen palabras genéricas y/o descriptivas se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.
SEXTO.- Del análisis de la Resolución 1172 2000FTPI-INDECOPI del trece de octubre del dos mil, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectualdel índecopi, obrante a fojas once de estos autos y copiada a fojas doscientos veintidós, del expediente administrativo acompañado, se aprecia que el Tribunal del INDECOPI ha tenido en cuenta lo establecido en los artículos 131, 132, 134 y 135 del Decreto Legislativo 823, al dilucidar el conflicto suscitado entre los signos en cuestión, `UBS solicitada por la accionante y UPS que se encuentra registrada a favor de United Parcel Service of America Inc., concluyendo en que por las semejanzas fonéticas y gráficas de los signos y la identidad de algunos de los servicios que distinguen, su coexistencia en el mercado es susceptible de causar confusión en el público consumidor.
SÉTIMO.- La autoridad administrativa de INDECOPI, al expedir la Resolución Administrativa que deniega el registro de la marca de servicio UBS, ha tenido en cuenta que las marcas en conflicto UBS y UPS están destinadas a distinguir los mismos servicios de la Clase cuarentidós de la Nomenclatura Oficial, procediendo de conformidad con los parámetros establecidos en el Decreto Legislativo 823, a fin de determinar si se presentaba o no el riesgo de confusión en el consumidor, habiendo actuado dentro de las limitaciones y parámetros que establece la Ley Marcaria y en observancia de la Constitución Política del Estado.
OCTAVO.- De otro lado, el Tribunal de INDECOPI, analizando el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que data del año mil ochocientos ochentitrés -invocado por la empresa accionante- ha considerado que el artículo 6 quinquies, sección B numeral 1 de dicho Convenio, establece que no se otorgará el registro de una marca cuando sea capaz de afectar derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama, como ocurre con la marca solicitada por la demandante, que afecta de manera directa los derechos derivados del registro de la marca UPS de la observante United Parcel Service of America Inc, en el Perú, razón por la que concluye en que no resulta de aplicación al caso de autos; criterio que se encuentra arreglado a ley.
NOVENO.- Por ello se concluye en que la marca solicitada se encuentra incursa en la prohibición prevista en el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823, concordante con el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; razón por la que no corresponde su registro; en consecuencia, no se ha incurrido en vicio alguno que determine la invalidez de la Resolución 1172-2000/TPI-INDECOPI de fecha trece de octubre del dos mil de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
DÉCIMO.- Por las razones expuestas y no habiendo acreditado la empresa accionante que la resolución objeto de impugnación se encuentre incursa en las causales de nulidad previstas en el artículo 43 del Decreto Supremo 02-94-JUS, normatividad bajo cuya vigencia sedictó la Resolución Administrativa en cuestión, la demanda de autos resulta infundada.
DECISIÓN:
Por las consideraciones anotadas, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal y en aplicación del artículo 200 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADA la demanda contencioso-administrativa de fojas setentitrés, interpuesta por don Baldo Kresalja Rosselló en representación de la empresa UBS AG, de Suiza; contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y la empresa United Parcel Service of America Inc, de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre impugnación de resolución administrativa; con costas y costos; notifíquese a las partes yarchívese por secretaría oportunamente.