R. Nº 620-1999/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9621662
Resolución N° 620-1999/TPI-INDECOPI
Solicitante : ERASMO WONG LU
Observantes : SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.
S.A.C.I. FALABELLA
Lima, veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve
I. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de setiembre de 1996, Erasmo Wong Lu (Perú) solicitó el registro del lema comercial TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS, para publicitar el nombre comercial METRO, inscrito bajo certificado N° 11349, en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 19 de noviembre de 1996, Supermercados Santa Isabel S.A. (Perú) formuló observación a la solicitud de registro, manifestando ser titular del lema comercial TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS, para publicitar la marca SANTA ISABEL registrada en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que el signo solicitado es idéntico al registrado a su favor y que el hecho que ambos sean utilizados por supermercados que comercializan productos que pertenecen a diferentes clases de la Nomenclatura Oficial, incrementa el riesgo de confusión en los consumidores sobre la titularidad del lema en cuestión. Asimismo, indicó que ha solicitado el registro del referido lema en las clases 30 y 42 de la Nomenclatura Oficial para publicitar su marca SANTA ISABEL.
Con fecha 29 de noviembre de 1996, S.A.C.I. Falabella (Chile) formuló observacióna la solicitud de registro manifestando ser titular del lema comercial TODOS LOS DÍAS PRECIOS BAJOS para publicitar la marca FALABELLA (la cual también tiene registrada en la clase 33) en la clases 16 y 35 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que los lemas comerciales deben vincularse a un marca y no a un nombre comercial, como pretende el solicitante y que de otorgarse el registro solicitado se desnaturalizaría el alcance de las normas de propiedad industrial. Indicó que dada la naturaleza de su negocio –tiendas por departamentos– los consumidores asociarán el lema comercial solicitado a la totalidad de bienes o servicios que brinda el establecimiento, entre los que se encuentran los de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, por lo que al ofertar ambas empresas los mismos productos y utilizar el mismo lema, se induciría a confusión a los consumidores, debido a que ambos sugieren la misma idea, diferenciándose únicamente por la repetición de la palabra TODOS. Agregó que ha solicitado el registro del lema TODOS LOS DÍAS PRECIOS BAJOS para publicitar su marca FALABELLA en las clases 9, 11, 20 y 25 de la Nomenclatura Oficial.
Pese a haber sido notificado a acuerdo a ley, el solicitante no cumplió con absolver el traslado de las observaciones formuladas.
Mediante Resolución N° 8601-97-INDECOPI/OSD de fecha 1° de julio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas observaciones presentadas por Supermercados Santa Isabel S.A. y por S.A.C.I. Falabella e inscribió el lema comercial solicitado. Respecto a la observación formulada por Supermercados Santa Isabel S.A., manifestó que los productos de la clase 33 y los de las clases 29, 30 y 42 de la Nomenclatura Oficial satisfacen necesidades disímiles y están destinados a un público diverso, y por ende a mercados objetivos de consumidores diferentes. Con relación a la observación formulada por S.A.C.I. Falabella, manifestó que no existe vinculación entre los productos que serán publicitados por el lema solicitado y los productos y servicios de las clases 9, 11, 16, 20, 25, 35 (que distinguen aparatos de investigación e instrumentoseléctricos, aparatos de calefacción e instrumentos de cocina, papel y artículos de oficina, muebles y productos plásticos, prendas de vestir y servicios por la explotación y dirección de una empresa). Consideró que por lo expuesto no correspondía realizar el examen comparativo en ninguno de los dos casos. Finalmente, señaló que por la función que cumple en el mercado, nada impide que el lema comercial sea vinculado a un nombre comercial, cuya finalidad sería la de promocionar actividades económicas relacionadas con la comercialización de productos o con la prestación de servicios; esto en razón a su naturaleza jurídica.
Con fecha 11 de julio de 1997, Supermercados Santa Isabel S.A. interpuso recurso de apelación, manifestando que si bien la naturaleza de los productos que distinguen los signos que publicitan ambos lemas comerciales es diferente, ambos, se expenden en supermercados, y que tanto el solicitante como la observante se dedican precisamente a la actividad de negocios de supermercados, existiendo riesgo de confusión entre los consumidores.
Con fecha 14 de agosto de 1997, Erasmo Wong Lu absolvió el traslado de la apelación, manifestando que en el mercado coexisten los lemas TODOS LOS DÍAS PRECIOS BAJOS en las clases 16 y 35, a favor de S.A.C.I. Falabella y TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial a favor de Supermercados Santa Isabel S.A., dada la naturaleza disímil de los productos que distinguen (debió decir que publicitan), no obstante su semejanza gráfica y fonética, debiendo aplicarse en el presente caso el mismo razonamiento.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si el lema comercial TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley.
b) De ser el caso, si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el lema comercial TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Erasmo Wong Lu es titular del nombre comercial constituido por la denominación METRO escrita en letra imprenta, dentro de un rectángulo conforme al modelo adjunto, para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de vinos y licores de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 11349, vigente hasta el 24 de diciembre del año 2002.
b) S.A.C.I. Falabella es titular del tema comercial TODOS LOS DÍAS PRECIOS BAJOS, para publicitar la marca FALABELLA en relación con los siguientes productos y servicios:
- Papel, cartón, pinceles, máquinas de escribir, artículos de oficina y todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 976, vigente hasta el 29 de marzo del año 2005.
- Vestidos, calzado y sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 2071, vigente hasta el 9 de diciembre del año 2006.
- Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y todos los demás servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 980, vigente hasta el 31 de marzo del año 2005.
- Aparatos e instrumentos de transmisión y reproducción de sonido, discos acústicos, máquinas calculadoras, ordenadores, equipo para el tratamiento de la información y todos los demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 2710, vigente hasta el 31 de julio del año 2007.
- Aparatos de calefacción, de cocción, derefrigeración y todos los demás productos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 2711, vigente hasta el 31 de julio del año 2007.
- Muebles, espejos, marcos y todos los demás productos de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 2712, vigente hasta el 31 de julio del año 2007.
c) Supermercados Santa Isabel S.A. es titular del lema comercial TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS para publicitar los nombres comerciales constituidos por el diseño de un oso panda con el brazo levantado en señal de saludo y vestido con una camiseta blanca que lleva impresa de denominación SANTA ISABEL, que distingue las siguientes actividades económicas:
- Comercialización de carne, pescado, aves, y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas en general de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 1409, vigente hasta el 12 de noviembre del año 2003.
- Expendio de todo tipo de comidas y bebidas de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 3106, vigente hasta el 22 de enero de 2008.
- Comercialización de café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas) especies, hielo en general de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajo certificado N° 3310, vigente hasta el 22 de enero de 2008.
2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial
Por Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 (1) Diario Oficial El Peruano del 19 de julio de 1998. pp. 160858 a 160861. (1) –sobre registro del lema comercial SABOR Y COLOR– esta Sala estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial.
Por definición, el lema comercial es la palabra, frase o leyenda que es utilizada en el mercado para reforzar la función encomendada a la marca, cual es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra, constituyéndose en un elementos de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.
En consecuencia, la categoría de signo distintivo otorgada al lema comercial implica que éste debe ser –al igual que la marca que publicita– perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
El lema comercial debe ser apto para crear, consolidar o perpetuar la buena reputación de la marca que publicita. En tal sentido, no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.
No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que también puedan ser utilizadas por todos los competidores.
Así, la vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona (2) Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y por tanto tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular...” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12. (2).
La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función.
3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto
Conforme lo ha señalado la Sala en el precedente citado, un lema comercial sí puede estar compuesto por términos genéricos o descriptivos, al igual con lo que sucede con la marcas. Lo que se exige es que el lema comercial no esté compuesto exclusivamente por tales términos, tal como lo prevé el artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 y el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823.
Asimismo, para la evaluación del lema comercial solicitado debe tenerse presente su capacidad publicitaria. En el lema comercial, tal requisito cobra su máxima importancia no en vano se le conoce también en la doctrina comparada como frase publicitaria y por ende deberá exigirse de él una aptitud para identificar publicitariamente un producto o servicio ya que en la medida de lo expresado, éste constituye el mecanismo más efectivo para crear, consolidar o perpetuar el goodwill o buena reputación de la marca que publicita.
En el caso del lema comercial solicitado TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS, la Sala considera que si bien no se refiere a una cualidad especial, ni exclusiva de la actividad económica relacionada con la comercialización de vinos y licores –ya que puede ser utilizado para describir ésta y cualquier otra actividad en relación a cualquier producto o servicio– puede aludir a una característica de los mismos, esto es, a un sistema de ventas consistente en la venta diaria de productos a precios bajos y no únicamente en determinadas fechas (de rebaja, realización o remate). En tal sentido, es un término descriptivo que por sí solo carece de la capacidad distintiva para constituirse como marca.
En tal sentido, la expresión TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS constituye una frase simple, sin presentar en su conformación elementos adicionales que la hagan suficientemente distintiva, limitándose simplemente a indicar una característica del tipo de promoción de los productos distinguidos por la actividad económica en cuestión.
En consecuencia, el lema solicitado TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS no constituye una expresión innovadora, motivadora y dotada de fantasía, sino que por el contrario constituye una forma de describir e informar directamente al consumidor acerca de una característica de las actividades económicas relacionadas con la venta de vinos y bebidas alcohólicas de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial que brindará su titular con el nombre comercial METRO.
Por lo anterior, la Sala considera que de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentren en condiciones de ofrecer precios bajos todos los días la utilicen libremente.
Así, el lema comercial solicitado constituye un signo de carácter descriptivo en relación a las actividades económicas de comercialización de los productos distinguidos por la marca que pretende publicitar.
En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823, careciendo asimismo del requisito de distintividad establecido –por remisión del artículo 122 de la Decisión 344 concordado con el artículo 195 del Decreto Legislativo 823 – en el artículo 81 de la Decisión 344 concordado con el artículo 128 del Decreto Legislativo 823, [xiv] razón por la cual no procede acceder a registro.
La Sala considera conveniente señalar que el hecho que coexistan los lemas comerciales de Supermercados Santa Isabel S.A. y S.A.C.I. Falabella (TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS Y TODOS LOS DÍAS PRECIOS BAJOS) no significa que el signo solicitado en el presente expediente sea registrable, como señala Erasmo Wong Lu en su escrito de fecha 16 de setiembre de 1997, ya que los registros no tienen relevancia más allá del caso concreto y si bien demuestran la tendencia de la Administración en el examen de registrabilidad no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. En tal sentido, los antiguos registros no otorgan un derecho para solicitar –en base a un supuesto derecho de igualdad de tratamiento de la Administración o invocando seguridad jurídica– una decisión similar.
Aun si en un caso particular se hubiese registrado una denominación compuesta por términos descriptivos, el solicitante no debe deducir de ello que tiene un derecho adquirido, de forma tal que posibles errores de la Administración se deban repetir a su favor.
De acuerdo a los principios de derecho administrativo el principio de seguridad jurídica no se aplica si se trata de hacer valer un acto administrativo contrario a derecho. De cualquier forma, en ningún caso otorga un derecho para que se siga en el futuro una práctica contraria. En consecuencia, una práctica administrativa, aunque se haya realizado durante años, no la convierte en precedente de observancia obligatoria y no vincula a la Sala.
No debe olvidarse que el análisis de la registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la Sala, toda vez que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.
Finalmente, si la decisión de la Autoridad administrativa que otorgó los anteriores signos, fue un acto contrario a derecho, no corresponde juzgarse aquí y tampoco ha sido sometido a análisis. De cualquier forma, esta Sala parte de la consideración que al momento en que se otorgaron dichos signos y el presente, las situaciones de hecho y derecho han variado.
4. Determinación del riesgo de confusión
Por lo expuesto, la Sala concluye que carece de objeto determinar la existencia del riesgo de confusión entre los signos en cuestión.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 8601-97-INDECOPI/OSD de fecha 1° de julio de 1997 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial TODOS LOS DÍAS, TODOS LOS PRECIOS BAJOS, para usarse como complemento del nombre comercial METRO y logotipo, inscrito bajo certificado N° 11349, en clase 33 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Erasmo Wong Lu.
Con la intervención de los vocales: Ana María Pacón Lung, Víctor Revilla Calvo y Hugo Eyzaguirre del Sante.