RESOLUCIÓN N° 0710-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 149612-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
Registro de lema comercial - Falta de distintividad
Lima, dieciséis de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de abril del 2002, Lima Airport Partners S.R.L. (Perú) solicitó el registro del lema comercial BIENVENIDOS AL AEROPUERTO DEL FUTURO, para usarse como complemento de la marca de servicio LIMA AIRPORT PARTNERS y logotipo, solicitada bajo expediente N° 139784-2001, para distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 3845-2003/OSD-INDECOPI de fecha 3 de abril del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) El lema comercial solicitado no puede ser admitido a registro, por cuanto constituye una frase simple, carente de elementos novedosos o de una conformación ingeniosa u original; que además posee un contenido conceptual sencillo - referido a la idea de un aeródromo dotado de instalaciones y servicios para el tráfico regular de aviones orientado o proyectado hacia el futuro, dotados de todos los avances tecnológicos más innovadores que se puedan encontrar en cuanto a los servicios que pretenden brindar - , lo cual se traduce en una valoración positiva acerca de los beneficios que importa la contratación de los servicios que distingue la marca a publicitar, lo que la torna en incapaz de realzar la distintividad de la marca.
(ii) El lema solicitado alude de manera directa a un cierto grado de credibilidad que supuestamente brinda o inspira el lugar donde se brindan dichos servicios, siendo dichas características esperadas no sólo por los usuarios al elegir un lugar donde contratar sus servicios, sino también por los empresarios al ofrecer sus servicios en el mercado, motivo por el cual el concepto de “un aeropuerto proyectado hacia el futuro” que dicha expresión traduce, determina que el signo solicitado constituya una frase simple sin fantasía alguna, incapaz de realzar la distintividad de la marca que publicita.
(iii) La frase BIENVENIDOS AL AEROPUERTO DEL FUTURO pretende difundir en el usuario la idea de que al contratar los servicios que pretende publicitar (consistentes en transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes), recibirá un servicio dotado de todos los avances tecnológicos, por lo que se trata de una frase carente de poder distintivo, que pretende resaltar sin mayor novedad ciertas características esperadas de los servicios a publicitar, siendo por ello además una frase simple para la promoción de los servicios en mención, no existiendo nivel alguno de originalidad ni grado de ingenio tanto en la disposición de elementos que conforman el signo, como en el mensaje que dicho lema pretende.
Con fecha 7 de mayo del 2003, Lima Airport Partners S.R.L. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) El lema comercial solicitado ostenta un claro elemento individualizador respecto de los servicios a los que se refiere la marca registrada (LIMA AIRPORT PARTNERS), buscando resaltar las características de modernidad inherentes al servicio brindado por el aeropuerto administrado por su empresa, y diferenciarlo del servicio que brindaba el aeropuerto bajo la anterior administración.
(ii) El lema busca que el consumidor asocie el lema comercial con la política de innovación y de modernidad que su empresa viene aplicando desde el inicio de su gestión, no resultando posible considerar dicho lema, por ende, como una frase banal o poco ingeniosa.
(iii) El concepto de renovación y modernidad que busca establecer su empresa ha sido comprendido en los lemas comerciales “NUESTRO SUEÑO DEL FUTURO… UN AEROPUERTO DE CLASE MUNDIAL”, “BIENVENIDOS AL CAMBIO”, “TRABAJANDO EL CAMBIO”, y sus respectivas versiones en inglés, que han sido registrados en distintas clases de la Nomenclatura Oficial.
(iv) El lema comercial solicitado, así como su traducción literal al castellano han sido concedidos en las clases 35 y 42 de la Nomenclatura Oficial, por lo que es contradictorio que en el presente caso se deniegue su registro.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial BIENVENIDOS AL AEROPUERTO DEL FUTURO es distintivo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Lima Airport Partners S.R.L. es titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación LIMA AIRPORT PARTNERS escrita en letras característica en color blanco y la representación estilizada de un ala en forma trial en los colores celeste, azul y rojo respectivamente, todo sobre fondo azul; conforme al modelo, que distingue servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 29649, vigente desde el 20 de junio del 2002 hasta el 20 de junio del 2012. El registro se tramitó bajo expediente N° 139784-2001.
b) Se encuentran registrados, para publicitar la mencionada marca de servicio, los siguientes lemas comerciales:
NUESTRO SUEÑO DEL FUTURO… UN AEROPUERTO DE CLASE MUNDIAL, con certificado N° 4094.
BIENVENIDOS AL CAMBIO, con certificado N° 4100.
TRABAJANDO EL CAMBIO, con certificado N° 4090.
OURD DREAM A WORLD-CLASS AIRPORT, con certificado N° 4063.
LEADING THE CHANGE, con certificado N° 4069.
c) Lima Airport Partners S.R.L. ha obtenido el registro del lema comercial BIENVENIDOS AL AEROPUERTO DEL FUTURO, para usarse como complemento de las marcas de servicio LIMA AIRPORT PARTNERS y logotipo, que distinguen servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, de la de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial (certificados N° 29641, N° 29643 y N° 29646); y servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial (certificados N° 29642, N° 29644 y N° 29645).
2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial
Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 1 , se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente:
El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información
o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.
El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.
Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486).
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.
Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.
La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.
La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2
No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.
En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3 . Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro.
Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular.
La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos 118 4 y 122 5 de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 74-IP-2001 6 , en la cual se afirma que “El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.”
En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que:
“La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”
“...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.”
“La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.”
“Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.”
De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión.
3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso concreto
El signo solicitado se encuentra constituido por la frase BIENVENIDOS AL AEROPUERTO DEL FUTURO, y pretende publicitar la marca LIMA AIRPORT PARTNERS y logotipo, inscrita bajo certificado N° 29649, que distingue servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.
Se ha verificado que la denominación DEL FUTURO suele ser usada en el mercado para resaltar la novedad de la tecnología empleada en los productos, servicios o actividades comerciales, siendo que en el caso de los aeropuertos la expresión El AEROPUERTO DEL FUTURO es usada para identificar a un aeropuerto implementado con los últimos adelantos tecnológicos.
Bajo esta premisa, el signo solicitado BIENVENIDOS AL AEROPUERTO DEL FUTURO se encuentra conformado por una frase que sin fantasía alguna informa sobre determinadas características de los servicios que distingue la marca registrada que pretende publicitar (tales como la modernidad, la alta tecnología), razón por la cual no resulta capaz de realzar la distintividad de dicha marca.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la citada Decisión, por lo que no corresponde acceder a su registro.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la denegatoria del registro solicitado no impide que Lima Airport Partners S.R.L. pueda utilizar el lema comercial solicitado en la publicidad y promoción de sus servicios, aunque sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 7 .
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 3845-2003/OSD-INDECOPI de fecha 3 de abril del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial BIENVENIDOS AL AEROPUERTO DEL FUTURO, solicitado por Lima Airport Partners S.R.L.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/rl
1
Recaída en el expediente Nº 280074, correspondiente a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria con relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).
2
Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular … (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.
3
El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva).
4
Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad consus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.
5
Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765 del 27 de febrero del 2002.
7
El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios.