RESOLUCIÓN N° 1064-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 203275-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1064-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 203275-2004
SOLICITANTE : LABORATORIOS BEST S.A.
Registro de lema comercial - Frase carente de distintividad
Lima, veintidós de noviembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de febrero del 2004, Laboratorios Best S.A. (México) solicitó el registro del lema comercial LA CALIDAD ES LO PRIMERO, para usarlo como complemento de la marca de servicio BEST, solicitada bajo expediente N° 203168-2004, para distinguir servicios de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 10955-2004/OSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) La frase LA CALIDAD ES LO PRIMERO es una expresión simple, que por sí sola no está dotada de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los servicios que desea publicitar, en la medida que no permite al público usuario identificarlo como un signo distintivo indicador de un determinado origen empresarial, puesto que sólo se limita a resaltar las bondades de los servicios a publicitar.
(ii) La frase citada se limita a informar que los servicios ofrecidos por el solicitante tienen como prioridad brindar calidad a los usuarios, es por ello que resulta carente de distintividad y además podría ser utilizada en medios comerciales por cualquiera de los empresarios de los servicios médicos y farmacéuticos para atraer hacia sus servicios la preferencia del público consumidor, siendo una frase poco ingeniosa que no se diferencia suficientemente de las utilizadas en la promoción de servicios de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de octubre del 2004, Laboratorios Best S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que:
(i) El lema solicitado es evocativo y capaz de realzar la distintividad de la marca que publicita, puesto que contiene una cierta originalidad que le permite ser identificada como una frase perteneciente a un productor en particular.
(ii) Lo importante no es el mensaje que transmite la frase, sino la forma original y particular en la que se encuentra expresado dicho mensaje, lo cual permitirá que los consumidores identifiquen el lema comercial con un origen específico.
(iii) El mensaje que transmite el lema comercial solicitado puede ser entendido sin problemas, lo cual no constituye una causal para denegar su registro.
(iv) El lema comercial solicitado es registrable, puesto que no indica en forma directa sino indirecta que lo más importante en la prestación de servicios es la calidad de los mismos, siendo por ello un signo registrable.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial LA CALIDAD ES LO PRIMERO reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Laboratorios Best S.A. (México) es titular de la marca de servicio BEST, que distingue servicios médicos y farmacéuticos; análisis médicos y farmacéuticos relacionados con el tratamiento de personas; servicios de inseminación artificial; consultas en materia de farmacia, de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 35541, vigente hasta el 10 de junio del 2014.
2. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial
Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 1998 1 , seestableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente:
El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor -a través de información o sugestión- concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial -conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria- debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado.
El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.
Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste -al igual que la marca que publicita- sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del artículo 179 de la Decisión 486).
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone -además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho)- una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.
Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar.
La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.
La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona. 2
No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores.
En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero: i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado) 3 . Tales lemascomerciales no pueden acceder al registro.
Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular.
La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos 118 4 y 122 5 de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 74-IP-2001 6 , en la cual se afirma que “El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.”
En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que:
“La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”
“...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.”
“La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.”
“Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.”
De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión.
3. Carácter del lema comercial solicitado. Aplicación al caso
El lema comercial LA CALIDAD ES LO PRIMERO, solicitado para promocionar la marca de servicio BEST, constituye una expresión del lenguaje usual que podría ser utilizada por cualquier competidor. Por tal motivo, difícilmente el público consumidor la asociará con un origen empresarial determinado.
Así, es usual que en el mercado se utilicen expresiones similares a la solicitada con las que se pretende resaltar la excelencia o superioridad de los productos o servicios publicitados. Por tal motivo, se concluye que el lema comercial solicitado constituye una frase simple que carece de fantasía alguna con relación a servicios médicos y farmacéuticos; análisis médicos y farmacéuticos relacionados con el tratamiento de personas; servicios de inseminación artificial; consultas en materia de farmacia, de la clase 44 de la Nomenclatura Oficial, en la medida que presenta un contenido conceptual que no es capaz de realzar la distintividad de la marca registrada BEST.
En ese sentido, de otorgarse el registro de frases que están conformadas únicamente por expresiones de dominio público se impediría que las demás personas las utilicen libremente.
Por las razones expuestas, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.
No obstante lo anterior, se precisa -tal como se indicara en el punto 2 de la presente Resolución- que la denegatoria del registro del lema comercial LA CALIDAD ES LO PRIMERO, no es impedimento para que la solicitante pueda usarlo en la publicidad y promoción de los servicios distinguidos con su marca registrada BEST, ya que si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo 7 .
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 10955-2004/OSD-INDECOPI de fecha 9 de setiembre del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial LA CALIDAD ES LO PRIMERO, solicitado por Laboratorios Best S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Recaída en el expediente Nº 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).
2 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular …” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.
3 El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva).
4 Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.
5 Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765 del 27 de febrero del 2002.
7 El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios.