RESOLUCIÓN N° 0095-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 1062-2001/OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0095-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 1062-2001/OIN
SOLICITANTE : SERVICIOS VARIOS TEXTILES S.A
OPOSITORA : TEXTILES FRUTOS DEL TELAR S.A
Solicitud de diseño industrial - Falta de novedad
Lima, doce de febrero de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de octubre del 2001, Servicios Varios Textiles S.A (Perú) solicitó el registro del diseño industrial para DIBUJO APLICABLE A FRAZADAS, COLCHAS Y MANTAS C.I.D.5 06-13; cuyo diseñador es José Guillermo Barbieri Gonzales.
Con fecha 28 de diciembre del 2001, se otorgó la orden de aviso N º 1356-2001, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 7 de febrero del 2002.
Con fecha 22 de febrero del 2002, Textiles Fruto del Telar S.A (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
- Es titular de la marca de producto constituida por la figura de un tumi dentro de un rectángulo en cuyo contorno aparecen diversas figuras geométricas; todo dentro de otro rectángulo, inscrita bajo certificado N° 70980, vigente hasta el 11 de agosto del 2008, para distinguir frazadas, tejidos, colchas, tapetes, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.
- El diseño industrial cuyo registro se pretende no cumple con los requisitos de registro establecidos en los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- El diseño solicitado no es nuevo, pues constituye una copia de su marca registrada, la misma que es utilizada por su empresa a título de marca y como diseño en sus productos.
- El diseño industrial solicitado reproduce el diseño, el contorno de líneas geométricas, así como la disposición de los elementos de la marca registrada por su empresa. En ambos signos la figura del tumi constituye el elemento central, mientras que las líneas geométricas lo rodean formando un marco rectangular.
- El diseño solicitado no presenta algún elemento adicional capaz de otorgarle novedad frente a su marca registrada.
- No es la primera vez que se intenta registrar un diseño industrial idéntico o similar a uno registrado por su empresa, conforme se acredita con las copias de las Resoluciones N° 442-2001/TPI-INDECOPI y N° 155-2000/OININDECOPI.
- En el expediente N° 57413-1998 que se siguió ante la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual, se presentaron dos frazadas fabricadas por su empresa en las que se puede apreciar la figura del tumi, muy similar a la que se solicita en el presente expediente. Solicitó que las referidas frazadas se tengan a la vista al momento de resolver.
Con fecha 4 de abril del 2002, Servicios Varios Textiles S.A. absolvió el traslado de la oposición presentada por Textiles Fruto del Telar S.A. manifestando lo siguiente:
- Mediante Resolución N° 496-2001/TPI-INDECOPI del 7 de mayo del 2001, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual, recaída en los expedientes acumulados N° 57413-1998 y N° 58963-1998, se dispuso, entre otras cosas, la cancelación por falta de uso de la marca constituida por la etiqueta que contenía la figura de un tumi registrada a favor de la opositora, bajo certificado N° 75475.
- En dicha resolución se determinó que la figura del tumi, en sus distintas variantes, es un signo que en el mercado sirve para distinguir los productos de diversas empresas en distintos rubros y que, particularmente, en el mercado de los textiles existen varias marcas inscritas a nombre de distintos titulares que lo incluyen en su conformación. En tal sentido, se concluyó que: i) la figura del tumi constituye un signo débil que no sirve para indicar un origen empresarial determinado; ii) su titular deberá permitir la coexistencia - ya manifestada en la práctica - con otros signos que la contengan, siempre que se presenten suficientes elementos diferenciadores; iii) esta circunstancia tiene como consecuencia que el consumidor de este tipo de productos esté familiarizado con marcas constituidas por dicha figura; y, iv) ello hará que preste atención a pequeñas diferencias entre los signos.
- El diseño industrial cuyo registro se solicita no constituye una copia y, por el contrario, es una creación exclusiva de su empresa, conformado por un diseño novedoso, por lo que no existe posibilidad de que se confunda con otros existentes en el mercado.
- Los elementos diferenciadores del diseño industrial, sus trazos, franjas y dibujos geométricos y la propia figura del elemento central, el tumi, poseen características propias y una fisonomía nueva que, apreciadas en conjunto, le dan al diseño una apariencia especial, creativa y singular. Dichas características hacen al producto atractivo impidiendo que se confunda con otras marcas o diseños industriales que también usan la figura del tumi, no obstante que esta última constituye una figura habitualmente usada en el mercado con fines decorativos.
Con fecha 5 de julio del 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita informe técnico tomando en cuenta: i) los argumentos técnicos contenidos en el escrito de oposición de fecha 22 de febrero del 2002, presentado por la empresa Textiles Fruto del Telar S.A; ii) el escrito de contestación de la solicitante de fecha 4 de abril del 2002; y, iii) el certificado N° 70980, correspondiente al registro de la marca de producto constituida por la figura de un Tumi, dentro de un rectángulo en cuyo contorno aparecen diversas figuras geométricas; todo ello dentro de otro rectángulo, para distinguir frazadas, tejidos, colchas y tapetes, de la clase 24 de la Clasificación Internacional, otorgado a favor de la empresa opositora. Respecto de la valoración de las Resoluciones N° 442-2001/TPI y N° 496-2001/TPI, se señaló que ésta se llevaría a cabo al momento de resolver.
Con fecha 12 de diciembre del 2002, se emitió el Informe Técnico N° CGO 085/2002, determinando lo siguiente:
- Analizados los argumentos técnicos planteados por la opositora y por la solicitante, la única prueba susceptible de apreciación técnica para el análisis de novedad del diseño solicitado es el certificado N º 70980 (D2), el que presenta fecha cierta, la que antecede a la fecha de presentación de la solicitud cuestionada.
- El diseño industrial solicitado (D1) presenta como diferencias con relación al diseño registrado como marca (D2), el hecho de presentar un marco constituido por una línea continua de la que sobresalen porciones rectangulares hacia adentro, en el interior del cual se sitúa un tumi que presenta una configuración característica, pues los elementos que dispone para representar el tumi lo hacen diferente a (D2), ya que en dicha representación se tiene una disposición que asemejan piernas, un casco sobre la cabeza que tiene cinco porciones y no seis arcos y cada una de éstas presenta diferentes arreglos de figuras. En tal sentido, los argumentos de la opositora carecen de fundamento, por lo que su oposición resulta infundada.
- De la búsqueda realizada en la base de datos nacional de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, se encontró como antecedentes más cercanos los siguientes: i) solicitud de diseño industrial N° 206-1998/OIN, “Ornamentación aplicable a textiles”, con fecha de publicación 27 de febrero de1999 a nombre de Fábricas de Tejido Maranganí (D3); y, solicitud de diseño industrial N° 908-2000/OIN, “Dibujo aplicable a frazadas, colchas y mantas”, con fecha de publicación 3 de marzo del 2001 a nombre de Productos Pauta S.A. De la comparación efectuada entre los diseños antes señalados se observa que el diseño solicitado (D1), que corre a fojas 5 del expediente, presenta las mismas características con relación a los diseños (D3) y (D4), ya que en los tres casos se tiene un diseño para textiles en donde la figura del tumi está representada de forma similar, utilizando los mismos elementos geométricos y si bien el marco que rodea al tumi estilizado en los tres casos no es el mismo, dichas diferencias no constituyen cambios sustanciales en la forma del diseño que permitan afirmar que los diseños son diferentes. Es decir, las diferencias encontradas se consideran de carácter secundario. En tal sentido, el diseño industrial solicitado no cumple con el requisito de novedad exigido en el artículo 115° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Mediante proveído de fecha 10 de enero del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías comunicó a la solicitante el informe técnico N° CGO 085/2002, a fin de que envíe la información o documentación adicional solicitada, o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes.
Con fecha 31 de enero del 2003 la solicitante absolvió el traslado del informe técnico N° CGO 085/2002, manifestando lo siguiente:
- Si bien existen distintos tipos de figuras de tumi correspondientes a otras solicitudes en trámite de registro pertenecientes a las empresas Fábrica de Tejidos Maranganí S.A y Productos Pauta S.A., dichas figuras presentan diferencias que no son de carácter secundario; por el contrario, cada una presenta una forma distinta, más estilizada y con sus características propias, sus cabezas tiene distintas formas al igual que sus cuerpos y piernas, que están representados en forma distinta, y, en general, sus líneas son diferentes, configurando tumis distintos. Lo mismo se puede señalar de las orlas que los encierran, ya que cada una ofrece sus propias características que las hacen distinguirse claramente entre sí.
- Existe cierta contradicción en el Informe Técnico N° CGO 085/2002, toda vez que se sostiene que la figura de tumi cuyo registro se solicita es distinta a la de la opositora; no obstante, las otras figuras de tumi, que corresponden a las solicitudes de diseño en trámite de registro, sí serían confundibles con el diseño industrial solicitado.
- En el mercado existen diversas empresas que usan la figura del tumi para representar los diseños industriales de sus frazadas y mantas; sin embargo, cada uno de los diseños presenta sus propias características que los hacen novedosos. Como prueba de lo señalado indicó que las empresas Fábrica de Tejidos Maranganí S.A. y Productos Pauta S.A. - que tienen en trámite solicitudes de registro de diseños industriales con figuras de tumi - no han presentado oposición a su solicitud de registro, pues no lo consideran confundible con los mismos.
Mediante providencia de fecha 4 de julio del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías señaló que los argumentos expuestos por la solicitante en su escrito de fecha 31 de enero del 2003, con el que absuelve el traslado del Informe Técnico N° CGO 085/2002, no desvirtúan dicho informe respecto a la falta de novedad del diseño industrial solicitado.
Mediante Resolución N º 1115-2003/OIN-INDECOPI de fecha 17 de setiembre del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la oposición presentada por Textiles Fruto del Telar S.A. y denegó el registro del diseño industrial solicitado. Consideró que, de acuerdo al informe técnico emitido, el diseño industrial solicitado no cumple con el requisito de novedad por presentar similitudes con los diseños solicitados previamente por Fábrica de Tejidos Maranganí "Ornamentación aplicable a textiles” (Solicitud N° 00206-1998/OIN) y por Productos Pauta S.A “Dibujo aplicable a frazadas, colchas y mantas” (N° 00908-2000/OIN). En ese sentido, determinó que el diseño industrial solicitado no reúne los requisitos establecidos en el artículo 115 de la Decisión 486.
Con fecha 9 de octubre del 2003, Servicios Textiles Varios S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos y agregó que los tumis, en virtud de los cuales se deniega el registro solicitado, presentan las siguientes diferencias respecto de su diseño industrial solicitado:
- Las cabezas de los tumis presentan cascos con figuras geométricas diferentes.
- La forma de las caras es distinta, mientras el diseño solicitado presenta una forma irregular, los diseños tramitados presentan formas curvas.
- Los ojos de los diseños industriales tramitados son diferentes, ya que son abiertos, redondos y grandes, en tanto que los ojos del diseño solicitado son más bien pequeños y tienen forma de pirámide trunca irregular con líneas rectas.
- La forma de la nariz de los diseños industriales tramitados es curva y romboide, respectivamente, mientras que la nariz del diseño cuyo registro se solicita es rectangular.
- La boca de los diseños industriales tramitados tiene una forma de pirámide trunca, cuya base inferior es de menor tamaño que la superior y de forma curva - dando la impresión de una sonrisa, - en cambio, la boca del diseño cuyo registro se solicita es cuadrada y da la impresión de estar cerrada.
- Los aretes de los diseños industriales tramitados presentan figuras irregulares de aves, mientras que los aretes del diseño cuyo registro se solicita están representando pescados estilizados en forma escalonada.
- Los brazos y las manos de los diseños industriales tramitados son curvos y presentan cinco dedos redondeados en sus puntas y los dedos pulgares apuntando hacia arriba, y los cinco dedos de cada mano, una frente a la otra sin que se distingan los dedos pulgares respectivamente; en tanto que los brazos del diseño cuyo registro se solicita son rectos y no hay representación de las manos y dedos.
- Las piernas de los diseños tramitados están representadas, en un caso (D3) básicamente con triángulos negros puestos con la punta boca abajo y dos rectángulos negros que forman las rodillas y cuatro en los pies y, en el otro caso (D4), con algunos triángulos (pero con líneas), las rodillas son dos rectángulos uno dentro del otro y la base es una hilera completa con círculos (en los que no se distinguen los pies), mientras que las piernas del diseño cuyo registro se solicita están representadas por cuadrados concéntricos.
- En los diseños industriales en conflicto, es muy distinto el marco u orla en que está encerrada la figura central del tumi. Así, en los diseños industriales tramitados se trata, en un caso, de figuras geométricas en las que claramente se distinguen aves intercaladas entre ellas y cuyas colas están unidas por la prolongación de la figura geométrica dentellada (D3) y, en el otro, de la representación de figuras geométricas incaicas en forma de escalera y en la parte interior de la orla en toda su extensión y como un segundo marco, pequeñas pirámides formadas de escaleras intercaladas (D4); en tanto que el marco u orla que encierra el tumi del diseño cuyo registro se solicita (D1) se trata simplemente de líneas paralelas pequeñas.
II. CUESTIÓN DE DISCUSIÓN
Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad exigido por la ley.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
a) Con fecha 23 de marzo de 1998, Fábricas de Tejidos Maranganí S.A. solicitó bajo expediente 206-1998/OIN el registro del diseño industrial ORNAMENTO APLICABLE A TEXTILES C.I.D.5 05-05, el cual fue publicado el 27 de febrero de 1999 y otorgado mediante la Resolución N° 771-1999/OIN-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 1999, encontrándose registrado bajo título N° 612, vigente hasta el 23 de marzo del 2008.
b) Con fecha 6 de setiembre del 2000, Productos Pauta S.A., solicitó bajo expediente N° 908-2000/OIN el registro del diseño industrial DIBUJO APLICABLE A FRAZADAS, COLCHAS Y MANTAS “TUMI” C.I.D.5 06-13, el cual fue publicado el 30 de marzo del 2001. Dicho registro fue denegado por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante Resolución N° 275-2003/OININDECOPI de fecha 10 de marzo del 2003, en razón de que presenta únicamente diferencias secundarias respecto al diseño industrial registrado bajo Título N° 612 a favor de Fábrica de Tejidos Maranganí S.A., por lo que carece de novedad. Dicho fallo fue confirmado por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 694-2003/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de julio del 2003.
2. Registrabilidad de los diseños industriales
2.1 Consideraciones previas
Los empresarios al concurrir al mercado presentan sus productos bajo formas estéticamente atractivas. De este modo, pretenden que, ante productos de distinta naturaleza y que reportan la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean más agradables externamente. Precisamente, para proteger las creaciones de forma estéticas de los productos se ha previsto la figura del diseño industrial.
A través de los diseños industriales se protegen aquellas creaciones de forma que tienen por finalidad satisfacer las exigencias estéticas del consumidor. La expresión “diseño industrial” hace referencia, por ende, a la innovación formal que se incorpora a la apariencia externa de los productos industriales.
Cerdá Albero 1 señala que en el diseño industrial se dan cita los siguientes intereses:
- El interés de los empresarios: Que invierten en hacer más atractivos sus productos. - El interés de los diseñadores: Que incrementan con su creatividad el valor de los productos de diseño.
- El interés de los consumidores: Que satisfacen sus gustos estéticos a través de la puesta a disposición en el mercado de los diseños industriales.
- El interés del propio mercado: Que ve favorecido el fomento de las inversiones con la introducción de nuevos diseños que determinan el enriquecimiento del acervo de las formas estéticas.
2.2 Dibujos industriales, modelos industriales y diseños industriales
Si bien algunas leyes hacen una diferenciación entre dibujos industriales y modelos industriales, la tendencia actual de la legislación en la mayoría de países es integrar ambas figuras bajo un concepto unitario: el de los diseños industriales.
Así, la Decisión 85 (artículo 45) consideraba como modelo industrial a toda forma plástica que sirviera de tipo para fabricar productos industriales o de artesanía que les diera una apariencia especial y no implicara efectos técnicos. Asimismo, se consideraba dibujo industrial a toda reunión de líneas o combinación de colores que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial sin que cambiase el destino de dicho producto.
En las Decisiones 311 (artículo 57), 313 (artículo 57), 344 (artículo 58) y 486 (artículo 113) se fusionan ambos conceptos en el concepto de diseño industrial, que comprende la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
La distinción entre “dibujos y “modelos” es intrascendente. El régimen sustantivo y la protección conferida a ambos son idénticos. En la práctica suelen estar refundidos inseparablemente en la misma creación elementos bidimensionales (efectos de superficie) y elementos tridimensionales. El concepto de “diseño industrial” es apropiado y abarca ambos tipos de formas 2 .
2.3 Marco conceptual
Conforme se ha señalado en el punto 3.2, el artículo 113 de la Decisión 486 señala que se considera diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Bodenhause n 3 señala que los dibujos o modelos industriales están constituidos por los aspectos o elementos ornamentales de un artículo utilitario, incluso sus características de dos o tres dimensiones en cuanto a forma y superficie que constituyen la apariencia del artículo.
Conviene también citar la definición formulada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los diseños industriales: “Se refiere al derecho garantizado en muchos países, de acuerdo a un sistema registral, para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad de diseño”. 4
De las anteriores definiciones del diseño industrial se desprenden los siguientes elementos que le son característicos:
- El diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya sea en su superficie bidimensional (líneas, colores, transparencia, brillo, etc.) o en su forma tridimensional (contornos, volúmenes).
- El diseño industrial debe ser arbitrario, esto es, no necesario para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaria. Así, la protección del diseño no abarca a las características únicamente impuestas por razones puramente prácticas o técnicas - como el mejor funcionamiento de un objeto o sistema - y que no tengan como finalidad mejorar la apariencia del producto. Existen otras figuras jurídicas que protegen estos desarrollos (patentes de invención y modelos de utilidad) 5
- El diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, confiriéndole una fisonomía nueva y propia. En tal sentido, el diseño industrial otorga un valor agregado al objeto en cuestión.
- El diseño industrial debe ser percibido por la vista en su uso o funcionamiento. Así, la forma de un componente electrónico, al interior de un artefacto, que no es percibido por la vista, no constituye un diseño industrial.
- El diseño industrial debe aplicarse a un artículo utilitario, esto es, susceptible de ser reproducido artesanal o industrialmente. Así, no constituye un diseño industrial un cuadro cuya finalidad sea únicamente la contemplación estética.
2.4 Protección de los diseños industriales
El derecho exclusivo sobre un diseño industrial se adquiere por el registro ante la oficina competente y otorga a su titular una protección por el período de su concesión oponible universalmente (erga omnes).
2.5 Condiciones para la protección
Para que un diseño industrial pueda acceder al registro debe ser nuevo y poseer una apariencia particular.
2.5.1 Novedad de los diseños industriales
La novedad es uno de los requisitos que debe concurrir en una creación de forma para que pueda originar un derecho de diseño industrial. En efecto, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos, la concesión de un derecho de exclusiva relativo a un diseño industrial está condicionada a que la correspondiente creación de forma sea nueva.
Conceptualmente, el término novedad alude a la cualidad de nuevo, de cambio producido en una cosa, de innovar algo que ya estaba en práctica 6 .
En tal sentido, se entenderá que un diseño industrial tiene novedad cuando signifique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía.
Esta cualidad es indispensable y de carácter intrínseco al diseño industrial y esencial para su protección como derecho de propiedad industrial.
Conforme señala Otero Lastres, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos la concesión de un derecho de exclusiva sobre la forma de un objeto o - lo que es lo mismo - de un derecho de modelo industrial se subordina a que la correspondiente creación sea, por lo menos, nueva 7 .
a) Determinación de la novedad
“En términos generales, a la hora de formular el concepto de novedad de los modelos industriales se puede adoptar tres principios distintos. (i) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (ii) considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (iii) considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento” 8 .
En principio, partir del hecho que lo nuevo es lo no conocido, supone reconocer a los diseños industriales la misma naturaleza que la de los que protegen las creaciones técnicas (Derecho de Patentes y de Modelo de Utilidad). En ordenamientos que han acogido este principio, el momento en que ha de apreciarse la novedad es en la presentación de la solicitud de concesión de registro. Las anticipaciones perjudiciales para la novedad consisten, fundamentalmente, en actos a través de los cuales se da a conocer la correspondiente creación de forma. Así, los actos de divulgación de la creación de forma realizados con anterioridad a la fecha de solicitud destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva. Esta concepción corresponde a lo que la doctrina alemana denomina novedad objetiva.
Si se toma en cuenta que lo nuevo es lo no copiado de los diseños hasta entonces existentes, esto es, lo que su autor ha creado independientemente, la naturaleza jurídica de los diseños industriales se aproxima a los derechos de autor. Este concepto de novedad es el que la doctrina alemana denomina novedad subjetiva, en la cual el momento determinante para la novedad es el de la creación del diseño. En este sistema, constituirá una anticipación perjudicial para la novedad cualquier creación de forma que haya sido copiada por el autor del correspondiente diseño. La novedad subjetiva sólo toma en consideración el conocimiento del autor del diseño. Esto quiere decir que es indiferente que exista y sea conocido con anterioridad otro diseño idéntico. Lo único que se exige es que el autor del diseño que se pretende proteger no haya conocido un diseño anterior y que, por tanto, no haya podido copiarlo.
Acogerse al hecho que lo nuevo es lo que se diferencia de lo existente, significa atribuir a los diseños industriales una naturaleza jurídica intermedia entre las dos anteriores. Así el momento en el que ha de referirse el juicio sobre la novedad es, al igual que en la novedad subjetiva, el de la creación; si es así la diferenciación es la característica esencial de ese concepto de novedad y la condición de ser diferente surge en el momento de ser creado. En este sistema, las anticipaciones que destruyen la novedad consisten en la existencia, en el momento de la creación, de otras iguales. En consecuencia, los actos de divulgación de la creación de forma anteriores a la presentación de la solicitud son irrelevantes a efectos de la novedad. Así, un diseño será nuevo en sentido relativo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas o círculo de personas (círculo especializado) de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad.
b) Novedad de los diseños industriales en función de su objeto
Dado que la finalidad de los diseños industriales es enriquecer las creaciones de forma existentes, deja de ser nuevo lo que está incluido en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria 9 .
“…..Están incluidas en dicho patrimonio (…) las creaciones de forma que hayan sido publicadas o descritas, las que hayan sido utilizadas o practicadas, directa o indirectamente, en el extranjero o en el país, y las que sean de dominio público…. De tal manera que para juzgar la novedad de un modelo habrá que comparar la creación de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad” 10 .
c) El requisito de novedad en la legislación comunitaria y nacional
El artículo 115 de la Decisión 486 señala que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos.
El artículo 115 de la Decisión 486 señala que un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones 11 .
Conforme se advierte, el requisito de la novedad exigido por la norma es de carácter absoluto y a nivel mundial, ya que trasciende al espacio y al tiempo en que se haya efectuado la divulgación. Así, la legislación aplicable al caso considera como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento. En consecuencia, los actos de divulgación de un diseño industrial realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.
En tal sentido, la publicación o descripción, la utilización y la exhibición de la creación de forma realizados con anterioridad a la fecha de solicitud constituyen divulgaciones perjudiciales para la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.
Tampoco será nuevo un diseño si se ha hecho accesible a los competidores en el mercado, de modo que puedan reproducirlo sin dificultad, aun cuando no se haya publicado en revistas especializadas del área o no se haya expuesto en ferias o exposiciones.
A este respecto, conviene resaltar lo señalado por Pachón/Sánchez Ávila 12 :
“A diferencia de lo que sucede en materia de patentes no hay divulgaciones temporalmente estériles, esto es, que cualquier divulgación afecta de inmediato la novedad del diseño industrial, por lo cual la descripción, la utilización o cualquier otro medio que haga el diseño industrial accesible al público, antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, así provenga del creador o su causahabiente, afecta la novedad del diseño (…) expresamente la norma legal considera que el patrimonio de las formas estéticas no se reduce al existente en el País Miembro en donde se solicita el diseño industrial, toda vez que específicamente se señala en cualquier lugar, indicándose con elo que se puede tratar del País Miembro en donde se hace la solicitud o de otro Estado”.
Para establecer si un diseño es nuevo deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros diseños ya conocidos. En este examen se considerará que no es nuevo no sólo un diseño idéntico a otro sino uno substancialmente igual a otro o que difiera de otro en características secundarias.
d) Momento de apreciación de la novedad
La apreciación de la novedad de un diseño industrial debe referirse necesariamente a un momento concreto, toda vez que el diseño no puede ser nuevo indefinidamente.
La Sala conviene en precisar que de acuerdo al citado artículo 115 de la Decisión 486, el momento determinante para la novedad es el del depósito de la solicitud. En tal sentido, el juicio sobre la novedad se formula respecto al momento de la presentación de la solicitud y versará sobre todo lo que se haya hecho accesible al público en cualquier lugar o en cualquier momento con anterioridad a esa fecha o a la de prioridad que se reivindica.
Al respecto, Otero Lastres señala que el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad viene dado por el día, la hora y el minuto exacto en el que se ha efectuado el depósito de la solicitud de concesión de un derecho de modelo industrial 13 .
2.5.2 Apariencia particular de los diseños industriales
Conforme se ha señalado en el punto 3.3, el artículo 113 de la Decisión 486 considera al diseño industrial como la apariencia particular de un producto.
Se entiende como particular aquello que es singular o individual, como contrapuesto a universal o general 14 . Por tanto, el diseño tendrá carácter particular cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Además deberá conferir un valor agregado al producto al que se aplique.
Conforme señala Otero Lastres, el modelo industrial (…) protege las creaciones industriales que tienen por finalidad hacer los productos más atractivos, desde el punto de vista estético, para el consumidor 15 .
Así, la incorporación de un diseño industrial a un producto debe ayudar a una diferenciación suficiente del mismo, originando un aumento de la atracción de los compradores hacia tales productos, lo que justificaría su compra e incrementaría la venta de estos productos.
La apariencia visual es una de las consideraciones que más influye en la decisión de los consumidores a la hora de preferir un producto sobre otro, particularmente cuando una clase de productos que desempeña la misma función está disponible en el mercado. En estas situaciones, si el desempeño técnico de varios productos ofrecidos por diferentes fabricantes es relativamente igual, la apariencia estética y el costo determinarán la elección del consumidor 16 .
A diferencia del requisito de novedad, no se cumple con el requisito de apariencia particular con la sola comparación con los diseños preexistentes, sino que se requiere un determinado criterio o juicio de valor. Para que un diseño tenga una apariencia particular, no basta que no sea copia de otro diseño preexistente, sino que debe superar un mínimo nivel de originalidad y creatividad, de modo que “la impresión general sea claramente diferente” 17 . Si bien el diseño industrial puede inspirarse en un diseño o elemento preexistente, debe presentarse en una forma distinta y original.
Para muchos autores, un diseño industrial debe plasmar la personalidad de su autor, aunque en un nivel menor que el que se exige para el derecho de autor.
La Sala conviene en precisar que este requisito es muy difícil de lograr en un diseño industrial, por cuanto sus autores son diseñadores profesionales que se basan en la demanda del mercado y los requerimientos de sus clientes para hacer sus diseños. En consecuencia, queda poco espacio para plasmar la personalidad de su autor.
En virtud de las consideraciones anteriores, es preferible desechar criterios subjetivos en la determinación de si el diseño es original, estableciendo más bien criterios objetivos para apreciar la originalidad, tales como: El aumento en la demanda de los productos que incorpora el diseño, el requerimiento del diseño por parte de personas oficiales y reconocidas del área correspondiente, el aumento de producción o fabricación de los productos que incorpora el diseño en cuestión.
2.6 Aplicación al presente caso
Previamente al examen de novedad del diseño solicitado, cabe recordar que lo que se protege en un diseño industrial son los elementos ornamentales y de carácter estético o arbitrario, que tengan por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se aplique - que son los que en sentido estricto corresponden al diseño industrial - sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad.
Además, debe tenerse en cuenta que el registro de un diseño industrial otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone - además de la facultad de utilizar esa apariencia particular de un producto en el tráfico económico (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del diseño industrial puede exigir a los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del trafico económico el uso de la reunión de líneas, combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que conforman esa apariencia particular, lo que constituye una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado; y por esta razón se excluye del registro a los diseños industriales no novedosos o que no den una impresión distinta del producto con respecto a la impresión general producida por otros preexistentes en el mercado.
Así, de acceder a registro aquellos diseños industriales que son de dominio público y que no otorguen una apariencia particular al producto al cual se aplican, se estaría concediendo un derecho exclusivo sobre los mismos a favor de un competidor singular, prohibiendo su utilización por parte de terceros, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondiente diseños industriales. Por ello, es mejor dejar que éstos sean libremente utilizados por todos los competidores que actúan en un sector del mercado.
En el presente caso se solicitó el registro del diseño industrial para DIBUJO APLICABLE A FRAZADAS, COLCHAS Y MANTAS C.I.D.5 06-13:
Se advierte que el Informe Técnico N° CGO 085/2002 concluyó que el diseño industrial solicitado no cumple con el requisito de novedad, por haber encontrado similitudes sustanciales con los diseños industriales publicados por Fábricas de Tejidos Maranganí S.A. y por Productos Pauta S.A., con anterioridad a la fecha de la solicitud bajo análisis (26 de octubre del 2001).
Por su parte, la solicitante señaló que las diferencias entre el diseño industrial solicitado y aquellas que se encuentran en trámite de registro, son de carácter principal y que cada tumi presenta una forma distinta, más estilizada, con sus características propias. Precisó que:
- Las cabezas de los tumis presentan cascos con figuras geométricas diferentes.
- La forma de las caras es distinta, mientras el diseño solicitado presenta una forma irregular, los diseños tramitados presentan formas curvas.
- Los ojos de los diseños industriales tramitados son diferentes, ya que son abiertos, redondos y grandes, en tanto que los ojos del diseño solicitado son mas bien pequeños y tienen forma de pirámide trunca irregular con líneas rectas.
- La forma de la nariz de los diseños industriales tramitados es curva y romboide, respectivamente, mientras que la nariz del diseño cuyo registro se solicita es rectangular.
- La boca de los diseños industriales tramitados tiene una forma de pirámide trunca, cuya base inferior es de menor tamaño que la superior y de forma curva - dando la impresión de una sonrisa - en cambio, la boca del diseño cuyo registro se solicita es cuadrada y da la impresión de estar cerrada.
- Los aretes de los diseños industriales tramitados presentan figuras irregulares de aves, mientras que los aretes del diseño cuyo registro se solicita están representando pescados estilizados en forma escalonada.
- Los brazos y las manos de los diseños industriales tramitados son curvos y presentan cinco dedos redondeados en sus puntas y los dedos pulgares apuntando hacia arriba, y los cinco dedos de cada mano, una frente a la otra sin que se distingan los dedos pulgares respectivamente; en tanto que los brazos del diseño cuyo registro se solicita son rectos y no hay representación de las manos y dedos.
- Las piernas de los diseños tramitados están representadas, en un caso (D3), básicamente con triángulos negros puestos con la punta boca abajo y dos rectángulos negros que forman las rodillas y cuatro en los pies y, en el otro caso (D4), con algunos triángulos (pero con líneas), las rodillas son dos rectángulos uno dentro del otro y la base es una hilera completa con círculos (en los que no se distinguen los pies), mientras que las piernas del diseño cuyo registro se solicita están representadas por cuadrados concéntricos.
- En los diseños industriales en conflicto, es muy distinto el marco u orla en que está encerrada la figura central del tumi. Así, en los diseños industriales tramitados se trata, en un caso, de figuras geométricas en las que claramente se distinguen aves intercaladas entre ellas y cuyas colas están unidas por la prolongación de la figura geométrica dentellada (D3) y, en el otro, de la representación de figuras geométricas incaicas en forma de escalera y en la parte interior de la orla en toda su extensión y como un segundo marco, pequeñas pirámides formadas de escaleras intercaladas (D4); en tanto que el marco u orla que encierra el tumi del diseño cuyo registro se solicita (D1) se trata simplemente de líneas paralelas pequeñas.
En tal sentido corresponde a la Sala efectuar el examen de novedad del diseño solicitado, comparándolo con los diseños publicados por Fábricas de Tejidos Maranganí S.A. (el 27 de febrero de 1999) y Productos Pauta S.A. (el 30 de marzo del 2001):
Efectuado el examen comparativo entre los diseños en conflicto se advierte lo siguiente:
En vista de los antecedentes encontrados y del análisis comparativo realizado entre los diseños en cuestión, se determina que presentan semejanzas sustanciales, y que las diferencias existentes entre los mismos tienen carácter secundario, de lo que se concluye que el diseño industrial solicitado no cumple con el requisito de novedad exigido por el artículo 115 de la Decisión 486.
Además, el diseño industrial solicitado no cumple con presentar una apariencia singular o particular, según lo dispuesto por el artículo 113 de la Decisión 486, toda vez que no contiene características estéticas creativas, ya que no proporciona una impresión especial o distinta de los diseños que ya existían en el mercado, presentando sólo pequeñas diferencias respecto a éstas.
En consecuencia, no procede aceptar el registro de la presente solicitud de diseño industrial, ya que no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 113 y 115 de la Decisión 486.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N°1115-2003/OIN-INDECOPI de fecha 17 de setiembre del 2003; en consecuencia, declarar INFUNDADA la oposición formulada por Textiles Frutos del Telar S.A. y DENEGAR el registro del diseño industrial denominado DIBUJO APLICABLE A FRAZADAS, COLCHAS Y MANTAS C.I.D.5 06-13, solicitado por Servicios Varios Textiles S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /vr
1 Fernando Cerdá Albero, Diseño Industrial: Protección jurídica en España y perspectivas de la Comunidad Europea, Revista General de Derecho, Sección de derecho de la competencia y de los bienes inmateriales, 1994, p. 3671.
2 La Protección Jurídica del Diseño Industrial, en: OMPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/3 del 27.11.96, Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial, pp. 2 y 3.
3 G.H.C. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París, Ginebra 1969, p. 23.
4 Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.
5 Al respecto, Otero Lastres ( El Modelo Industrial , Madrid 1977, p. 359) señala: “Si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, la creación de forma podrá ser protegida como modelo industrial. Por el contrario, si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como modelo industrial. Pero podrá ser amparada por un Derecho de modelo de utilidad cuando tanto en la forma como en el efecto técnico producido concurra el requisito de la novedad”.
Por su parte, la Ley Modelo de OMPI estipula que la protección de un diseño industrial no debería extenderse a “todo lo que en un diseño sirva solamente para obtener un resultado técnico”. En La Protección Jurídica del Diseño Industrial (nota 3).
6 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1449.
7 Otero Lastres (nota 5), p. 455.
8 Ver, por todos, Otero Lastres, Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales, Actas de Derecho Industrial, Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss. Dentro de los alcances de lo señalado en el punto 3.2, entiéndase que las referencias a “modelos industriales” en las citas de este artículo se refieren a los “diseños industriales”.
9 Otero Lastres (nota 5) entiende por patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria el conjunto de creaciones de forma estéticas, bidimensionales o tridimensionales que ornamentan los diferentes productos de la industria en un determinado momento. Este patrimonio de las formas estéticas tiene por objeto ofrecer al consumidor el mayor número de posibilidades de elección de las formas externas de los productos y puede jugar en el derecho de diseños industriales un papel paralelo al que desempeña el denominado “estado de la técnica” en el derecho de patentes.
10 Otero Lastres (nota 5), p. 469.
11 En la doctrina se encuentran distintas posiciones respecto a si la novedad de los diseños industriales se juzga exclusivamente en relación con los mismos productos o debe extenderse a productos de distinta categoría: “… el diseño sólo se puede materializar en un producto determinado y en relación con dicho producto es que existe un patrimonio de las formas estéticas que sirve para determinar la novedad. El patrimonio de las formas estéticas cuando se trata de un diseño de una silla solo está integrado por sillas….. El traslado del dibujo de una vajilla a la industria del tejido conlleva un esfuerzo creador que debe protegerse por tratarse de productos que presentan un aspecto estético diferente”. Pachón-Sánchez Ávila , El régimen andino de la propiedad industrial , Bogotá 1995, p. 164 y 165). “….. llevada a sus últimas consecuencias la postura de la jurisprudencia conduce a la conclusión de que la regla de la especialidad es aplicable a los modelos industriales…la jurisprudencia únicamente pretende que, para no inducir a confusión en el mercado, no sean admitidos en el Registro los modelos que sean semejantes a otros ya registrados y que se destinen a la ornamentación de productos de la misma o similar categoría….De aquí cabe deducir – a sensu contrario…. – que se pueden registrar modelos semejantes a otros ya registrados siempre que tales modelos ornamenten productos que pertenezcan a distintas categorías. Claramente se advierte que esta consecuencia está en contradicción con el contenido del derecho de modelo industrial, que concede a su titular el derecho de explotar en exclusiva la correspondiente creación de forma…Porque la interpretación que realiza la jurisprudencia…recorta las facultades del titular de modelo industrial sustrayéndole precisamente la facultad de prohibir que se registre un modelo semejante al suyo para diferenciar productos de distinta categoría” Otero Lastres ( El modelo industrial , Madrid 1977, p. 177). ” … Las leyes de protección del diseño industrial inspiradas en el derecho de autor confieren una protección del diseño sin referencia al producto específico que los incorpora, de modo que el mismo diseño incorporado en otro tipo de producto también caería dentro del alcance del derecho exclusivo. Por ejemplo, si el diseño de un automóvil deportivo estuviese protegido como diseño industrial y un tercero usara el mismo diseño para teléfonos o juguetes, ello podría constituir una infracción del derecho exclusivo……(en tanto que dentro del criterio de protección basado en el derecho de patentes)…..el alcance de la protección del diseño está en principio limitada a su aplicación e incorporación en productos del mismo tipo o naturaleza que los indicados en el registro. En consecuencia la reproducción del diseño para aplicarlo a productos diferentes y desvinculados no caería dentro del ámbito de protección y no constituiría una infracción. Por ejemplo, un diseño registrado para una tela podría ser usado por un tercero como diseño de superficie para un refrigerador, sin infringir el diseño de la tela, pues el derecho exclusivo está limitado a su reproducción como diseño de telas solamente ”. H. Cohen Jehoram, Design Laws in Continental Europe and their Relation to Copyright Law (1981), p. 236. En: Definición del diseño industrial: Diferencias con otros objetos de propiedad intelectual en: OMPI, Doc. OMPI/DI/CTG/97/1 de octubre de 1997 pp. 18 y 19.
12 Pachón / Sánchez Avila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 162 y ss.
13 Otero Lastres (nota 5), p. 468.
14 Diccionario de la Lengua Española (nota 6), p. 1536.
15 Otero Lastres, Anotación sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1981, Actas de Derecho Industrial, Tomo 8, Madrid 1983, p. 256.
16 Doc. WIPO (nota 4), p. 227.
17 Documento OMPI (nota 2), p. 6.