RESOLUCIÓN N° 0702-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 527-2001/OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONANTE : CADATEX S.A.C.
EMPLAZADO : ALEX YACOUB CASIS ODE
Nulidad de registro de diseño industrial - Novedad de los diseños industriales
Lima, dieciséis de julio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de junio del 2001, Cadatex S.A.C. solicitó la nulidad del título N° 880 correspondiente al diseño industrial ORNAMENTACION APLICABLE A TEXTILES C.I.D.-5 06-13, inscrito a favor de Alex Yacoub Casis Ode, señalando que no era nuevo a la fecha de la solicitud. Manifestó lo siguiente:
(i) La inscripción del mencionado título apunta a la monopolización de la producción de los artículos que la empresa alemana KARL MAYER, fabricante de las máquinas internacionales que su empresa utiliza, ha diseñado para su uso internacional.
(ii) Juntamente con la venta de las máquinas dicha empresa distribuye desde 1969 hasta la fecha la revista Kettenwirk Praxis , de la cual son suscriptores. Dichas publicaciones contienen diseños industriales en número indeterminado, que en el Perú - al igual como sucede en otras partes del mundo - son utilizadas para la elaboración del tejido de la tela.
(iii) El diseño industrial ORNAMENTACION APLICABLE A TEXTILES no pertenece al emplazado, sino a la empresa alemana KARL MAYER.
(iv) Su empresa utiliza el diseño denominado DENISE - extraído del manual de máquinas Raschel Jacquard de la empresa KARL MAYER y que se viene comercializando en el Perú desde hace varios años – el mismo que es similar al diseño industrial materia del presente proceso (presentado con el nombre de ROSITA), por lo que es falso que dicho diseño sea invención del señor Casis Ode.
(v) Presentó como medios probatorios los siguientes documentos: Copia de la carta enviada a su empresa por el señor Alex Yacoub Casis Ode solicitándole retirar sus productos del mercado. Copia de la Carta Notarial de respuesta dirigida por su empresa. Copia de la Constitución Social de la Empresa. Copia del Testimonio de Aumento de Capital. Copia del Registro Unico de Contribuyentes – R.U.C. Copia de algunas páginas de la revista Kettenwirk Praxis referidas a los diseños y máquinas de fabricación alemana. Muestra del diseño DENISE elaborada por su empresa (foja 13).
Posteriormente, Cadatex S.A.C. presentó copia de algunas páginas de la revista Kettenwirk Praxis , correspondiente a la edición del mes de marzo de 1989, cuya distribución se hace conjuntamente con las máquinas textiles que fabrica la empresa alemana KARL MAYER.
Con fecha 14 de agosto del 2001, Alex Yacoub Casis Ode absolvió el traslado de la acción de nulidad señalando lo siguiente:
(i) El diseño industrial materia de la presente acción de nulidad no se encuentra incurso en ninguna de las causales establecidas en la legislación vigente para decretar la nulidad de un registro de diseño industrial.
(ii) El diseño industrial denominado ROSITA, constituye una combinación de formas y texturas que, sin cambiar el destino del producto al que se le aplica (telas), le proporciona una nueva y particular apariencia, esto es, un diseño industrial susceptible de protección mediante registro.
(iii) La accionante manifiesta que el diseño industrial ROSITA ha sido extraído de los catálogos de la empresa KARL MAYER, con anterioridad al registro del diseño por su parte; sin embargo, de la revisión de los documentos presentados en el expediente, ninguno de ellos demuestra que tales afirmaciones sean verdaderas. Los documentos presentados se refieren únicamente a revistas donde se presenta ilustraciones de tejidos con ciertos diseños que pueden realizarse con las máquinas KARL MAYER, pero no se trata de patrones para realizar o producir específicamente el diseño industrial ROSITA. Asimismo, se trata de documentos que no muestran una fecha cierta.
(iv) Uno de los medios probatorios ofrecidos por la accionante es la muestra física de un tejido con el diseño registrado ROSITA que ha sido pegada a una hoja con el membrete de KARL MAYER - intentando hacer creer que se trata de una muestra proporcionada por dicha empresa - pero no es así. Prueba de ello es que en la referida muestra se aprecia una falla en el tejido que va a lo largo del lado izquierdo, lo cual es imposible de hallar en una muestra original de la revista que ellos mencionan.
(v) La accionante ha manifestado que el diseño industrial ROSITA es fabricado por su empresa desde hace varios años y que denominan a tal diseño DENISE, por lo que el diseño en cuestión no sería nuevo. Dicha afirmación no ha sido probada por la accionante ya que, ninguno de los documentos que ha presentado se refiere al diseño ROSITA y no demuestran que éste, tal cual está registrado, haya sido creado o comercializado por dicha empresa con anterioridad a la respectiva solicitud de registro por su parte.
Con fecha 28 de agosto del 2001, Cadatex S.A.C. precisó que la falla observada en la muestra presentada no es de fábrica, sino que es consecuencia del manipuleo propio de un producto que se encuentra en el mercado. Solicitó lo siguiente: (i) que se sometan al peritaje técnico correspondiente las muestras presentadas para establecer la antigüedad del producto; (ii) que se indague o investigue en las tiendas de Lince, Gamarra y provincias; y, (iii) que se solicite información a la SUNAT, entidad donde existen documentos contables, como facturas y boletas, en las que debe constar la denominación del producto, en este caso el diseño ROSITA.
Con fecha 31 de agosto del 2001, Cadatex S.A.C. señaló que el emplazado ha recurrido y recurre a los diseños que publica la revista Kettenwirk Praxis que distribuye la empresa KARL MAYER para fabricar una serie de productos, los mismos que obviamente comercializa sin limitación alguna. Para acreditar dicha afirmación adjuntó copia de muestras de productos que fabrica el señor Casis bajo las matrices de KARL MAYER, detallando cada diseño con número de muestra, mes y año de invención.
Con fecha 17 de setiembre del 2001, Cadatex S.A.C. presentó copia de las facturas N° 75583, N° 75605 y 75645, emitidas por la empresa Tejedurías Ziltex con fechas 8 de marzo de 1991, 21 de mayo de 1991 y 9 de marzo de 1992, respectivamente, para demostrar que el emplazado viene utilizando los diseños industriales publicados por KARL MAYER y que son utilizados por diversas empresas del medio.
Mediante proveído de fecha 10 de diciembre del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías señaló lo siguiente:
(i) Visto el expediente y atendiendo a su estado, pase al informe técnico correspondiente, tomando en cuenta los argumentos técnicos contenidos en el escrito de nulidad de fecha 6 de junio del 2001, así como el escrito de contestación del titular del diseño cuestionado.
(ii) Tómese en cuenta el catálogo Kettenwirk Praxis presentado mediante escrito de fecha 6 de junio del 2001, las copias de la misma revista, las muestras físicas y las facturas presentadas a lo largo del presente procedimiento.
(iii) Respecto a la muestra física del diseño materia del proceso; así como la copia del diseño denominado TUL ROSITA O DENISE, las mismas no serán consideradas para efectos del examen pericial al tratarse de documentos que carecen de fecha cierta de emisión o fabricación.
Con fecha 11 de marzo del 2002, la examinadora externa de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, emitió el Informe Técnico N° CGO 021/2002, concluyendo que el DISEÑO DE ORNAMENTACION APLICABLE A TEXTILES, materia de la presente acción, si era nuevo en la fecha en que se solicitó el registro (14 de diciembre del 2000), puesto que no se ha demostrado que dicho diseño ya se encontraba en el dominio público con anterioridad del año 2000. Precisó que: ”De la revisión de las pruebas presentadas como medios sustentatorios, se encuentra que tanto el escrito de nulidad como el escrito de contestación no presentan argumentos susceptibles de apreciación técnica, por lo que no se tomarán en cuenta en el presente informe; con relación a los catálogos (…) así como las muestras físicas presentadas mediante escrito de fecha 31 de agosto de 2001, no presentan un diseño de similares características a las que tiene el diseño de la solicitud motivo de nulidad, por lo que dichos catálogos y dichas muestras no serán tomados en cuenta para el análisis comparativo; mientras que respecto de las facturas (…), éstas muestran códigos de diferentes diseños de telas con particulares denominaciones, y que fueran comercializadas con anterioridad a la fecha de presentación del expediente, pero que tampoco son susceptibles de apreciación técnica, puesto que no muestran la forma de ningún diseño industrial. En ese sentido, la suscrita encuentra que no existe algún elemento de juicio susceptible de apreciación técnica que permita realizar un examen comparativo con respecto al diseño industrial “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A TEXTILES” de propiedad de Alex Yacoub Casis Ode, otorgado mediante certificado N° 000880”.
Mediante Resolución N° 321-2003/OIN-INDECOPI del 19 de marzo del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la acción de nulidad presentada por Cadatex S.A.C. Consideró lo siguiente:
(i) De las pruebas presentadas por la accionante no es posible concluir que el diseño industrial materia de la acción, haya sido divulgado con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro.
(ii) Para efectos de desvirtuar la novedad de un diseño industrial es necesario que se compruebe la existencia de documentos, o cualquier otra evidencia que demuestre indubitablemente que el diseño ya era conocido o había sido accesible al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro, lo que no se ha verificado en el presente caso.
Con fecha 15 de abril del 2003, Cadatex S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) No obstante que existen grandes similitudes entre las pruebas adjuntadas y el diseño registrado por el emplazado, se le atribuye a éste paternidad en la creación de un diseño que, en aspectos generales, es similar al modelo comparado y adjuntado por su empresa.
(ii) El informe técnico está obviando situaciones de conocimiento general, ya que está atribuyendo al emplazado la creación del diseño de una rosa, cuando en realidad la figura de ésta es una información de conocimiento general, por lo que es imposible otorgar un nivel inventivo a un diseño que, a pesar que el emplazado llame ROSITA, sigue siendo la figura de una rosa que todo el mundo conoce.
(iii) El emplazado no ha otorgado ninguna particularidad al diseño de una rosa, por lo que no puede afirmar que ésta tiene nivel inventivo, asimismo, tal diseño no puede ser considerado como arbitrario, ya que, con respecto a otros preexistentes, no difiere en absoluto, salvo quizás en el tamaño pero que, en definitiva, sigue siendo una rosa, por otro lado, si un diseño solamente agrega o suprime elementos que, en conjunto, son los mismos que los fabricados y comercializados, no pueden considerarse como inventivos o arbitrarios.
(iv) La autoridad administrativa debe considerar que su empresa inició simultáneamente cinco acciones de infracción, con el fin de cuestionar cada uno de los títulos que iban siendo otorgados al emplazado. Asimismo, la autoridad debió reparar en el hecho que no es casualidad, como pretende hacer creer el emplazado, que sólo tres de los cinco registros presentados tengan nivel inventivo. Lo que sucede es que, en los casos en que se ha amparado la solicitud de nulidad (expedientes N° 523-2001 y 524-2001) el grado de aproximación de las pruebas es tan obvia que es imposible que el emplazado pueda atribuirse la paternidad de los mismos.
(v) Es evidente que el señor Alex Yacoub Casis Ode no es el inventor de los diseños presentados a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, pues como se acredita con el resultado de la página web de la empresa Karl Mayer, que se adjunta , los diseños contenidos en los títulos impugnados son modelos ingresados a conocimiento general desde hace mucho tiempo atrás y han sido fabricados en forma reiterada por diversos productores, como su empresa.
Con fecha 16 de mayo del 2003, Alex Yacoub Casis Ode absolvió el traslado de la apelación reiterando los argumentos señalados en el presente proceso y precisó que:
(i) Es falso que el diseño en cuestión haya sido fabricado por máquinas KARL MAYER, tal como pretende hacer creer la accionante, presentando una figura ubicada en una página web como si se tratara del mismo producto; además, dicho producto presenta dimensiones y características totalmente diferentes a lo que la accionante pretende identificar como el diseño creado por su parte
(ii) Respecto a la carta notarial de fecha 21 de mayo del 2001 emitida por su persona, señaló que remitió tal carta a la accionante en base a que, en principio, su producto contiene plenamente la carácterística de novedad, además por tener un derecho adquirido.
(iii) La factura que presenta la accionante es una copia que obra en sus archivos, no habiendo anexado la prueba de telar que identifica las características que podrían demostrar que se trata del mismo producto. Precisó que tal factura fue emitida a nombre de Fátima con fecha 28 de setiembre del 2000, en cuya descripción figura el producto TUL JAMAICA; lo cual es extraño, pues anteriormente la emplazada aseveró que existía el producto, identificándolo con el nombre de ROSA, que no tendría nada que ver con el modelo JAMAICA. Ello revela que intenta poner como prueba una factura que corresponde a los 525-01 y 526-01. Además, hace referencia a su carta notarial, agregando que estuvo accionando sin tener el reconocimiento de INDECOPI.
Con fecha 29 de mayo del 2003, Cadatex S.A.C. señaló que la conducta maliciosa del emplazado se ve reforzada por la concurrencia de indicios suficientes tendientes a acreditar que no se está frente a un diseño que reúna el requisito de novedad. Tales indicios son: (i) no es casualidad que dos de los cinco diseños ingresados en el mismo día por el emplazado hayan sido declarados nulos, ya que dicha circunstancia se debió a la contundencia de los medios probatorios presentados; sin embargo, en el presente expediente se le está exigiendo pruebas imposibles de actuar; y, (ii) el emplazado ha consentido las resoluciones que declararon la nulidad de los títulos cuestionados, no habiendo podido explicar la razón de haberse atribuido la autoría de diseños que preexistían en el mercado.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro del diseño industrial denominado ORNAMENTACION APLICABLE A TEXTILES, registrado bajo título N° 880 a favor de Alex Yacoub Casis Ode fue concedido en contravención a las normas vigentes al momento de su otorgamiento.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Alex Yacoub Casis Ode es titular del diseño industrial denominado ORNAMENTACION APLICABLE A TEXTILES, presentado el 14 de diciembre del 2000 y registrado bajo título N° 880, vigente hasta el 14 de diciembre del 2010.
Cabe mencionar que la muestra protegida con el título mencionado es la figura que obra a fojas 3 del expediente N° 1344-2000/OIN, referente a la solicitud de registro del diseño industrial para ORNAMENTACIÓN APLICABLE A TEXTILES.
2. Nulidad del registro de diseño industrial
2.1 Determinación de la norma aplicable
La declaración de nulidad de un diseño industrial determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos en la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente en el momento en el que se otorgó, ya que será en base a dicha norma que se evaluará si a la fecha de su concesión se incurrió en las causales de nulidad del registro previstas por ella. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de la Constitución.
A la fecha de la presentación de la solicitud del diseño industrial en cuestión (14 de diciembre del 2000) ya se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 823. Por tanto, deberá evaluarse si el registro del diseño industrial cuya nulidad se pretende se encuentra incurso dentro de las causales de nulidad previstas en el artículo 132 de la Decisión 486 concordado con el artículo 114 del Decreto Legislativo 823.
2.2 Causales de nulidad previstas en la Decisión 486 y en el Decreto Legislativo 823
El artículo 132 de la Decisión 486 establece que la Autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un diseño industrial, cuando:
(a) El objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 113 1 ;
(b) El diseño industrial no cumpliese con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115 2 ;
(c) El registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116 3 ; o,
(d) Se configure las causales de nulidad absolutas previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.
3. Registrabilidad de los diseños industriales
3.1 Consideraciones previas
Los empresarios al concurrir al mercado presentan sus productos bajo formas estéticamente atractivas. De este modo, pretenden que ante productos de distinta naturaleza y que reportan la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean más agradables externamente. Precisamente, para proteger las creaciones de forma estéticas de los productos se ha previsto la figura del diseño industrial.
A través de los diseños industriales se protegen aquellas creaciones de forma que tienen por finalidad satisfacer las exigencias estéticas del consumidor. La expresión “diseño industrial” hace referencia, por ende, a la innovación formal que se incorpora a la apariencia externa de los productos industriales.
Cerdá Albero 4 señala que en el diseño industrial se dan cita los siguientes intereses:
- El interés de los empresarios: Que invierten en hacer más atractivos sus productos.
- El interés de los diseñadores: Que incrementan con su creatividad el valor de los productos de diseño.
- El interés de los consumidores: Que satisfacen sus gustos estéticos a través de la puesta a disposición en el mercado de los diseños industriales.
- El interés del propio mercado: Que ve favorecido el fomento de las inversiones con la introducción de nuevos diseños que determinan el enriquecimiento del acervo de las formas estéticas.
3.2 Dibujos industriales, modelos industriales y diseños industriales
Si bien algunas leyes hacen una diferenciación entre dibujos industriales y modelos industriales, la tendencia actual de la legislación en la mayoría de países es a integrar ambas figuras bajo un concepto unitario: el de los diseños industriales.
Así, la Decisión 85 (artículo 45) consideraba como modelo industrial a toda forma plástica que sirviera de tipo para fabricar productos industriales o de artesanía que les diera una apariencia especial y no implicara efectos técnicos. Asimismo, se consideraba dibujo industrial a toda reunión de líneas o combinación de colores que se incorporen a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial sin que cambiase el destino de dicho producto.
En las Decisiones 311 (artículo 57), 313 (artículo 57) y 344 (artículo 58) se fusionan ambos conceptos en el diseño industrial que comprende tanto a cualquier reunión de líneas o combinación de colores como a cualquier forma externa bidimensional o tridimensional que se incorpore a un producto industrial o artesanal.
La distinción entre “dibujos y “modelos” es intrascendente. El régimen sustantivo y la protección conferida a ambos son idénticos. En la práctica suelen estar refundidos inseparablemente en la misma creación elementos bidimensionales (efectos de superficie) y elementos tridimensionales. El concepto de “diseño industrial” es apropiado y abarca ambos tipos de formas 5 .
3.3 Marco conceptual
El articulo 113 de la Decisión 486 considera diseño industrial a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Bodenhausen 6 señala que los dibujos o modelos industriales están constituidos por los aspectos o elementos ornamentales de un artículo utilitario, incluso sus características de dos o tres dimensiones en cuanto a forma y superficie que constituyen la apariencia del artículo.
Conviene también citar la definición formulada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de los diseños industriales: “Se refiere al derecho garantizado en muchos países, de acuerdo a un sistema registral, para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad de diseño”. 7
De las anteriores definiciones del diseño industrial se desprenden los siguientes elementos que le son característicos:
- El diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya sea en su superficie bidimensional (líneas, colores, transparencia, brillo, etc.) o en su forma tridimensional (contornos, volúmenes).
- El diseño industrial debe ser arbitrario, esto es, no necesario para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaria. Así la protección del diseño no abarca a las características únicamente impuestas por razones puramente prácticas o técnicas - como el mejor funcionamiento de un objeto o sistema - y que no tengan como finalidad mejorar la apariencia del producto. Existen otras figuras jurídicas que protegen estos desarrollos (patentes de invención y modelos de utilidad) 8 .
- El diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, confiriéndole una fisonomía nueva y propia. En tal sentido el diseño industrial otorga un valor agregado al objeto en cuestión.
- El diseño industrial debe ser percibido por la vista en su uso o funcionamiento. Así, la forma de un componente electrónico al interior de un artefacto que no es percibido por la vista no constituye un diseño industrial.
- - El diseño industrial debe aplicarse a un artículo utilitario, esto es, susceptible de ser reproducido artesanal o industrialmente. Así, no constituye un diseño industrial un cuadro cuya finalidad sea únicamente la contemplación estética.
3.4 Protección de los diseños industriales
El derecho exclusivo sobre un diseño industrial se adquiere por el registro ante la oficina competente. Los diseños industriales registrados como propiedad industrial otorgan a su titular una protección por el período de su concesión oponible universalmente ( erga omnes ).
3.5 Condiciones para la protección
Para que un diseño industrial pueda acceder al registro debe ser nuevo y poseer un carácter especial o singular.
3.5.1 Novedad de los diseños industriales
La novedad es uno de los requisitos que debe concurrir en una creación de forma para que pueda originar un derecho de diseño industrial. En efecto, en la generalidad de los ordenamientos jurídicos, la concesión de un derecho de exclusiva relativo a un diseño industrial está condicionada a que la correspondiente creación de forma sea nueva. Conceptualmente el término novedad alude a la cualidad de nuevo, de cambio producido en una cosa, de innovar algo que ya estaba en práctica 9 .
En tal sentido, se entenderá que un diseño industrial tiene novedad cuando signifique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía.
Esta cualidad es indispensable y de carácter intrínseco al diseño industrial y esencial para su protección como derecho de propiedad industrial.
Conforme señala Otero Lastres en la generalidad de los ordenamientos jurídicos la concesión de un derecho de exclusiva sobre la forma de un objeto o - lo que es lo mismo - de un derecho de modelo industrial se subordina a que la correspondiente creación sea, por lo menos, nueva 10 .
a) Determinación de la novedad
“En términos generales, a la hora de formular el concepto de novedad de los modelos industriales se puede adoptar tres principios distintos. (i) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (ii) considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (iii) considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento” 11 .
En principio partir del hecho que lo nuevo es lo no conocido, supone reconocer a los diseños industriales la misma naturaleza que la de los que protegen las creaciones técnicas (Derecho de Patentes y de Modelo de Utilidad). En ordenamientos que han acogido este principio el momento en que ha de apreciarse la novedad es el momento de la presentación de la solicitud de concesión de registro. Las anticipaciones perjudiciales para la novedad consisten, fundamentalmente, en actos a través de los cuales se da a conocer la correspondiente creación de forma. Así, los actos de divulgación de la creación de forma realizados con anterioridad a la fecha de solicitud destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.
Si se toma en cuenta que lo nuevo es lo no copiado, la naturaleza jurídica de los diseños industriales se aproxima a los derechos de autor. Este concepto de novedad es el que la doctrina alemana denomina novedad subjetiva, así el momento determinante para la novedad es el de la creación del diseño. En este sistema, constituirá una anticipación perjudicial para la novedad cualquier creación de forma que haya sido copiada por el autor del correspondiente modelo.
Acogerse al hecho que lo nuevo es lo que se diferencia de lo existente, significa atribuir a los diseños industriales una naturaleza jurídica intermedia entre las dos anteriores. Así el momento en el que ha de referirse el juicio sobre la novedad es, al igual que en la novedad subjetiva, el de la creación; si es así la diferenciación es la característica esencial de ese concepto de novedad y la condición de ser diferente surge en el momento de ser creado. En este sistema, las anticipaciones que destruyen la novedad consisten, en la existencia en el momento de la creación, de otras iguales. En consecuencia, los actos de divulgación de la creación de forma anteriores a la presentación de la solicitud son irrelevantes a efectos de la novedad.
Otero Lastres considera que el derecho de diseños industriales descansa en que además de proteger al autor del diseño se logre un enriquecimiento de las formas estéticas aplicadas a la industria en un determinado momento:
Dicho autor entiende por patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria el conjunto de creaciones de forma estéticas, bidimensionales o tridimensionales que ornamentan los diferentes productos de la industria en un determinado momento. Este patrimonio de las formas estéticas tiene por objeto ofrecer al consumidor el mayor número de posibilidades de elección de las formas externas de los productos y puede jugar en el derecho de diseños industriales un papel paralelo al que desempeña el denominado “estado de la técnica” en el derecho de patentes. En tal sentido, deja de ser nuevo lo que está incluido en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria.
“(…) Están incluidas en dicho patrimonio (…) las creaciones de forma que hayan sido publicadas o descritas, las que hayan sido utilizadas o practicadas, directa o indirectamente, en el extranjero o en el país, y las que sean de dominio público (…) De tal manera que para juzgar la novedad de un modelo habrá que comparar la creación de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad ” 12 .
b) El requisito de novedad en la legislación comunitaria y nacional
El artículo 115 de la Decisión 486 señala que serán registrables los nuevos diseños industriales.
Asimismo, dicho artículo establece que un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiera hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
En tal sentido, la Sala advierte que en las normas vigentes en el Perú se considera como nuevo a lo no conocido en un determinado momento por los círculos interesados de los correspondientes diseños en todo el mundo, ya que el requisito de la novedad exigido es de carácter absoluto y a nivel mundial, trascendiendo al espacio y al tiempo en que se haya efectuado la divulgación. Así, será nuevo el diseño industrial que no se haya divulgado en ningún lugar del mundo antes de la fecha de presentación del registro.
En consecuencia, la publicación o descripción, la utilización y la exhibición de la creación de forma realizados con anterioridad a la fecha de solicitud constituyen divulgaciones perjudiciales para la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.
Sin embargo, tampoco será nuevo un diseño si se ha hecho accesible a los competidores en el mercado, de modo que pudieran reproducirlo sin dificultad, aún cuando no se haya publicado en revistas especializadas del área o no se haya expuesto en ferias o exposiciones.
A este respecto, conviene resaltar lo señalado por Pachón/Sánchez Ávila 13 :
“A diferencia de lo que sucede en materia de patentes no hay divulgaciones temporalmente estériles, esto es, que cualquier divulgación afecta de inmediato la novedad del diseño industrial, por lo cual la descripción, la utilización o cualquier otro medio que haga el diseño industrial accesible al público, antes de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, así provenga del creador o su causahabiente, afecta la novedad del diseño (…) expresamente la norma legal considera que el patrimonio de las formas estéticas no se reduce al existente en el País Miembro en donde se solicita el diseño industrial, toda vez que específicamente se señala en cualquier lugar, indicándose con ello que se puede tratar del País Miembro en donde se hace la solicitud o de otro Estado”.
Para establecer si un diseño es nuevo deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros diseños ya conocidos. En este examen se considerará que no es nuevo no sólo un diseño idéntico a otro sino uno substancialmente igual a otro o que difiera de otro, en características secundarias. Tampoco se considerará nuevo el diseño porque se refiera a otra clase de productos distintos a realizaciones anteriores.
c) Momento de apreciación de la novedad
La apreciación de la novedad de un diseño industrial ha de referirse necesariamente a un momento concreto, toda vez que el diseño no puede ser nuevo indefinidamente.
Conviene precisar que, de acuerdo al citado artículo 115 de la Decisión 486, el momento determinante para la novedad es el del depósito de la solicitud y versará sobre todo lo que se haya hecho accesible al público en cualquier lugar o en cualquier momento con anterioridad a esa fecha o a la de prioridad que se reivindica.
Al respecto, Otero Lastres señala que el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad viene dado por el día, la hora y el minuto exacto en el que se ha efectuado el depósito de la solicitud de concesión de un derecho de modelo industrial 14 .
3.5.2 Singularidad de los diseños industriales
Conforme se ha señalado en el punto 3.3, el artículo 113 de la Decisión 486 exige que el diseño industrial debe otorgar una apariencia especial al producto al que se aplique.
Se entiende como especial aquello que es singular o particular, que se diferencia de lo común o general 15 . Por tanto, el diseño tendrá carácter especial cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Además deberá conferir un valor agregado al producto al que se aplique.
Conforme señala Otero Lastres el modelo industrial…..protege las creaciones industriales que tienen por finalidad hacer los productos más atractivos, desde el punto de vista estético, para el consumidor 16 .
Así, la incorporación de un diseño industrial a un producto debe ayudar a una diferenciación suficiente del mismo, originando un aumento de la atracción de los compradores hacia tales productos, lo que justificaría su compra e incrementaría la venta de estos productos.
La apariencia visual es una de las consideraciones que más influye en la decisión de los consumidores a la hora de preferir un producto sobre otro, particularmente en zonas donde una clase de productos que desempeña la misma función está disponible en el mercado. En estas situaciones, si el desempeño técnico de varios productos ofrecidos por diferentes fabricantes es relativamente igual, la apariencia estética y el costo determinarán la elección del consumidor 17 .
A diferencia del requisito de novedad, no se cumple con el requisito de singularidad con la sola comparación con los diseños preexistentes, sino que éste se basa en un determinado criterio o juicio de valor. Así, no basta para que un diseño tenga carácter singular u original que no sea copia de otro diseño preexistente, sino que debe superar un mínimo nivel de originalidad y creatividad, de modo que “la impresión general sea claramente diferente” 18 . Si bien el diseño industrial puede inspirarse en un diseño o elemento preexistente debe presentarse en una forma distinta y original.
Para muchos autores un diseño industrial debe plasmar la personalidad de su autor, aunque en un nivel menor que el que se exige para el derecho de autor.
La Sala conviene en precisar que este requisito es muy difícil de lograr en un diseño industrial, por cuanto sus autores son diseñadores profesionales que se basan en la demanda del mercado para hacer sus diseños. En consecuencia, queda poco espacio para plasmar la personalidad de su autor.
En virtud de las consideraciones anteriores, es preferible desechar un criterio subjetivo en la determinación si el diseño es original, estableciendo más bien criterios objetivos para apreciar la singularidad, tales como: el aumento en la demanda de los productos que incorpora el diseño, el requerimiento del diseño por parte de personas oficiales y reconocidas del área correspondiente, el aumento de producción o fabricación de los productos que incorpora el diseño en cuestión.
3.6 Aplicación al caso concreto
La solicitud de nulidad presentada por CADATEX S.A.C. se fundamenta en el hecho que el diseño industrial ORNAMENTACION APLICABLES A TEXTILES C.I.D.-5 06-13, no era nuevo a la fecha de la solicitud, debido a que la empresa alemana KARL MAYER conjuntamente con la venta de sus máquinas distribuye la revista Kettenwirk Mayer desde el año 1969 hasta la fecha, publicación que contiene el diseño industrial registrado por el emplazado.
Para sustentar su solicitud de nulidad, la accionante presentó:
Copia de la carta enviada a su empresa por el señor Alex Yacoub Casis Ode.
Copia de la Carta Notarial de respuesta.
Copia de la Constitución Social de la Empresa.
Copia del Testimonio de Aumento de Capital.
Copia del Registro Unico de Contribuyentes – R.U.C.
Copia de alguna de las páginas de la revista referidas a los diseños y maquinas de fabricación alemana.
Muestra del diseño materia del presente proceso, elaborada por su empresa.
Copia de las facturas N° 75583, N° 75605 y 75645 emitidas por la empresa Tejedurías Ziltex con fechas 8 de marzo de 1991, 21 de mayo de 1991 y 9 de marzo de 2002, respectivamente, para demostrar que el emplazado viene utilizando los diseños industriales publicados por KARL MAYER y que son utilizados por diversas empresas del medio.
Cabe indicar que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante proveído de fecha 10 de diciembre de 2001, señaló que no se tomarían en cuenta a efectos del informe técnico los siguientes documentos al tratarse de medios probatorios que carecen de fecha cierta de emisión o fabricación:
La muestra física del diseño materia del proceso presentado por escrito del 6 de junio del 2001;
La copia del diseño denominado TUL ROSITA O DENISE presentado por escrito del 28 de agosto del 2001.
En el Informe Técnico N° CGO 21-2002 (fojas 104 a 106) se señaló que no se tomarían en cuenta diversos documentos y pruebas tales como: (i) el escrito de nulidad como el escrito de contestación, toda vez que no presentan argumentos susceptibles de apreciación técnica; (ii) los catálogos así como las muestras físicas, ya que no presentan un diseño de similares características a las que tiene el diseño de la solicitud motivo de nulidad; y, (iii) las facturas, ya que éstas muestran códigos de diferentes diseños de telas comercializadas con anterioridad a la fecha de presentación del expediente, tampoco son susceptibles de apreciación técnica, pues no muestran la forma de ningún diseño industrial.
Ahora bien, tal como se desprende del informe de antecedentes, el diseño registrado bajo título 880, es el siguiente:
Por tanto, se debe analizar si las pruebas presentadas por la accionante logran acreditar que al momento de registrarse este diseño industrial, ya existían en el mercado diseños idénticos o similares a éste.
Analizados los medios probatorios, se concluye que, si bien las facturas presentadas por la venta de diversas telas, fueron emitidas con anterioridad a la solicitud de registro, no demuestran que los productos vendidos sean similares al diseño industrial registrado.
Asimismo, las copias de diversas páginas de la revista Kettenwirk Praxis así como las muestras físicas si bien presentan diseños similares al registrado – en las mismas se observan diseños de diversos tamaños y diseños de flores y otras figuras - , no se sabe exactamente cuando fueron fabricadas, toda vez que ningún documento presentado tiene fecha cierta que permita concluir que fueron ofrecidas en el mercado con anterioridad al registro del diseño industrial materia de nulidad, razón por la cual no sirven para acreditar la falta de novedad del diseño industrial en cuestión.
En consecuencia, en el presente caso, ninguno de los medios probatorios presentados demuestran que el diseño industrial para ORNAMENTACION APLICABLE A TEXTILES carecía del requisito de novedad al momento de la presentación de la solicitud de registro (14 de diciembre del 2000).
4. Procedencia de la acción de nulidad
En virtud de lo expuesto, la Sala determina que las pruebas presentadas no son suficientes para demostrar que al momento de otorgarse el registro del diseño industrial para ORNAMENTACIÓN APLICABLE A TEXTILES, C.I.D.5 06-13 se contravino lo dispuesto en el artículo 115 de la Decisión 486. En tal sentido, el mencionado registro no se encuentra incurso en la causal de nulidad establecida en el artículo 132 de la Decisión 486.
Con relación a lo manifestado por la apelante – en el sentido que “ es imposible otorgarle nivel inventivo a un diseño que, a pesar que el emplazado lo llame ROSITA, sigue siendo la figura ROSA que todo el mundo conoce” – la Sala conviene en precisar que, conforme se ha señalado en el punto 3.5 de la presente resolución, los requisitos para que un diseño industrial pueda acceder al registro son: novedad y carácter especial o singular, no siendo exigible a éstos la condición de nivel inventivo.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 321-2003/OIN-INDECOPI de fecha 19 de marzo de 2003 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Cadatex S.A.C., respecto al título N° 880, correspondiente al diseño industrial ORNAMENTACION APLICABLE A TEXTILES, C.I.D.5 06-13, registrado a favor de Alex Yacoub Casis Ode.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/vr
1
Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte decualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
2
Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamenteinvocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción,utilización, comercialización o por cualquier otro medio.Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto arealizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.
3
Artículo 116.- No serán registrables:a) los diseños industrailes cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A esto efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; c) los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.
4
Fernando Cerdá Albero, Diseño Industrial: Protección jurídica en España y perspectivas de la Comunidad Europea, Revista General de Derecho, Sección de derecho de la competencia y de los bienes inmateriales, 1994, p. 3671.
5
La Protección Jurídica del Diseño Industrial, en: OMPI, Doc. OMPI/PI/JU/LIM/96/3 del 27.11.96, Curso Introductorio sobre Propiedad Industrial, pp. 2 y 3.
6
G.H.C. Bodenhausen, Guía para la aplicación del Convenio de París, Ginebra 1969, p.23.
7 Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92- 805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.
8
Al respecto, Otero Lastres ( El Modelo Industrial , Madrid 1977, p. 359) señala: “Si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, la creación de forma podrá ser protegida como modelo industrial. Por el contrario, si en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como modelo industrial. Pero podrá ser amparada por un Derecho de modelo de utilidad cuando tanto en la forma como en el efecto técnico producido concurra el requisito de la novedad”. Por su parte, la Ley Modelo de OMPI estipula que la protección de un diseño industrial no debería extenderse a “todo lo que en un diseño sirva solamente para obtener un resultado técnico” 8. En La Protección Jurídica del Diseño Industrial (nota 5).
9
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1449.
10
Otero Lastres, El Modelo Industrial, Madrid 1977, p. 455.
11
Ver, por todos, Otero Lastres, Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales, Actas de Derecho Industrial, Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.
12
Otero Lastres (nota 8), p. 379.
13
Pachón / Sánchez Avila, El régimen andino de la propiedad industrial, Bogotá 1995, pp. 162 y s.
14
Otero Lastres (nota 8), p. 468.
15
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo I , 21 edición, Madrid 1992, pp. 891 y 892.
16
Otero Lastres, Anotación sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1981, Actas de Derecho Industrial, Tomo 8, Madrid 1983, p. 256.
17
Doc. WIPO (nota 7), p. 227.
18
Documento OMPI (nota 5), p. 6.