RESOLUCIÓN N° 0988-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 466-2002/ODA
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0988-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 466-2002/ODA
DENUNCIANTE : MERCY GISELLA ALIAGA VALLES
DENUNCIADO : JAVIER MARTIN BARRENECHEA ALVARADO
Nulidad de la Resolución de Primera Instancia
Lima, dos de noviembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de mayo del 2002, Mercy Gisella Aliaga Valles (Perú) interpuso denuncia por infracción a la Ley sobre Derecho de Autor contra Javier Martin Barrenechea Alvarado por reproducir y comercializar sin autorización el programa de ordenador PHONEZIP del cual es titular, junto con Karina González Robledano, el mismo que se encuentra inscrito en el registro de la Oficina de Derechos de Autor. Manifestó que tuvo una relación amical con el denunciado, por lo que en noviembre del 2000 formaron una sociedad con el fin de comercializar el referido software, dicha sociedad duró sólo hasta enero del 2001, fecha en la que el denunciado se retiró del negocio, llevándose, entre otras cosas, una computadora en la que se había almacenado una copia de los códigos fuentes (códigos con los cuales diseñó su programa y con lo que se puede instalar el software en cualquier computadora). Agregó que el denunciado se dedicó a comercializar y distribuir su software a un costo de US$ 65.00, cuando programas similares se ofertan entre US$ 200.00 y US$ 350.00. Solicitó lo siguiente: -El cese de la actividad ilícita. -Incautación y retiro de las reproducciones ilegales y de los equipos utilizados para realizar la actividad infractora. -Cierre del local del denunciado. -Multa de acuerdo a la gravedad de acto ilícito. -Remuneraciones devengadas cuyo monto aproximado es de US$ 3 000.00. -Publicación de la resolución sancionadora.
Mediante proveído de fecha 5 de julio del 2002, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia. Ordenó la realización de la medida cautelar de inspección en el local de la empresa Joanomar S.A.C., empresa en la cual el denunciado habría instalado el software materia de la denuncia.
Con fecha 17 de julio del 2002, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local de la empresa Joanomar S.A.C., constatándose la existencia de una computadora con el software VISUAL PHONE el cual fue grabado en un diskette y se realizaron impresiones de dicho programa. Según el encargado del establecimiento, el programa tuvo un costo de US$ 100.00.
Con fecha 26 de julio del 2002, se realizó la audiencia de conciliación, sin que las partes llegaran a un acuerdo.
Con fecha 26 de julio del 2002, Javier Martín Barrenechea Alvarado (Perú) contestó la denuncia negando los fundamentos de la misma y solicitando la cancelación del registro del software PHONEZIP, así como una indemnización de S/. 5 000.00 por los daños y prejuicios. Manifestó lo siguiente:
(i) Desde 1997, empezó a desarrollar un sistema que aminorara el costo telefónico, el cual fue terminado en octubre del 1998. Dicho software fue denominado como Administrador de Tráfico Telefónico ATT, siendo distribuido a distintas empresas.
(ii) Después de visitar diversas empresas que pudieran ayudarle a desarrollar su software, se contactó con Perú Celular S.A., quien le proporcionó el capital necesario para el desarrollo del programa. Es así que en diciembre de 1998, comenzó a trabajar en las oficinas de la mencionada empresa.
(iii) En setiembre de 1999, Perú Celular S.A. contrató a la denunciante como practicante y, posteriormente, en diciembre de 1999, se incorporó a Karina González Robledano.
(iv) Debido a una crisis económica de la empresa, tuvo que comercializar el software por su propia cuenta, por lo que decidió seleccionar a algunas de las personas que trabajaban en Perú Celular S.A. para que lo apoyarán en la comercialización del software, entre dichas personas se encontraban Karina González Robledano y la denunciante.
(v) En enero del 2001, cortó la relación laboral con ambas al enterarse que existían empresas que estaban utilizando su programa, el mismo que les fue proporcionado por las personas antes mencionadas.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de sustentar sus afirmaciones. Con posterioridad presentó medios probatorios adicionales.
Con fecha 28 de noviembre del 2002, Javier Martín Barrenechea Alvarado solicitó el uso de palabra.
Con fecha 21 de enero del 2003, Mercy Gisella Aliaga Valles manifestó lo siguiente:
(i) El denunciado admite que antes de la existencia del programa PHONEZIP y el sistema ATT, ya existían en el mercado otros sistemas que cumplían la misma función por lo que la originalidad no estriba en la finalidad del programa sino en la forma en que se han ordenado cada uno de los pasos, secuencias lógicas de programación. En tal sentido, solicitó un peritaje técnico que determine la identidad entre el software del denunciado y el suyo.
(ii) Las manifestaciones del denunciado con contradictorias, ya que dice haber creado un software por cuanta propia, sin embargo luego señala que trabajaba en la empresa Perú Celular S.A.C. desarrollando un proyecto o programa de cómputo para la administración de llamadas telefónicas, en cuyo caso dicha empresa sería la propietaria del software que se hubiese creado.
(iii) La nulidad (debió decir cancelación) requiere un procedimiento aparte, ya que desnaturalizaría la denuncia por infracción al derecho de autor. Sostuvo que la solicitud de indemnización requiere probanza del daño objetivo que no ha sido probado.
Con fecha 5 de febrero del 2003, se realizó la audiencia de informe oral.
Mediante Resolución N° 182-2004/ODA-INDECOPI de fecha 21 de junio del 2004, la Oficina de Derechos de Autor declaró infundada la denuncia iniciada contra Javier Martín Barrenechea Alvarado. Sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:
(i) La denunciante solicitó en febrero del 2001 el registro del software PHONEZIP, señalando ser autora y titular de los derechos de dicha obra, siendo Karina Eulalia González Robledano co-autora de la misma; la Oficina emitió la Partida Registral N° 169-2001.
(ii) Del análisis de las pruebas presentadas, se puede presumir que en noviembre de 1998 el software ATT existía y era comercializado por Eycom S.A., empresa relacionada directamente con el denunciado.
(iii) Respecto a la relación entre Perú Celular S.A. y el denunciado, consideró que si bien dicha empresa tuvo participación en la producción del programa ATT 2000, al momento de publicitar el software, se presenta como distribuidor autorizado, negando de esta manera su condición de titular de los derechos.
(iv) De la revisión de lo actuado, se advierte que Karina González Robledano y la denunciante conocían la existencia y funcionamiento del software ATT, debido a su relación con la empresa Perú Celular S.A.
(v) Los documentos adjuntados prueban que al menos unos tres meses antes que la denunciante solicitará la inscripción del software registrado mediante Partida Registral N° 169-2001, conocía de la existencia del software PHONEZIP comercializado por la empresa Eycom S.A. con la que mantenía una relación contractual. Sin embargo, el hecho que el software de la denunciante y el del denunciado tengan el mismo nombre no determina que sean idénticos, ya que pueden existir varias obras de contenido diferente pero con el mismo nombre, salvo que éste sea original.
(vi) Si bien la forma gráfica como se presenta en la pantalla un programa de ordenador (visual display) no es sustancial al momento de juzgar si un programa es igual al otro, dichas pantallas pueden constituir un diseño o una obra audiovisual. De la revisión de la forma gráfica de los programas ATT, ATT 2000, PHONEZIP y VISUAL PHONE ZIP, se advierte que la pantalla es casi idéntica, lo que permite inferir que todos los programas son una continuación del programa ATT.
(vii) Asimismo, se debe tener en cuenta que en el aspecto gráfico del software ATT2000, se presenta un botón que incluye como ícono la figura de un sapo, el cual identificaba a una de las prestaciones de dicho software. Por su parte, en el software registrado por la denunciante también se aprecia la existencia de una prestación denominada “SAPITO”, al igual que en el programa VISUAL PHONE.
(viii) Los indicios antes indicados permiten concluir que al menos el aspecto gráfico del software PHONEZIP registrado por la denunciante, sería una obra derivada del programa del denunciado, por lo que la denunciante debió contar con la autorización expresa del titular de la obra originaria (aspecto gráfico, pantalla o visual display) para poder emplearla.
(ix) La denunciante sustentó su denuncia en la inspección realizada el 17 de julio del 2002, en la cual se tomaron las plantillas o visual display del software VISUAL PHONE, el cual afirmó es una copia de su programa PHONEZIP, registrado ante la Oficina. Sin embargo, ha quedado acreditado que el aspecto gráfico de ambos programas ya se había utilizado anteriormente en el programa ATT 2000, de titularidad del denunciado. Asimismo, la denunciante no ha alegado ser titular ni de los programas anteriores ni de los visual display de los mismos; en consecuencia, la diligencia de inspección no prueba que el denunciado haya efectuado el plagio del software de la denunciante, por lo que las imputaciones de la denunciante no tienen sustento.
(x) La partida registral fue otorgada sobre la base de datos inexactos, ya que el aspecto gráfico del software PHONEZIP es una obra derivada y no originaria, por lo que corresponde declarar su nulidad.
Por lo anterior, la Oficina de Derechos de Autor determinó:
-Declaró de oficio la nulidad de la Partida Registral N° 169-2001, asiento N° 1, correspondiente a la inscripción del software PHONEZIP.
-Ordenó la cancelación de la partida registral N° 169-2001, asiento N° 1, correspondiente a la inscripción del software PHONEZIP.
Con fecha 1° de julio del 2004, Mercy Gisella Aliaga Valles interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La Oficina de Derechos de Autor concluyó que al haber el denunciado comercializó el software ATT y ATT 2000 antes de la inscripción del software sustento de la denuncia, ésta es infundada. El razonamiento de la autoridad tienen un error, ya que no se ha demostrado que dichos programas tengan la misma estructura del software que actualmente comercializa el denunciado, bajo el nombre de VISUAL PHONE, siendo éste el que es un plagio del programa PHONEZIP.
(ii) La coincidencia de aspectos externos en la pantalla no demuestra que se tratan del mismo software, debido a la prueba presentada por el denunciado (impresión de la pantalla del programa ATT) puede haber sido editada para hacerla coincidir con el programa VISUAL PHONE. Agregó que todas las pantallas de los programas destinados a reducir el tráfico de llamadas son similares. Indicó que existen programas en España que tienen prácticamente la misma pantalla (ver www.char.es) .
(iii) La existencia de la relación laboral entre la denunciante y la empresa Eycom
S.A. explica la razón por la cual existen reportes hechos por la denunciante a dicha empresa comunicando la instalación del software denominado Phoezip, la fecha de esos reportes son de octubre y noviembre del 2002 y la inscripción del software es de marzo del 2001, por lo que no es cierto que dichas instalaciones sean tres meses antes del registro de su programa.
(iv) La cancelación del registro es injusta porque se ha partido de la premisa falsa que el aspecto gráfico del software PHONEZIP es una obra derivada del software de denunciado, sin actuar alguna prueba determinante como una comparación de los códigos fuente de los programas.
Con fecha 26 de julio del 2004, Javier Martín Barrenechea Alvarado absolvió el traslado de la apelación reiterando argumentos expuestos ante la Primera Instancia.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
De la revisión del expediente, la Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 182-2004/ODA-INDECOPI de fecha 21 de junio del 2004.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Nulidad del acto administrativo. Marco legal
El artículo 10 de la Ley 27444 establece que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.
Asimismo, el artículo 11 de la citada norma señala que los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en dicha ley (11.1).
De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.
2. Nulidad de oficio
El artículo 202.1 de la Ley 27444 establece que, en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público.
El artículo 202.2 de la citada ley dispone que la nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquicamente superior al que expidió el acto que se invalida. Asimismo, el artículo 202.3 señala que la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.
3. Nulidad de la Resolución N° 182-2004/ODA-INDECOPI
El artículo 3 de la Ley 27444 señala que son requisitos de validez de los actos administrativos, entre otros, los siguientes:
- Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
- Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
Por su parte, el artículo 5 numeral 4 de la misma norma establece que el contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor.
Asimismo, el artículo 6 numeral 1 de la Ley 27444 dispone que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.
De la revisión de lo actuado, se advierte que la Oficina de Derechos de Autor debía pronunciarse sobre los siguientes extremos:
-La supuesta infracción que habría cometido el denunciado al comercializar un software casi idéntico al de la denunciante.
-La cancelación de la partida registral, invocada por el denunciado, ya que el software registrado por la denunciante sería una copia del software ATT creado por el denunciado en 1998.
No obstante lo anterior, la Oficina de Derechos de Autor, en la Resolución N° 182-2004/ODA-INDECOPI, sólo se pronunció respecto a una de las cuestiones controvertidas, la cancelación de la partida registral, sustentando su pronunciamiento en la semejanza en el aspecto gráfico o visual display de los programas de ordenador en conflicto. Sin embargo, omitió pronunciarse sobre los alcances de la denuncia que dio origen al presente procedimiento, ya que no determinó si el denunciado, para desarrollar el software VISUAL PHONE, había copiado el código fuente o el código objeto del software PHONEZIP, o si este último era una copia del programa de ordenador ATT del denunciado.
Atendiendo a lo expuesto, se advierte que la Oficina de Derechos de Autor no tuvo en cuenta todas las cuestiones planteadas en este procedimiento, por lo que no existía un correlato entre lo resuelto en la Resolución con las pretensiones de los administrados.
Por lo anterior, la Sala considera que la Resolución N° 182-2004/ODA-INDECOPI fue expedida contraviniendo lo dispuesto en el artículo 5, numeral 5.4, así como el artículo 6, numeral 6.1 de la Ley 27444, lo que determina que la Oficina ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 inciso a) de la misma norma.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Declarar NULA la Resolución N° 182-2004/ODA-INDECOPI de fecha 21 de junio del 2004, emitida por la Oficina de Derechos de Autor y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento sobre todas las cuestiones planteadas en este procedimiento.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual