RESOLUCIÓN N° 0093-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 1096-2003/ODA
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0093-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1096-2003/ODA
DENUNCIANTE : LOLIMSA CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A.
DENUNCIADA : BOTICA ANGAMOS E.I.R.L.
Infracción a la Legislación sobre derecho de autor – Reproducción no autorizada de software – Imposición de sanciones
Lima, tres de febrero del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de octubre del 2003, Lolimsa Consultoría de Sistemas S.A. (Perú) interpuso denuncia por infracción a la legislación sobre derecho de autor contra Botica Angamos E.I.R.L. por uso no autorizado de software, según consta en la inspección realizada el 12 de agosto del 2003, cuya acta obra en el expediente N° 739-2003/ODA.
Con fecha 27 de noviembre del 2003, Lolimsa Consultoría de Sistemas S.A. señaló que la denunciada ha utilizado sin autorización el software LOLFAR 5.3, para la administración y gestión de farmacias. Sostuvo que el perjuicio ocasionado con la actividad ilícita asciende a US$ 4 000.
Mediante providencia de fecha 5 de enero del 2004, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia.
Con fecha 12 de enero del 2004, Botica Angamos E.I.R.L. contestó la denuncia manifestando que su empresa compró a la denunciante el sofware LOLFAR, en el año 1996. Agregó que en el contrato celebrado con dicha empresa se le otorgó expresamente la autorización para el uso del referido software. Adjuntó copia del contrato celebrado con Lolimsa Consultoría de Sistemas S.A.
Con fecha 15 de enero del 2004, se realizó la audiencia de conciliación, sin que las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio.
Con fecha 9 de julio del 2004, Lolimsa Consultoría de Sistemas S.A. señaló que su programa de ordenador LOLFAR 5.3 apareció en el mercado en noviembre del 2002.
Mediante Resolución N° 206-2004/ODA-INDECOPI de fecha 19 de julio del 2004, la Oficina de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia contra Botica Angamos E.I.R.L. Sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:
- En la diligencia de inspección realizada en el establecimiento de la denunciada se verificó que en dos ordenadores se había reproducido el software denominado LOLFAR 5.3.
- Revisado el contrato presentado por la denunciada para acreditar el uso del programa LOLFAR 5.3, y comparado éste con el registro de clientes de la denunciante, se advierte que el programa que licenció a dicha empresa fue el LOLFAR 4.0.
- El contrato establecía que durante un año la denunciante debía actualizar el programa objeto de licenciamiento, dicho plazo vencía el 21 de octubre de 1997.
- El programa LOLFAR 5.3 fue desarrollado en el año 1999, y publicado en el año 2000, por lo que no estaría dentro de los alcances del contrato celebrado entre la denunciada y la denunciante.
- En atención a lo anterior, la denunciada no ha acreditado contar con la autorización previa y por escrito del titular del software LOLFAR 5.3, para reproducir dicho software.
- Teniendo en cuenta que durante la diligencia de inspección se hallaron dos programas reproducidos sin autorización, consideró que las remuneraciones devengadas a favor de la denunciante ascendían a US$ 1 402,5.
Por las consideraciones expuestas, la Oficina de Derechos de Autor determinó lo siguiente:
- Imponer a Botica Angamos E.I.R.L. una multa equivalente a 3,1 UIT.
- Disponer que la denunciada abone a favor de la denunciante la suma de US$ 1 402,50, por concepto de remuneraciones devengadas.
- Disponer el cese definitivo de la actividad ilícita, debiendo Botica Angamos E.I.R.L. eliminar de sus dos ordenadores el software denominado LOLFAR 5.3 y proceder a la instalación de la versión adquirida mediante licencia suscrita el 21 de octubre del 1996.
- Disponer la inscripción de la presente resolución en el registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor.
Con fecha 3 de agosto del 2004, Botica Angamos E.I.R.L. interpuso recurso de apelación. Manifestó lo siguiente:
(i) La resolución materia de apelación le asigna al acta de inspección un sobrevalorado, parcializado y determinante mérito probatorio, como si ésta por sí sola probara lo que dice la denunciante, sin considerar el fondo de la controversia. Asimismo, el “registro de clientes” presentado por la denunciada fue presentado con la finalidad de probar que su empresa es cliente selecta de la demandante, en este sentido, no aporta nada respecto a la controversia formulada en el presente procedimiento.
(ii) El “registro de clientes” emitido por la denunciante fue inventado por ésta, toda vez que la fecha en que presenta este documento es el 20 de agosto del 2003, fecha posterior a la presente denuncia (27 de noviembre del 2003).
Asimismo, no se encuentra suscrito por ningún representante de la botica, y fue impresa después de ocho años.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si Botica Angamos E.I.R.L. ha infringido los derechos de autor de Lolimsa Consultoría de Sistemas S.A.
b) De ser el caso, pronunciarse sobre las sanciones impuestas por la Primera Instancia.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Alcance de los derechos de autor
El autor tiene, por el solo hecho de la creación, un derecho exclusivo y oponible a todos, que comprende facultades de orden moral y patrimonial.
En tal sentido, corresponde determinar si la denunciada ha infringido la Ley de Derechos de Autor.
1.1 Con relación a los derechos morales
Las facultades de carácter personal concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra destinadas a garantizar intereses intelectuales están contenidas en el artículo 11 de la Decisión 351 concordado con el artículo 22 del Decreto Legislativo 822 y comprenden, entre otros, los siguientes derechos:
a) Conservar la obra inédita o divulgarla: Es el derecho del autor a decidir si su obra será accesible al público o por el contrario impedir que se conozca su contenido.
b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento: Es el derecho del autor a que se reconozca su condición de creador de la obra, es decir, el derecho a que se mencione su nombre. La mención del autor debe hacerse en la forma como él ha elegido. Ello incluye el seudónimo y el anónimo1.
c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: La Decisión 351 (artículo 11 inciso c) y el Decreto Legislativo 822 (artículo 25) impiden modificaciones de la obra en tanto puedan atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
1.2 Con relación a los derechos patrimoniales
El autor tiene la facultad de explotar la obra en cualquier forma o bajo cualquier procedimiento, así como de obtener de ello beneficio. Las modalidades de explotación se encuentran indicadas en el artículo 13 de la Decisión 351, concordado con el artículo 31 del Decreto Legislativo 822, de manera ejemplificativa. Entre ellas son de destacar las referidas al derecho de reproducción y distribución.
a) Derecho de reproducción Conforme al artículo 13 inciso a) de la Decisión 351, concordado con el artículo 31 inciso a) del Decreto Legislativo 822, el autor tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma o procedimiento.
Tradicionalmente, se ha entendido que el derecho de reproducción comprende la fijación material de una obra, de tal forma que se puedan obtener una o varias copias de la obra, de manera total o parcial.2 Sin embargo, la evolución tecnológica ha ido configurando y afectando al concepto mismo de reproducción, de tal forma que hoy se incluyen dentro del concepto de reproducción las copias digitales de una obra en la memoria de un ordenador o las copias que se reproducen en la internet, lo cual ha debilitado la exigencia de corporeidad.3
En consecuencia, es ilícita toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización expresa del autor.
Sin embargo, existen algunas excepciones al derecho de exclusiva del autor, como la contenida en el artículo 24 de la Decisión 351, concordado con el artículo 74 del Decreto Legislativo 822, que establece que el propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o adaptación de dicho programa siempre y cuando sea indispensable para la utilización del programa.
Al respecto, la Sala conviene en señalar que este límite al derecho de explotación del autor del programa está sujeto a los siguientes requisitos:
- Que quien la alegue sea un usuario lícito, es decir, licenciado o autorizado para el uso del programa.
- La copia o adaptación debe ser indispensable para el uso del programa, de manera que no están permitidas las transformaciones caprichosas, innecesarias o intrascendentes.
- En ningún caso, la copia o adaptación puede exceder el límite de la copia de seguridad.4
b) Derecho de distribución El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351, concordado con el artículo 31 inciso c) del Decreto Legislativo 822, dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribución al público de su obra mediante la venta, el arrendamiento o el alquiler.
El artículo 34 del Decreto Legislativo 822 señala que “la distribución comprende la puesta a disposición del público por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo al público o cualquier otra modalidad de explotación (…).
Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas (…)”.
La distribución implica necesariamente la incorporación de la obra o prestación a un soporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporte exige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público, en ese sentido todos aquellos modos de explotación que no permitan la incorporación física de la obra o prestación no pueden ser considerados como distribución.5
2. Infracción a las normas sobre derechos de autor
Se considera una infracción a la ley de derechos de autor cualquier vulneración o afectación a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra.
El artículo 37 del Decreto Legislativo 822 establece siempre que la ley no dispusiere expresamente lo contrario, es ilícita toda reproducción, comunicación, distribución, o cualquier otra modalidad de explotación de la obra, en forma total o parcial, que se realice sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho de autor.
En tal sentido, corresponde verificar si la denunciada realizó algún acto de explotación y si contaba con la autorización de los titulares de los derechos para tal efecto.
En el presente caso, la denunciada presentó un contrato celebrado en octubre de 1996 con la empresa denunciante, por el cual se le otorga la licencia de uso del software LOLFAR. En el contrato celebrado por ambas partes, no se especificó cuál era la versión que se estaba licenciando. En ese mismo documento, la denunciante se comprometió a actualizar el programa licenciado con las nuevas versiones que salieran al mercado, durante el año siguiente a la celebración del contrato.
Para efectos de analizar el contrato de licencia de uso presentado por la denunciada, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 956, concordado con el artículo 917 del Decreto Legislativo 822.
De la lectura del mencionado contrato, así como de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 822, referidas a la licencia de uso y la cesión de derechos, la Sala es de la opinión que si bien en el contrato no se estableció expresamente cuál era la versión del programa LOLFAR que se estaba licenciando, debe entenderse que se trata de la versión vigente al momento de celebrarse el contrato, ya que es nula la licencia de uso respecto de obras que se puedan crear en el futuro.
Cabe indicar que, si bien es nulo ese tipo de licenciamiento, la ley establece una excepción, que en el contrato se determinen claramente cuáles son estas obras futuras, de lo contrario la cláusula es nula.
En el caso concreto, la denunciante se comprometió a actualizar el programa licenciado con las versiones que salieran del mismo, durante el año siguiente al otorgamiento de la licencia, es decir, que se pactó la licencia de uso de las obras derivadas (actualizaciones) del programa LOLFAR que se pudieran crear durante un lapso determinado (1 año). En tal sentido, las actualizaciones del programa LOLFAR que pudieran crearse luego de transcurrido el plazo de un año pactado en el contrato no están comprendidos dentro de los alcances del licenciamiento.
De acuerdo a la documentación que obra en el expediente, se aprecia que el programa LOLFAR versión 5.3 apareció en el mercado en el año 2000, por lo que no estaba dentro de los alcances del contrato celebrado entre Botica Angamos E.I.R.L. y la denunciante.
Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el contrato presentado por la denunciada no acredita que estuviese autorizada a emplear el programa LOLFAR 5.3, ya que el mismo está referido a una versión anterior a dicho programa.
En consecuencia, la Sala concluye que Botica Angamos E.I.R.L. ha vulnerado los derechos patrimoniales de la denunciante, al haber reproducido sin autorización el programa antes mencionado.
3. Remuneraciones devengadas
3.1 Marco conceptual
La Decisión 351 dispone que la autoridad nacional competente podrá ordenar, entre otros, el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho.
En el mismo sentido, el artículo 45. 1) del ADPIC establece que, las autoridades estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción a su derecho de propiedad intelectual.
En el caso peruano, el artículo 193 del Decreto Legislativo 822 establece que, de ser el caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa, la autoridad podrá imponer al infractor el pago de las remuneraciones devengadas a favor del titular del respectivo derecho o de la sociedad que lo represente.
El término remuneraciones devengadas es definido por el artículo 194 de la citada norma legal como el valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación.
3.2 Modalidades de fijación de las remuneraciones devengadas
Santos Cifuentes señala que "si dificultosa le puede resultar al abogado, cuando patrocina una causa, estimar el daño y llevar elementos de su cuantificación al proceso, verdadera tribulación suelen tener los jueces para decidirlo, sobre todo si no se arrimaron aquellas pruebas y tiene el grave misterio de juzgar con ponderación subjetiva."8
El mercado es sumamente flexible y cambiante siendo los precios negociados de manera distinta con cada cliente. Presumir cuánto le correspondería al titular del derecho en cada caso, resulta una tarea que puede devenir en arbitraria, desde que la información que proporciona el representante del titular del derecho de autor no puede, en la actualidad, ser objeto de un proceso efectivo de fiscalización posterior, tal y como lo expresan el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar y el artículo 32 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Esta situación, en estricta aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad, obliga a esta Sala a adoptar un criterio objetivo para la fijación de los derechos devengados, mientras no se desarrollen sistemas objetivos de fiscalización posterior de la información proporcionada por el representante del titular del derecho.
Algunas de las formas para fijar las remuneraciones devengadas serían las siguientes: suma fija independiente de la magnitud de la infracción cometida (suma alzada), un porcentaje respecto al precio de cada ejemplar de la obra o el íntegro del precio de cada ejemplar de la misma.
a) Remuneraciones a suma alzada Será de aplicación en los casos en los que el autor recibe una cantidad fija por autorizar la explotación de su obra independientemente de la magnitud de la explotación.
Esta forma de cálculo se da principalmente, en los siguientes casos:
a) Cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad grave en la determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible o de un costo desproporcionado con la eventual retribución.
b) Cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que se destine.
c) Cuando la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento esencial de la creación intelectual en la que se integre.
d) En el caso de la primera o única edición de las siguientes obras no divulgadas previamente: diccionarios, antologías y enciclopedias; prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones; obras científicas; trabajos de ilustración de una obra; traducciones; o ediciones populares a precios reducidos.
En caso de presentarse una infracción, el responsable deberá pagar a favor del titular el monto fijo establecido que hubiese tenido que pagar para poder explotar la obra.
b) Remuneración proporcional a la explotación de la obra Será aplicable a aquellos casos en los que el autor recibe una remuneración proporcional a la cantidad de ejemplares de la obra que se han vendido, como sucede, por ejemplo, con las obras literarias (contratos de edición), las obras musicales incorporadas en fonogramas, etc.
Dicha remuneración por lo general resulta ser un porcentaje respecto al precio de venta de cada soporte físico que contiene la obra9.
c) Otros supuestos
Existen algunas obras en las que, por su naturaleza, es difícil determinar las remuneraciones devengadas, como sucede por ejemplo con los programas de ordenador o las obras audiovisuales.
En estos casos, las remuneraciones devengadas pueden establecerse como el íntegro del precio de venta al público de los ejemplares de la obra o como un porcentaje del precio de venta de dichos ejemplares.
Debe tenerse en cuenta que el precio de un ejemplar de la obra incluye todos los costos y gastos en que se incurrió para divulgar la obra y poner los ejemplares en el mercado, así como la ganancia esperada por quien realiza la actividad.
La Oficina de Derechos de Autor ha tenido por práctica fijar las remuneraciones devengadas, para el caso de programas de ordenador, sobre la base del precio de venta al público, descontándole únicamente el porcentaje referido al Impuesto General a las Ventas y de Promoción Municipal (18%)
Por su parte, la Sala es de la opinión que en este tipo de situaciones se debe optar por la segunda de las opciones antes descritas, por las razones que se exponen a continuación.
Las remuneraciones devengadas representan sólo la remuneración o contraprestación al esfuerzo creativo del autor o de los autores, y no el costo de la actividad empresarial destinada a divulgar la obra y hacerla accesible al público. En ese sentido, la remuneración debe incluir todos los costos o gastos en los que se incurrió a efectos de crear su obra, como por ejemplo: tiempo y costo en la búsqueda de información, adquisición de materiales para la realización de la obra, entre otros.
Ello debe ser así, puesto que el sistema latino del derecho de autor sólo protege las formas de expresión con rasgos de originalidad y no las conductas técnico empresariales que intervienen en la producción de los ejemplares de las obras, como sí lo hace el sistema anglosajón del copyright10. En tal sentido, no es posible reconocer una remuneración, sustentada en el ordenamiento jurídico nacional del derecho de autor, por un concepto que no es protegido por esta área del derecho.
A efectos de reafirmar la idea que la remuneración por el derecho de autor es sólo un porcentaje del precio de venta al público de los ejemplares de la obra, resulta pertinente citar a Antequera Parilli, quien al refutar uno de los argumentos por los que se pretende lograr la desprotección del derecho de autor - según el cual el derecho patrimonial del autor aumenta considerablemente el precio de los productos culturales - señala que "en la mayoría de los países en vías de desarrollo, las tarifas autorales son notablemente bajas. Así, por ejemplo, en América Latina - dependiendo en cada caso del país y del rubro de explotación de la obra -, la participación del autor oscila entre el 1% y el 12% del precio del soporte material de la obra o del costo de acceso a la representación o comunicación pública de la misma, lo que evidentemente no hace que los costos operativos de la radio o la televisión sean elevados, o los libros y discos sean costosos o las entradas al teatro sean caras".11
Lo expuesto anteriormente no significa que no se reconozca el daño que se ocasiona con la infracción a quienes realizan la inversión económica para divulgar la obra, lo que se pretende aclarar es que éstos no pueden ser resarcidos a través de las remuneraciones devengadas, debiendo ser solicitados ante el Poder Judicial.
En consecuencia, en el caso de las infracciones a la Ley de Derechos de Autor, el resarcimiento por el costo de creación de una obra se dará a través de las remuneraciones devengadas; en tanto que el costo de la actividad empresarial necesaria para divulgar la obra sería resarcido por medio de la indemnización de daños y perjuicios solicitada ante el Poder Judicial.
Todo lo manifestado también es de aplicación para aquellos casos en los que el precio que paga el público no corresponde al valor del soporte, sino al de la licencia para el uso de la obra, como sucede con las obras musicales o el software.
Así, por ejemplo, en el caso de la comunicación pública de obras musicales (concierto), la sociedad de gestión colectiva que representa a los autores sólo exige como pago por la licencia de explotación de las obras un porcentaje del precio de cada entrada vendida y no el precio total de la misma.
En el caso del software standard, el precio de la licencia de uso de la obra incluye los costos de producción, publicidad, gastos administrativos, el costo de los canales de distribución, etc., los cuales son conceptos extraños al derecho de autor.
Cabe indicar que existen ciertas actividades empresariales que, si bien no constituyen obras, son susceptibles de protección, pero no a través del derecho de autor, sino de lo que se ha denominado derechos conexos, vecinos o afines al derecho de autor12.
Sin embargo, no todas las conductas empresariales son protegidas por los derechos conexos, sino exclusivamente aquéllas señaladas por la ley, como son el derecho de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión.
Por lo expuesto, la Sala determina que las remuneraciones devengadas no equivalen al precio de venta al público de los ejemplares de la obra o de la licencia de uso de la obra, sino a un porcentaje de dicho monto.
Cabe agregar que el precio de venta al público incluye montos que no son percibidos por el titular de los derechos sobre la obra, así, se tiene, entre otros, el porcentaje que corresponde al Impuesto General a las Ventas (IGV). En tal sentido, si las remuneraciones devengadas correspondieran al precio de venta al público, los productores de software estarían percibiendo una suma mayor a la que les correspondería en caso de haber vendido legalmente sus programas de ordenador, por cuanto no tendrían que deducir de dicho monto el IGV, vulnerándose así lo establecido en el artículo 194 del Decreto Legislativo 82213.
De otro lado, la Sala conviene en precisar que, si bien el considerar las remuneraciones devengadas como un porcentaje del precio de venta al público del ejemplar de la obra puede ser entendido como que es más beneficioso infringir la ley que respetar el derecho de autor, puesto que mientras el infractor sólo paga un porcentaje del valor del ejemplar, el usuario lícito debe pagar el valor total del ejemplar, ello en realidad no es así, ya que debe tenerse en cuenta, siguiendo a Carrasco Perera14, que la desigualdad a la que se ve abocado el infractor no deriva del monto de la remuneración establecida, sino de la compatibilidad de ésta con otras acciones.
Así, la remuneración devengada debe ser apreciada dentro del gran marco de protección que se otorga al titular de los derechos. Así, un infractor no sólo debe pagar las remuneraciones devengadas que se dejaron de pagar, sino que además debe pagar la multa impuesta por la autoridad, pierde el dinero invertido en la producción de los ejemplares ilícitos incautados, hay una indemnización por daños y perjuicios, etc. A ello se debe agregar el pago en el que debe incurrir el infractor para legalizar su actividad, lo que significa la adquisición de un ejemplar lícito.
3.3 Determinación de las remuneraciones devengadas
a) Metodología para el cálculo de las remuneraciones devengadas
Al fijar el monto de remuneraciones devengadas, la Sala debe determinar “el valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación”, según lo establecido en el artículo 193 del Decreto Legislativo 822. En el caso del software, existen distintos precios en la cadena de comercialización, siendo el precio del minorista al consumidor el precio final. Dicho precio – que también puede ser el precio de caja, precio de licencia unitaria, precio OEM o precio de licencia corporativa – no corresponde necesariamente al valor que hubiere recibido el titular de haber autorizado su explotación. Por lo tanto, corresponde ajustar el precio final, del que generalmente se tiene información, al valor que efectivamente recibirá el titular del derecho. Dicho ajuste deberá contemplar, en cada caso, tanto los impuestos que gravan al producto, los márgenes de comercialización en las diferentes etapas de la cadena, y los diferentes descuentos que se aplican según el tipo de licencia de que se trate.
Según lo expuesto, el monto de las remuneraciones devengadas deberá ser el resultado de multiplicar el número de copias de programas utilizados sin autorización del titular por el precio ajustado de cada uno de ellos. En los casos en que no se cuente con información de los precios de venta del productor al mayorista y del precio de venta del mayorista al minorista y sobre los descuentos según el tipo de licencia, se debe utilizar un método que permita aproximarse al valor ajustado. En el análisis del mercado de programas de computadoras realizado por la Gerencia de Estudios Económicos de INDECOPI se determinaron algunos parámetros que permiten la utilización de un método para la determinación de las remuneraciones devengadas en ausencia de información cierta, sobre el valor que hubiese recibido el titular de haber autorizado la explotación.
Para determinar las remuneraciones devengadas se partirá del precio final al público que es el que aparece en los listados de productos, o proformas y catálogos de venta en tiendas minoristas. De dicho precio se deberá descontar el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (18%).
Para determinar el precio del productor, que constituye el valor que hubiese recibido el titular de haber autorizado la explotación, se deberá descontar del precio al consumidor final libre de impuestos el margen conjunto del mayorista y del minorista.
Adicionalmente, de ser el caso, el precio del productor así determinado deberá ajustarse por los descuentos que generalmente se ofrecen en el mercado, dependiendo del tipo de licencia que se hubiese adquirido en función del número y naturaleza de los programas15.
Finalmente, la Sala conviene en precisar que las remuneraciones devengadas de las versiones antiguas de un programa de ordenador se fijarán teniendo en consideración el precio de la versión vigente al momento de verificarse la infracción.
Si bien - por práctica comercial - cuando aparece la nueva versión de un programa de ordenador las versiones anteriores del mismo salen del mercado, aquellos que deseen adquirir legalmente alguna versión anterior del programa deben pagar el costo de la versión actual, aun cuando lo que pretendan utilizar sea una versión distinta, esto se conoce como “downgrade automático” (la licencia de la versión actual del programa, también autoriza el uso de las versiones anteriores del programa).
En tal sentido, el monto que percibiría el titular del derecho por licenciar una versión antigua o una versión nueva de su programa de ordenador sería el mismo.
Atendiendo a las consideraciones expuestas, el método expuesto anteriormente puede expresarse en las siguiente fórmulas:
i) Fórmula base
DerechosDevengados=N*Pp
donde:
N : Es el número de programas de ordenador reproducidos ilegalmente
Pp : Es el precio de licencia del productor al mayorista, equivalente al 75% del precio de venta al público, deducidos los impuestos de ley
Atendiendo a que normalmente no existe información sobre el precio de productor y a los porcentajes por descuento que se aplican, la Sala ha considerado pertinente, a fin de superar tal obstáculo, tener presente las consideraciones del análisis de mercado realizado por la Gerencia de Estudios Económicos de INDECOPI a efectos de fijar las remuneraciones devengadas:
- En la mayoría de casos, se presentan listados de productos o proformas de venta de tiendas minoristas, lo que vendría a ser los precios de venta al público. De la comparación de tales listados con la lista de precios de los distribuidores – proporcionados por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi – se puede observar que existe un margen cercano al 20% entre el precio al que vende el mayorista, y el precio de venta al público.
- Al no existir información que permita determinar cuál es el precio de venta del productor, se debe considerar – siguiendo el criterio proporcionado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, que asume que este estimado es de naturaleza conservadora – que el margen entre el precio del productor y el del mayorista es de 10%.
- Por lo anterior, se tiene que el margen, al que se llamará margen conjunto, entre el precio de venta del minorista o precio de venta al público y el precio de venta del productor sería de aproximadamente 25%.
ii) Fórmula considerando descuentos por cantidad y tipo de licencias
DerechosDevengados=Pp + (N-1)*Pp*(1-d)
donde:
d: Es el porcentaje de descuento establecido según el tipo de licencia otorgada y el volumen de licencias adquiridas.
A fin de fijar la anterior fórmula se ha tenido en consideración que es práctica común en este mercado la adquisición de una sola licencia de caja y el resto como licencia unitaria o corporativa.
De acuerdo a la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, en razón al tipo de licencia que se adquiere y al volumen de licencias adquiridas, corresponde aplicar un descuento de aproximadamente 30% sobre el valor de caja.
b) Aplicación al caso concreto
En tal sentido, la Sala considera necesario aplicar, en el presente caso, las consideraciones y metodología expuestas en el punto precedente.
La Sala empleará los precios que obran en los documentos presentados por las partes, así como los consignados en la resolución impugnada, correspondiendo emplear el precio más bajo, ya que es lo que hubiese pagado la denunciada por adquirir los programas (ésta comprará el producto donde lo encuentre a menor precio).
Al haberse encontrado más de un ejemplar del programa materia de denuncia, la Sala considera que se debe aplicar la fórmula que considera los descuentos por cantidad y tipo de licencias.
Remuneración devengada de dos programas LOLFAR 5.3
Derechos Devengados = Pp + (N-1)*Pp*(1-d)
= [ 825 + (1 * 825 * 0,7)]
= 1 402,5
Pp= 75% de 1 100
N= 2
D= 70% de Pp
Atendiendo a lo expuesto, la Sala determina que el monto que debe abonar la denunciada a favor de la denunciante por concepto de remuneraciones devengadas es de US$ 1 402,5, o su equivalente en moneda nacional.
4. Determinación de las sanciones
Las sanciones previstas por la Ley de Derechos de Autor tienen por objeto penalizar al infractor por la violación de los derechos de autor y resarcir al titular del provecho ilícito obtenido por el infractor. Es necesario entonces analizar cada una de las sanciones impuestas por la Primera Instancia para determinar la que corresponde al hecho sancionado.
4.1 Multa
Por su naturaleza, la multa es la pena pecuniaria impuesta a la denunciada por haber infringido la Ley de Derechos de Autor. A la Autoridad Administrativa le corresponde no sólo tutelar estos derechos y, a través de ello, cautelar el acervo cultural del país, sino también difundir la importancia y el respeto de los derechos de autor para el progreso económico, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.
La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta:
a) El provecho ilícito obtenido por la denunciada al realizar el acto infractorio. En el presente caso, la empresa denunciada reprodujo el software para utilizarlo dentro de las actividades propias del giro de su negocio. Por las razones expuestas, la Sala determina que el provecho ilícito sería lo que dejó de pagar por el software que utilizaba sin autorización.
b) Con la imposición de la multa, la Sala no sólo busca sancionar al infractor por la comisión del acto infractorio sino también propiciar un cambio de conducta de los agentes económicos, de forma tal que se disuada al infractor de continuar con su práctica ilegal. Por ello, de ser la multa de magnitud similar al provecho ilícito, no se lograría este objetivo, ya que la multa podría ser percibida por el infractor tan sólo como un riesgo a asumir justificable por el potencial de ganancia.
c) Debe tenerse en cuenta la naturaleza de la infracción cometida. En el caso concreto, la empresa denunciada no actuó con ánimo de obtener lucro directo con su actividad, puesto que no se dedicaba a la comercialización de software.
d) También debe tenerse en cuenta la actitud procesal de la denunciada. En el caso concreto, la denunciada no ha realizado actos que signifiquen un obstáculo en la tramitación del presente procedimiento, circunstancias que serán tomadas en cuenta por la Sala al momento de determinar el monto de la multa.
e) La multa debe ser impuesta teniendo en consideración las demás sanciones impuestas por la autoridad, a fin de evitar que las sanciones apreciadas en su conjunto resulten desproporcionadas en relación con la infracción cometida.
Por las consideraciones anteriores, la Sala determina que el monto de la multa a imponerse asciende a 1,5 UIT.
4.2 Cese de la actividad ilícita
Teniendo en consideración que ha quedado acreditada la infracción cometida por parte de Botica Angamos E.I.R.L., corresponde ordenar el cese de la actividad ilícita, por lo que debe proceder a eliminar de las computadoras inspeccionadas los programas de ordenador que no cuenten con la licencia de uso correspondiente.
IV. RESOLUCIÓN DE SALA
CONFIRMAR en parte la Resolución N° 206-2004/ODA-INDECOPI de fecha 19 de julio del 2004, modificándola en el extremo referido a la multa, la cual queda fijada en 1,5 UIT.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual /fn
1 Villalba, El derecho moral, en: Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces y fiscales de Perú, Doc. OMPI/DA/JU/LIM/94/4 del 13.6.1994, p. 22.
2 Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO 1993, p.179.
3 Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Coordinador). Manual de Propiedad Intelectual, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2001, p. 82
4 Antequera/Ferreyros. El nuevo derecho de autor en el Perú, Editorial Monterrico S.A., Lima 1996, p. 231.
5 Bercovitz Rodríguez-Cano (nota 4), p. 83.
6 Artículo 95.-El titular de derechos patrimoniales puede igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, la cual se regirá por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables.
Los contratos de cesión de derechos patrimoniales, los de licencia de uso, y cualquier otra autorización que otorgue el titular de derecho, deben hacerse por escrito, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos.
7 Artículo 91.-Es nula la cesión de derechos patrimoniales respecto del conjunto de las obras que un autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas en el contrato.
8 Santos Cifuentes, Daños. Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización no autorizada de las obras. Su incidencia en la jurisprudencia (desde la perspectiva del magistrado). En: Libro-Memorias del V Congreso Internacional sobre la protección de los Derechos Intelectuales, Ed. Zavalia, Buenos Aires 1990, p. 303.
9 Ello como una forma de hacer efectivo el principio según el cual el autor sigue la suerte económica de su obra. De esta forma a mas ejemplares vendidos el autor recibirá una mayor suma por concepto de remuneraciones. Ver Antequera Parilli, Derecho de Autor, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas 1998, Tomo I, p. 521.
10 Lipzsyc señala que "...en comparación con el derecho de autor latino, el copyright tiene alcances más limitados en cuanto a los derechos subjetivos que reconoce, y más extensos tanto en relación con el objeto de la protección (pues no se limita a ... obras literarias, musicales y artísticas que presentan originalidad o individualidad, sino que incluye las grabaciones sonoras - fonogramas -, las emisiones de radiodifusión y de cable y la presentación tipográfica de las ediciones publicadas) como en relación a las personas que admite como titulares originarios del derecho. En consecuencia, el copyright se utiliza para proteger derechos originados en actividades técnico-organizativas que no tienen naturaleza autoral, tales como las que realzan los productores de grabaciones sonoras y de films, los organismos de radiodifusión, las empresas de distribución de programas por cable y los editores de obras impresas." En: Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO 1993, p. 40.
11 Antequera Parilli (nota 5), p. 93.
12 De acuerdo al señalado en el Documento WIPO/CRR/S/98/2: Basic Concepts Of Copyrights and Related Rights, pp. 12 y 13, el propósito de los derechos conexos " ... is to protect the legal interest of certain persons and legal entities who either contribute to making works available to the public or produce subject matter which, will not qualifying as "works" under the copyright systems of all countries, express creativity or technical and organizational skill sufficient to justify recognition of copyright-like property right. The law of neighboring rights deems that the productions which result from the activities of such persons and entities are deserving of legal protection in themselves, as they are 'neighboring' to the protection of works of authorship under copyright. Some laws make clear, however, that the exercises of neighboring rights should leave intact and in no way affect the protection of copyright."
13 Es uno de los argumentos esgrimidos por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en la Resolución Nº 4-2000/INDECOPI-TPI.
14 Carrasco Perera, Angel. Comentario al artículo 135 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual Española. En: Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios A la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos, Madrid 1999, p. 1790.
15 Dependiendo del tipo de licencia existen diferentes precios que difieren del precio de licencia de caja, tales como el precio de licencia unitaria, precio OEM o precio corporativo. Por lo general estos tres últimos precios se determinan en función de un descuento sobre el valor del precio de la licencia de caja. La Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI determinó que el descuento en estos casos es de aproximadamente 30 por ciento sobre el valor de caja.