RESOLUCIÓN N° 0847-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 1038-2002/ODA
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0847-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1038-2002/ODA
DENUNCIANTE : JOSÉ FRANCISCO GAONA VARILLAS
DENUNCIADA : TÉCNICA NAVIERA Y PORTUARIA S.A.
Infracción a la legislación sobre derecho de autor: Infundada – Titularidad del software – Presunción de titularidad
Lima, veintiuno de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de setiembre del 2002, José Francisco Gaona Varillas (Perú) interpuso denuncia por infracción sobre los derechos de autor contra Técnica Naviera y Portuaria S.A., por la utilización de un software Sistema administrativo / Contable de su autoría, sin haberle pagados los derechos por el uso del mismo. Señaló lo siguiente:
(i) Es un profesional en el área de informática con más de 20 años de experiencia, que ha trabajado en diferentes empresas, habiendo desarrollado para la mayoría de ellas un software contable administrativo.
(ii) Dada su experiencia en el desarrollo de software, creó un software contable administrativo de manera independiente, el cual está desarrollado en plataforma WINDOWS, VISUAL BASIC for Access 97 y SQL Server 6.5.
(iii) El 1° de diciembre de 1997, ingresó a trabajar en la empresa denunciada en calidad de administrador de red, donde nunca se le asignaron funciones adicionales de desarrollo de software, por lo que la denunciada no puede atribuirse el título de productora de software.
(iv) El 1° de enero de 1999, la denunciada empezó a utilizar su software tanto en la oficina principal de la empresa como en las sucursales de Talara, Paita e Ilo, bajo promesa de pago de los correspondientes derechos de autor.
(v) Pese a que en reiteradas oportunidades conversó con el gerente general de la denunciada, Germán Castillo Soriano, para formalizar el contrato de uso de su software, éste no aceptó firmar dicho contrato, pese a seguir utilizando el software.
(vi) El 1° de diciembre de 1999, fue promovido a Jefe de Informática de Técnica, esto es 11 meses después de que la empresa denunciada empezara a utilizar su software, cabe señalar que dicha promoción no fue acordada como un pago por los derechos de uso del software.
(vii) El 9 de octubre del 2001, habiendo sido previamente hostilizado, fue despedido. Sin embargo con posterioridad recibió una carta notarial donde se le requería la entrega de unos códigos fuentes de supuesta propiedad de la compañía, aduciendo que si bien fueron desarrollados por el denunciante en su calidad de programador de sistemas, éstos constituyen propiedad de la empresa al haber sido realizados por orden y cuenta de la misma.
(viii) Debe tenerse en cuenta que Técnica Naviera y Portuaria S.A. compró el programa SQL Server en agosto del 2000, es decir, 20 meses después de que comenzó a utilizar su software Sistema Operativo / Contable.
(ix) La denunciada, no registró en su contabilidad (periodos 1998 y 1999) operación alguna de desarrollo de intangibles por la propia empresa, lo que demuestra que ellos no fueron productores del software en cuestión.
(x) El uso indebido de su software le ha causado un grave perjuicio económico, lesionando así su derecho patrimonial a explotar su obra bajo cualquier forma de procedimiento y de obtener por ello beneficios.
Solicitó la imposición de sanciones, así como el pago de US$ 20 000 por concepto de remuneraciones devengadas.
Mediante proveído de fecha 14 de octubre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia y citó a las partes a una audiencia de conciliación.
Con fecha 4 de noviembre del 2002, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, sin embargo las no llegaron a un acuerdo conciliatorio.
Con fecha 21 de noviembre del 2002, Técnica Naviera y Portuaria S.A. (Perú) contestó la denuncia interpuesta señalando lo siguiente:
(i) El denunciante no ha probado la preexistencia del programa de ordenador cuya autoría y titularidad reclama en este procedimiento, y tampoco ha presentado el software que reclama como propio.
(ii) Para la creación del programa era necesario el uso del software Access 97 y SQL Server 6.5, en ese sentido debe demostrar que contaba con las licencias para emplear dichos programas.
(iii) Su empresa contrató al denunciante, bajo el régimen de la actividad privada
para que, entre otras actividades, desarrolle un software administrativo/contable, debido a la calidad profesional del denunciante, quien siempre trabajó como operador de sistemas.
(iv) El denunciante fue contratado por plazo indeterminado, siendo costumbre en estos casos no celebrar por escrito el contrato. Por lo anterior, no existe documento donde consten las actividades y funciones que tenía que desarrollar el denunciante, entre las cuales se encontraba el diseño de un software administrativo/contable acorde con las actividades y operaciones comerciales de la empresa. No hay duda de que entre el denunciante y su empresa existió un vínculo laboral.
(v) Es falso que el denunciante haya ingresado a laborar a la empresa luego de crear el software administrativo/contable, pues de ser así, resultaría extraño que la empresa no le haya solicitado inmediatamente la instalación de dichos software en las computadoras de la empresa.
(vi) Desde la contratación del denunciante se le encomendó el desarrollo de un software administrativo/contable acorde con las necesidades de la empresa. Esto se ve corroborado con la instalación parcial – seis meses después de que el denunciante comenzara el diseño e implementación del software en cuestión – del módulo de planillas.
(vii) El software materia de discusión fue creado a medida de su empresa, según sus necesidades operativas y comerciales, por lo que no es posible que una persona desarrolle anticipadamente ese tipo de programa.
(viii) El software en cuestión no se instaló en enero de 1999 porque este programa fue desarrollado en etapas, por los distintos módulos que requería su empresa, como son los módulos de planilla, facturación, compras, tesorería y contabilidad, además porque éstos eran continuamente revisados, modificados y adecuados a las necesidades operativas de la empresa.
(ix) Es común que las empresas contraten personal para el desarrollo de programas de ordenador a medida. En el caso concreto, su empresa asumió íntegramente el costo del programa, habiéndole facilitado todos los programas necesarios para su desarrollo.
(x) El registro contable de la obra no se efectuó debido a que el software fue desarrollado paulatinamente, sin embargo en los libros contables de la empresa obran gastos incurridos por la empresa en la adquisición de las distintas licencias que se le requirió para el desarrollo del software, los mismos que eran visados por el denunciante.
(xi) Su empresa es titular de los derechos patrimoniales y no el empleado contratado para el diseño de la obra, pues a éste sólo le asiste los derechos morales, mas no los patrimoniales, ya que fue realizado por encargo.
Con fecha 27 de enero del 2004, José Francisco Gaona Varillas señaló lo siguiente:
(i) La obra no fue hecha a medida, si así hubiera sido no hubieran sido necesarias las adecuaciones a las necesidades operativas de la empresa.
(ii) Su cargo en la empresa era de administrador de red y no programador para desarrollar un software, si lo hubiesen contratado para esta última función hubiese figurado como programador en la planilla de la empresa.
(iii) Las remuneraciones que recibió correspondían a los cargos que desempeñó en la empresa – primero de administrador de red y luego de jefe de informática- y no por el desarrollo del software.
(iv) La instalación de su software en la empresa no se hizo de inmediato porque la reclamada no tenía conocimiento de su existencia y fue a raíz de los serios problemas que tenía con el software en Clipper para plataforma D.O.S., que le ofreció su software, el mismo que puede ser utilizado por muchas empresas.
(v) La denunciada ha reconocido que empezó a utilizar el módulo de planillas el 1° de mayo de 1998, es decir 28 meses antes de que tuviera su Microsoft SQL SERVER. Sin el programa referido no hubiera sido posible el desarrollo del software en cuestión.
(vi) La denunciada ha reconocido que sólo invirtió en la implementación de su software ya existente.
(vii) La denunciada no puede fundamentar la titularidad sobre la obra sólo por el hecho de haber sido su empleadora, ya que ello no es suficiente para sea considerada productora.
(viii) La denunciada ha reconocido que la obra no ha sido registrada en su contabilidad debido a que fue realizada de manera paulatina, sin embargo aunque se haya desarrollado de esa manera se tendía que haber contabilizado.
Con fecha 10 de febrero del 2003, Técnica y Naviera Portuaria S.A. solicitó el uso de la palabra la cual concedida mediante proveído de fecha 27 de marzo del 2003.
Con fecha 9 de mayo del 2003, Técnica y Naviera Portuaria S.A. reiteró sus argumentos. Agregó que, en el negado supuesto de que el denunciante sea titular de la obra, no existe infracción a las normas de derechos de autor, ya que el uso del software fue consentido y autorizado por el denunciante. Asimismo, ofreció como medio de prueba para acreditar la relación laboral del denunciante, la declaración de la ex trabajadora María Isabel Moloche Calle, en la que se señala que el denunciante revisaba el sistema (programa de fletes del sistema) y cada vez hacía cambios o hacía un nuevo sistema y eso era en forma constante.
Con fecha 19 de mayo del 2003, José Francisco Gaona Varillas reiteró sus argumentos y señaló que la María Isabel Moloche Calle, no había declarado respecto de su software sino acerca de un programa de fletes que se utilizaba con anterioridad al uso de su software administrativo/contable.
Mediante Resolución N° 43-2004/ODA-INDECOPI de fecha 27 de febrero del 2004, la Oficina de Derechos de Autor declaró infundada la denuncia interpuesta por José Francisco Gaona Varillas. Consideró lo siguiente:
(i) El denunciante no ha acreditado que la obra objeto de la denuncia se hubiese elaborado con anterioridad del contrato de trabajo suscrito entre éste y la denunciada. Las pruebas y argumentos tendientes a demostrarlo han sido desechados por lo siguiente:
· La capacidad del autor y la experiencia de éste en la creación de determinada obra no es una prueba pertinente para acreditar la creación de una obra.
· La falta de licencias de los software que sirvieron de herramientas por parte de la denunciada antes de la creación de la obra tampoco es un elemento que acredite que la obra se creó con anterioridad al contrato de trabajo o viceversa, puesto que una obra puede ser creada por un software reproducido o sin licencia, lo cual puede constituir otra infracción.
· El solo acto de creación de la obra es el hecho que produce el nacimiento del derecho de autor a favor del creador y la presunción de la transferencia de los derechos de carácter patrimonial al productor, por lo que ninguna omisión como el registro contable produciría la pérdida del derecho.
De lo anterior, se puede concluir que ninguno de los módulos del Sistema Administrativo/Contable, preexistió al contrato de trabajo suscrito entre el denunciante y la denunciada el 1 de diciembre del 1997.
(ii) La denunciante no ha logrado acreditar que el denunciante en su condición de administrador de redes tenía como función principal desarrollar el Sistema Administrativo / Contable.
(iii) Si bien el denunciante ha logrado acreditar su condición de autor de la obra no ha demostrado ser asimismo, productor de la misma. De acuerdo al cotejo realizado entre las reproducciones de las pantallas presentadas en calidad de medios probatorios con otras presentaciones, se ha verificado que la condición de productor las ostenta la denunciada y la condición de autor el denunciante.
(iv) El denunciante no sólo no ha acreditado la existencia de un contrato de licenciamiento a favor de la denunciada sino que éste no ha acreditado haberse comportado como titular de la obra durante la vigencia de la relación contractual.
(v) La denunciada, al tener la condición de productora, se encontraba autorizada a reproducir en sus ordenadores el Sistema de Administración/Contable creado por el denunciante en virtud del contrato de trabajo suscrito con el mismo, razón por la cual la denuncia debe declararse infundada.
Con fecha 9 de marzo del 2004, José Francisco Gaona Varillas interpuso recurso de apelación, reiteró sus argumentos y agregó lo siguiente:
(i) Respecto del análisis de las pantallas de las presentaciones del programa, la resolución impugnada ha tomado en cuenta la frase “Grupo TECNAPO” cuando no es parte del presente procedimiento y además no existe como persona jurídica, por lo mal hace en comparar el tamaño de las letras de dicha denominación con la de “José Gaona”.
(ii) La presentación de cada software es personal y parte de su creación, por ello, la comparación debe hacerse con otras obras suyas en relación con otras empresas y no de sus programas con relación a la de otros autores.
(iii) De acuerdo a sus usos y costumbres, en la presentación de los programas, dispone el nombre del usuario en letras grandes pero no resaltadas y el suyo como autor en una esquina y en letras pequeñas pero resaltadas ya que de esta forma el usuario da una imagen ante sus empresas representadas, clientes estratégicos y otros, de ser una empresa altamente tecnificada, eficiente y eficaz, que es lo que le interesa a los usuarios / clientes, pues no obtienen plus alguno en hacerme publicidad como autor de la obra. Esta costumbre, sin embargo, ni implica que ha transferido sus derechos patrimoniales a la denunciada.
Presentó muestras de pantallas de trabajos realizados para otras empresas de manera independiente.
Con fecha 30 de marzo del 2004, Técnica Naviera y Portuaria S.A. absolvió el traslado de la apelación, reiteró sus argumentos y señaló lo siguiente:
(i) Es falso que en el expediente no conste la frase “Grupo Tecnapo” como término que identifique a su empresa, ya que allí obran informes denominados “Informe al directorio del Grupo Tecnapo”.
(ii) Resulta antojadiza la interpretación que el denunciante hace del artículo 70 del Decreto Legislativo 822, cuando señala que la frase “de la manera acostumbrada”, no se refiere a los usos y costumbres con la que suelen señalar los autores a productores de software, sino como el productor identifica sus obras.
(iii) Las pruebas presentadas por la denunciante no deberán tenerse en cuenta toda vez que son de fecha posterior al inicio del presente procedimiento.
Con fecha 2 de abril del 2004, José Francisco Gaona Varillas señaló lo siguiente:
(i) La denunciada ha admitido que el artículo 70 del Decreto Legislativo, se refiere a los usos y costumbres que suelen señalar los autores a los productores de software.
(ii) El hecho de que las pruebas presentadas tengan fecha posterior a la interposición de la denuncia, no enerva el hecho de ellos muestran la manera en que coloca el nombre del usuario en sus trabajos.
(iii) En las pantallas de inicio de mi obra aparece su nombre como titular originario de todos los derechos haciendo innecesaria la mención a la reserva de los derechos o copyright.
(iv) De haber duda respecto a la titularidad sobre el software materia de litis, debe tenerse en cuenta lo expresado en el artículo 4 del Decreto Legislativo 822 que a la letra dice que en caso de duda se estará siempre a lo que más favorezca al autor.
Con fecha 4 de junio del 2004, Técnica Naviera y Portuaria S.A. solicitó el uso de la palabra, el cual fue concedido mediante proveído de fecha 14 de junio del 2004.
Con fecha 31 de agosto del 2004, se realizó la audiencia de informe oral con la presencia de ambas partes.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá pronunciarse sobre:
a) La titularidad sobre el software sustento de la denuncia.
b) De ser el caso, si Técnica Naviera y Portuaria S.A. ha infringido los derechos de autor del denunciante.
c) De ser el caso, las sanciones que deban imponerse a la denunciada.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Alcance de los derechos de autor
El autor tiene, por el solo hecho de la creación, un derecho exclusivo y oponible a todos, que comprende facultades de orden moral y patrimonial.
En tal sentido, corresponde determinar si la denunciada ha infringido la Ley de Derechos de Autor.
1.1 En relación a los derechos morales
Las facultades de carácter personal concernientes a la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra destinadas a garantizar intereses intelectuales están contenidas en el artículo 11 de la Decisión 351, concordado con el artículo 22 del Decreto Legislativo 822, y comprenden, entre otros, los siguientes derechos:
a) Conservar la obra inédita o divulgarla: Es el derecho del autor a decidir si su obra
será accesible al público o por el contrario impedir que se conozca su contenido.
b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento: Es el derecho del autor a que se reconozca su condición de creador de la obra, es decir, el derecho a que se mencione su nombre. La mención del autor debe hacerse en la forma como él ha elegido. Ello incluye el seudónimo y el anónimo 1 .
c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra: La Decisión 351 (artículo 11 inciso c) y el Decreto Legislativo 822 (artículo 25) impiden modificaciones de la obra en tanto puedan atentar contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
1.2 En relación a los derechos patrimoniales
El autor tiene la facultad de explotar la obra en cualquier forma o bajo cualquier procedimiento, así como de obtener de ello beneficio. Las modalidades de explotación se encuentran indicadas en el artículo 13 de la Decisión 351, concordado con el artículo 31 del Decreto Legislativo 822, de manera ejemplificativa. Entre ellas son de destacar las referidas al derecho de reproducción y distribución.
a) Derecho de reproducción
Conforme al artículo 13 inciso a) de la Decisión 351, concordado con el artículo 31 inciso a) del Decreto Legislativo 822, el autor tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de su obra por cualquier forma o procedimiento.
Tradicionalmente, se ha entendido que el derecho de reproducción comprende la fijación material de una obra, de tal forma que se puedan obtener una o varias copias de la obra, de manera total o parcial. 2 Sin embargo, la evolución tecnológica ha ido configurando y afectando al concepto mismo de reproducción, de tal forma que hoy se incluyen dentro del concepto de reproducción las copias digitales de una obra en la memoria de un ordenador o las copias que se reproducen en la internet, lo cual ha debilitado la exigencia de corporeidad. 3
En consecuencia, es ilícita toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización expresa del autor.
Sin embargo, existen algunas excepciones al derecho de exclusiva del autor, como la contenida en el artículo 24 de la Decisión 351, concordado con el artículo 74 del Decreto Legislativo 822, que establece que el propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o adaptación de dicho programa siempre y cuando sea indispensable para la utilización del programa.
Al respecto, la Sala conviene en señalar que este límite al derecho de explotación del autor del programa está sujeto a los siguientes requisitos:
- Que quien la alegue sea un usuario lícito, es decir, licenciado o autorizado para el uso del programa.
- La copia o adaptación debe ser indispensable para el uso del programa, de manera que no están permitidas las transformaciones caprichosas, innecesarias o intranscendentes.
- En ningún caso, la copia o adaptación puede exceder el límite de la copia de seguridad. 4
b) Derecho de distribución
El artículo 13 inciso c) de la Decisión 351, concordado con el artículo 31 inciso c) del Decreto Legislativo 822, dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la distribución al público de su obra mediante la venta, el arrendamiento o el alquiler.
La distribución, a los efectos del Decreto Legislativo N° 822, comprende la puesta a disposición del público por cualquier medio o procedimiento, del original o copias de la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler, préstamo al público o cualquier otra modalidad de explotación (…)
Cuando la comercialización autorizada de los ejemplares se realice mediante venta u otra forma de transmisión de la propiedad, el titular de los derechos patrimoniales no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual han sido autorizadas (…)”.
La distribución implica necesariamente la incorporación de la obra o prestación a un soporte físico que permita su comercialización pública. El carácter físico del soporte exige la posibilidad de aprehensión del mismo por parte del público, en ese sentido, todos aquellos modos de explotación que no permitan la incorporación física de la obra o prestación no pueden ser considerados como distribución. 5
2. Distinción entre autoría y titularidad de la obra
2.1 Autoría
De conformidad con el Glosario de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el autor es la persona que crea una obra.
Se entiende por obra la forma de expresión de una idea literaria, artística o científica que, producto del talento humano, se realiza y concreta en una creación intelectual, con características de originalidad, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento.
La acción de crear consiste en una actividad intelectual que supone atributos como los de aprender, valorar, sentir, innovar y expresar, todos ellos exclusivos de la persona humana. Por lo anterior, se puede afirmar que el autor es la persona física que crea una obra. 6
2.2 Titularidad
Si el derecho de autor pertenece al creador y el derecho nace con la creación, es evidente que el título originario sobre la obra debe pertenecer a quien la ha creado. 7
Sin embargo, algunas o todas las facultades que conforman el derecho patrimonial son susceptibles de transferencia a terceros, conservando el autor los atributos morales por ser inalienables. En este supuesto, dichos terceros poseerán la titularidad derivada de los derechos de autor, que es aquélla que surge por circunstancias distintas a la creación, ya sea por mandato legal (como ocurre con la obra anónima o con seudónimo de acuerdo con el artículo 12 del Decreto Legislativo 822), presunción legal (por ejemplo la obra colectiva o la creada por encargo, reguladas por los artículos 15 y 16 respectivamente) o bien por cesión intervivos (artículo 88 y siguientes) o mortis causa (artículos 52).
En el presente caso, teniendo en consideración la cuestión controvertida, la Sala considera conveniente sólo hacer mención a las siguientes formas de transferencia de la titularidad:
a) Contrato de trabajo
El contrato de trabajo consiste en una prestación de servicios subordinada a un empleador a cambio de una retribución.
Según Sanguineti Raymond 8 , el contrato de trabajo presenta tres elementos esenciales:
- La prestación de servicios que supone la obligación del trabajador de poner a disposición del empleador su propia actividad laborativa, la cual presenta dos rasgos: el carácter personalísimo de su ejecución y el carácter sucesivo o duradero de su cumplimiento.
- La subordinación que es el vínculo jurídico del cual se derivan el derecho del empleador de disponer de la actividad del trabajador y la correlativa obligación de este último de acatar en la ejecución de su prestación las indicaciones que el primero le imparta.
- La remuneración que consiste en la obligación del empleador de pagar al trabajador una contraprestación, generalmente en dinero, a cambio de la actividad.
El artículo 16 del Decreto Legislativo 822 establece que salvo lo dispuesto para las obras audiovisuales y programas de ordenador, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes. A falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuentan con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.
La norma deja en libertad de las partes determinar a quien corresponderá la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra creada en cumplimiento de la relación laboral. Sin embargo, señala que en caso de no existir una estipulación contractual al respecto, se presumirá que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales.
b) Contrato de obra
Por el contrato de obra, una persona contrata a otra para que produzca un resultado determinado que ha de ser entregado al comitente. En este tipo de contratos el contratista (quien realiza la obra) es totalmente independiente respecto al trabajo que ejecuta a fin de realizar la obra 9 . Sin embargo está obligado a hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato, no pudiendo introducir variaciones en las características convenidas en la obra sin la aprobación escrita del comitente. En razón a ello, la ley faculta al comitente a inspeccionar la ejecución de la obra y, de comprobar que ésta no se ajusta a lo convenido, puede fijar un plazo adecuado para que el contratista se ajuste a lo pactado.
Cabe agregar que los materiales necesarios para la ejecución de la obra deben ser proporcionados por el comitente, salvo que exista una costumbre o pacto distinto, ello conforme lo dispone el artículo 1773 del Código Civil.
Por la naturaleza del contrato y por la labor independiente que cumple el comitente, éste es responsable y asume todos los riesgos que impliquen el cumplimiento de la obra, debiendo incluso responder por el saneamiento de los vicios ocultos que presente la misma. Es por ello que el comitente, antes de la recepción de la obra, debe manifestar expresa o tácitamente su comprobación a la obra entregada.
Al igual que las obras creadas bajo relación laboral, las obras creadas por encargo son reguladas por el artículo 16 del Decreto Legislativo 822.
Para el caso específico de los programas de ordenador, el artículo 71 del Decreto Legislativo 822 señala que se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor 10 , en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos por la Ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra.
Al igual que el caso anterior, las partes están en libertad de determinar a quien corresponderá la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra creada por encargo, y, en caso, no existir un pacto expreso se presumirá que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al productor.
2.3 Análisis del caso concreto
En el presente caso, tal como lo indicó la Primera Instancia, el denunciante no ha demostrado que haya elaborado el software sustento de su denuncia con anterioridad al inicio de su relación laboral con la empresa denunciada, por lo que debe presumirse que dicho software fue desarrollado por el denunciante mientras trabajó para la empresa denunciada.
Dentro de ese contexto, corresponde determinar quién fue productor del software sustento de la denuncia, es decir, se debe determinar si la obra fue creada por encargo de la denunciada o por iniciativa propia del denunciante.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 numeral 32 del Decreto Legislativo 822, productor es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra.
De la revisión de las pruebas presentadas, así como por lo manifestado por las partes, la Sala advierte lo siguiente:
· Debe presumirse que el software empezó a desarrollarse cuando el denunciante tenía el cargo de administrador de redes en Técnica Naviera y Portuaria S.A.
Las partes han aceptado que las funciones que debía cumplir el denunciante nunca constaron por escrito. No obstante ello, de acuerdo a la práctica común, no es parte de las funciones del puesto de administrador de redes desarrollar programas de ordenador, por lo que puede afirmarse que el programa no se desarrolló como consecuencia de la relación laboral.
En ese sentido, el mismo pudo ser creado por iniciativa del denunciante o por encargo de la denunciada.
· El software materia de denuncia reemplazó el software que tenía la empresa denunciada, ya que éste presentaba continuas fallas. En ese sentido, puede presumirse que existió comunicación entre la denunciada y el denunciante para la implementación del software, ya que éste en su calidad de administrador de redes no tenía como saber que el software que llevaba su empresa para la contabilidad estaba fallando.
Para efectos del desarrollo e implementación del software en las instalaciones de la empresa y que éste se adaptase a las necesidades de la empresa fue necesaria la participación de la empresa denunciada, ya que éste debía cumplir los requerimientos propios del negocio de la denunciada (agencia de aduanas).
· El denunciante durante el tiempo que laboró en la empresa denunciada continuó mejorando el software de tal modo que cumpliera con las exigencias y necesidades de la empresa, ya que éste presentaba fallas.
· Para que exista una obra por encargo no es necesario que el acuerdo conste por escrito, puesto que la ley no lo exige, siendo dicha formalidad sólo un medio de prueba para acreditar la existencia del acuerdo. En caso no se pueda establecer con certeza el contenido del acuerdo o se desconozca el mismo, deben aplicarse las presunciones contenidas en la Ley de Derechos de Autor.
En virtud de las consideraciones expuestas, se puede presumir que el programa de ordenador sustento de la denuncia fue creado por encargo de Técnica Naviera y Portuaria S.A. para el desarrollo de sus actividades
A lo antes expuesto, debe agregarse que el artículo 70 del Decreto Legislativo 822 señala que se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa de ordenador, la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la obra de la manera acostumbrada.
Agrega dicha norma en su artículo 71 que se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, por toda su duración, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente Ley, e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra.
De la revisión de las pantallas de inicio del software materia de la denuncia, se aprecia que en el centro de las mismas aparece con letras de gran tamaño la denominación TECNAPO / TECNICA NAVIERA Y PORTUARIA S.A., en tanto que en el extremo inferior derecho en letras pequeñas se observa el nombre del denunciante.
En el caso que la obra hubiese sido creada por iniciativa del denunciante y la denunciada fuese una licenciataria del mismo, no es común ni necesario colocar el nombre de esta última con las características antes anotadas.
Sobre esto último, el denunciante manifiesta que suele colocar el nombre del licenciatario, tal como se observa en la plantilla del programa sustento de la denuncia. Para acreditar tal hecho adjuntó impresiones de las pantallas de inicio de programas que ha elaborado y que ha ofrecido a terceros. Acerca de esta afirmación, debe indicarse que dichos documentos corresponden al año 2002, es decir, con posterioridad a la creación del software en conflicto, por lo que no permiten a esta Sala verificar si con anterioridad a 1999, el denunciante efectivamente tenía esa práctica.
Tal como se indicó anteriormente, el denunciante ha reconocido haber realizado durante su relación laboral con la denunciada modificaciones al programa de acuerdo a las necesidades de la empresa, a fin de que éste pudiera funcionar de manera efectiva. Asimismo, durante los años que laboró para la denunciada no sólo no reclamó sus derechos sobre el software materia de la denuncia sino que por el contrario lo fue mejorando.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe agregar que de lo actuado no se puede determinar que la denunciada haya efectivamente asumido los gastos para el desarrollo del software; sin embargo, ello no le quita la calidad de productora. En todo caso, el monto que le pueda adeudar la denunciada al denunciante por el desarrollo del software deberá ser exigido ante el Poder Judicial.
3. Infracción a las normas sobre derechos de autor e imposición de sanciones
En atención a lo señalado en el numeral precedente, no corresponde determinar si Técnica Naviera y Portuaria S.A. ha infringido los derechos patrimoniales de José Francisco Gaona Varillas sobre el software sustento de la denuncia, ya que dichos derechos corresponden a la denunciada; en consecuencia, tampoco corresponde pronunciarse sobre las sanciones.
IV. RESOLUCIÓN DE SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 43-2004/ODA-INDECOPI de fecha 27 de febrero del 2004 y, en consecuencia, declarar infundada la denuncia interpuesta por José Francisco Gaona Varillas contra Técnica Naviera y Portuaria S.A. por infracción sobre los derechos de autor.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/fn
1 Villalba, El derecho moral, en: Curso de la OMPI sobre derecho de autor y derechos conexos para jueces y fiscales de Perú, Doc. OMPI/DA/JU/LIM/94/4 del 13.6.1994, p. 22.
2 Lipszyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO 1993, p.179.
3 Bercovitz Rodriguez-Cano, Rodrigo (Coordinador). Manual de Propiedad Intelectual, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2001, p. 82.
4 Antequera/Ferreyros. El nuevo derecho de autor en el Perú, Editorial Monterrico S.A., Lima 1996, p. 231.
5 Bercovitz Rodríguez-Cano, (nota 3), p. 83.
6 Antequera Parilli / Ferreyros Castañeda, El Nuevo Derecho de Autor en el Perú, Lima 1996, pp. 53 y ss.
7 Antequera Parilli, (nota 6), pp. 59 y ss.
8 Sanguineti Raymond. El contrato de locación de servicios frente al Derecho Civil y al Derecho del Trabajo, Tesis de bachiller, Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, Lima 1986, pp. 454 y ss.
9 Artículo 1771 del Código Civil.- Por el contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución.
10 Productor es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra (artículo 2 del Decreto Legislativo 822).