RESOLUCION Nº 0170-2004/TDC-INDECOPI EXPEDIENTE Nº 049-2003/CCD
PROCEDENCIA : COMISION DE REPRESION DE LA COMPETENCIA
DESLEAL (LA COMISION)
DENUNCIANTE : INDUSTRIAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
INCORESA (INCORESA)
DENUNCIADO : ARDILES IMPORT S.A.C. (ARDILES)
MATERIA : COMPETENCIA DESLEAL
ACTOS DE CONFUSION
APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACION AJENA
ACTIVIDAD : VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y
EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN
SUMILLA: en el procedimiento seguido por Industrial Comercial Representaciones S.A. – INCORESA contra Ardiles Import S.A.C. por actos de competencia desleal, la Sala ha resuelto revocar la Resolución Nº 089-2003/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal el 18 de agosto de 2003, que declaró fundada la denuncia por presuntos actos de competencia desleal tipificados en los artículos 8 y 14 de la Ley sobre la Represión de la Competencia Desleal y, en consecuencia, declarar infundada la denuncia.
Lo expuesto, debido a que la combinación de colores rojo, blanco y azul en los mangos de las brochas “Tumi”, comercializadas por Incoresa, no resulta distintiva por sí misma para sustentar los actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena denunciados. Por el contrario, una apreciación integral de los elementos que componen esta marca, incluyendo la figura de un tumi y la denominación “Tumi” resulta distintiva frente a la marca de brochas “Schubert” comercializada por Ardiles - compuesta por la combinación de colores rojo, blanco y azul y la denominación “Schubert” - más aún considerando que en el mercado de brochas es una práctica común emplear franjas de colores en los mangos de tales productos, situación que torna más relevante el elemento denominativo frente a la simple combinación de colores para otorgar distintividad a una marca.
Lima, 21 de mayo de 2004
I ANTECEDENTES
El 14 de mayo de 2003, Incoresa formuló una denuncia contra Ardiles por supuestos actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, en la comercialización de brochas para pintar.
Incoresa informó a la Comisión que, desde hacía 35 años, fabricaba y comercializaba brochas para pintar identificadas con la marca “Tumi”, siendo lo distintivo de estas brochas la combinación de colores rojo, blanco y azul oscuro en el mango, características que estuvieron registradas a su favor hasta el 24 de julio de 1985, mediante el Certificado Nº 31521, emitido por el ITINTEC1. Incoresa señaló que las brochas “Tumi” abarcaban el 80% del mercado nacional, alcanzando para ello, el cuadro de ventas netas del año 2000 a mayo de 2003.
Incoresa denunció que Ardiles había introducido en el mercado brochas de la marca “Schubert”, que poseían un mango con la combinación de colores rojo, blanco y negro, distribuidos en forma exacta a las brochas “Tumi”, presentación que hacía sumamente confundibles ambos productos y, con lo cual, Ardiles estaría aprovechando la reputación de más de 35 años de las brochas “Tumi” en el mercado.
Finalmente, Incoresa informó que, el 6 de febrero de 2003, Ardiles había solicitado a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca “Schubert” con la combinación de colores antes descrita, tratando de perpetuar con ello los actos de competencia desleal denunciados. En este extremo, Incoresa solicitó a la Comisión que informe a la Oficina de Signos Distintivos sobre la denuncia interpuesta, brindándole los indicios necesarios para que dicha oficina pueda denegar el registro, de acuerdo al artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina2. Asimismo, Incoresa solicitó, en calidad de medida cautelar, ordenar a Ardiles la suspensión de la comercialización de las brochas “Schubert” y, paralelamente, que suspenda la publicidad sobre dichos productos.
Mediante la Resolución Nº 1 del 26 de mayo de 2003, la Comisión admitió a trámite la denuncia contra Ardiles por presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena, tipificados en los artículos 8 y 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, desestimando las medidas cautelares solicitadas y el pedido para que se informe a la Oficina de Signos Distintos del INDECOPI sobre el procedimiento iniciado.
El 6 de junio de 2003, Ardiles presentó sus descargos, señalando que era Incoresa quien había incurrido en actos de competencia desleal, específicamente actos de denigración, ya que había cursado diversas comunicaciones a sus distribuidores3, condicionando la provisión de sus productos a la suspensión de la comercialización de las brochas “Schubert”, actuación a través de la cual pretendía mantener una posición monopólica en el mercado. De otro lado, Ardiles señaló que no era fabricante de las brochas “Schubert” sino un simple comercializador y que las brochas “Schubert” eran comercializadas a nivel mundial con la combinación de colores denunciada.
Ardiles señaló que las brochas “Tumi” no tenían el color azul como color distintivo, ya que en el mercado se podían adquirir estas brochas con las combinaciones: rojo, blanco y negro y, rojo, blanco y verde, lo que acreditaba que las brochas “Tumi” no tenían colores definidos. Ardiles presentó como prueba de sus afirmaciones dos brochas Tumi con las combinaciones de color indicadas. Finalmente, Ardiles indicó que el registro solicitado a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI era la denominación “Schubert” dentro de una figura de tres campos rojo, blanco y negro, lo que la hacía distintiva respecto al producto de Incoresa.
El 21 de julio de 2003, Incoresa reiteró su solicitud para se ordenen las medidas cautelares señaladas en su denuncia. El 4 de agosto de 2003, mediante la Resolución Nº 3, la Comisión ordenó a Ardiles el cese preventivo e inmediato de la comercialización de las brochas “Schubert” con el mango conteniendo la combinación de colores rojo, blanco y negro denunciada.
El 18 de agosto de 2003, mediante la Resolución Nº 089-2003/CCD-INDECOPI, la Comisión declaró fundada la denuncia de Incoresa contra Ardiles, imponiendo a ésta última una multa de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias y, ordenándole en calidad de medida complementaria, el cese definitivo e inmediato de la comercialización de las brochas “Schubert” con el mango que contiene la secuencia de colores rojo, blanco y negro denunciados.
Asimismo, la Comisión dispuso remitir copia de los actuados a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI para que dicho órgano adopte las medidas correspondientes dentro del ámbito de su competencia, con relación a la solicitud de registro de marca de producto presentada por Ardiles.
La Comisión consideró que las brochas “Tumi” ingresaron al mercado antes que las brochas “Schubert”, por lo que al emplearse características comunes a las primeras podía inducir a error a los consumidores y hacerles pensar que ambos productos tenían el mismo origen empresarial, ello atendiendo a que el principal elemento distintivo de los productos estaba constituido por su presentación y no por su denominación.
El 24 de setiembre de 2003, Ardiles apeló la Resolución Nº 089-2003/CCD-INDECOPI, reiterando que sólo era un comercializador de las brochas “Schubert”, y que el registro de la marca Tumi, que estuvo vigente hasta 1985, no se restringía a una secuencia de colores sino que incluía la denominación Tumi, elementos que en su conjunto y no aisladamente, fueron considerados distintivos. Asimismo, en su apelación Ardiles solicitó el uso de la palabra.
El 12 de noviembre de 2003, el Expediente fue elevado a la Sala.
II CUESTIONES EN DISCUSION
(i) Determinar si corresponde conceder el uso de la palabra solicitado por Ardiles, y;
(ii) determinar si Ardiles incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena al comercializar brochas “Schubert” con la secuencia de colores, rojo, blanco y negro, considerando para ello el grado de similitud existente entre éstas y las brochas “Tumi” comercializadas por Incoresa.
III ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
III.1 Sobre el pedido de informe oral solicitado por Ardiles
En su apelación, Ardiles solicitó que se le conceda el uso de la palabra, sin embargo, esta Sala considera que cuenta con los elementos de juicio necesarios para emitir pronunciamiento sobre la cuestión en discusión, por lo que no corresponde conceder el uso de la palabra a la denunciante. En consecuencia, en ejercicio de la facultad de la Sala para conceder la realización de audiencias, recogida en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI4 corresponde denegar el pedido de informe oral formulado por la señora Cárdenas.
III.2. Sobre los actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena por parte de Ardiles
El artículo 8 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tipifica como actos de competencia desleal a los actos de confusión, entendidos como toda conducta destinada a crear confusión o un riesgo de confusión en los consumidores respecto a la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno5.
En términos similares, el artículo 14 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal tipifica como un acto de competencia desleal la explotación de la reputación ajena, entendido como el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, en especial el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero6.
En el presente caso, Incoresa denunció a Ardiles por actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena, por comercializar brochas “Schubert” empleando una combinación de colores distintiva de las brochas “Tumi” que Incoresa comercializaba, situación que a decir de la denunciante generaba confusión en el consumidor respecto a procedencia empresarial de ambos productos Asimismo, Incoresa señaló que a través de esta práctica, Ardiles pretendía aprovechar su reputación de más de 35 años en el mercado.
La Comisión consideró que las brochas “Tumi” ingresaron al mercado antes que las brochas “Schubert”, por lo que al emplearse características comunes a las primeras podía inducirse a error a los consumidores sobre el mismo origen empresarial de dichos productos, debido a que el principal elemento distintivo en dichas marcas estaba constituido por su presentación y no por su denominación.
La documentación presentada en el procedimiento acredita que, al menos desde 1996 Incoresa comercializa las brochas “Tumi”, esto es, antes de la presencia de la brochas “Schubert” en el mercado, debido a que Ardiles ha reconocido que inició la importación de éstas últimas el año 20037. No obstante, el hecho de que las brochas comercializadas por Incoresa hayan ingresado al mercado antes que las brochas comercializadas por Ardiles sólo resultará relevante para configurar un supuesto de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena en la medida que la combinación de colores de las brochas “Tumi” posea fuerza distintiva y resulte confundible frente a las brochas “Schubert”.
Sobre el particular, el artículo 131 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, establece como criterios para determinar si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, (i) la necesidad de efectuar una apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, (ii) el grado de percepción del consumidor medio y (iii) la naturaleza de los productos y su forma de comercialización en el mercado, entre otros criterios8. Asimismo, el artículo 134 de la referida Ley, establece que en el caso de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, deberá tenerse en cuenta la denominación que acompaña el elemento figurativo así como la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico9.
La Sala coincide con la Comisión respecto a que los productos de ambas partes poseen los mismos canales de distribución, sin embargo discrepa en cuanto al análisis de distintividad efectuado por la primera instancia. Ello, toda vez que la combinación de colores rojo, blanco y azul de las brochas “Tumi” fue analizada por la Comisión en forma aislada sin considerar el conjunto de los elementos que componen la marca, dejando de lado la figura de un tumi y la denominación “Tumi” que la integran.
A criterio de la Sala, la apreciación conjunta de la combinación de colores y la denominación y la figura de un tumi que componen la marca “Tumi”, resulta distintiva frente a la combinación de colores rojo, blanco y negro y la denominación “Schubert” de las brochas comercializadas por Ardiles.
Cabe señalar que, de acuerdo a la información presentada por ambas partes, en el mercado de brochas es una práctica común emplear franjas de colores en los mangos de estos productos10, más aún, en el procedimiento se ha acreditado que la propia Incoresa comercializa brochas con una combinación de colores rojo, blanco y verde, distinta a la señalada en su denuncia, hecho que prueba la generalización de esta práctica, y que hace necesaria la presencia de otros elementos asociados a la simple combinación de colores para otorgar distintividad a una marca.
Lo expuesto, coincide con los términos en que fue registrada la marca de Incoresa en 1980 ante el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas – ITINTEC, toda vez que dicho registro fue concedido, no respecto a una combinación de colores aislada sino en conjunto con la figura de un tumi y la denominación INCORESA.
Asimismo, atendiendo a estas consideraciones, cabe señalar que el deber de diferenciación en la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, argumentado por Incoresa, no resultaría aplicable en el presente caso, en primer término, porque dicho deber solo es exigible para cautelar derechos de exclusiva reconocidos por Ley, siendo que en el caso de autos la marca “Tumi” no se encuentra registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI y; en segundo lugar, porque no existe una necesidad de diferenciación entre ambos productos debido a que las marcas de estos resultan suficientemente distintivas entre sí.
En consecuencia, debido a que las marcas empleadas para distinguir las brochas comercializadas por Ardiles e Incoresa resultan suficientemente distintivas entre sí, no existe riesgo de confusión entre ambos productos y tampoco un aprovechamiento de la reputación de ajena, situaciones por las cuales corresponde revocar la Resolución Nº 089-2003/CCD-INDECOPI que declaró fundada la denuncia contra Ardiles por actos de competencia desleal, tipificados en los artículos 8 y 14 de la Ley sobre la Represión de la Competencia Desleal y que sancionó a Ardiles con una multa de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias, ordenándole el cumplimiento de medidas complementarias orientadas a distinguir sus productos.
Lo expuesto, sin perjuicio de remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, tomando en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente ante dicho órgano funcional la solicitud de Ardiles para el registro de la marca “Schubert” con la combinación de colores cuestionada en el presente procedimiento.
IV RESOLUCION DE LA SALA
PRIMERO: revocar la Resolución Nº 089-2003/CCD-INDECOPI emitida por la Comisión de Represión de la Competencia Desleal el 18 de agosto de 2003, que declaró fundada la denuncia de Industrial Comercial Representaciones S.A. contra Ardiles Import S.A.C. por presuntos actos de competencia desleal tipificados en los artículos 8 y 14 de la Ley sobre la Represión de la Competencia Desleal y, en consecuencia, declarar infundada la denuncia.
SEGUNDO: disponer que la Secretaría Técnica remita copia de la presente Resolución a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.
Con la intervención de los señores vocales: Juan Francisco Rojas Leo, Julio Durand Carrión, Luis Bruno Seminario De Marzi y Lorenzo Antonio Zolezzi Ibárcena.
JUAN FRANCISCO ROJAS LEO Presidente
1 Cabe señalar que el Certificado Nº 031521 presentado por Incoresa, que obra a fojas 33, acredita que la inscripción de la marca a su favor esta constituida por la figura de un tumi y la denominación “INCORESA” contenida dentro de un mango de brocha de los colores, rojo, blanco y azul.
2 DECISION ANDINA 486, REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
3 Ardiles señaló entre ellos a Kuresa S.A., Bisagras Peruanas S.A., Sierras y Herramientas del Perú S.A., Industrial Beta S.A., Productos Rema S.A., General Electric Ligthing Peru S.A., Broce S.R.L., SC Jhonson del Perú S.A., y Shurtape Peru S.A.
4 REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, Artículo 33.- Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos para la apelación, el Tribunal podrá solicitar a las Comisiones, Oficinas y otros organismos públicos y privados, los informes y dictámenes a que se refiere al artículo 77 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y en general todos aquellos elementos de juicio para la mejor resolución del caso.
Igualmente, podrá celebrar audiencias públicas y excepcionalmente privadas de conformidad con el artículo 14 de la Ley, para interrogar a las partes, escuchar sus alegatos y oír las opiniones de terceros con legítimo interés que así lo soliciten o que el propio Tribunal hubiere invocado. (El subrayado añadido es nuestro)
5 LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL, Artículo 8º.- Actos de confusión: Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.
6 LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL, Artículo 14º.- Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.
7 Adicionalmente en el procedimiento se ha acreditado que desde 1969 Incoresa posee autorización para operar como productor o fabricante de brochas, de acuerdo al Certificado de Registro Industrial Nº 14323 que obra en el expediente. Asimismo, se ha acreditado que en 1980 Incoresa registró a su favor una marca de producto mixta - constituida por la figura de un Tumi y la denominación INCORESA contenida dentro de un mango de brocha de colores, rojo, blanco y azul - para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, dentro de la cual figuran brochas para artistas
8 DECRETO LEGISLATIVO 823- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Artículo 131º.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
9 DECRETO LEGISLATIVO 823- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Artículo 134º.- Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 131º, 132º y 133º se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo.
10 Las brochas de las marcas “Salcedo”“Delka” y “Diablo” que se aprecian a fojas 1208 del expediente comprenden franjas de colores en el mango.