CAS. Nº 16714-2013 LIMA (31/08/2017)
SUMILLA: “En el presente caso, se llega a concluir que, resulta procedente la solicitud presentada por la Sociedad Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima de Chile, respecto del registro de la marca del signo mixto Café Monterrey y Logotipo (se reivindica colores), para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ello, al cumplir con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisi7Tón 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no encontrándose incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de dicha Decisión, como mal entendió la administración (INDECOPI) al denegar el registro”. Lima, once de abril de dos mil diecisiete.- LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-VISTA la causa en Discordia; con el expediente administrativo en dos tomos; con el Informe del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con los Jueces Supremos: Walde Jáuregui, Lama More, Vinatea Medina, Rueda Fernández, Malca Guaylupo y Bustamante Zegarra; verificada la votación con arreglo a ley ; adhiriéndose el señor Juez Supremo Bustamante Zegarra al voto de los señores Jueces Supremos Walde Jáuregui, Lama More y Malca Guaylupo; de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso administrativo; se emite la presente resolución. I. RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima , de fecha siete de agosto de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos setenta y tres, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de junio de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos veinte, que revocó la sentencia apelada, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y uno, que declaró fundada la demanda de impugnación de resolución administrativa, y reformándola la declararon infundada; en los seguidos por la parte recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI y otro. II. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha siete de julio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento sesenta del cuadernillo de casación, este Tribunal ha declarado procedente el recurso interpuesto por la demandante, por las siguientes denuncias: infracción normativa por afectación del derecho al debido proceso, e infracción normativa por inaplicación de los artículos 134, 136 inciso a), 153 y 146 último párrafo, de la Decisión Nº 486. III. CONSIDERANDO: Primero: Según se advierte de los autos, el presente proceso ha sido iniciado con motivo de la demanda contencioso administrativa interpuesta por Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima, obrante a fojas ciento dos, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, a fin de que, se declare la nulidad de la Resolución Nº 2718-2010/TPI-INDECOPI, emitida con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, por la que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución Nº 0045-2010/CSDINDECOPI, de fecha ocho de enero de dos mil diez, que declaró fundada la oposición de fecha quince de julio de dos mil nueve, presentada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ SOCIEDAD ANÓNIMA, y, en consecuencia, denegó el registro solicitado de la marca mixta Monterrey y etiqueta (certificado 67742), para distinguir entre otros productos: “ café y sucedáneos del café ” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Señala en este sentido la accionante que, muchos de los elementos que comparten los signos en conflicto son débiles y no sirven por sí solos para identificar un origen empresarial determinado; por lo tanto, la supuesta confundibilidad y derechos sobre “ la etiqueta compuesta por un jarro rojo y/o taza de café humeante sobre una alfombra de café en colores rojo, marrón y beige ”, es inexistente; que el examen se debió basar en lo siguiente: i) la figura de una taza constituye un elemento que se encuentra presente en la conformación de diversas marcas registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) los granos de café constituyen elementos descriptivos. Segundo: Conforme a lo actuado en sede administrativa, se aprecian los siguientes antecedentes del caso sub litis : La Compañía de Productos, Alimentos y Servicios -Corpora Sociedad Anónima- (Hoy sociedad Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima), era titular de la marca mixta Monterrey y Etiqueta (Certificado 67742), para distinguir entre otros productos “café y sucedáneos del café” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta marca fue cancelada por falta de uso mediante Resolución Nº 7979-2008/OSD-INDECOPI. La sociedad Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima, de Chile, solicitó el nueve de abril de dos mil nueve, el registro como marca del signo mixto Café Monterrey y Logotipo (se reivindica colores), para amparar entre otros productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza café. El quince de julio de dos mil nueve, la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ SOCIEDAD ANÓNIMA, de Suiza, formuló oposición sobre la base de sus marcas mixtas Nescafé y Figura (Certificado 61576) y Nescafé Tradición y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021), que distinguen productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El ocho de enero de dos mil diez, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0045-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. El veintinueve de noviembre de dos mil diez, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2718-2010/TPIINDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. Tercero: A través de la sentencia de primera instancia de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y uno, se declara fundada la demanda; en consecuencia, nulas las resoluciones administrativas impugnadas al considerar el A quo , que: “(...) 7.4. Ahora bien, de la apreciación conjunta e integral de los signos figurativos, descriptivos como fonéticos, se tiene que la marca cuyo registro se solicita, con la que ya está inscrita no guarda similitud que genere confusión entre los consumidores, si entrara en el mercado; máxime si anteriormente ambas marcas (Monterrey y Nescafé) coexistieron pacíficamente en el mercado por lo menos, durante 8 años, afirmación que ha sido corroborada por ambos demandados, por tanto resulta de aplicación el principio de “Igual hecho igual derecho”, asimismo, como lo establece el artículo 146 de la Decisión 486, que señala que no procede oposición en base a marcas que han coexistido anteriormente. 7.5. Por ello, esta Judicatura considera que el fin que se pretende resguardar con la norma, no se ve lesionado con la coexistencia de las marcas, porque el común denominador solo es la figura de la tasa y los granos de café, que como bien lo ha manifestado la autoridad administrativa también representa a otras marcas registradas de la misma clase y nomenclatura oficial, registradas a favor de diversos titulares, puesto que son débiles y no sirven por si solos para identificar un origen empresarial determinado, por todo lo cual este argumento no resultaría amparable ”. Cuarto: Mediante sentencia de vista dictada el veintiséis de junio de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos veinte, se revoca la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, la que reformándola la declara infundada; señalando la Sala Superior, entre otros fundamentos: “(...) Duodécimo : Que, si bien desde el punto de vista fonético, los signos confrontados se encuentran conformados por denominaciones distintas, que permiten una pronunciación y entonación totalmente distinta la una de la otra, de la apreciación en conjunto de ambos signos se advierte que estos contienen una similar combinación y distribución de sus elementos denominativos y figurativos así como de sus colores; pues ambos signos tienen fondos oscuros y presentan en la parte superior central, la denominación que contiene escrita en letras características gruesas de color blanco; en ambos casos, debajo de los elementos denominativos se aprecia una taza de color rojo humeante; (...) sobre granos de café. Décimo Tercero: Que, en consecuencia, dado que existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, así como las semejanzas gráficas entre ellas, es evidente que su coexistencia en el mercado inducirá a confusión al público consumidor; en consecuencia el signo solicitado, se encuentra incurso en la causal de prohibición del registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 (...)”. 3.1. Pronunciamiento respecto de la denuncia de infracción de normas de carácter procesal Quinto: La recurrente señala como causal de su recurso de casación, la Infracción normativa por contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso ; señalando al respecto que, la Sala de mérito no ha cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas andinas aplicables al presente proceso, tal como lo ordena el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; que conforme al artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones, como la Decisión Nº 486, obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas, siendo que dicho Tratado Internacional vincula al Perú como Estado miembro de la Comunidad Andina. Sexto: Estando a la denuncia invocada, este Colegiado procederá a evaluar, por encima de cualquier otro análisis posterior, si durante la tramitación del proceso la actuación de los órganos jurisdiccionales han dado cumplimiento a los requerimientos básicos que informan al debido proceso , pues la infracción de éstos dará lugar a la invalidez de los actos procesales afectados; por ello, si bien es cierto, que la actuación de esta Sala Suprema al conocer el recurso de casación, se debe limitar al examen de las causales invocadas formalmente por la parte recurrente; también lo es que, dicha exigencia tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos procesales con valor constitucional; pues evidentemente que, allí donde el ejercicio de la función jurisdiccional los vulnera o amenaza, se justifica la posibilidad de ejercer el recurso de casación como instrumento de su defensa y corrección aunque limitado sólo a la vulneración de los derechos de tal naturaleza, quedando por tanto descartado que dentro de dicha noción se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales que no son por sí mismas contrarias a la Constitución Política del Perú, norma que en su artículo 139 inciso 3 ha establecido como un principio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Séptimo: Que, la argumentación formulada por la recurrente en su recurso de casación, respecto de la causal procesal, coincide con la expuesta por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su respectiva Interpretación Prejudicial de fecha veintiuno de agosto de dos mil quince1, a través de la cual se señala que: “ 26. Este Tribunal ha manifestado que: “(...) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. 27. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que de allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo. (Proceso 03-IP-93)”. Octavo: Al respecto, debe señalarse que, conforme al criterio jurisdiccional desarrollado uniformemente, en anteriores procesos judiciales sobre derecho marcario, como es el caso de la Casación Nº 3225-2010- Lima del veinticuatro de junio de dos mil catorce, a esta Suprema Sala le corresponde la formación, tramitación y remisión respectiva del expediente al Tribunal de la Comunidad Andina (trámite que se realizará solo en caso no se haya procedido de esta manera en las instancias de mérito), para que conforme a sus atribuciones, establezca la interpretación prejudicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en el presente caso, esta Suprema Sala dispuso la remisión de las copias certificadas de los actuados pertinentes, a fin de contar con el informe de dicho Tribunal Internacional, tal como consta de la resolución suprema de fecha siete de julio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento sesenta del cuaderno de casación. Noveno: No obstante ello, como es de verse de la resolución emitida en el Proceso 308-IP-2014 remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el veintiuno de agosto de dos mil quince, y que corre de fojas ciento setenta y uno del cuadernillo formado en esta Sala Suprema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (como se aprecia de su considerando 50, en la que se remite a lo dispuesto en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011), interpretando las normas de nuestro derecho interno, referidas a la naturaleza y características del recurso de casación (lo que se le encuentra vedado conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), concluye que no era a la Corte Suprema, a la que correspondía solicitar la interpretación prejudicial. Décimo: Esta Suprema Sala, siendo respetuosa del marco normativo comunitario, como lo evidencia en el presente caso la solicitud de interpretación prejudicial formulada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera que el proceder descrito precedentemente, tiene como base una interpretación que contradice o colisiona con la regulación normativa interna de rango constitucional, referida a los principios de exclusividad e independencia de la función jurisdiccional, previstos en el artículo 139 incisos 1 y 2 de nuestra Constitución Política, en virtud de los cuales la potestad de impartir justicia al interior del Estado peruano se ejerce en forma exclusiva por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y la Ley, con las excepciones previstas en la propia norma constitucional; dichas normas constitucionales señalan que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones, así como tampoco dejar sin efecto resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución; por otro lado, al abordar la citada interpretación este Supremo Colegiado toma en cuenta los principios procesales referidos al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso garantizados por el numeral 139.3 de la referida norma Constitucional; así como la jerarquía normativa prevista en el numeral 200.4 de nuestra Carta Fundamental, referida a las normas que tienen rango de ley2. Undécimo: En tal sentido, atendiendo al deber de preservar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que asiste a las partes de este proceso, que supone entre otras de sus manifestaciones, el de obtener una respuesta definitiva y oportuna a su controversia dentro de un plazo razonable, este Colegiado Supremo considera que, tal derecho de orden constitucional se vería afectado si es que se dilata por más tiempo el trámite del proceso; siendo que, no se justifica acceder a la argumentación impugnatoria esgrimida por la recurrente, hecho que exigiría en el presente caso, la declaración de nulidad de todo lo actuado, al estado en que correspondería solicitar al Tribunal la interpretación prejudicial respectiva; situación que prolongaría de forma injustificada, el acceso a la justicia a la que tienen derecho las partes; lo que no supone en modo alguno, por las consideraciones antes señaladas, desconocimiento o incumplimiento alguno de la normatividad marcaria andina, en particular, las referidas a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 del Estatuto de dicho Tribunal; más aún, si como ya se dijo, esta Suprema Sala, ha procedido a solicitar la interpretación prejudicial correspondiente al mencionado Tribunal; ello, a fin de poder fundamentar su decisión, en el marco de los pronunciamientos emitidos por dicho Tribunal. Duodécimo: En consecuencia, por los fundamentos precedentemente expuestos, se concluye que, en el presente caso, no se ha configurado la contravención del derecho al debido proceso ; por lo que, corresponde desestimar el recurso de casación en este extremo. 3.2. Pronunciamiento respecto de la denuncia de infracción de normas de carácter material. Décimo Tercero: Como se aprecia del recurso de casación, la recurrente denuncia: Infracción normativa por inaplicación de los artículos 134, 136 inciso a), 153 y 146 último párrafo, de la Decisión Nº 486 , al señalar que, la Sala Superior aplicó las normas citadas, sin previamente solicitar la obligatoria interpretación prejudicial de dichas marcas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que de haber aplicado las normas andinas previa interpretación prejudicial, la Sala de mérito habría concluido que las marcas en litigio no son confundibles y que Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima tiene derecho a obtener registro por la marca Monterrey que ha coexistido con la marca Nescafé de la hoy oponente, SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ SOCIEDAD ANÓNIMA. Décimo Cuarto: Como se señaló precedentemente, al resolver la casual procesal denunciada por la recurrente, si bien la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha emitido pronunciamiento de fondo, sin previamente solicitar la obligatoria interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; no obstante, ello no justifica acceder a la argumentación impugnatoria esgrimida por la recurrente, en tanto que se prolongaría de forma injustificada, el acceso a la justicia a la que tienen derecho las partes; por lo que, al correr en autos la interpretación prejudicial del mencionado Tribunal, corresponde que esta Sala Suprema proceda a emitir pronunciamiento de fondo, para lo cual se hará referencia a los agravios normativos invocados por la recurrente, y en consonancia con lo actuado en sede administrativa y los pronunciamientos emitidos por el mencionado Tribunal. 3.2.1. Acerca de la supuesta infracción normativa de los artículos 134 y 136 inciso a) de la Decisión Nº 486 . Décimo Quinto: En relación a este asunto, cabe recordar que la marca, es entendida como el signo utilizado para la identificación de productos o servicios en el mercado, y que sirve fundamentalmente para su diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie, constituye un bien inmaterial que goza de protección jurídica por la legislación nacional y supranacional. En ese sentido, desde su inscripción o depósito en la entidad administrativa correspondiente, la marca confiere a su titular el derecho a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica. Si bien se reconoce usualmente a la marca una diversidad de funciones, entre las cuales pueden mencionarse, por ejemplo, la de ser un indicador de la procedencia empresarial de los productos que distingue y de su calidad, un medio de concentración de la reputación o goodwill de su titular y los productos o servicios que oferta, o un instrumento para publicitar productos y servicios, se reconoce también sin mayor discusión, que la función esencial que ella cumple es la denominada distintiva , que permite al consumidor distinguir los productos o servicios de un empresario respecto a los otros, y que a la idoneidad de la marca para cumplir ésta, se encuentran supeditadas las demás funciones antes nombradas. Décimo Sexto: En el artículo 134 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, se señala que: “ A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores” . En similar forma se regula en la legislación nacional, así se aprecia del artículo 128º del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial3. Décimo Séptimo: En cuanto a los requisitos para el registro de la marca solicitada, de la decisión contenida en el Proceso 036-IP-2014 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina4, se aprecia que se considera a la perceptibilidad , al entenderse que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios; la susceptibilidad de representación gráfica , que es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor; y la distintividad , que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. Décimo Octavo: Ahora bien, en relación al requisito de distintividad , el artículo 136, inciso a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Asimismo, en el artículo 135º literal b) de la citada Decisión 486, se prescribe que, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad; de lo que se desprende que, no se podrían registrar marcas que sean susceptibles de generar confusión entre los consumidores con una marca antes registrada, y por ende no sean lo suficientemente distintivas; por ello, la Administración, a fin de establecer la posibilidad de confusión entre signos, y por ende, así determinar la posible vulneración del derecho de terceros con marcas registradas, debe tener en cuenta, el aspecto en conjunto de los signos con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, el grado de percepción del consumidor medio, la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o presentación, los componentes descriptivos y genéricos, la semejanza conceptual y la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, ello para efectos de identificar la dimensión característica del signo. Décimo Noveno: En la decisión contenida en el citado Proceso 308-IP-2014 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se llega a las siguientes conclusiones: “(...) Segundo: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. Tercero: El Juez consultante deberá tener un especial cuidado al realizar el cotejo entre los signos en conflicto. Tiene que tomar en cuenta el conjunto del signo y la influencia de los elementos que lo componen en la mente el consumidor. Cuarto: La corte consultante debe determinar si la figura de una taza y los granos de café son de uso común y/o descriptivas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común y/o descriptiva (...)”. Vigésimo: En el presente caso, el meollo de la controversia se centra en determinar si la marca solicitada CAFÉ MONTERREY y Logotipo (se reivindica colores), para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, puede generar confusión en los consumidores, respecto a la marca registrada NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576) y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021), que distinguen productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza; y determinar si la Resolución impugnada fue expedida conforme a lo dispuesto en la legislación marcaría, esto es, la Decisión 486 y el Decreto Legislativo Nº 823; siendo que en este sentido, se fijó como punto controvertido determinar si procede declarar la Nulidad de la Resolución Nº 2718-2010/TPI-INDECOPI, emitida con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, por la que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución Nº 0045-2010/CSDINDECOPI, que declaró fundada la oposición de fecha quince de julio de dos mil nueve, presentada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ SOCIEDAD ANÓNIMA, y, en consecuencia, denegó el registro solicitado de la marca mixta Monterrey y etiqueta (certificado 67742). Vigésimo Primero: Conforme se aprecia de autos, la Administración mediante las citadas Resoluciones Nº 2718-2010/TPI-INDECOPI y Resoluciones Nº 0045-2010/CSD-INDECOPI, que obran en el Expediente Administrativo, denegó la solicitud de registro de marca presentado, por considerar que existe riesgo de confusión entre la marca solicitada CAFÉ MONTERREY y Logotipo y la marca NESCAFÉ y Figura y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; esto, en tanto que: (...) no obstante las diferencias fonéticas existentes entre los signos confrontados, dado que existe identidad entre los productos que distinguen, así como también presentan semejanzas gráficas entre ellos, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor 5 . Así pues, para la Administración existe confusión porque el consumidor podría adquirir un producto, pensando que este es producido por la otra empresa. Por lo tanto, lo que corresponde es determinar si la marca solicitada CAFÉ MONTERREY y Logotipo (se reivindica colores), es suficientemente distintiva y no genera riesgo de confusión directa o indirecta; para lo cual debe señalarse que la marca cuestionada destinada a distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial es una marca mixta , por cuanto tiene una combinación de letras, elementos gráficos y colores. Vigésimo Segundo: Acerca de las marcas mixtas en el artículo 134º del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial se ha precisado que: “ Tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 131, 132 y 133 se tendrá en cuenta lo siguiente: a) La denominación que acompaña al elemento figurativo; b) La semejanza conceptual; y, c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo ”. Con relación al mismo asunto, en el citado Proceso 036-IP-2014 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se llega a establecer en el fundamento 68, que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes); que la combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Se señala también, que al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor , si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la Jurisprudencia 6 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. Vigésimo Tercero: Respecto de la comparación entre signos mixtos el Tribunal ha establecido, en el fundamento 70 de la decisión emitida en el ya antes mencionado Proceso 036-IP-2014, que cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor; así, el Tribunal 7 ha reiterado que : “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. Por otro lado, el mismo Tribunal ha referido también, que si en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Asimismo, acerca de la comparación entre signos denominativos, simples o compuestos, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora. Vigésimo Cuarto: Por otro lado, acerca del riesgo de confusión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso Nº 007-IP-2006 de fecha once de abril de dos mil seis8, ha establecido que, para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido también, que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, y la indirecta, caracterizada esta última, porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Asimismo, ha establecido que : “(...) Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos...” 9 . Vigésimo Quinto: En cuanto a la comparación entre los signos , también ha establecido el Tribunal, que la misma deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues esta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (...)” 10 . Vigésimo Sexto: A continuación, y teniendo en consideración las precedentes resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la normatividad interna, se procederá a efectuar el examen comparativo entre los signos materia de autos, a efectos de determinar si lo resuelto por la Autoridad Administrativa (que deniega el registro del signo solicitado centrando su análisis en el aspecto gráfico de los signos), se encuentra conforme a ley y a los criterios establecidos por el citado tribunal; en este sentido, debemos remitirnos a lo dispuesto en el artículo 131 del Decreto Legislativo Nº 823, que establece: “A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios: a) La apreciación sucesiva de los signos, considerando su aspecto de conjunto (...)”. Así, se aprecia de lo resuelto por la Administración, que el examen de registrabilidad es inválido, en tanto que, la Autoridad Administrativa ha quebrado la estructura marcaria del signo solicitado, ya que, centró su análisis en el elemento gráfico de las marcas materia de comparación, con el que se han encontrado semejanzas, que de un análisis en conjunto de todos los elementos que los integran (donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno), no se hubiera podido desprender. Vigésimo Séptimo: Esta Suprema Sala, contrariamente a lo resuelto por la Administración en la resolución materia de cuestionamiento, considera, conforme se encuentra actuado en el expediente administrativo, que el signo solicitado presenta distintos elementos que lo diferencian de la marca registrada y le otorgan la distintividad necesaria para acceder a su registro; así, de la comparación realizada entre el signo solicitado y la marca registrada, se aprecia que, entre los mismos no se produce riesgo alguno de confusión; ello en tanto que, del examen comparativo realizado se advierte que, son mayores las diferencias que las semejanzas entre los signos, debido a la inclusión de distintos elementos figurativos, denominativos y cromáticos relevantes en cada uno de los signos, lo cual permitirá a los usuarios diferenciar ambos signos en el mercado, no asociándolos de modo alguno. A continuación se procederá a realizar el análisis comparativo de las marcas materia de litis. SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA Vigésimo Octavo: De su aspecto general de conjunto, ambos signos se diferencian por lo siguiente: El elemento denominativo del signo solicitado está constituido por el nombre: “Monterrey”, el cual difiere claramente en sus tres silabas de la marca registrada “NESCAFÉ”; el tipo de letra que caracteriza a los elementos denominativos de los signos, son muy distintos. Además, la marca “Monterrey”, está representada con una letra “M” mayúscula y el resto de sus letras en minúsculas; y en la marca NESCAFÉ, todas sus letras aparecen en letras mayúsculas. No debe perderse de vista que, la marca Monterrey, que forma parte del signo solicitado, evoca a una conocida ciudad de México, mientras que la denominación NESCAFÉ evoca justamente al producto café. Asimismo, corresponde señalar que, si bien los signos distintivos de las marcas usan una taza y granos de café , con una similar combinación de colores; no obstante, presentan rasgos diferentes; así, la citada combinación de los colores marrón, naranja, amarrillo y rojo, que forman parte del signo solicitado, defieren de la combinación utilizada en la conformación de la marcas de la opositora. Por otro lado, en cuanto al signo solicitado , este presenta elementos figurativos relevantes constituidos por los rostros sonrientes de un hombre y una mujer, los mismos que se encuentran en una actitud especial frente a la taza de café humeante; lo que constituye un elemento esencial en el signo solicitado, y que es totalmente ajeno a la marca registrada, así como leyendas alusivas al producto, elementos que resultan ser distintos y adicionales a la marca opositora. Situación que impide la confundibilidad con la marca registrada que no presenta elementos figurativos relevantes como los descritos de forma precedente. Vigésimo Noveno: Desde el punto de vista fonético , ambos signos se diferencian de forma radical, no habiendo necesidad de realizar análisis alguno en este sentido. Por otro lado, desde el punto de vista gráfico , ambos signos se diferencian por presentar distintos elementos denominativos, figurativos, diferentes trazos y una distinta extensión. Como es de verse de la resolución emitida en el Proceso 308-IP-2014 remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el veintiuno de agosto de dos mil quince, y que corre de fojas ciento setenta y uno del cuadernillo formado en esta Sala Suprema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyó que, se debería determinar si la figura de la taza humeante y los granos de café son de uso común y/o descriptivas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto se aprecia de lo actuado en sede administrativa, que en la citada Clase 3011 el uso de los granos de café resulta ser de uso común respecto a muchas otras marcas que distinguen café y/o productos derivados del café, como se puede ver de las marcas que obran de fojas ciento treinta y uno a ciento treinta y seis (las mismas que coexisten pacíficamente en el mercado). Así, tal como ha establecido el A quo en su sentencia, el uso de una taza mostrando el producto humeante y hasta espumoso, es casi una presentación necesaria del producto, pues lo normal es que el café se consuma caliente . Asimismo, los granos de café constituyen elementos descriptivos , por lo que tampoco resultan trascendentes para sustentar la denegatoria de la marca solicita; por lo tanto, los elementos que comparten los signos en conflicto (la taza humeante y los granos de café) son débiles y no sirven por sí solos para identificar un origen empresarial determinado. En consecuencia, no se aprecia en el presente caso, la supuesta confundibilidad a la que hace referencia la Administración. Trigésimo: Además, el signo solicitado tiene una mayor extensión que la marca registrada por la mayor cantidad de elementos fonéticos, figurativos y cromáticos relevantes generando una impresión visual diferente , todo lo cual permitirá a los usuarios diferenciar los servicios que pretende distinguir el signo solicitado de aquellos que distingue la marca registrada no asociándolos a un origen empresarial común. En este sentido, se puede colegir en este extremo que, la Autoridad Administrativa establece de forma equivocada, la similitud entre ambos signos, en función a un sólo elemento ( el gráfico ), pues no por el hecho que un signo incluya elementos de otro, ambos resultan confundibles, pues lo importante es determinar si los consumidores apreciando ambos signos en su conjunto no logran diferenciarlos en el mercado; situación que en el presente caso, del análisis realizado precedentemente, no se vislumbra. Trigésimo Primero: De lo expuesto precedentemente se colige que, de conformidad con la decisión contenida en el Proceso 308-IP-2014 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha llegado a establecer que, de una visión integral del signo solicitado, referente al tamaño de los elementos gráficos y denominativos, a la forma, a la combinación de colores, al formato de letras y de los gráficos, no se determina, contrariamente a lo concluido en sede Administrativa, que el elemento preponderante sea el gráfico sino el denominativo; habiéndose descartado cualquier riesgo de confusión entre los signos en el público consumidor. Por lo tanto, resulta procedente la solicitud presentada por la Sociedad TRESMONTES LUCCHETTI SOCIEDAD ANÓNIMA de Chile, respecto del registro de la marca del signo mixto CAFÉ MONTERREY y Logotipo (se reivindica colores), para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ello, al cumplir con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no encontrándose incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de dicha Decisión. Resultando por tanto, infundada la oposición presentada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ SOCIEDAD ANÓNIMA de Suiza, sobre la base de sus marcas mixtas NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576) y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021), que distinguen productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, se advierte que, la sentencia recurrida incurre en infracción normativa de lo dispuesto en el artículo 134º, e inciso a) del artículo 136º de la Decisión Andina 486 , tal como ha sido denunciado por la recurrente; por lo que, en este extremo deviene en fundado el recurso de casación interpuesto. 3.2.2. Acerca de la supuesta infracción normativa de los artículos 153 y 146 último párrafo de la Decisión Nº 486 . Trigésimo Segundo : Al respecto la recurrente señala que, la marca mixta Monterrey fue cancelada por falta de uso el dieciocho de diciembre de dos mil ocho12, mientras que la solicitud de registro se presentó el seis de abril de dos mil nueve; por lo tanto, se cumpliría con la prohibición establecida en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 48613, al entender que, esta disposición abarca incluso el supuesto de las marcas que perdieron vigencia por la cancelación. En este extremo, esta Sala Suprema, acoge el análisis realizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 308-IP-2014, en la que se ha llegado a establecer, que el citado último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 remite al periodo de gracia previsto en el artículo 15314 de la citada norma; que dicho artículo establece un plazo de gracia de seis meses a partir de la fecha de vencimiento del registro, para que su titular solicite la respectiva renovación; siendo que, el mencionado periodo de gracia se plantea para la renovación del registro ; por lo que, de ninguna manera se puede aplicar a la figura de la cancelación de una marca por no uso . En este sentido, no se puede hacer una interpretación extensiva del artículo 146, a la figura de la cancelación por no uso. Por lo tanto, en este extremo, resulta infundado el recurso de casación. IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones; declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima , de fecha siete de agosto de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos setenta y tres; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista dictada el veintiséis de junio de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos veinte; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON en todos sus extremos la sentencia apelada, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dos, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y uno, que declaró fundada la demanda incoada; en consecuencia ORDENARON que la entidad demandada proceda conforme a lo expresado en los fundamentos de esta resolución, y expida nueva resolución concediendo el registro de la marca solicitada; en los seguidos por la parte recurrente contra Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otra; sobre Impugnación de Resolución Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron.- SS. WALDE JÁUREGUI, LAMA MORE, MALCA GUAYLUPO, BUSTAMANTE ZEGARRA La Secretaria de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, CERTIFICA: el voto suscrito por los señores Jueces Supremos Lama More y Malca Guaylupo, dejados oportunamente en relatoría en cumplimiento a lo establecido en el artículo 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el mismo que obra de fojas trescientos catorce a trescientos treinta y cuatro del presente cuaderno de casación.
EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS VINATEA MEDINA y RUEDA FERNÁNDEZ ES COMO SIGUE: 1.1 La sentencia materia de casación. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima , representado por Fernando Barreda Zegarra, de fecha siete de agosto de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos setenta y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de junio de dos mil trece, expedida por la Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia del Lima, obrante a fojas seiscientos veinte, que resolvió REVOCAR la sentencia apelada de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y uno, que declaró fundada la demanda, con lo demás que contiene, y reformándola la declararon INFUNDADA la demanda; en los seguidos por la empresa recurrente contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, sobre proceso contencioso administrativo. 1.2 Del recurso de casación, calificación y sustentación de las causales cuya procedencia se ha declarado a) Con fecha siete de agosto de dos mil trece, la demandante Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima, interpone recurso de casación, obrante a fojas seiscientos setenta y tres, contra la sentencia de vista que revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, con lo demás que contiene, y reformándola la declararon infundada. b) Mediante auto calificatorio del recurso de casación, de fecha siete de julio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento sesenta del cuadernillo de casación, se declaró procedente dicho recurso de casación por las causales de infracción normativa: 1) Por contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso , señalando que la Sala de mérito no ha cumplido con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas andinas aplicables al presente proceso, tal como lo ordena el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; que conforme al artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones como la Decisión 486 obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas, siendo dicho Tratado Internacional que vincula al Perú como estado miembro de la Comunidad Andina, que en su artículo 32º establece que es el indicado Tribunal el que debe interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, y para ello estableció un mecanismo de consulta voluntaria para las autoridades del Poder Judicial de cada país miembro, cuando constituyen primera instancia, no obstante los pronunciamientos jurisdiccionales de última instancia nacional que supongan la interpretación de normas comunitarias, se estableció que la consulta es obligatoria, tal como lo establece el último párrafo del artículo 33º de este dispositivo. 2) Por inaplicación de los artículos 134º, 136º inciso a), 153º y 146º último párrafo, de la Decisión 486 , sosteniendo que la instancia de mérito aplicó las normas citadas, sin previamente solicitar la obligatoria interpretación prejudicial de dichas marcas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que de haber aplicado las normas andinas previa interpretación prejudicial, la Sala de mérito habría concluido que las marcas en litigio no son confundibles y que Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima, tiene derecho a obtener registro por la marca Monterrey que ha coexistido con la marca Nescafé de la hoy oponente, Societé Des Produits Nestlé Sociedad Anónima. 1.3 Dictamen del Fiscal Supremo Con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Nº 1659-2015-MP-FNFSTCA, obrante a fojas doscientos ocho del cuadernillo de casación, que opina se declare fundado el recurso de casación. II. CONSIDERANDO: Primero. Delimitación del objeto de pronunciamiento Corresponde emitir pronunciamiento de fondo en relación a las causales del recurso de casación formulado por la demandante Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima, cuya procedencia se ha declarado, sobre infracción normativa por contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso y por inaplicación de los artículos 134º, 136º inciso a), 153º y 146º último párrafo, de la Decisión 486. Segundo: Sobre la función nomofi láctica del recurso de casación Es necesario tener presente que la función nomofi láctica en casación, es función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que incide en la decisión judicial; que en control de derecho, velando por su cumplimiento “ y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional ”15, revisando si los casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica16; en ese sentido, habiendo acudido en casación la demandante alegando infracción de normas, ésta no apertura la posibilidad de acceder a una tercera instancia, tampoco se orienta a verificar un reexamen de la controversia ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro tribunal sobre la misma pretensión y proceso; es más bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fines, como es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto, la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia17, por lo que, sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria18. Tercero: Infracción normativa por contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso 3.1 El debido proceso es un derecho fundamental que goza de reconocimiento y protección constitucional en el inciso 3º del artículo 139 de la Carta Magna, garantizando su observancia y cumplimiento dentro de todo proceso judicial; asimismo se encuentra comprendido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho de toda persona a un proceso judicial con las debidas garantías. 3.2 El debido proceso tiene varios elementos esenciales, de los cuales el recurso de casación está referido esencialmente a la observancia del procedimiento pre establecido, y en relación a su argumento de que no se cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas andinas aplicables al caso. 3.3 Como se tiene antes anotado, los fundamentos de la recurrente en relación a la vulneración del derecho fundamental del debido proceso se concreta en el elemento esencial del derecho al procedimiento pre establecido bajo los fundamentos de que la Sala no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas andinas aplicables al presente proceso, tal como lo ordena el artículo 2º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y los artículos 32º y 33º de la Decisión 486. 3.4 Es pertinente acotar que el recurso de casación de la demandante se encuentra constreñido a supuestas deficiencias procesales, tal es así que precisa como pretensión casatoria la de nulidad de la sentencia de vista, además de ello, los fundamentos de su recurso están referidos al debido proceso al no haber cumplido la Sala Superior con solicitar la interpretación prejudicial, en que se han aplicado las normas comunitarias sin previa interpretación prejudicial, resultando nula la sentencia de vista, que la consulta es obligatoria, y la referida interpretación se pide para resolver recursos ordinarios y no de casación, que con la interpretación prejudicial habría concluido que las marcas en litigio no son confundibles y que la demandante tiene derecho a registrar la marca, en tanto la Corte casatoria no puede solicitar la interpretación prejudicial, toda vez, que la Sala Superior ha incumplido la formalidad y ha infraccionado normas comunitarias. 3.5 En relación a las normas comunitarias, este Colegiado considera necesario tener presente que de acuerdo al artículo 127º de la Decisión 500 (Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), cuando el Juez solicite la interpretación prejudicial, se encuentra vinculado a adoptar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia que emita: Artículo 127.- Obligación especial del juez consultante. El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. Sentido normativo que se encuentra reiterado en el artículo 35º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, modificado por el artículo 1º del Protocolo Modificatorio, de que el Juez adoptará en la sentencia la interpretación del referido Tribunal de Justicia: Artículo 35 .- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal. 3.6 Como se advierte ambas normas comunitarias establecen el deber y vinculación del juez de adoptar en la sentencia la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; pues habiendo solicitado y obtenido dicha interpretación no puede dejar de atender a la misma. 3.7 Resulta importante señalar, que la exigencia de resolver conforme a la interpretación del Tribunal de Justicia, no se orienta a privilegiar una simple formalidad de requerir la interpretación o efectuar la consulta, sino que atiende a uno de los objetivos del Acuerdo de Cartagena que une a los Estados Miembros de la Comunidad Andina, de evitar contradicciones en la interpretación y aplicación de las normas comunitarias, orientando a uniformizar la interpretación de las mismas, significando, que tratándose de normas comunitarias, se privilegia una aplicación e interpretación uniforme de tales normas en todos los países miembros, por lo que en ese sentido, resulta adecuado resolver conforme a la interpretación adoptada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, atendiendo a la naturaleza y competencia conferida en el artículo 4º19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 121º del mismo, y del artículo 40º del Acuerdo de Cartagena, constituyendo el referido Tribunal un órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros; asimismo, que debe prevalecer la finalidad, de uniformizar la interpretación y debida aplicación de normas comunitarias por sobre las formas, pues el objetivo de las normas comunitarias no reside en cumplir formalidades de efectuar consultas y solicitar interpretaciones en cada caso, sino más bien concretizar la correcta aplicación del derecho comunitario en la solución de las controversias, exigiendo resolver, interpretando y aplicando las normas comunitarias, conforme a la interpretación vinculante establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.8 En ese sentido, adquiere más bien relevancia determinar si la interpretación de las normas comunitarias por la Sentencia de Vista, guarda concordancia con la interpretación uniforme que tiene señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterados informes, como jurisprudencia; la que resulta un referente vinculante para la solución de este tipo de asuntos. 3.9 Para ello en el presente proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a petición de la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha emitido con fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, la interpretación prejudicial obrante a fojas ciento setenta y uno del cuaderno de casación, sobre las normas del ordenamiento jurídico comunitario; a solicitud de la consultante, de los artículos 33º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 134º, 136º literal a), 146º último párrafo, y 153º de la Decisión 486º expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 32º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121º, 122º y 123º de su Estatuto y 150º de la Decisión 486, normas relacionadas con la solución del asunto particular, y que nos orientan en el control de derecho en función casatoria, respecto de la sentencia impugnada. 3.10 La citada Interpretación Prejudicial, en el folio doscientos, en su pronunciamiento segundo, párrafo segundo señala “Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro”. 3.11 Ahora bien, acudiendo a los fundamentos de la sentencia de vista objeto de recurso de casación, se advierte que, en síntesis, se ha sustentado que existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, así como las semejanzas gráficas entre ellas (conclusiones de hecho), el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecido en el artículo 136º inciso a) de la Decisión 486, por lo que al emitirse las resoluciones administrativas impugnadas, no se ha incurrido en ninguna de las causales del artículo 10º inciso 1 de la Ley Nº 27444. 3.12 Extrayendo del análisis de la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y del fundamento contenido en la sentencia impugnada, ambas coinciden en señalar que en caso de posibilidad de riesgo de confusión o de asociación opera la prohibición de registro; por lo que de esta manera queda evidenciado que no se ha vulnerado el debido procedimiento denunciado por el recurrente, habiendo obtenido la interpretación prejudicial y cumplido con la finalidad de las normas comunitarias precisadas en el presente considerando, de uniformizar la interpretación y debida aplicación de normas comunitarias concretizando la correcta aplicación del derecho comunitario en la solución de las controversias, exigiendo resolver, interpretar y aplicar las normas comunitarias, conforme a la interpretación vinculante establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; correspondiendo desestimar la infracción de orden procesal que se ha planteado en esta causa, sobre infracción normativa por contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso Cuarto: Infracción normativa por inaplicación de los artículos 134º, 136º inciso a), 153º y 146º último párrafo, de la Decisión 486 4.1 Resulta adecuado en este extremo, proceder a la interpretación de las disposiciones denunciadas, de los artículos 134º, 136º inciso a), 153º y 146º último párrafo, de la Decisión 486, cuyo contenido normativo se logra únicamente a partir de una labor interpretativa que nos permitirá apreciar con claridad cuál es la norma o normas contenidas en dichas disposiciones (ya sea constitucional, legal o infralegal). 4.2 Respecto a las citadas disposiciones comunitarias, su texto es el siguiente: “ Artículo 134 .- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “ Artículo 136 .- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”. “ Artículo 153 .- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.” “ Artículo 146 .- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.” 4.3 Determinando que el artículo 134º de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contiene la norma que establece cuales son los signos que pueden constituir marcas, entre ellos las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; y, cualquier combinación de los signos o medios antes indicados. En tanto el inciso a) del artículo 136º de tal Decisión, determina la imposibilidad de registro de las marcas cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero, específicamente cuando sean idénticos o semejantes a una marca solicitada para registro o registrada por un tercero, respecto a los mismos productos o servicios, que pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por su parte el artículo 153º de la indicada Decisión, establece que el titular del registro u otro con legítimo interés, deben solicitar la renovación del registro ante la autoridad nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, también establece que cualquiera de los citados, también pueden solicitar tal pedido dentro del plazo de seis meses del vencimiento del registro, presentando el pago de las tasas establecidas, así como el recargo correspondiente, señalando que dentro de tales plazos tal registro mantiene su plena vigencia; finalmente señala respecto a tal pedido de renovación no debe exigirse pruebas en torno al uso de la marca, siendo su renovación en forma automática en los mismos términos del registro original, facultando además al titular que reduzca o limite los productos o servicios indicados en el registro original. Y finalmente, respecto al artículo 146º de la anotada Decisión, su último párrafo establece que no procederán oposiciones contra las solicitudes presentadas, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia del artículo 153º, en caso la oposición se base en marcas que hubieran coexistido con la solicitada. 4.4 Base fáctica establecida por la instancia de mérito 4.4.1 Atendiendo a la denuncia por infracción normativa que se ha planteado, y conforme se ha indicado, es importante anotar que la labor casatoria de la Sala Suprema se orienta al control de derecho y no de hechos, por lo que se acude a la base fáctica fi jada por la instancia de mérito. 4.4.2 Extrayendo de la sentencia de vista de fecha veintiséis de junio del dos mil trece, emitida por la Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la siguiente base fáctica: a) Con solicitud de fecha seis de abril de dos mil nueve, se solicita el registro de la marca de producto CAFÉ MONTERREY y logotipo, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestible, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. 20 b) Societe Des Produits Nestlé Sociedad Anónima formula oposición al registro solicitado manifestando ser titular de las marcas registradas NESCAFE y figura y NESCAFE TRADICIÓN y figura que distinguen productos de las clases 29, 30 y 32 de la Nomenclatura Oficial. 21 c) Existe identidad entre algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado y algunos de los productos que distingue la marca registrada NESCAFE y figura. 22 d) Si bien desde el punto de vista fonético, los signos confrontados se encuentran conformados por denominaciones distintas que permiten una pronunciación y entonación totalmente distinta la una de la otra, de la apreciación en conjunto de ambos signos se advierte que estos contienen una similar combinación y distribución de sus elementos denominativos y figurativos, así como de sus colores, pues ambos signos tienen fondos oscuros y presentan en la parte superior central, la denominación que contiene escrita en letras características gruesas de color blanco; en ambos casos, debajo de los elementos denominativos se aprecia una taza de color rojo humeante, del mismo modo en ambos signos, se encuentra la figura de una taza de color rojo humeante sobre granos de café. 23 e) Existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, así como las semejanzas gráficas entre ellas . 24 4.5 Ahora bien, acudiendo a los fundamentos de la sentencia de vista antes reseñadas se advierte que el razonamiento se orienta a lo previsto en el artículo 134 de la Decisión Nº 486 al estar resolviendo sobre marcas y signos para distinguir productos en este caso café; habiendo acudido a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina efectuada en el proceso Nº 156-IP-2005 (considerando sétimo de la recurrida), teniendo como sustento medular que la norma del artículo 136 de la Decisión Nº 486, en relación a los supuestos de impedimento de registro y exigencia de distintividad que existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, así como las semejanzas gráficas entre ellas (conclusiones de hecho), concluyendo que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecido en el artículo 136º inciso a de la Decisión 486, por lo que al emitirse las resoluciones administrativas impugnadas, no se ha incurrido en ninguna de las causales del artículo 10º inciso 1 de la Ley Nº 27444. 4.6 Respecto a la alegación que Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima tiene derecho a obtener registro por la marca Monterrey que ha coexistido con la marca Nescafé, Societé Des Produits Nestlé Sociedad Anónima; la sentencia de vista ha expresado en el fundamento 13º que la coexistencia en el mercado inducirá a confusión al público consumidor, en consecuencia el signo solicitado se encuentra en causal de prohibición de registro previsto en normas comunitarias. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial en el folio 183 anota que según la norma comunitaria no es registrable el signo confundible ya que no posee fuerza distintiva, y de hacerlo se estaría atentando contra el titular de la marca; y en el folio 194 del cuadernillo de casación en referencia a los artículos 146 y 153, (que guardan relación con las alegaciones de la demandante y limitación al derecho de oposición), ha sido enfático en señalar que el periodo de gracia se plantea para la renovación del registro. “ De ninguna manera se puede aplicar a la figura de la cancelación de una marca por no uso. Si el registro de una marca se cancela por no uso, quiere decir que su titular incumplió su obligación de utilizar la marca en el mercado. De ninguna manera se puede hacer una interpretación extensiva del artículo 146, ya que no encaja por ningún lado con la figura de la cancelación por no uso ”. 4.7 De lo cual se concluye que la sentencia de vista no ha infringido las normas sustantivas denunciadas, y más bien se advierte que la sustentación de la causal acogida en el auto calificatorio del recurso de casación, reside en que la instancia de mérito aplicó las normas citadas, sin previamente solicitar la obligatoria interpretación prejudicial de dichas marcas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que de haber aplicado las normas andinas previa interpretación prejudicial, la Sala de mérito habría concluido que las marcas en litigio no son confundibles y que Tresmontes Lucchetti S. A. tiene derecho a obtener registro por la marca Monterrey que ha coexistido con la marca Nescafé de la hoy oponente, Societé Des Produits Nestlé S. A.; pretendiendo de tal forma objetar la base fáctica establecida por la instancia de mérito, tal como se tiene anotado en los numerales c), d) y e), del considerando 4.4.2 que son las conclusiones de hecho a las que ha arribado la instancia de mérito. 4.8 Adicionalmente, cabe anotar que las discrepancias con las valoraciones fácticas de la sentencia de vista en relación a la confundibilidad de los signos, no son atendibles en casación como se tiene explicado en el considerando segundo, pues al recurrir en casación por función monofi láctica, no corresponde un examen de hechos, sino control de derecho. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, NUESTRO VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Tresmontes Lucchetti Sociedad Anónima , representado por Fernando Barreda Zegarra, con fecha siete de agosto de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos setenta y tres; en consecuencia NO CASAR la Sentencia de Vista expedida por la Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia del Lima, con fecha veintiséis de junio de dos mil trece, obrante a fojas seiscientos veinte; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por la empresa recurrente contra Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, sobre Nulidad de Resolución Administrativa ; y se devuelva.- Jueza Suprema Ponente: Rueda Fernández.- SS.VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ
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1 En su fundamento 50, en el que se señala: “Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011 , expedida el 10 de mayo de 2012. Se le solicita al consultante que consulte dicha providencia antes de resolver el caso concreto”.
2 Constitución Política del Estado Artículo 200.- Son garantías constitucionales: (...) 4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.” (Subrayado y resaltado agregados). Sobre el particular Ernesto Blume Fortini, magistrado del Tribunal Constitucional, refiriéndose a este inciso, señala: “Sobre esto último, apuntamos que estas normas tienen el mismo rango, no se distinguen, entonces, con base en el principio de jerarquía normativa, sino en el principio de competencia normativa, correspondiendo a cada una de ellas un ámbito competencial normativo, que debe ser respetado si se quiere realmente garantizar la defensa de la Constitución en este aspecto.”; Ver: la obra “La Constitución comentada. Análisis artículo por artículo” Tomo III, obra colectiva escrita por 166 destacados juristas del país. Segunda Edición. Editorial El Buho EIRL. Gaceta Jurídica. Lima Perú. 2013. Pág. 1040.
3 En la misma que se establece: “ Se entiende por marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, entre ellos los siguientes: a) Las palabras reales o forjadas o las combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos y sonidos; c) Las letras, los números, la combinación de colores; d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las envolturas, los envases, la forma no usual del producto o su presentación; y, e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores ”.
4 Decisión emitida con fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, en mérito de la solicitud realizada por esta Suprema Sala, respecto de la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
5 Véase al respecto el numeral 3.3 de la Resolución 2718-2010/TPI-INDECOPI, el que se encuentra referido al Riesgo de confusión (a fojas 48 del principal).
6 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000.
7 En el Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A.
8 En los seguidos por Nike International Ltda. Marca: RAEDEK y diseño en el Proceso Interno Nº 2349-2003, en la que se realizó la Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por esta Suprema Sala.
9 En el Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, del 29 de enero de 2003.
10 En el Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, del 5 de julio de 2004). en la que se señaló además: “... En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998)”.
11 La sociedad TRESMONTES LUCCHETTI S.A., de Chile, solicitó el 9 de abril de 2009, el registro como marca del signo mixto CAFÉ MONTERREY y Logotipo (se reivindica colores), para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “ café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo ”. La SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., de Suiza, formuló oposición sobre la base de sus marcas mixtas NESCAFÉ y Figura (Certificado 61576) y NESCAFÉ TRADICIÓN y Figura (Certificados 102805, 103020 y 103021), distinguen productos de las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
12 La Compañía de Productos, Alimentos y Servicios -Corpora S.A.- (hoy sociedad Tresmontes Lucchetti S.A.), era titular de la marca mixta Monterrey y etiqueta (Certificado 67742), para distinguir entre otros productos “ café y sucedáneos del café ” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta marca fue cancelada por falta de uso mediante Resolución 7979-2008/OSD-INDECOPI. Siendo que a nivel judicial, a través de la Sentencia de primera instancia de fecha 29 de abril de 2011 (confirmada por Sentencia de vista del 19 de setiembre de 2014), se declaró fundada la demanda; por lo que, se declaró la nulidad de la Resolución Administrativa que resolvió declarar fundada la acción de cancelación de marca por falta de uso interpuesta por Nestlé Perú S.A. ; asimismo, interpuesto el recurso extraordinario de Casación, esta Suprema Sala declaró improcedente el mismo, a través de Resolución recaída en el Expediente Nº 361-2015 del 12 de octubre de 2015.
13 En la que se reconoce: “(...) No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada ”.
14 Norma que establece lo siguiente: “ El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación (...)” .
15 HITTERS Juan Carlos, Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación,
Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, pagina 166.
16 Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo no nos limitamos a una referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado Constitucional, más aún al Derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo: “ No se puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del mismo. Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de atención doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones y complejidades sino también por su importancia teórica para entender el ordenamiento jurídico en su faz dinámica ”. VIGO, Rodolfo Luis, De la Ley al Derecho, Editorial Porrúa, México, 2005, segunda edición, Pagina 17.
17 Conforme a norma de aplicación supletoria, el artículo 384º del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, establece que el recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.
18 La casación en función nomofi láctica se orienta a garantizar en un estado social, así como Constitucional la seguridad jurídica y no a convertirse en una tercera instancia; pues, como afirma Geny,: “ La existencia de un Tribunal de casación es absolutamente necesario para garantizar en nuestro estado social una firme organización jurídica: No se puede prácticamente satisfacer la necesidad de seguridad de los derechos, que tan vivamente se hace sentir en nuestro civilización, luchando por la homogeneidad centralizada contra tantas corrientes hostiles, más que con la intervención de una jurisdicción superior, que aun fuera de su contribución al establecimiento de la verdad jurídica abstracta, encuentre en la organización de la justicia un arma fuerte y decisiva para asegurar a la vida práctica el reinado continuo y soberanamente progresivo del derecho” . Citado por Juan Carlos Hitters, Telesis de la Casación , En: Técnica de los Recursos Extraordinarios y la Casación. Segunda Edición, Librería Editora Platense, La Plata. Página 168.
19 Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino.
20 Considerando quinto de la sentencia de vista.
21 Considerando quinto de la sentencia de vista.
22 Considerando décimo primero de la sentencia de vista.
23 Considerando décimo segundo de la sentencia de vista.
24 Considerando décimo tercero de la sentencia de vista.