000055-2001-SALA CIVIL
Fecha Resolución 30/05/2003
Lima;treinta de mayo del dos mil tres.
VISTOS; en audiencia pública de la fecha; con el acompañado que se tiene a la vista; la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia expide la presente sentencia:
RESULTA DE AUTOS
1. Que a fojas noventicinco, don Eduardo San Martín del Riego, representado por don José Barreda Zegarra, interpone demanda contenciosa administrativa pretendiendo la invalidez e ineficacia de la Resolución número 1435-2000/ TPI- INDECOPI, del veinte de noviembre del dos mil, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que confirma la Resolución número 12892-96/ INDECOPI/OSD del siete de octubre de mil novecientos noventiséis, en el extremo que declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por American Automobile Association Inc; y, en consecuencia, declaró nulos los certificados números nueve mil setecientos noventiuno, correspondiente a la marca AAA y nueve mil ochocientos veintiocho, correspondiente a la marca TRIPLE A, registradas a favor del actor, así como en su segundo extremo rechazó la solicitud de registro de la marca de servidos constituida por ladenominación AAA encerrada dentro de una forma ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, y en consecuencia declaró insusbsistente la Resolución número 12892-96- INDECOPI/ OSD en el extremo que denegó el registro solicitado; asimismo, como pretensión accesoria solicita la vigencia de los precitados Certificados.
2. Sostiene que tramitados los expedientes administrativos acumulados, mediante resolución número 12892-96-INDECOPI/OSD, de fecha siete de octubre de mil novecientos noventiséis, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundadas las acciones de nulidad interpuestas por American Automobile Association Inc., y, en consecuencia, nulos los certificados nueve mil setecientos noventiuno y nueve mil ochocientos veintiocho, correspondientes a las marcas de servicio AAA y TRIPLE A, respectivamente; además, se declaró fundada la observación formulada por la empresa demandada, denegando en consecuencia el registro de la marca de servicio constituida por la denominación "AAA" encerrada dentro de una figura ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos; con lo demás que contiene. La Oficina de Signos Distintivos consideró que las pruebas presentadas acreditaban la notoriedad de la marca de la empresa American Automibile Association Inc.; consideró asimismo que la marca solicitada era una copia servil de la marca registrada por la empresa observante en los Estados Unidos de América; finalmente señaló que la marca constituida por la denominación "TRIPLE A" poseía identidad semántica con las marcas de la empresa American Automobile Association Inc; que esta resolución fue apelada mediante escrito presentado el día treinta de octubre de mil novecientos noventiséis; que, con fecha veinte de noviembre del dos mil, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad intelectual expidió la Resolución número 1435-2000/TPI-INDECOPI, mediante la cual confirma la expedida por la Oficina de Signos Distintivos en el extremo que declara fundadas las acciones de nulidad interpuestas por la empresa American Automobile Association Inc. y, en consecuencia, declara nulos los certificados nueve mil setecientos noventiuno y nueve mil ochocientos veintiocho registradas a favor del actor; asimismo rechaza la solicitud de registro de la marca de servicio constituida por la denominacíón "AAA" y, en consecuencia, insubsistente la resolución de la Oficina de Signos Distintivos, en el extremo que denegó dicho registro de marca. Argumenta que la resolución controvertida no juzga la existencia de buena fe por parte del solicitante del registro de una marca en el momento que la ley establece, es decir, al momento de interponer su solicitud , sino en otro distinto, el de registro; que juzga mas las pruebas y presume la mala fe del solicitante; se pronuncia más allá del petitorio; no permitió el derecho de defensa, afirmando que no se discutió la nulidad de fas marcas en litigio; que, funda su acción en los demás hechos que expone y en los de derecho que señala.
3. Que a fojas ciento cincuenticuatro, se admite la demanda como proceso abreviado.
4. A fojas ciento ochentidós, el Instituto Nacional de Defensa de la competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) contesta la demanda, solicitando que sea declarada infundada; a fojas doscientos veintitrés, el Procurador Público del Ministerio de Industria contesta la demanda, pidiendo también que se declare infundada la demanda.
5. A fojas doscientos setentinueve es declarada rebelde la empresa American Automobile Association Inc.
6. A fojas trescientos uno se declara saneado el proceso, prescindiéndose de la audiencia de pruebas a fojas trescientos once, mientras que a fojas trescientos veinte del Ministerio Publico emite dictamen de ley; tramitada la causa según su naturaleza, se encuentra expedita para sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, es objeto de la controversia la ineficacia e invalidez de la Resolución número 1435-2000/TPI-INDECOPI, su fecha veinte de noviembre del dos mil, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual corriente a fojas mil cuatrocientos cincuentinueve de las copias certificadas del expediente administrativo, que confirma la Resolución número 12892-96/I INDECOPI/OSD, en el extremo que declaró fundadas las aciones de nulidad interpuestas por American Automibile Association Onc, y en consecuencia, declaró nulos los Certificados número nueve mil setecientos noventiuno, correspondiente a la marca AAA y número nueve mil ochocientos veintiocho correspondiente a marca TRIPLE A, registrada a favor del actor, así como su extremo segundo rechazando la solicitud de registro de la marca de servicios constituida por la denominación AAA encerrando dentro de una forma ovoidal, siendo de color rojo los perfiles y contornos, y en consecuencia declaró insubsistente la Resolución número 12892-96 INDECOPI/OSD en el extremo que denegó el registro solicitado; asimismo como pretensión accesoria solicita la. vigencia de los precitados Certificados.
SEGUNDO: Que, la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. En el presente caso, estamos ante las marcas denominativas y gráficas. La marca denominativa llamada también nominal o verbal, que utiliza un signo acústico y esta formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. La marca gráfica es definida como signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.
TERCERO: Que, las nulidades declaradas es sede administrativa se ciñen a lo actuado y al derecho. En el presente caso, las nulidades fueron solicitadas por la empresa co-demandada American Automobile Association Inc. La mala fe es causal de nulidad, estando expresamente prevista en el articulo 110 del Decreto Supremo número 001-71 IC/DS, aplicable por razón de la ley en el tiempo, prescribía: " Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial, o al normal desenvolvimiento de las actividades industriales y comerciales, se considerará como competencia desleal; en consecuencia, ilegal y prohibido". A su vez el artículo 100 de la misma ley, en sus incisos b) y c) establecía que el derecho de propiedad de. la marca se pierde " b) Por anulación del registro en cualquier momento de su vigencia, por haber sido registrado por engaño o grave error, y c) En los casos de competencia desleal previstos en este Reglamento"
CUARTO: Que, conforme se expone en la página cincuenticuatro de la resolución controvertida, el demandante actuó de mala fe al momento de solicitar el registro de sus marcas, conociendo la existencia de la marca registrada en los Estados Unidos de América, que data desde el año mil novecientos dos. La profusa documentación de fojas veintiséis a ochocientos ochentidós del expediente administrativo así lo corrobora.
QUINTO: Que, sólo de manera ilustrativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente se ha pronunciado sobre los presupuestos para la determinación de la confundibilidad marcaria, recogiendo de la doctrina las siguientes reglas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto; Regla 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
SEXTO: Por otro lado, no se advierte que la autoridad administrativa se hubiese excedido del petitorio, puesto que ha declarado la nulidad de los mismos certificados de registros de marca cuya invalidación solicitó la empresa American Automobíle Association Inc. y porque ha rechazado la solicitud de registro de marca contra la cual dicha empresa formuló observación. Tampoco se corrobora que se le haya recortado el derecho de defensa en sede administrativa.
SETIMO: Que, por lo expuesto, no se comprueba ningún supuesto de nulidad contemplado en el articulo 43 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, Decreto Supremo 04-94-JUS aplicable por razón de la Ley en el tiempo; que, al no ampararse la pretensión principal, no cabe pronunciarse sobre la pretensión accesoria.
DECISION:
Por estos fundamentos y de conformidad con el dictamen fiscal:
declararon INFUNDADA la demanda de fojas noventicinco, en todos sus extremos; con costas y costos; en los seguidos por don Eduardo San Martín Gonzáles del Riego, representado por don José Sarreda Zegarra con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) v otros, sobre acción contensiosa administrativa.