RESOLUCIÓN N° 0260-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 441-2003/OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0260-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 441-2003/OIN
ACCIONANTE : DARIO RODRIGUEZ ESCALANTE
EMPLAZADA : DENTI-LAB DEL PERÚ S.R.L.TDA.
Acción por infracción a los derechos de propiedad industrial: Improcedente al haberse declarado la nulidad del modelo de utilidad base de la acción
Lima, uno de abril del dos mil cuatro
I . ANTECEDENTES
Con fecha 6 de mayo del 2003, Darío Rodríguez Escalante (Perú) interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Denti-Lab del Perú S.R.Ltda. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular del modelo de utilidad para ESPACIADOR ANTIASMÁTICO, inscrito bajo título N° 000099, vigente hasta el 18 de julio del 2004, el mismo que es comercializado en el mercado bajo el nombre de AERO- ASMA.
(ii) La emplazada, con pleno conocimiento de la existencia del modelo de utilidad ha introducido en el mercado su producto AEROCÁMARA VENTO FRESH para niños, copiando las reivindicaciones protegidas por el título N° 000099.
(iii) La emplazada conoce de la fama y prestigio de la AEROCÁMARA AEROASMA, por lo que ha decidido explotar ilegítimamente y a su favor esa reputación, imitando su modelo de utilidad.
(iv) Los modelos en cuestión distinguen un mismo artículo y son confundibles entre sí, por cuanto ambos comparten las mismas medidas (el extremo que está en contacto con la máscara del paciente posee 5 cm. de diámetro, la circunferencia externa mide 16 cm.) y las mismas funciones: i) sirve para administrar inhaladores presurizados, ii) puede ser usado en lactantes, niños y adolescentes / adultos; y, iii) el extremo que está en contacto con el paciente puede ser usado con máscara y boquilla.
(v) Resulta obvio que la emplazada ha procedido de mala fe, ya que es indudable que los consumidores al apreciar el producto infractor no podrán determinar que presenta variaciones respecto de su modelo de utilidad, pues su aspecto en conjunto es casi idéntico (ambos presentan extremos que están en contacto con el usuario y con un inhalador presurizado).
(vi) Solicitó que se realicen diligencias de inspección en el local de la emplazada y que se dicten las siguientes medidas: se disponga el cese inmediato del uso del producto AEROCÁMARA VENTO-FRESH para niños; se ordene el retiro del mercado de los productos infractores; se disponga el comiso, incautación y destrucción de los productos infractores; se ordene a la emplazada el pago de las costas y costos en que incurra su persona; se ordene a la emplazada indemnizarlo por los daños y perjuicios producidos con la infracción que se denuncia; y, se sancione a la emplazada con una multa equivalente a 150 UIT.
Adjuntó muestras físicas tanto del producto infractor AEROCÁMARA FRESH, conjuntamente con la factura que acredita su venta, como de su producto AEROASMA, protegido por la patente de modelo de utilidad para ESPACIADOR ANTIASMÁTICO.
Mediante proveído de fecha 16 de mayo del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso lo siguiente:
a) Téngase por interpuesta la acción de infracción y córrase traslado de la misma a la empresa Denti-Lab del Perú S.R.Ltda.
b) Se practique inspección en el local de la emplazada, a fin de verificar los alcances de la denuncia. La diligencia de inspección tiene la calidad de requerimiento de información, por lo cual las personas con quienes se entienda se encuentran en la obligación de otorgar las facilidades del caso, y la información que se les requiera en tal diligencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 inciso c) y el artículo 5 del Decreto Legislativo 807, bajo apercibimiento de aplicarse multa en caso de incumplimiento.
c) Respecto a la solicitud de medidas cautelares, declaró NO HA LUGAR, pues los elementos de juicio con los que se cuenta a la fecha no permiten apreciar de manera clara y suficiente la verosimilitud o apariencia de la pretensión planteada por el accionante, ni la necesidad de la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso, a fin de evitar que se torne en irreparable el supuesto daño alegado.
Con fecha 28 de mayo del 2003, Darío Rodriguez Escalante interpuso recurso de apelación contra el proveído de fecha 16 de mayo del 2003, mediante el cual se denegaron las medidas cautelares solicitadas.
Mediante Resolución N º 662-2003/TPI-INDECOPI de fecha 10 de julio del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual declaró nula la resolución de fecha 16 de mayo del 2003, en el extremo que declaró no ha lugar la imposición de medidas cautelares solicitada por el accionante, disponiendo que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emita una nueva resolución debidamente motivada.
Mediante proveído de fecha 8 de agosto del 2003, del análisis preliminar de los argumentos y medios probatorios aportados por el accionante a la fecha, y atendiendo a que de lo actuado en el presente procedimiento no se aprecia de manera clara y suficiente la verosimilitud o apariencia de legitimidad de la pretensión planteada por el accionante, ni la necesidad de la decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso, a fin de evitar que se torne en irreparable el supuesto daño alegado, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró no ha lugar a las medidas cautelares solicitadas.
Mediante proveído de fecha 15 de agosto del 2003, visto en la fecha el expediente y considerando que la inspección ordenada no va a tener como objeto trabar las medidas cautelares debido a que fueron denegadas mediante proveído de fecha 8 de agosto del 2003, sino únicamente recabar información relevante vinculada al presente caso, conforme fue solicitado por el accionante, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso se practique la inspección con previa notificación a la emplazada, dejando sin efecto el proveído de fecha 16 de mayo del 2003 en ese extremo.
Con fecha 25 de agosto del 2003, Denti-Lab del Perú S.R.Ltda. manifestó lo siguiente:
(i) Su aerocámara es materia de una solicitud de registro para diseño industrial que se encuentra en trámite bajo expediente N º 001029-2002/OIN, a la cual formuló oposición el accionante argumentando que el diseño industrial tiene las mismas características que su modelo de utilidad.
(ii) El accionante conoce que existe una solicitud de diseño industrial presentada por el señor Juan Alberto Ontaneda, que corresponde al diseño que utiliza su empresa, pues el señor Ontaneda es gerente y accionista de su empresa, por lo que podría deducir fácilmente que su empresa estaría haciendo uso y comercializando el producto diseñado por el señor Ontaneda.
(iii) La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías con un criterio adecuado y justo resuelve no aplicar medidas cautelares, pues no existe certeza suficiente para afirmar que el producto que comercializa su empresa es igual al producto protegido por el accionante, y en todo caso, será el examen de fondo de la solicitud de diseño industrial el que determine si existe o no similitud o identidad que amerite la denuncia por infracción.
(iv) Solicitó que se suspenda el trámite hasta que no se resuelva el expediente N º 001029-2002/OIN relativo a su solicitud de diseño industrial.
Mediante proveído de fecha 2 de setiembre del 2003, a fin de proveer el escrito, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la emplazada que acredite la representación legal del señor Juan Alberto Ontaneda Portal, en el plazo de dos días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no contestada la acción.
Con fecha 11 de setiembre del 2003, Denti-Lab del Perú S.R.Ltda. presentó el documento de poder otorgado al señor Juan Alberto Ontaneda Portal.
Mediante proveído de fecha 15 de setiembre del 2003, visto el escrito de fecha 11 de setiembre del 2003 y habiéndose verificado que con fecha 10 de setiembre del 2003 venció el plazo concedido para que la emplazada acredite la representación legal, tuvo por extemporánea la subsanación efectuada, haciendo efectivo el apercibimiento, en consecuencia, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por no contestada la acción por infracción. Precisó que el requerimiento contenido en el proveído de fecha 2 de setiembre del 2003, fue legalmente notificado al emplazado el 8 de setiembre en el domicilio procesal, tal como consta del sello de recepción y no el 9 de setiembre como afirma la emplazada.
Con fecha 2 de octubre del 2003, se realizó la diligencia de inspección en el local de la emplazada, verificándose que es un laboratorio de material médico descartable. La señorita Mónica Ontaneda- jefe de abastecimiento señaló que la empresa vende el producto aerocámara para niños Vento fresh desde el mes de diciembre del 2003, lo fabrica en su laboratorio ubicado en la Av. Colonial N º 2298, o lo envía a fabricar a terceros con su molde, distribuyendo el producto a centros hospitalarios públicos, siendo el precio de venta de S/. 18.00 nuevo soles. Respecto a las unidades vendidas desde el inicio de fabricación a la fecha, señaló que presentará la información en un plazo no mayor de 5 días útiles. Se adjuntó al acta correspondiente al expediente N º 427-2003/OIN una muestra del producto aerocámara para niños Vento Fresh. A pedido de la representante de la emplazada, se dejó constancia que ha solicitado el registro del diseño industrial que se tramita bajo expediente N º 00029-2003/OIN.
Con fecha 10 de octubre del 2003, Denti-Lab del Perú S.R.Ltda reiteró sus argumentos y su solicitud de suspensión. Adjuntó facturas que acreditan las unidades vendidas del producto Aerocámara Vento Fresh.
Mediante proveído de fecha 20 de octubre del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el escrito de fecha 10 de octubre del 2003 en lo que fuera de ley y el domicilio procesal. Respecto al pedido de suspensión dispuso no ha lugar a lo solicitado.
Con fecha 24 de octubre del 2003, Denti-Lab del Perú S.R.Ltda. señaló que el modelo de utilidad del accionante corresponde al invento registrado como patente en los Estados Unidos de América bajo títulos N º 4689,043 y 5,453,098.
Mediante Resolución N º 1354-2003/OIN-INDECOPI de fecha 10 de noviembre del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró improcedente la acción por infracción interpuesta por Darío Rodríguez Escalante contra Denti-Lab del Perú S.R.Ltda. Consideró lo siguiente:
(i) Mediante expediente N º 824-2002/OIN, Raúl Trevejo Soto solicitó la nulidad de la patente de modelo de utilidad para ESPACIADOR ANTIASMÁTICO, inscrita bajo título 000099, en base a la cual se sustenta la acción de nulidad.
(ii) Mediante Resolución N º 1353-2003/OIN-INDECOPI de fecha 10 de noviembre del 2003, se declaró fundada la acción de nulidad interpuesta contra la patente de modelo de utilidad para ESPACIADOR ANTIASMÁTICO.
(iii) Como consecuencia del efecto retroactivo de la nulidad de una patente, la misma se reputa nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud, lo que implica que esta nunca produjo efectos legales, por lo que no es posible amparar la acción por infracción al no existir derecho alguno que la ampare.
Con fecha 21 de noviembre del 2003, Darío Rodríguez Escalante interpuso recurso de apelación manifestando que si bien mediante Resolución N º 1353-2003/OININDECOPI se declaró fundada la acción de nulidad de su patente de modelo de utilidad, ha interpuesto recurso de apelación, por lo que solicita la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la acción de nulidad de su patente de modelo de utilidad para ESPACIADOR ANTIASMÁTICO.
Con fecha 14 de enero del 2003, Denti-Lab del Perú S.R.Ltda. absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La apelación interpuesta carece de fundamento, pues pretende suspender el procedimiento de infracción sin argumentar nada más sobre la naturaleza de su recurso.
(ii) No es posible la suspensión del procedimiento, pues ya se ha emitido un pronunciamiento al respecto, por lo que el accionante, en todo caso, debió solicitar la nulidad de la resolución de primera instancia.
(iii) Se encuentra de acuerdo con lo resuelto por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías que declaró improcedente la acción por infracción.
(iv) El accionante debe tener en cuenta que su título no tienen valor, por lo que no tiene derecho a obtener una declaración a su favor en el trámite de infracción.
(v) En todo caso, su empresa no ha cometido ninguna infracción, pues el producto que comercializa se encuentra en trámite de registro bajo expediente N º 1029-2002 y no guarda similitudes con el modelo de utilidad base de la acción por infracción, el cual ha sido declarado nulo.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si resulta procedente la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Darío Rodríguez Escalante contra Denti-Lab del Perú S.R.Ltda.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) Con fecha 27 de agosto del 2002, Raúl Trevejo Soto (Perú) solicitó la nulidad de la patente de modelo de utilidad denominada ESPACIADOR ANTIASMÁTICO, inscrita mediante Título N° 0099 a favor de Darío Rodríguez Escalante.
b) Mediante Resolución N º 0259-2004/TPI-INDECOPI de fecha 1 º de abril del 2004 recaída en el expediente N º 824-2002/OIN, la Sala de Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 1353-2003/OIN-INDECOPI de fecha 10 de noviembre del 2003, que declaró fundada la acción de nulidad interpuesta contra la patente de modelo de utilidad para ESPACIADOR ANTIASMÁTICO, inscrito a favor de Darío Rodríguez Escalante, con título N° 000099.
2. Efectos jurídicos de la declaración de nulidad
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos en la ley.
El artículo 75 de la Decisión 486, dispone que la patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.
3. Infracción de derechos de propiedad industrial
3.1 Marco legal
El artículo 238 de la Decisión 486 1 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
El artículo 52 de la Decisión 486 2 (aplicable en virtud del artículo 85 3 de la misma Decisión establece que la patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) cuando en la patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento; o
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.
El artículo 65 del Decreto Legislativo 823, establece que la patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. El titular de una patente podrá impedir a un tercero que no cuente con su consentimiento:
a. La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
b. La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
c. El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.
Por su parte, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 establece que el titular de un derecho de propiedad industrial podrá interponer acción por infracción contra quien infrinja tales derechos. Precisa que también procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular puedan ser conculcados.
3.2 Aplicación al caso concreto
En el caso concreto, la acción por infracción se planteó teniendo como sustento la patente de modelo de utilidad para ESPACIADOR ANTIASMÁTICO, otorgada a favor de Darío Rodríguez Escalante, bajo título N° 000099, la cual ha sido declarada nula de acuerdo a lo señalado en el informe de antecedentes.
Teniendo en consideración lo señalado en el punto 2, en el sentido que la declaración de nulidad de una patente se retrotrae al momento de la presentación de su respectiva solicitud, se desprende necesariamente que la solicitud ni su respectiva patente generaron efecto legal alguno. Por ello, se determina que al haber sido declarado nula la patente de modelo de utilidad que sirvió de base para la interposición de la presente acción por infracción, el accionante no se encontraba legitimado para interponer la misma, por lo que ésta resulta improcedente.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 1354-2003/OIN-INDECOPI de fecha 10 de noviembre del 2003 y, en consecuencia, declarar IMPROCEDENTE la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Darío Rodríguez Escalante contra Denti-Lab del Perú S.R.Ltda.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
2 Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) cuando en la patente se reivindica un producto:
- fabricar el producto;
- ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
- emplear el procedimiento; o
- ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.
3 Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.