RESOLUCIÓN N° 0312-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE Nº 393-1999/OIN
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0312-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N º 393-1999/OIN
SOLICITANTE : TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
Solicitud de patente de invención - Falta de pago de arancel por examen de fondo adicional
Lima, quince de abril del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 11 de mayo de 1999, Takeda Chemical Industries, Ltd. (Japón) – reivindicando prioridad extranjera en base a las solicitudes N° 127921/1998 y 127922/1998, presentadas con fecha 11 de mayo de 1998 en Japón– solicitó patente de invención para DERIVADOS DE ACIDO OXIIMINOALCANOICO, cuyos inventores son Hiroyuki Odaka, Hiroshi Imoto, Hiroyuki Kimura, Junichi Sakamoto y Yu Momose.
Mediante proveídos de fecha 9 de junio de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante que presente la solicitud extranjera, dentro del plazo de 3 meses contado desde la fecha de presentación de la solicitud, bajo apercibimiento de perder el derecho de prioridad y la cesión (copia legalizada), dentro del término de 30 días, bajo apercibimiento de declararse la solicitud en abandono.
Con fecha 9 de julio de 1999, Takeda Chemical Industries, Ltd. presentó 71 nuevas páginas en las que efectuó correcciones a la memoria descriptiva y a las reivindicaciones. Mediante proveído de fecha 13 de julio de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías precisó que las páginas serán evaluadas por el examinador externo en su oportunidad, a fin de constatar si su contenido constituye o no una modificación que implique una ampliación de la divulgación inicialmente presentada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Decreto Legislativo 823.
Con fecha 5 de agosto de 1999, Takeda Chemical Industries, Ltd. presentó las solicitudes N° 10-127921/1998 y 10-127922/1998 y copia legalizada de la cesión de inventor. Mediante proveído de fecha 6 de agosto de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido el mandato de fecha 9 de junio de 1999.
Con fecha 13 de julio del 2000, se otorgó la orden de aviso N º 2000-625, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 24 de julio del 2000.
Con fecha 4 de setiembre del 2000, Takeda Chemical Industries, Ltd. presentó el comprobante de pago por examen de fondo (pericial). Mediante proveído de fecha 5 de setiembre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago efectuado.
Con fecha 31 de octubre del 2000, Takeda Chemical Industries, Ltd. informó que habiendo detectado ciertos errores de transcripción y traducción en el texto de la memoria descriptiva y en el juego completo de las reivindicaciones, presenta 50 nuevas páginas en las que ha efectuado las correcciones necesarias, las que reemplazan a las anteriormente presentadas. Mediante proveído de fecha 13 de noviembre del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente las nuevas páginas presentadas.
Con fechas 5 de febrero del 2002 y 20 de marzo del 2003, Takeda Chemical Industries, Ltd. presentó el comprobante de pago correspondiente a la primera anualidad. Mediante proveído de fecha 16 de enero del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago por concepto de anualidad correspondiente al periodo 2002-2003.
Con fecha 20 de marzo del 2003, Takeda Chemical Industries, Ltd. realizó el pago correspondiente a la segunda anualidad.
Con fecha 29 de marzo del 2003, la examinadora externa de patentes emitió el Informe Técnico N º PCG 25-2002 (fojas 609 a 614), tomando en consideración la memoria descriptiva originalmente presentada y 40 reivindicaciones con las modificaciones realizadas por la solicitante, concluyendo lo siguiente:
(i) La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que la memoria descriptiva cumple con el requisito del artículo 28 de la Decisión 486.
(ii) Las reivindicaciones 1 a 40 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486, pues tal y como se encuentran redactadas no definen claramente un objeto a proteger, por lo que no cumplen con el artículo 30 de la Decisión 486.
(ii) Dado que las páginas 7, 15, 23, 24, 28, 34, 40, 41, 43, 46, 50 y 57 (presentadas el 9 de julio de 1999) y 8, 25, 29, 31, 32, 248, 256, 257 (presentadas el 31 de octubre del 2000), son consideradas ampliación de la divulgación, no sustituyen a las originalmente presentadas. La objeción podría ser superada en caso la solicitante demuestre en qué página y línea de la memoria descriptiva originalmente presentada se encuentra su sustento.
(iv) En caso de absolver la objeción de claridad, se deberá tomar en cuenta que:
- Las reivindicaciones 17 a 21; 22 a 26 y 34 a 40 no son patentables de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 27 a 33 no son patentables de acuerdo al artículo 20 d, por lo que deben retirarse.
- La reivindicación 16 no es patentable de acuerdo al artículo 21 de la Decisión 486.
- Los documentos citados como antecedentes son:
- D1: WO 96/02507 publicado el 1 de febrero de 1996 (ABBOTT LABORATORIES) “Iminoxicarboxilatos y sus derivados como inhibidores de la biosíntesis de leucotrienos”.
- D2: EP 0581 187 publicado el 2 de febrero de 1994 (ONO PHARMACEUTICAL) “Derivados de oxima”.
- D3: WO 97/31907 publicado el 4 de setiembre de 1997 (GLAXO GROUP LIMITED) “Derivados del ácido 4-hidroxi-fenilalcanoico sustituido con actividad agonista hacia PPARgamma”.
Mediante proveído de fecha 31 de marzo del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías comunicó el Informe Técnico N º PCG 25-2002 a la solicitante, a fin de que envíe la información o documentación adicional solicitada, o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486, dentro del plazo de 60 días hábiles.
Con fecha 20 de junio del 2003, Takeda Chemical Industries, Ltd. solicitó una prórroga a efectos de hacer valer sus argumentaciones. Mediante proveído de fecha 23 de junio del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió una prórroga de 30 días hábiles adicionales.
Con fecha 7 de agosto del 2003, Takeda Chemical Industries, Ltd. dio respuesta al Informe Técnico N º PCG 25-2002, manifestando lo siguiente:
(i) Presenta un nuevo pliego de 16 reivindicaciones corregidas, en el que se han retirado las reivindicaciones objetadas 17 a 40 y las enmiendas a las 16 reivindicaciones se encuentran sustentadas en la memoria descriptiva y no introducen ni modifican el alcance de la solicitud. Asimismo, las frases "opcionalmente sustituidos" y sustituyentes adicionales" consideradas poco claras, han sido definidas en forma explícita en cada caso.
(ii) El grupo NR 9 R 10 que fuera rechazado, ha sido corregido en la nueva reivindicación 7 de acuerdo con lo sugerido por la examinadora, para lo cual presenta una nueva página 6 de la memoria descriptiva donde se efectuó la corrección equivalente.
(v) Respecto a la objeción de ampliación, indicó las páginas de la memoria descriptiva en que se encuentra el sustento de las modificaciones realizadas.
Mediante proveído de fecha 11 de agosto del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por presentado el escrito de fecha 7 de agosto del 2003, y dispuso que pasen a conocimiento del examinador para su opinión e informe respectivo, previo pago del arancel correspondiente a examen adicional en el plazo de 30 días hábiles contado a partir de la recepción de la notificación, luego de lo cual resolverá.
Mediante Resolución N º 1292-2003/OIN-INDECOPI de fecha 30 de octubre del 2003, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada. Consideró lo siguiente:
(i) Habiendo vencido el plazo concedido, sin que la solicitante haya cumplido con adjuntar el pago de arancel correspondiente al examen adicional requerido mediante proveído de fecha 29 de setiembre del 2003 (debió decir 11 de agosto del 2003), dispuso que pase el expediente a resolver tomando en consideración las conclusiones del Informe Técnico N º PCG 25-2002.
(ii) El pliego de 40 reivindicaciones analizado mediante Informe Técnico PCG 25-2002 no cumple con el requisito de claridad conforme lo exige el artículo 30 de la Decisión 486, por lo que no procede acceder a la protección legal de lo solicitado.
Con fecha 11 de noviembre del 2003, Takeda Chemical Industries, Ltd. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La resolución apelada denegó de oficio su solicitud sin haber analizado el nuevo pliego de 16 reivindicaciones, nuevas páginas 6, 18, 15 y 49 de la memoria descriptiva, así como argumentos de la patentabilidad de lo solicitado, presentados con fecha 7 de agosto del 2003, como respuesta a las observaciones formuladas en el Informe Técnico N° PCG 25-2002, que señalaba que las reivindicaciones inicialmente presentadas adolecían de falta de claridad.
(ii) La decisión adoptada por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías lo perjudica directamente; en la medida que desestimó su solicitud por un aspecto formal, sin considerar que la invención solicitada reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 486, dado que se trata de una invención novedosa, con un alto nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial.
(ii) Solicita que la Sala de Propiedad Intelectual valore el nuevo pliego de 16 reivindicaciones, nuevas páginas 6, 18, 15 y 49 de la memoria descriptiva, así como los argumentos de patentabilidad de la invención, expresados con su escrito de fecha 7 de agosto del 2003. En caso de ser necesario otro examen técnico, asumirá los gastos que demande.
Con fecha 9 de marzo del 2004, Takeda Chemical Industries, Ltd. realizó el pago correspondiente a la tercera anualidad. Con fecha 11 de marzo del 2004, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual tuvo presente el pago por anualidad.
II. CUESTIÓN DE DISCUSIÓN.
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si, de conformidad con la normativa vigente a la fecha del requerimiento, era exigible el pago de un arancel por examen de fondo adicional.
b) Si la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías actuó conforme a ley al no tomar en cuenta el pliego reivindicatorio, páginas de la memoria descriptiva y argumentos presentados por la solicitante con fecha 7 de agosto del 2003 al momento de emitir la Resolución N º 1292-2003/OIN-INDECOPI.
c) De ser el caso, si la patente de invención solicitada cumple con los requisitos exigidos por ley.
II. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Norma aplicable
Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (11 de mayo de 1999) regulaban el otorgamiento de patentes de invención en el Perú eran la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486, la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 274 1 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000.
Esta variación de las normas que regulan el otorgamiento de las patentes, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente de invención.
El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2 ° ), y que son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3 ° ). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.
Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas.
En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece:
“… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 823 las solicitudes de patente presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma serán tramitadas conforme a ésta en el estado en que se encuentren. En tal sentido, la Sala entiende que dicha disposición recoge el principio de aplicación inmediata de las normas propugnado por la Teoría de los Hechos Cumplidos que rige nuestro ordenamiento jurídico. De conformidad con esta teoría, los hechos cumplidos durante la vigencia de la antigua ley, se rigen por ésta y los cumplidos después de su derogación se rigen por la nueva, salvo que la ley expresamente establezca una disposición diferente.
De lo anterior se desprende que la presente solicitud de patente se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de patente fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344.
2. Exigibilidad de efectuar un pago por informe técnico adicional
El artículo 277 de la Decisión 486 establece que las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la Decisión.
El Decreto Supremo N° 094-92-PCM 2 - que aprueba el Reglamento de las disposiciones sobre Seguridad Jurídica en Materia Administrativa contenidas en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 3 -, aplicable al caso en virtud de lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria de la Ley 27444 4 señalaba en su artículo 12 que “solamente podrá exigirse a los particulares el cumplimiento de los procedimientos administrativos tal y como consten en el TUPA. En consecuencia, la Administración Pública no podrá requerir la realización de procedimientos administrativos, la presentación de información ni documentación, el cumplimiento de requisitos, ni el pago de derechos de tramitación que no estén previstos en el TUPA.”
El Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante TUPA) del INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo N º 110-2002-PCM publicado el 25 de octubre del 2002, vigente a la fecha del requerimiento del pago por la realización del examen adicional por parte del examinador externo (11 de agosto del 2003), señalaba el pago de la tasa por examen adicional 5 .
En tal virtud y estando a lo dispuesto en las normas administrativas citadas, así como al principio de aplicación inmediata de las normas propugnado por la Teoría de los Hechos Cumplidos, al haberse señalado expresamente en el TUPA del INDECOPI, aprobado por Decreto Supremo N º 110-2002-PCM, que se debía efectuar un pago por la realización del examen adicional a las solicitudes de patente, se determina que existía un sustento legal para la exigencia de este pago por parte de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías.
El proveído de fecha 11 de agosto del 2003, mediante el cual la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías le requiere el pago a la solicitante (foja 664), señalaba:
" Visto el escrito de fecha 07 de agosto de 2003; con el cual presenta argumentos, páginas 6, 8, 15, 49 de la memoria descriptiva y un nuevo pliego de 16 reivindicaciones, pasen a conocimiento del examinador para su opinión e informe respectivo previo pago del arancel correspondiente a examen adicional en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la recepción de la presente notificación, luego de lo cual se resolverá”
El mencionado proveído fue notificado a la solicitante con fecha 13 de agosto del 2003.
Dado que el pago del arancel por examen adicional es un requisito previo para la realización del informe técnico, al no haber realizado la solicitante el pago respectivo dentro del plazo de 30 días hábiles, no era posible evaluar su respuesta al Informe Técnico N º PCG 25-2002 a fin de emitir resolución.
3. Nulidad del acto administrativo
3.1 Marco legal
El artículo 43 inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo N º 02-94-JUS (TUO) 6 establece que son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la ley.
Asimismo, el artículo 44 de la citada norma señala que la nulidad será declarada por la autoridad superior que conozca de la apelación interpuesta por el interesado.
Por otro lado, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, modificada por la Ley N º 26654, establece que toda autoridad del Estado que advierta un error u omisión en el procedimiento deberá encausarlo de oficio o a pedido de parte.
3.2 Aplicación al caso concreto
Habiéndose determinado en el punto 2 que a la fecha del requerimiento del pago por examen adicional existía norma expresa que exigía dicho pago, el requerimiento que emitió la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías mediante proveído de fecha 11 de agosto del 2003, no constituye ninguna violación a las normas esenciales del procedimiento de concesión de patentes, estando plenamente fundamentado por la normatividad vigente y al haber transcurrido el plazo de 30 días hábiles sin que la solicitante realice el pago por examen adicional, se determina que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías actuó conforme a ley, al no considerar el nuevo pliego reivindicatorio, las páginas de la memoria descriptiva y argumentos presentados por la solicitante con fecha 7 de agosto del 2003 al momento de emitir la Resolución 1292-2003/OIN-INDECOPI de fecha 30 de octubre del 2003.
En tal sentido, la Resolución N º 1292-2003/OIN-INDECOPI de fecha 30 de octubre del 2003 no se encuentra incursa en causal de nulidad establecida en el artículo 43 inciso c) del TUO.
4. Examen de patentabilidad
Por lo expuesto en los puntos 2 y 3 de la presente resolución, no corresponde analizar los argumentos, las páginas de la memoria descriptiva y el nuevo pliego de reivindicaciones presentado por la solicitante con fecha 7 de agosto del 2003, a fin de determinar si la patente de invención solicitada cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por ley.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Takeda Chemical Industries, Inc. y, en consecuencia, dejar firme la Resolución N° 1292-2003/OININDECOPI de fecha 30 de octubre del 2003.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
1 Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
2 Promulgado el 28 de diciembre de 1992 y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 2 de enero de 1993.
3 Decreto Legislativo 757: Aprueba la Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, fue promulgado el 8 de noviembre de 1991 y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de noviembre de 1991. El Título IV contiene disposiciones sobre Seguridad Jurídica de las Inversiones en Materia Administrativa y establece en los artículos 20 y 21 que las Entidades Públicas del Gobierno Central, Regional y Local están obligadas a aprobar normas legales destinadas a unificar, reducir y simplificar drásticamente todos los procedimientos y trámites administrativos que se siguen ante ellas, para lo cual deben aprobar su correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el cual obligatoriamente debe contener, entre otros, la descripción clara y detallada de los requisitos exigidos para la realización de cada procedimiento administrativo.
4 Dentro de las normas administrativas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud en cuestión se encontraba el TUO y El Decreto Supremo N° 094-92-PCM.
Durante el trámite del presente procedimiento (11 de octubre del 2001) entró en vigencia la Ley 27444.
De acuerdo al numeral 1 de la Primera Disposición Transitoria de la Ley 27444, los procedimientos administrativos iniciados antes de su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión.
5 El monto era de 12,5% UIT. La realización del informe está sujeto a los casos en que se reestructura el pliego de reivindicaciones, y constituye un pago único por examen adicional.
6 También aplicable al caso por las mismas consideraciones señaladas en la nota 4.