RESOLUCIÓN N° 0980-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 147099-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0980-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 147099-2002
SOLICITANTE : LABORATORIOS CALIFORNIA S.A.
OPOSITOR : WARNER – LAMBERT COMPANY
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, diecisiete de setiembre de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de marzo del 2002, Laboratorios California S.A. (Colombia) solicitó el registro de la marca de producto TIZAFEN, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 30 de mayo del 2002, Warner-Lambert Company (Estados Unidos de América) formuló oposición a la solicitud de registro. Manifestó ser titular de la marca de producto TILAZEM en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que el signo solicitado es confundible con su marca, ya que son signos de naturaleza denominativa que tienen el mismo número de sílabas e idéntica secuencia vocálica. Agregó que ambos signos empiezan con la misma letra y su letra final es similar. Citó una resolución que consideró aplicable al caso.
Con fecha 14 de junio de 2002, Laboratorios California S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que los signos en cuestión no son confundibles, ya que, desde el aspecto visual, muestran grandes diferencias en su segunda y tercera sílaba, debido a que empiezan con diferentes consonantes y su consonante final es distinta. Señaló que, desde el aspecto fonético, la pronunciación de los signos no es similar, debido a la diferente pronunciación de las sílabas ZA y LA y de las terminaciones FEN y ZEM. Indicó que en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial existen otras marcas registradas que tienen la misma secuencia de vocales que los signos en conflicto. Citó algunas resoluciones que consideró aplicables al caso.
Mediante Resolución N° 6419-2003/OSD-INDECOPI de fecha 6 de junio de 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por Warner-Lambert Company y otorgó el registro del signo solicitado. Señaló que tanto el signo solicitado como la marca registrada distinguen productos farmacéuticos. Consideró que los signos en conflicto no son semejantes gráfica ni fonéticamente, ya que si bien ambos signos coinciden en su secuencia de vocales y comparten la letra inicial T, la presencia de las letras Z y F en el signo solicitado en reemplazo de las letras L y Z en la marca registrada, resultan determinantes para distinguirlos fonéticamente y para provocar una impresión visual diferente.
Con fecha 7 de julio de 2003, Warner-Lambert Company interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que los signos únicamente difieren por el cambio de las letras L y Z en el signo solicitado, por las letras Z y F en la marca registrada, cambio que a nivel fonético no tiene relevancia. De otro lado, solicitó que se tenga presente el cambio de nombre de su empresa a Warner Lambert Company Llc.
Con fecha 14 de agosto de 2003, Laboratorios California S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado TIZAFEN y la marca registrada TILAZEM.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Warner-Lambert Company es titular de la marca de producto TILAZEM que distingue productos médico-farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 23491, vigente hasta el 9 de julio de 2004.
Mediante expediente N° 184805-2003, iniciado con fecha 7 de julio del 2003, se ha solicitado el cambio de nombre del titular de la marca TILAZEM, a fin de que se tenga como titular a Warner Lambert Company Llc.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada, toda vez que ésta distingue todos los productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de productos farmacéuticos, es razonable asumir que el consumidor al adquirir tales productos hará un riguroso examen de los mismos en función de sus necesidades de salud.
Sobre este aspecto, el Tribunal Andino ha señalado que respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados. 9
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado TIZAFEN y la marca registrada TILAZEM, se advierte que, desde el punto de vista fonético, presentan la misma secuencia de vocales (I-A-E), la sílaba tónica en ambos signos está ubicada en la sílaba final, la cual además presenta una pronunciación similar – debido que las consonantes Z y F son fricativas sordas, y las letras M y N tiene un sonido parecido –, lo que determina que exista similitud en la pronunciación y entonación de los signos. Cabe precisar que en atención a las semejanzas señaladas, la presencia de la consonante intermedia Z en el signo solicitado en lugar de la letra intermedia L en la marca registrada, no resulta lo suficientemente relevante para diferenciar fonéticamente a los signos, debido a su ubicación, así como al sonido que producen ambas letras.
Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que los signos comparten algunas de sus letras en una secuencia similar (T-I-Z-A-E / T-I-A-Z-E), diferenciándose por la distinta ubicación de la letra Z dentro de los signos, así como por la presencia de las letras F y N en el signo solicitado y de las letras L y M en la marca registrada; sin embargo, tales diferencias, apreciadas dentro del conjunto, no evitan que la impresión visual de los signos sea similar.
En virtud a las observaciones anteriores, dada la identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, así como las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, determinan que su coexistencia en el mercado sea susceptible de inducir a confusión al público consumidor.
Por las consideraciones expuestas, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual corresponde no acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución N° 6419-2003/OSD-INDECOPI de fecha 6 de junio del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto TIZAFEN solicitado por Laboratorios California S.A.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Interpretación Prejudicial No. 30-IP-2000 e Interpretación Prejudicial No. 48-IP-2000.