RESOLUCIÓN N° 0089-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 170115-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0089-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 170115-2003
SOLICITANTE : HERMAN MILLER, INC.
OPOSITORA : IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
Principio de especialidad - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 16 y 20 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, tres de febrero del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de enero del 2003, Herman Miller, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto MIRRA, para distinguir muebles de oficina, de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial, reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud N° 78191415, presentada el 5 de diciembre del 2002 en los Estados Unidos de América.
Con fecha 27 de marzo del 2003, Importaciones Hiraoka S.A.C. (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:
(i) Ser titular de la notoriamente conocida marca MIRAY y logotipo, que distingue - entre otros - artículos de oficina, papelería, máquinas fotocopiadoras, entre otras, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, con la cual el signo solicitado resulta ser confundible.
(ii) Asimismo, señaló que su marca MIRAY y logotipo también se encuentra registrada en las clases 9, 10, 11, 14, 15, 21 y 28, de la Nomenclatura Oficial, estando pendiente el registro de la misma marca en la clase 20 (entre otras).
(iii) Su marca ha logrado posicionarse en el mercado nacional, siendo que los productos que distingue la misma han ganado prestigio debido a su óptima calidad. En ese sentido, indicó que con el registro del signo solicitado se pretende obtener un provecho ilícito del prestigio de su marca.
(iv) Su empresa y la solicitante se dedican a la fabricación y comercialización de productos relacionados con implementos de oficina, por lo que existe conexión entre los productos que distinguen, resultando complementarios, además que comparten los mismos canales de comercialización y distribución, estando dirigidos al mismo público consumidor.
(v) Los muebles de oficina (clase 20) y los artículos de oficina, archivadores de papel, papelería y máquinas fotocopiadoras (clase 16) son comercializados por las mismas empresas, ya que presentan la misma naturaleza y finalidad, exhibiéndose en el mismo espacio físico. Adjuntó publicidad para acreditar sus argumentos.
(vi) Si bien su marca registrada es mixta, el elemento relevante está constituido por la denominación MIRAY, la cual resulta similar a la denominación MIRRA, que constituye el signo solicitado, toda vez que presentan la misma extensión, compartiendo el mismo número de sílabas y la raíz MIR .
(vii) La marca MIRAY y logotipo es notoriamente conocida, ya que es ampliamente difundida en el mercado nacional, siendo que los consumidores la identifican plenamente con su empresa.
Posteriormente, indicó que las pruebas, a fin de acreditar la notoriedad de su marca MIRAY y logotipo, se encuentran en el expediente N° 171148-2003.
Con fecha 13 de mayo del 2003, Herman Miller, Inc. absolvió el traslado de la oposición manifestando que el hecho que la opositora haya solicitado el registro de la marca MIRAY y logotipo en la clase 20 resulta irrelevante, por cuanto es de fecha posterior a la presente solicitud de registro. Indicó que los signos en conflicto distinguen productos diferentes. Señaló que la citada marca coexiste con otras marcas de la clase 20 que también presentan la raíz MIR , tales como MIRA-COIL, MIRABE, MIREX, MIREY, por lo que no existen razones por las cuales no pueda también coexistir con el signo solicitado MIRRA. Precisó que los signos en cuestión son gráfica y fonéticamente distintos, ya que la marca registrada presenta elementos figurativos, además que presentan una diferente secuencia de consonantes, terminando en letras distintas. Finalmente, indicó que los argumentos citados por la opositora no demuestran en modo alguno la alegada notoriedad de la marca MIRAY y logotipo en el Perú ni en cualquier otro país. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos.
Mediante Resolución N° 9209-2004/OSD-INDECOPI de fecha 2 de agosto del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) La solicitante adjuntó copia de la solicitud de registro de la marca MIRRA en la clase 20, presentada en los Estados Unidos de América, en base a la cual reivindica prioridad, por lo que se considerará como fecha de la presente solicitud el 5 de diciembre del 2002, es decir, la fecha de presentación de la solicitud norteamericana.
(ii) Los documentos ofrecidos por la opositora en el expediente N° 171148-2003 no acreditan de forma fehaciente el grado de difusión e importancia de la marca MIRAY y logotipo, ni la extensión del conocimiento de la misma por parte del público consumidor, por lo que no constituye una marca notoriamente conocida.
(iii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado están dirigidos a cubrir los usos necesarios o decorativos de una oficina, mientras que los que distingue la marca registrada cumplen una función de carácter manual operativa en el entorno de una oficina, no siendo productos complementarios.
(iv) El elemento relevante en la marca registrada es la denominación MIRAY, debido a su extensión dentro del conjunto del signo y al hecho que el elemento figurativo sólo se limita a destacar al elemento denominativo. Además, en la práctica comercial, cuando los consumidores desean adquirir un producto o contratar un servicio, lo solicitan por su respectiva denominación.
(v) Los signos en conflicto no son gráfica, fonética ni conceptualmente similares al grado de inducir a confusión al consumidor, debiendo tenerse en cuenta que el sonido de la sílaba RRA del signo solicitado resulta diferente al sonido de la sílaba RAY de la marca registrada.
Con fecha 31 de agosto del 2004, Importaciones Hiraoka S.A.C. interpuso recurso de apelación reiterando la vinculación entre los productos que distinguen los signos en conflicto, así como la similitud gráfica y fonética entre los mismos.
Con fecha 22 de setiembre del 2004, Herman Miller, Inc. absolvió el traslado de la apelación reiterando las diferencias entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MIRRA y la marca registrada MIRAY y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Importaciones Hiraoka S.A.C. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la denominación MIRAY en letras dibujadas y precedidas por una M en blanco dentro de un círculo oscuro, conforme al modelo; para distinguir papel y cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería, o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), naipes; caracteres de imprenta, clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 19521, vigente hasta el 20 de setiembre del 2005.
2. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen.
La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.
Cabe destacar que la Decisión 85 en su artículo 68 relacionaba el alcance de esta regla con las clases de la Nomenclatura Oficial, lo que explica que actualmente bajo las normas vigentes se produzca una confusión acerca del verdadero alcance de la regla de la especialidad. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 4861, concordado con el artículo 161 del Decreto Legislativo 8232, otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. Más importante entonces es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.
3. Determinación del riesgo de confusión A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca3 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 50-IP-20004 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".
(artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)5.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.
Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20006, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, los productos que pretende distinguir el signo solicitado (muebles de oficina, de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial) no se encuentran comprendidos dentro de los que distingue la marca registrada (papel y cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería, o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), naipes; caracteres de imprenta, clichés, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
En efecto, por un lado, se trata de enseres móviles de uso necesario o para decorar casas, oficinas y demás locales, mientras que, por el otro, se trata de papelería, productos de imprenta y artículos de oficina (excepto muebles), los que presentan una finalidad y naturaleza distinta. Además, son comercializados a través de diferentes canales de distribución (mueblerías / librerías, bodegas). Si bien tanto los muebles como los artículos de oficina pueden encontrarse en tiendas por departamento, se encuentran en áreas bien diferenciadas.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20007 y 76-IP-20008.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el caso de los muebles de oficina, resulta razonable suponer que los consumidores prestarán un alto grado de atención al momento de adquirirlos, tomando en cuenta sus requerimientos particulares, calidad y costo.
Respecto a los productos de imprenta, de encuadernación, adhesivos, papelería, máquinas de escribir y otros artículos de oficina (excepto muebles), es de asumir que el consumidor no prestará un alto grado de atención (salvo para el caso de las máquinas de escribir, debido a su costo más elevado).
La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto.
Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que la marca registrada es un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Conforme se aprecia a continuación, en la marca mixta registrada, el aspecto denominativo resulta relevante a efectos de indicar el origen empresarial de los productos que distingue, toda vez que el aspecto figurativo está constituido por letras características que no presentan un diseño particular y una letra M encerrada en un círculo en el extremo izquierdo:
Previamente a realizar el examen comparativo, cabe precisar que no se puede determinar la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, para realizar el examen comparativo, el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en conjunto que éstos susciten. Dicha impresión puede ser distinta aunque dos signos coincidan en la mayoría de sus letras.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MIRRA y la marca registrada MIRAY y logotipo, desde el punto de vista fonético, se aprecia que si bien los signos presentan una misma extensión, presentan una distinta secuencia de vocales (teniendo en cuenta que la letra Y al final de la marca registrada se pronuncia como una letra I ), además que la pronunciación de las desinencias en ambos signos es diferente, lo que determina un impacto sonoro distinto.
Desde el punto de vista gráfico, las diferencias en las denominaciones que los conforman, así como la presencia de elementos figurativos en la marca registrada - aun cuando no sean relevantes -, determinan una impresión visual de conjunto distinta.
Desde el punto de vista conceptual, se advierte que la denominación MIRRA, que conforma el signo solicitado, es una gomorresina en forma de lágrimas, amarga, aromática, roja, semitransparente, frágil y brillante en su estructura, que proviene de un árbol de la familia de las burseráceas, y crece en Arabia y Abisinia10, mientras que la denominación MIRAY, que conforma la marca registrada, constituye un término de fantasía carente de significado.
3.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones expuestas, dado que no existe similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en conflicto, y dadas las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes entre los mismos, es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 9209-2004/OSD-INDECOPI de fecha 2 de agosto del 2004 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto MIRRA, solicitado por Herman Miller, Inc., para distinguir muebles de oficina, de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual /ma
1 Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.
2 Artículo 161 del Decreto Legislativo 823.- La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza no determinará si los productos o servicios son similares o diferentes entre sí.
3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 3.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
10 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Tomo II, vigésima primera edición, España, p. 1379