RESOLUCIÓN N° 0854-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 179511-2003
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0854-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 179511-2003
SOLICITANTE : JOHNSONDIVERSEY, INC.
OPOSITORA : LABORATORIOS LANSIER S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintitrés de setiembre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de mayo del 2003, JohnsonDiversey, Inc. (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto SOFT CARE, para distinguir jabones de mano antisépticos, jabones de mano antibacterianos, todos para uso comercial, industrial e institucional, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 3 de setiembre del 2003, Laboratorios Lansier S.A. (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular de la marca SOFT-CARE, que distingue soluciones para lentes de contacto y todos los demás productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, la cual tiene más de diez años de presencia continua y constante en el mercado nacional, gozando de un importante prestigio entre el público consumidor. Indicó que el signo solicitado es idéntico a su marca registrada, además de proteger los mismos productos, por lo que es inevitable que se genere confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los signos en conflicto.
Con fecha 7 de octubre del 2003, JohnsonDiversey, Inc. absolvió el traslado de la oposición manifestando que:
(i) El signo solicitado pretende distinguir jabones de mano antisépticos, jabones de mano antibacterianos, todos para uso comercial, industrial e institucional, mientras que la marca registrada distingue soluciones para proteger lentes de contacto, por lo que se trata de productos totalmente diferentes, siendo que por su naturaleza física, presentación y aplicación, resulta absolutamente imposible que los consumidores los confundan.
(ii) Los productos que distingue el signo solicitado y la marca registrada no compiten entre sí, ya que los primeros pertenecen al rubro de limpieza e higiene personal, e inclusive al campo cosmetológico, mientras que los segundos al campo oftalmológico, es decir, están más ligados a los productos medicinales.
(iii) Los signos en cuestión no son confundibles, ya que la marca registrada lleva un guión entre las expresiones SOFT y CARE a diferencia del signo solicitado.
(iv) Adjuntó copias de la página web www.lansier.com, a fin de acreditar la fabricación y venta de productos oftálmicos por parte de Laboratorios Lansier S.A.C., y citó jurisprudencia aplicable al caso.
Mediante Resolución N° 13900-2003/OSD-INDECOPI de fecha 25 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Señaló que los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada (todos los productos de la clase 5), debiendo tenerse en cuenta que el examen de registrabilidad de un signo es una cuestión de puro derecho. En ese sentido, no importa la forma como el signo es efectivamente utilizado, sino la forma en la que ha sido registrado o solicitado. De otro lado, indicó que los signos en conflicto son fonéticamente idénticos y gráficamente semejantes, ya que están conformados por la misma denominación, con la única diferencia que en la marca registrada los dos términos que la conforman se encuentran separados por un guión, lo que no resulta relevante para diferenciarlos.
Con fecha 13 de enero del 2004, JohnsonDiversey, Inc. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos. Agregó que los signos en conflicto distinguen productos que se expenden a través de distintos canales de comercialización. Así, precisó que los jabones se expenden en las secciones de cuidado e higiene del cuerpo o cosmetología de los grandes almacenes o en tiendas de abarrotes y supermercados, a diferencia de las soluciones para los lentes de contacto que se expenden en farmacias o boticas. Cito jurisprudencia aplicable al caso de autos.
Con fecha 21 de julio del 2004, Laboratorios Lansier S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Agregó que aún en el caso que su marca sólo distinguiera soluciones para lentes de contacto, igual existiría confusión indirecta, porque podrían ser asociados como provenientes de un mismo origen empresarial o que se trata de una nueva línea de productos, ya que en ambos casos se trata de productos de limpieza (unos para lentes y los otros para las manos). Adjuntó copia de la página web de la solicitante (www.johnsondiversey.com), a fin de acreditar que dicha empresa se dedica tanto a la fabricación de productos antisépticos y antibacterianos, como a la producción en general de productos farmacéuticos.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado SOFT CARE y la marca registrada SOFT-CARE.
III. ANALISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Laboratorios Lansier S.A. (Perú) es titular de la marca de producto SOFT-CARE, que distingue soluciones para lentes de contacto en general, otros, de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 59883, vigente hasta el 9 de diciembre del 2005.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.
Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se aprecia que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (jabones de mano antisépticos, jabones de mano antibacterianos, todos para uso comercial, industrial e institucional) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada (soluciones para lentes de contacto en general, otros de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial).
Si bien la solicitante ha señalado que Laboratorios Lansier S.A. sólo fabrica productos oftálmicos, conviene señalar que existe diferencia entre el registro y el uso de un signo. Así, en el examen del riesgo de confusión en derecho de marcas no se plantea una cuestión de hecho sino de derecho y se establece en base a dos elementos: la similitud entre los productos que distinguen cada uno de los signos y la semejanza entre los signos - en ambos casos de acuerdo a como se encuentran registrados o solicitados - tomando además en consideración la distintividad de los signos. La confusión sólo se determina en base a un análisis jurídico de los hechos. En tal sentido, no cabe la presentación de pruebas en relación a la forma como es usada la marca en el mercado, puesto que la forma cómo se comercialicen los productos en el mercado no es relevante a efectos de determinar el riesgo de confusión entre los signos.
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso tratándose de jabones de mano antisépticos, jabones de mano antibacterianos, es razonable suponer que los consumidores prestarán cierto grado atención al momento de adquirirlos, en razón a sus requerimientos particulares y costo.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada se advierte, desde el punto de vista fonético, que los signos son idénticos al estar conformados por la misma denominación SOFT CARE, siendo que si bien la marca registrada presenta un símbolo guión (-) entre los dos términos, el mismo no será pronunciado.
Desde el punto de vista gráfico, si bien la marca registrada presenta un guión que separa los términos SOFT y CARE, dicho elemento no resulta suficiente para diferenciar claramente a los signos, lo que determina una impresión visual de conjunto semejante.
Por lo anterior, dada la identidad entre algunos de los productos que distinguen los signos en conflicto, así como la identidad fonética y semejanzas gráficas entre los mismos, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 13900-2003/OSD-INDECOPI de fecha 25 de noviembre del 2003 y, en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de producto SOFT CARE, solicitado por JohnsonDiversey, Inc.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/ma
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error (...);”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (...);”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (ver nota 7), p. 15.