RESOLUCIÓN N° 0671-2005-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 224999-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : MONTANA S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintidós de junio del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de noviembre del 2004, Montana S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto MONTECARMIN, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial
Mediante Resolución N° 3014-2005/OSD-INDECOPI de fecha 8 de marzo del 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Se ha verificado que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentra registrada bajo certificado N° 16786, la marca de producto CARMIN y logotipo, a favor de Industrias Carmín S.R.Ltda.
(ii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo) se encuentran incluidos entre los productos que distingue la marca registrada, en tanto ésta distingue todos los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado MONTECARMIN y la marca registrada CARMIN y logotipo, se determina que entre ellos existen semejanzas que hacen que su coexistencia sea susceptible de generar confusión en el público consumidor.
(iv) La semejanza entre los signos en conflicto radica en el hecho que la denominación CARMIN que conforma la marca registrada se encuentra incluida en la denominación que conforma el signo solicitado MONTECARMIN, generando así una impresión visual y sonora de conjunto similar.
(v) Los elementos figurativos y denominativos adicionales en el signo solicitado y en la marca registrada, en su caso, no contribuyen a diferenciar suficientemente a los signos, toda vez que constituyen diferencias que quedan relegadas a un segundo plano frente a la estrecha semejanza que existe en el aspecto denominativo de los signos.
(vi) En ese sentido, la gran semejanza entre los signos en conflicto podría sugerir al público consumidor que el signo solicitado constituye una variación en la presentación de los productos que se distinguen con la marca registrada, generándose así la posibilidad que el consumidor piense que dichos signos tienen el mismo origen empresarial.
Con fecha 28 de marzo del 2005, Montana S.A. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) Los signos confrontados no resultan confundibles entre sí, toda vez que el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación MONTECARMIN, mientras que la marca registrada es mixta, encontrándose conformada por la denominación CARMIN y la etiqueta con la figura de un niño.
(ii) Es titular de la marca de producto MONTECARMIN, inscrita bajo certificados N° 103066, N° 102848 y N° 22347, en las clases 32, 3 y 2 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente. Adicionalmente, ha solicitado mediante expediente N° 223260, el registro de la marca de producto MONTECARMIN para distinguir productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Lo expuesto acredita que no existe intención alguna de su parte, de imitar o generar confusión, toda vez que sus productos tienen muchos años de permanencia en el mercado.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado MONTECARMIN y la marca registrada CARMIN y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que:
a) Industrias Carmín S.R.L. (Perú) es titular de la marca de producto constituida por la etiqueta con la denominación CARMIN inscrita en letras características; figura de un niño y tres franjas ondeadas en los colores rojo y blanco, según el modelo, para distinguir café, té, cacao, azúcar impalpable, harinas y derivados; confitería y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 22 de junio de 1995, bajo certificado N° 16786, vigente hasta el 22 de junio del 2005.
b) Se encuentran registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, a favor de distintos titulares, diversas marcas que contienen la denominación MONTE, tales como: MONTE CAFÉ (certificado N° 100928), MONTEALTO (certificado N° 83513), MONTE PARAÍSO (certificado N° 95967), MONTECRISTI (certificado N° 32916), MONTESUL (certificado N° 29864).
c) No existen registradas en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, otras marcas que contengan la denominación CARMIN.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 1 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-20002 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)3.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20004, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
2.1 Similitud o conexión competitiva
En el caso concreto, los productos que pretende identificar el signo solicitado MONTECARMIN (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras; polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo) se encuentran comprendidos dentro de los productos que distingue la marca registrada CARMIN (café, té, cacao, azúcar impalpable, harinas y derivados; confitería y demás productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial).
2.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20005 y 76-IP-20006.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos.
En el caso de los productos de consumo masivo (tales como café, te, cacao, azúcar, arroz y similares), resulta razonable suponer que el público consumidor no pondrá especial atención al momento de adquirirlos. En el caso específico de los productos de golosinas (tales como helados comestibles y confitería), en el supuesto que sean productos adquiridos por niños, la impresión que en ellos susciten las marcas puede ser importante, inclusive en los casos en que las decisiones de compra las hagan finalmente los adultos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 7 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que la marca registrada constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión de conjunto.
En el caso de la marca registrada CARMIN y logotipo, resulta relevante tanto el aspecto denominativo como el figurativo. En efecto, el aspecto denominativo es relevante i) por su ubicación dentro del signo; y, ii) por ser la denominación con la que el público consumidor solicitará los productos en el mercado. Asimismo, el aspecto gráfico resulta relevante, encontrándose conformado por la figura de un niño y líneas ondulantes en los colores rojo y blanco, tal como se aprecia a continuación:
Conviene precisar que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos sólo por el hecho que compartan algún término. En efecto, para realizar el examen comparativo, en principio, el signo no debe ser cercenado en sus elementos constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión abstracta de las letras de uno en otro. Por el contrario, lo importante será determinar si considerando los signos en su integridad éstos producen la misma impresión en conjunto. Así, es posible que dos signos contengan las mismas letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta, no existiendo razón alguna para evitar que coexistan en el mercado.
Ahora bien no por el hecho que una marca incluya términos de otra, ambas son confundibles entre sí. Esta circunstancia no es decisiva para el examen, ya que lo que importa es determinar si, considerando los signos en su integridad, éstos producen confusión en su impresión en conjunto. Por lo general, ésta se produce si el término que se encuentra contenido no pierde su individualidad dentro del nuevo signo o si los elementos adicionales que presenta este último respecto al otro son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida.
La Sala no desconoce el hecho que el titular de una marca anterior debe ser protegido de que su marca sea apropiada por terceros, añadiéndole sólo otra palabra u otra figura. En particular se debe prohibir prácticas como estas en los casos en que el público presta mayor atención al elemento apropiado antes que al añadido. Para determinar lo anterior debe analizarse si el público dirige su atención al elemento que ha sido apropiado por el competidor, o si por la formación o carácter fantasioso del signo posterior se ha creado una nueva unidad, en la cual el elemento de la marca registrada anterior no tiene un carácter preeminente.
Previamente al examen comparativo, cabe señalar finalmente que el riesgo de confusión entre dos signos distintivos puede darse de manera directa o indirecta.
Así, el público consumidor puede verse confundido cuando la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto a la identificación de los productos, actividades o servicios mismos. Ello sucederá cuando se trate de los mismos productos, actividades o servicios y los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto acudiendo a un establecimiento o contratando un servicio en la creencia que se trata del producto, establecimiento o servicio del competidor.
Pero también puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos, actividades o servicios y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos pero éstos presenten elementos comunes que –por su carácter arbitrario o de fantasía- posean gran fuerza distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación de otro anterior, o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida que el público no confunde un producto, actividad o servicio con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de los mismos.
Efectuado el examen comparativo entre el signo solicitado MONTECARMIN y la marca registrada CARMIN y logotipo, se advierte que:
Desde el punto de vista fonético, los signos en cuestión tienen una entonación y pronunciación diferente debido a que presentan una distinta secuencia vocálica (OE-A-I / A-I) y un distinto número de sílabas (4 / 2), siendo alguna de estas sílabas diferentes.
Desde el punto de vista gráfico, la inclusión de la figura de un niño, así como las líneas ondulantes, las letras características en el signo solicitado y la diferente extensión de los términos que presentan, determinan que el impacto visual suscitado por los signos en cuestión sea diferente.
Sin embargo, cabe precisar que:
- La denominación CARMIN que conforma la marca registrada, no se encuentra en ninguna marca de terceros, constituyendo un término poco usual para la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo que llama la atención del público consumidor.
- La palabra MONTECARMIN incluye en su conformación el término CARMIN, presentando como elemento diferenciador respecto a la marca registrada la partícula MONTE, que es una palabra de uso frecuente en la clase, conforme se aprecia del punto b) del informe de antecedentes, por lo que no puede servir para establecer diferencias entre los signos en conflicto.
- Existe identidad entre los productos distinguidos por los signos en cuestión.
- Aun cuando existen diferencias gráficas entre los signos en cuestión, éstas no resultan suficientes para eliminar el riesgo de confusión entre los mismos.
2.3 Riesgo de confusión
Por las consideraciones expuestas, aún cuando el público consumidor logre recordar y distinguir que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en cuestión, existe un riesgo de confusión indirecta entre el signo solicitado y la marca registrada, en el sentido que el consumidor puede asociar el término MONTECARMIN con la marca registrada CARMIN. En tal sentido, la coexistencia de los signos en el mercado podría hacer creer al público consumidor que los productos que distinguen tienen una misma procedencia empresarial, o que, aún cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 3014-2005/OSD-INDECOPI de fecha 8 de marzo del 2005 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto MONTECARMIN solicitado por Montana S.A.
Con la intervención de los vocales: Dante Mendoza Antonioli, Tomás Unger Golsztyn y Julio Durand Carrión.
DANTE MENDOZA ANTONIOLI Presidente (a.i.) de la Sala de Propiedad Intelectual
1 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
2Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 6), p. 15.
7 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.