RESOLUCIÓN N° 0618-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 157781-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SOLICITANTE : THE SHERATON CORPORATION
Riesgo de confusión indirecto entre signos que distinguen productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veinticinco de junio de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 23 de julio del 2002, The Sheraton Corporation (Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de producto SWEET SLEEPER, para distinguir ropa de cama, petates de baño de tela, mantas para cama, doseles, fundas de protección para camas, sábanas, cubrecamas, protectores de cuna, mosquiteros, fundas para almohada, tapetes de tela, secadores, colchas, fundas de edredones, cubre colchones, cortinas, voladores antipolvo, edredones/cobertores acolchados, forros de muebles, cobertores de lino, cobertores para colchón, cabezales de almohadas, toallas, guantes de tocador, cubiertas para colchón de resortes, volados de cama, cobertores de cama, cortinas de baño, forros entallados para muebles. reivindicando la prioridad de la solicitud N° 76/411,332 presentada en Estados Unidos de América el 21 de mayo del 2002, tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 2728-2003/OSD-INDECOPI de fecha 11 de marzo del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró que:
(i) Según el Informe de antecedentes, Kari Takahashi Nabeta (Perú) es titular de las marcas SWEET y logotipo, registradas para distinguir productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El derecho de prioridad que reivindica The Sheraton Corporation en base a su solicitud de registro presentada en Estados Unidos de América el 21 de mayo del 2002, es un derecho adquirido con posterioridad a la fecha en la que se otorgó el registro de las marcas antes mencionadas. Por tal razón, corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
(iii) Los productos distinguidos con las marcas registradas SWEET y logotipo se encuentran comprendidos entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado (tejidos, productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesas); por lo que las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos deberán ser mayores a efectos de que no se configure el supuesto de hecho de la prohibición de registro en análisis.
(iv) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado SWEET SLEEPER y las marcas SWEET y logotipo, registradas bajo certificados Nº 29091 y 70838, se aprecia que si bien difieren en otros términos denominativos y figurativos, la presencia en los signos del término SWEET -término que no ha perdido su individualidad en los signos en cuestión- podría inducir a confusión indirecta al público consumidor. Así, aún cuando los signos en cuestión difieran en el término SWEET, ello no resulta suficiente para eliminar la posibilidad de confusión, ya que la presencia en ambos del término SWEET, podría inducir a creer al público consumidor que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o viceversa.
(v) En virtud de lo expuesto, la inclusión del término SWEET en el signo solicitado, unida al hecho de los signos en cuestión se encuentren destinados a la identificación de los mismos productos, es susceptible de inducir a confusión indirecta al público consumidor, por lo que a efectos de evitar este riesgo se debe denegar el registro solicitado.
(vi) Si bien el titular de las marcas SWEET y logotipo no ha formulado oposición a la presente solicitud de registro, se debe tener en cuenta que el objetivo de las normas de propiedad industrial no sólo es proteger el interés económico de los empresarios, sino también el interés general de los consumidores. Así, la autoridad administrativa en defensa del interés público puede denegar de oficio una solicitud de un signo, si considera que éste es confundible con una marca o varias marcas registradas anteriormente para distinguir los mismos productos, tal como sucede en el presente caso.
Con fecha 4 de abril del 2003, The Sheraton Corporation interpuso recurso de apelación argumentando que:
i) Recientemente ha lanzado al mercado mundial un nuevo servicio de hospedaje que incluye la puesta a disposición de sus huéspedes, camas y ropa de cama distinguida con la marca SWEET SLEEPER.
ii) No se ha tenido en cuenta la naturaleza de los productos distinguidos por los signos en cuestión. Al respecto, señaló que su marca distinguirá productos que sólo serán ofrecidos en su cadena de hoteles, mientras que las marcas registradas distinguen productos ofrecidos en tiendas abiertas al público en general, por lo que el riesgo de inducir a confusión al público consumidor es inexistente, máxime si se tiene en cuenta que dichos productos están dirigidos a diferentes tipos de consumidores.
iii) Se tenga en cuenta que el titular de la marcas base de la denegatoria no han formulado oposición, puesto que no consideran que el signo solicitado atente contra sus legítimos intereses.
iv) Si bien la ley permite a la autoridad pronunciarse sobre el registro de marcas, dicho pronunciamiento sólo deberá estar referido al aspecto formal, puesto que pronunciarse sobre asuntos de fondo una vez vencido el plazo para formular oposiciones podría interpretarse como si se estuviese aceptando oposiciones extemporáneas, lo cual está expresamente prohibido por la ley.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado SWEET SLEEPER y las marcas registradas SWEET y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Kari Takahashi Nabeta (Perú) es titular de las siguientes marcas:
a) Marca de producto constituida por la etiqueta con la denominación SWEET escrita en letras características tachadas por trazos ondeantes en la combinación de colores fucsia, rosado tenue y turquesa y en la parte inferior derecha la denominación BOSTON según facsímil, que distingue tejidos de punto, ropa de casa, ropa de cama; sábanas, fundas de almohadas, edredones, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 12 de setiembre de 1996, bajo certificado Nº 29091, vigente hasta el 12 de setiembre del 2006.
b) Marca de producto constituida por la denominación SWEET escrita en letras características de color verde y la letra S estilizada de color plateado; conforme al modelo, que distingue tejidos recubiertos de motivos dibujados, ropa de baño, tejidos de algodón, ropa de cama, almohadas, frazadas, mantelería, servilletas, ropa de casa, cortinas, dril, fundas, tejidos de jersey, telas, mantas, brocados, colchas, tapetes de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, registrada con fecha 11 de abril del 2001, bajo certificado Nº 70838, vigente hasta el 11 de abril del 2011.
c) En la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas, a favor de diferentes titulares, las siguientes marcas que incluyen la denominación COTTON: COTTON ART y logotipo (certificado N° 99420), COTTON FRESH (certificado Nº 23146), COTTON TEL (certificado N° 9784), COTTON USA y logotipo (certificado N° 21144), COTTON 111 y logotipo (certificado N° 24714), ECO COTTON y logotipo (certificado N° 10706), KING COTTON (certificado N° 79707), NATIVE COTTON y logotipo (certificado N° 25094), GREEN COTTON y logotipo (certificado N° 83836).
2. Inacción del titular
Respecto a lo manifestado por la solicitante, en el sentido que Kari Takahashi Nabeta no ha formulado oposición a la presente solicitud de registro, lo cual demuestra que dicha persona no considera que sus derechos de propiedad industrial están siendo afectados; conviene señalar que la falta de oposición del titular de las marcas SWEET SLEEPER y logotipo, no determina la registrabilidad del signo solicitado, puesto que la autoridad administrativa, en defensa del interés público, puede denegar de oficio una solicitud de registro si considera que el signo solicitado es susceptible de originar confusión con una marca registrada o solicitada con anterioridad para distinguir idénticos o similares productos o servicios.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 -que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error 1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 2 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 3 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso Nº 50-IP-2000 4 en la cual se afirma que “la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 5 .
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el proceso N° 2-IP-2000 6 , el Tribunal Andino estableció que: “la labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado son idénticos a los distinguidos con las marcas registradas (ropa de cama, sábanas, fundas para almohadas, edredones, cortinas, mantas, colchas de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial).
Con relación a lo afirmado por la solicitante sobre la diferente forma de comercialización de los productos distinguidos por los signos en cuestión, es pertinente señalar que el riesgo de confusión en derecho de marcas no es una cuestión de hecho sino de derecho. En tal sentido, no es relevante a efectos de determinar el riesgo de confusión entre dichos signos, la manera cómo van a ser comercializados en el mercado los productos que distinguen.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos marcas son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambas marcas simultáneamente. Más bien la marca que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde de la marca anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos marcas distintivas debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los procesos N°s 55-IP-2000 7 y 76-IP-2000 8 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, se debe tener en cuenta que los productos distinguidos por los signos en cuestión son examinados detenidamente antes de ser adquiridos, siendo importante para el público consumidor el modelo y durabilidad de dichos productos.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de los signos mixtos -que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo-, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 9 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el presente caso, atendiendo a que las marcas registradas constituyen signos de naturaleza mixta, se deberá establecer previamente si éstas presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Conforme se puede apreciar a continuación, tanto el aspecto denominativo como el figurativo de las marcas registradas son relevantes a efectos de identificar la dimensión característica de dichos signos:
(Certificado Nº 29091)
(Certificado Nº 70838)
En el caso de los signos compuestos por dos o más denominaciones es necesario establecer si una de dichas denominaciones predomina sobre la otra, o es la que sirve para determinar la impresión en conjunto, puesto que dos signos pueden ser semejantes, si ambos contienen el mismo elemento relevante. Ello sólo se puede determinar en cada caso concreto y analizando la particular conformación del signo de que se trata.
En el caso de las marcas registradas, el término más relevante lo constituye la denominación SWEET, puesto que los términos COTTON (incluido en ambas marcas registradas) y BOSTON (incluido en sólo una de las marcas registradas) aparecen en un plano secundario y en letras de menor tamaño. Además en el caso del término COTTON 10 , conforme se desprende del Informe de antecedentes, éste constituye un elemento frecuentemente utilizado en la conformación de marcas que distinguen productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, puesto que no obstante ser un término perteneciente al idioma inglés, debido a su frecuente uso, es entendido inclusive por quienes no tienen mayor conocimiento de dicho idioma.
Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte que si bien éstos comparten el término SWEET, la inclusión del término SLEEPER en el signo solicitado determina que los signos en cuestión sean fonética y gráficamente distintos.
3.3 Riesgo de confusión
Cabe precisar que la confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir, que el consumidor, aun diferenciando claramente los productos o servicios, podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada o pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricados por su titular o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que los productos distinguidos por los signos en cuestión son idénticos, aun cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias existentes entre dichos signos, el hecho que se encuentren constituidos por la denominación SWEET (la misma que aparece al inicio del signo solicitado y constituye el término más relevante de las marcas registradas), podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de las marcas registradas, o una nueva línea de los productos distinguidos con ella, o que existen vinculaciones de carácter comercial entre las empresas que comercializan los productos distinguidos con dichas marcas.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 2728-2003/OSD-INDECOPI de fecha 11 de marzo del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto SWEET SLEEPER, solicitado por The Sheraton Corporation (Estados Unidos de América).
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/pl
1
Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos 2 o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...)”.
2
Artículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3
Ver nota 1.
4
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5
Ver nota 2.
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
10
Cotton = algodón. En: Diccionario Oxford Compacto; Oxford 1997, p. 529.|