RESOLUCIÓN N° 0615-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 166395-2002
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0615-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 166395-2002
SOLICITANTE : IBERICO CONSTRUCCIONES S.R.LTDA. - IBECO S.R.LTDA. OPOSITORA : IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios comprendidos en las clases 37 y 39 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia - Notoriedad de la marca de la opositora: No acreditada
Lima, seis de julio del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de noviembre del 2002, Iberico Construcciones S.R.Ltda. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación IBECO escrita en letras características; al lado izquierdo la representación estilizada de la letra B, todo en los colores azul y rojo; conforme al modelo, para distinguir construcción de inmuebles, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 10 de febrero de 2003, Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. (España) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca IBERIA, registrada con certificado N° 2986, para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Su marca es mundialmente conocida, puesto que desde la década del 20 empezó a brindar el servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, constituyéndose en sinónimo de confiabilidad y prestigio.
(iii) Los elementos denominativos de los signos en cuestión están conformados por letras mayúsculas ligeramente inclinadas, siendo las tres primeras letras idénticas (I, B y E). Asimismo, los elementos figurativos de dichos signos suscitan una impresión visual semejante.
(iv) El signo solicitado es confundible con su marca registrada al grado de inducir a error al público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que también se encuentran registradas a su favor marcas, tales como IBERTRAS e IBEXPRESS.
(v) Si bien con el signo solicitado se pretenden distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial y la marca registrada distingue servicios de la clase 39, se precisa que no es posible registrar como marca, aquellos signos que, independientemente de los productos o servicios que distingan, sean similares con una marca notoriamente conocida.
Adjuntó diversos documentos a fin de sustentar sus argumentos.
Mediante Resolución N° 13801-2003/OSD-INDECOPI de fecha 24 de noviembre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Se encuentra registrada a favor de Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. (España) la marca de servicio IBERIA y logotipo, inscrita con certificado N° 2986, para distinguir actividades relacionadas con servicios de transporte y servicios propios de una agencia de viajes de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) No se han presentado medios probatorios que demuestren que la marca IBERIA y logotipo, sea una marca ampliamente publicitada, difundida y conocida por el público usuario pertinente, de modo tal que se le pueda considerar como una marca que goza de la calidad de notoriamente conocida. Asimismo, los certificados de registros presentados por la opositora, tan sólo demuestran que es titular de diversos signos distintivos en el Perú, hecho que además refleja el interés que tiene en protegerlos. Sin embargo, dichos documentos no constituyen pruebas que demuestren el uso y menos aún el conocimiento de la marca IBERIA y logotipo, por parte del público usuario del sector pertinente.
(iii) Los servicios que distingue la marca registrada tienen distinta naturaleza y finalidad con relación a aquellos que se pretende distinguir con el signo solicitado, puesto que por un lado, se trata de servicios de transporte cuya finalidad es el traslado de personas o mercancías de un lugar a otro, así como servicios relacionados con la información referente a los viajes o el transporte de mercancías, informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte, mientras que por el otro, se trata de servicios consistentes en la edificación de inmuebles. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que no existe vinculación entre los servicios a los cuales están referidos los signos en cuestión.
(iv) Desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos en cuestión difieren en las denominaciones que los conforman, lo cual genera un impacto sonoro distinto.
(v) Desde el punto de vista gráfico, los signos en cuestión suscitan una impresión visual de conjunto semejante, puesto que ambos signos están constituidos por una letra B representada de manera similar.
Con fecha 5 de enero del 2004, Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. interpuso recurso de reconsideración reiterando sus argumentos. Asimismo, señaló que sí ha acreditado que su marca IBERIA y logotipo cumple con todos los requisitos para ser considerada notoriamente conocida, máxime si se tiene en cuenta la difusión de sus servicios a través de los diversos medios de comunicación, incluida la Internet. Ofreció como nueva prueba instrumental un ejemplar de la revista RONDA MAGAZINE, la cual es repartida gratuitamente a todos los usuarios de sus servicios.
Mediante Resolución N° 4346-2004/OSD-INDECOPI de fecha 15 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. Sostuvo que:
(i) Si bien la revista presentada en calidad de nueva prueba instrumental acredita la existencia y el uso de la marca IBERIA y logotipo, para distinguir servicios de transporte aéreo de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, dicho documento no demuestra que se trate de una marca ampliamente publicitada, difundida y conocida por el público consumidor de los referidos servicios, de modo tal que se le pueda considerar notoriamente conocida.
(ii) Dicha revista es elaborada por la empresa opositora para ser distribuida a los pasajeros de los vuelos de IBERIA, debiéndose precisar que debido a las características de su distribución, dicha revista no constituye material publicitario de difusión masiva, por lo que no contribuye de manera relevante a lograr un amplio conocimiento de la marca en cuestión entre los consumidores de servicios de transporte aéreo.
(iii) En consecuencia, al no haberse acreditado un amplio conocimiento de la marca en cuestión por parte del público usuario, ni una extensa difusión ni publicidad de la misma, en los niveles que corresponden a los signos que pretenden ser reconocidos como notorios, se concluye que dicha marca no es merecedora de la protección especial que se brinda a este tipo de signos.
Con fecha 29 de abril del 2004, Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que la Oficina de Signos Distintivos no ha merituado conforme a ley las pruebas presentadas por su empresa. Asimismo, precisó que de conformidad a lo establecido por la Resolución N° 13801-2003/OSDINDECOPI, los signos en cuestión generan una impresión visual parecida, por lo que existiría riesgo de confusión indirecta entre ellos.
No obstante haber sido debidamente notificada (foja 255), Iberico Construcciones S.R.Ltda. no absolvió el traslado de la apelación interpuesta.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si se ha acreditado la notoriedad de la marca IBERIA y logotipo de la opositora.
b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado IBECO y logotipo y la marca registrada IBERIA y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. es titular de la marca de servicio constituida por la denominación IBERIA usada en combinación con el logotipo de las letras “I B” teniendo en el punto de la letra I la figura de una corona real, conforme al modelo, que distingue servicios de transporte y servicios propios de una agencia de viaje, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada con certificado N° 2986, vigente hasta el 14 de diciembre del 2004.
2. Notoriedad de la marca IBERIA y logotipo
2.1 Marco conceptual
La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.
De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".
El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Para facilitar la calificación de una marca como notoria, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera simplemente enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Dichos criterios son los siguientes:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo 1 , tales como:
a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo;
b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado;
c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca;
d) la protección obtenida en distintos países; y,
e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca. En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.” 2
Para tal efecto, se podrá aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc. 3
No obstante, puede suceder excepcionalmente que el extenso grado de conocimiento de la marca entre los consumidores como indicativo de un determinado origen empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el juzgador respecto de la notoriedad invocada con absoluta prescindencia de los medios probatorios aportados.
Al respecto, el Tribunal Andino señala en la sentencia del Proceso N º 5-IP-94 que “... cuando se trata de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponde apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquélla- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca ...” 4 .
Asimismo, con referencia a la prueba de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la referida sentencia del Proceso N º 20-IP-97 señala que por la necesidad de probar los antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio notoria non egent probatione no es aplicable, sin perjuicio de que sí podría serlo por ejemplo en el caso de la marca COCA COLA , cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba.
Por lo anterior, la Sala considera que en estos casos excepcionales, en que la notoriedad de la marca fluya del propio mercado como un hecho evidente -lo cual no debe confundirse con el conocimiento privado de la Administración- la oficina competente se encuentra en condiciones de pronunciarse declarando la notoriedad invocada, aun cuando las partes no hayan aportado al expediente prueba alguna.
Frente a ello, la autoridad administrativa deberá decidir por mandato legal, incluso de oficio, cuando sea de su competencia hacerlo, sobre el rechazo del registro no sólo de marcas que puedan crear confusión con otras notoriamente conocidas, sino también de aquéllas que puedan generar un debilitamiento de la fuerza distintiva o aprovechamiento de la reputación de las marcas notorias. Esta participación activa de la administración en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección del signo en beneficio no sólo de su titular, sino del público consumidor en general.
En atención a lo expuesto, corresponde analizar las pruebas presentadas a fin de establecer si acreditan la notoriedad de la marca IBERIA y logotipo.
2.2 Aplicación al caso
Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. ha ofrecido los siguientes medios de prueba:
- Un ejemplar de la Revista IBERIA RONDA MAGAZINE, publicada en diciembre del 2003, la misma que es distribuida gratuitamente entre sus usuarios (fojas 103 a 222).
- La página web: www.iberia.com
Analizados dichos medios de prueba se determina que éstos no son suficientes para acreditar la notoriedad de la marca IBERIA y logotipo, toda vez que no demuestran su extenso conocimiento entre el sector pertinente del público peruano o andino, así como tampoco acreditan el ámbito de su difusión ni la extensión geográfica de su uso, dentro o fuera de cualquier país andino.
En efecto, si bien los medios probatorios ofrecidos por la opositora acreditan el uso de la marca IBERIA y logotipo para distinguir servicios de transporte aéreo, dichas pruebas no son idóneas para probar la amplitud, duración y extensión geográfica de su uso y de su publicidad, ni su grado de conocimiento entre el sector pertinente, más aun si en el caso de la Revista IBERIA RONDA MAGAZINE se trata de una publicación cuya circulación está restringida a los usuarios de Iberia, Líneas Aéreas de España S.A.
En virtud a lo expuesto, si bien se ha acreditado el uso de la marca IBERIA y logotipo, no ha quedado debidamente demostrado en el presente caso que la misma sea una marca notoriamente conocida, por lo que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
3. Principio de especialidad
Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con el riesgo de confusión.
Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.
Cabe destacar que la Decisión 85 en su artículo 68 relacionaba el alcance de esta regla con las clases de la Nomenclatura Oficial, lo que explica que actualmente bajo las normas vigentes se produzca una confusión acerca del verdadero alcance de la regla de la especialidad. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 5 , otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial. Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. Más importante entonces es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.
4. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca 6 .
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N º 50-IP-2000 7 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a) 8 .
Se considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos – servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, la similitud de los signos y su distintividad no tiene importancia.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-2000 9 , el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
4.1 Similitud o conexión competitiva de los servicios distinguidos
En el presente caso, con el signo solicitado se pretende distinguir construcción de inmuebles (clase 37), mientras que la marca registrada a favor de la opositora distingue servicios de transporte y servicios propios de una agencia de viajes (clase 39).
Al respecto, cabe señalar que resulta evidente la distinta naturaleza de dichos servicios, puesto que por un lado, se trata de servicios relacionados con la edificación de inmuebles, mientras que, por otro, de servicios prestados transportando personas o mercancías de un lugar a otro, así como servicios prestados por una agencia de viajes, tales como reserva y venta de pasajes.
Teniendo en cuenta lo anterior, el público objetivo al que están dirigidos dichos servicios es distinto y los canales utilizados para su prestación son disímiles, por lo que no existe similitud o conexión competitiva entre los mismos.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios, criterio por lo demás contenido en el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 10 . Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 11 y 76-IP-2000 12 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa 13 , “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que en el presente caso, tanto el signo solicitado como la marca registrada son de naturaleza mixta, deberá establecerse si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
Conforme se puede apreciar a continuación, tanto el elemento denominativo como los elementos gráficos que forman parte de los signos en cuestión son relevantes a efectos de identificar la dimensión característica de los mismos:
Efectuado el examen comparativo, se advierte que las denominaciones IBECO e IBERIA son fonéticamente distintas, debido a las diferencias existentes entre sus terceras sílabas (CO / RIA).
Gráficamente se aprecia que si bien ambos signos presentan un logotipo similar, así como una denominación en letras mayúsculas inclinadas hacia la derecha, las diferencias existentes entre los términos IBECO e IBERIA y los colores que conforman el signo solicitado determinan que dichos signos susciten una impresión visual diferente.
4.3 Riesgo de confusión
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre el signo solicitado y la marca registrada, así como la inexistencia de vinculación entre los servicios que distinguen dichos signos, su coexistencia en el mercado no es susceptible de inducir a que el público consumidor confunda un servicio con otro, o asocie el origen empresarial de los mismos.
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual procede acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 4346-2004/OSD-INDECOPI de fecha 15 de abril del 2004, por sus efectos, la Resolución 13801-2003/OSD-INDECOPI de fecha 24 de noviembre del 2003 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de servicio constituida por la denominación IBECO escrita en letras características; al lado izquierdo la representación estilizada de la letra B, todo en los colores azul y rojo; conforme al modelo, solicitado por Iberico Construcciones S.R.Ltda. para distinguir construcción de inmuebles de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
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1 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.
2 Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.
3 Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 1), pp. 9 y 10.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 177 del 20 de abril de 1995, p. 8.
5 Artículo 151 de la Decisión 486.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos indicados expresamente.
6 A rt ículo 136.-“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 594 del 21 de agosto del 2000.
8 Ver nota 6.
9 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 555 del 17 de abril del 2000.
10 Artículo 131.- A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Oficina competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
12 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 633 (nota 11), p. 15.
13 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.