RESOLUCIÓN N° 0038-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 133163-2001
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0038-2004/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 133163-2001
SOLICITANTE : PERU CHASQUITUR S.A.C.
OPONENTE : CHASQUITOUR II E.I.R.L.
Pruebas de uso de nombre comercial - Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios y actividades económicas de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, veintisiete de enero de dos mil cuatro I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de agosto del 2001, Perú Chasquitur S.A. (Perú) solicitó el registro de la marca de servicio CHASQUITUR, para distinguir servicios de agencias de viajes y turismo en general; servicios de courier, mensajería, transporte en general; embalaje y almacenaje de mercancía, envío de giros y valores, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de noviembre del 2001, Chasquitour II E.I.R.L. (Perú) formuló oposición a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:
(i) Usa continua e ininterrumpidamente el nombre comercial CHASQUITOUR y figura desde 1992, el mismo que coincide con su denominación social. A fin de acreditar el uso de su nombre comercial presentó copia de la denuncia por infracción en su contra, interpuesta por Perú Chasquitur S.A. por el uso de dicho signo, precisando que en dicho expediente (N º 129808-2001), la hoy solicitante presentó diversas pruebas que acreditan el uso de su nombre comercial (boletas de venta, folletos publicitarios, fotografías).
(ii) El signo solicitado es fonética y gráficamente semejante a su nombre comercial, diferenciándose únicamente por la presencia de la letra intermedia O en su signo, siendo que ello no resulta relevante, por cuanto los términos TUR y TOUR se pronuncian de la misma manera (tur).
(iii) La empresa MIM Inter-american Business and Trade Corporation, empresa con la cual guarda vinculación, es titular en los Estados Unidos de América de la marca CHASQUITOUR.
(iv) Posteriormente, presentó documentos a fin de acreditar el uso anterior de su nombre comercial CHASQUITOUR y figura y manifestó que la solicitante nunca se dedicó a prestar servicios de mensajería, transporte en general, embalaje, envío de giros y valores, actividades que su empresa sí realiza desde hace años, siendo ese el motivo por el cual la solicitante ahora pretende el registro de la marca CHASQUITUR para distinguir dichos servicios.
Con fecha 19 de noviembre del 2001, Perú Chasquitur S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) La oponente únicamente ha acreditado la existencia jurídica de su empresa, mas no la existencia de algún derecho válidamente oponible.
(ii) Su empresa opera bajo la denominación CHASQUITUR desde hace 25 años, ofreciendo sus servicios de agencia de viajes y turismo a nivel nacional e internacional, por lo que le asiste un mejor derecho.
(iii) Es titular de la marca PERU CHASQUITUR y logotipo, que distingue servicios de las clases 39 y 42 de la Nomenclatura Oficial, por lo que no existen motivos por los cuales no pueda ahora pretender el registro de la marca CHASQUITUR.
Con fecha 28 de febrero del 2002, Chasquitour II E.I.R.L. solicitó el uso de la palabra y la acumulación del presente expediente con el expediente N º 129808-2001, sobre infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por Perú Chasquitur S.A. contra su empresa.
Mediante proveído de fecha 7 de marzo del 2002, la Oficina de Signos Distintivos denegó la solicitud de informe oral y el pedido de acumulación, sin perjuicio de tener en cuenta el expediente relativo a la denuncia por infracción.
Con fecha 11 de junio del 2002, Perú Chasquitur S.A. presentó una serie de documentos a efectos de acreditar el uso anterior del nombre comercial PERU CHASQUITUR S.A.
Mediante Resolución N º 12560-2002/OSD-INDECOPI de fecha 6 de noviembre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por Chasquitour II E.I.R.L. y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Respecto al nombre comercial invocado por la solicitante, señaló que si bien las facturas emitidas por Perú Chasquitur S.A. reflejan el uso del nombre comercial PERU CHASQUITUR S.A. y figura en el año 1992 para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de pasajes aéreos (agencia de viajes), se verificó que dicho signo es distinto a la marca que se solicita en el presente expediente (CHASQUITUR), además que los documentos presentados por la solicitante no logran acreditar el uso continuo y actual del nombre comercial alegado, ya que los comprobantes de pago son de 1992.
(ii) Respecto al nombre comercial invocado por la oponente, señaló que los documentos presentados en el expediente de autos, así como en el expediente N º 129808-2001, no acreditan el uso real y constante del nombre comercial CHASQUITOUR y figura para distinguir actividades económicas relacionadas con los servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, ya que las facturas presentadas corresponden a periodos muy espaciados (1992, 1993, 1997 y 2002), por lo que la oposición formulada deviene en improcedente.
Con fecha 14 de noviembre del 2002, Chasquitour II E.I.R.L. presentó diversos comprobantes de pago, correspondientes a los años 1993 al 2002, a efectos de acreditar el uso de su nombre comercial.
Con fecha 2 de diciembre del 2002, Chasquitour II E.I.R.L. interpuso recurso de apelación reiterando la existencia de su nombre comercial CHASQUITOUR y figura, con el cual el signo solicitado resulta ser similar. Solicitó tener en cuenta las nuevas pruebas ofrecidas, las cuales acreditan casi 10 años consecutivos de uso continuo, uniforme e invariable de su nombre comercial para distinguir actividades económicas de agencia de viajes y principalmente de servicios de correo, mensajería, giros. Agregó que la solicitante no ha acreditado utilizar su nombre comercial para distinguir servicios postales, sino que únicamente se ha dedicado al servicio de agencia de viajes y venta de pasajes. Posteriormente, solicitó el uso de la palabra.
Con fecha 29 de enero del 2003, Perú Chasquitur S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando el uso de su nombre comercial. Agregó que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado son complementarios a los servicios que distinguen sus marcas previamente registradas.
Mediante proveído de fecha 13 de marzo del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual denegó la solicitud de uso de la palabra.
Con fecha 24 de abril del 2003, Perú Chasquitur S.A.C. presentó un escrito manifestando que en cumplimiento de la Segunda Disposición Final de la Ley General de Sociedades, ha adecuado las disposiciones de su estatuto adoptando el tipo de sociedad anónima cerrada, por lo que su denominación social es Perú Chasquitur S.A.C., tal como se acredita en la copia del testimonio de adecuación que adjuntó.
Con fecha 4 de julio del 2003, Chasquitour II E.I.R.L. adjuntó copia de la Resolución N° 156-2003/TPI-INDECOPI de fecha 13 de febrero del 2003, mediante la cual la Sala de Propiedad Intelectual le reconoció el uso de su nombre comercial CHASQUITOUR y figura, al menos para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de giros postales.
Mediante Resolución N° 667-2003/TPI-INDECOPI de fecha 10 de julio del 2003, la Sala de Propiedad Intelectual revocó la Resolución N° 12560-2002/OSD-INDECOPI y declaró procedente la oposición formulada por Chasquitour II E.I.R.L., al haber considerado que de los documentos presentados dicha empresa logró acreditar el uso de su nombre comercial CHASQUITOUR y figura. Asimismo, devolvió los actuados a la Oficina de Signos Distintivos a fin de que se pronuncie sobre la oposición formulada.
Mediante Resolución N° 12601-2003/OSD-INDECOPI de fecha 29 de octubre del 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Tal como se estableció en la Resolución N° 12560-2002/OSD-INDECOPI, los medios probatorios presentados por la solicitante no logran acreditar el uso continuo y actual del nombre comercial PERU CHASQUITUR.
(ii) Tal como se estableció en la Resolución N° 667-2003/TPI-INDECOPI, los medios probatorios presentados por la oponente acreditan el uso, desde el 9 de diciembre de 1992, de la denominación CHASQUITUR y logotipo, para distinguir actividades económicas relacionadas con el envío y transferencia de dinero y correspondencia, y el uso de la misma denominación para distinguir actividades económicas relacionadas con la compra y venta de pasajes aéreos desde el mes de agosto de 1998.
(iii) Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado incluyen las actividades económicas que identifica el nombre comercial CHASQUITOUR y logotipo (servicios de transferencia de dinero y correspondencia; compra y venta de pasajes aéreos).
(iv) El signo solicitado resulta semejante al nombre comercial de la oponente, ya que son fonéticamente idénticos.
(v) El hecho que la solicitante ya sea titular de las marcas PERU CHASQUITUR y figura en las clases 39 y 42, no elimina la confundibilidad existente entre el signo solicitado y el nombre comercial de la opositora, más aun cuando éste último es anterior a la fecha en que se solicitó y se registro las citadas marcas.
Con fecha 13 de noviembre del 2003, Perú Chasquitur S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando que existe vinculación entre los servicios de transferencia de dinero y correspondencia y los servicios de agencia de viaje. Precisó que, en otro expediente la Sala de Propiedad Intelectual ya ha reconocido que su nombre comercial es anterior al de la oponente, por lo que ésta carece de un derecho oponible. Señaló haber iniciado una acción contencioso - administrativa contra la Resolución N° 667-2003/TPI-INDECOPI, debiendo reservarse la emisión de la presente resolución.
Con fecha 5 de enero del 2004, Chasquitour II E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación manifestando que el argumento de la vinculación entre los servicios de mensajería y transferencia de dinero y los de agencia de viaje no tienen relación alguna con lo resuelto en la resolución apelada. Precisó que, la resolución apelada se fundamenta en el mejor derecho que tiene su empresa al uso del nombre comercial CHASQUITOUR
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial utilizado.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
Se ha verificado lo siguiente:
a) Perú Chasquitur S.A. es titular de las siguientes marcas de servicio:
- Marca constituida por la denominación PERU CHASQUITUR S.A. antepuesta la figura de un chasqui dentro de un círculo todo en color terracota, según modelo, que distingue servicios de agencia de viajes y turismo, operador de turismo receptivo, venta de paquetes turísticos y afines de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N º 21373, vigente desde el 18 de mayo del 2000 hasta el 18 de mayo del 2010. El registro fue solicitado el 24 de agosto de 1999.
- Marca constituida por la denominación PERU CHASQUITUR S.A. antepuesta la figura de un chasqui dentro de un círculo todo en color terracota, según modelo, que distingue servicios de reservación de hoteles para viajeros por agencia de viaje y turismo, y demás servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N º 19473, vigente desde el 19 de noviembre de 1999 hasta el 19 de noviembre del 2009. El registro fue solicitado el 24 de agosto de 1999.
b) Bajo expediente N° 129828-2001, la Sala de Propiedad Intelectual dictó la Resolución N° 156-2003/TPI-INDECOPI de fecha 13 de febrero del 2003, mediante la cual:
- Reconoció la existencia del nombre comercial PERU CHASQUITUR S.A. y figura desde el 3 de agosto de 1992, para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de agencia de viajes.
- Reconoció la existencia del nombre comercial CHASQUITOUR y figura desde el 9 de diciembre de 1992, para distinguir actividades económicas relacionadas con el envío y transferencia de dinero y correspondencia.
- Consideró que no existe relación entre los servicios de agencia de viaje y de reservación de hoteles con los servicios de transferencia de dinero y correspondencia.
2. Cuestión previa
Tal como se señalara en la Resolución N° 667-2003/TPI-INDECOPI de fecha 10 de julio del 2003, esta Sala - luego de analizar los documentos presentados por Chasquitour II E.I.R.L. - consideró que se había acreditado el uso de su nombre comercial CHASQUITOUR y figura, para distinguir actividades económicas relacionadas con el envío y transferencia de dinero y correspondencia, desde el 9 de diciembre de 1992, es decir, con anterioridad a la presente solicitud de registro, por lo que corresponde realizar el examen comparativo con dicho nombre comercial.
Asimismo, mediante expediente N° 129808-2001 se acreditó el uso del mismo nombre comercial para distinguir actividades económicas relacionadas con la compra y venta de pasajes aéreos, desde el mes de agosto de 1998. Sin embargo, dicho uso es posterior al nombre comercial del actual solicitante (PERU CHASQUITUR S.A. y figura), el cual distingue los mismos servicios, por lo que no corresponde realizar el examen comparativo con dicho nombre comercial.
Finalmente, conviene precisar que si bien la solicitante ya es titular de dos marcas registradas en las clases 39 y 42 de la Nomenclatura Oficial y de un nombre comercial utilizado desde agosto de 1992, ello no implica el registro automático del signo solicitado, ya que éste último – a diferencia de los anteriores signos – pretende distinguir, entre otros, servicios de courier, mensajería, envío de giros y valores, siendo que dichos servicios son los que distingue el nombre comercial CHASQUITOUR y figura, utilizado con anterioridad por la oponente.
En tal sentido, corresponde realizar el examen comparativo entre el signo solicitado y el nombre comercial CHASQUITOUR y figura, que distingue actividades económicas relacionadas con el envío y transferencia de dinero y correspondencia.
3. Zona de influencia económica del nombre comercial
El artículo 215 del Decreto Legislativo 823 establece que sólo el titular de un nombre comercial puede registrarlo como marca. Asimismo, sólo el titular de una marca puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.
Si bien esta norma confiere al titular de un nombre comercial el derecho exclusivo a registrar el mismo como marca y en consecuencia evitar que terceros obtengan el registro de dicho signo, la Sala conviene en precisar que este derecho no es absoluto ni irrestricto.
Así, en el país pueden existir una gran cantidad de nombres comerciales idénticos o similares para distinguir las mismas actividades o actividades entre las que exista conexión competitiva, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 215 antes citado, cada titular de dichos nombres comerciales tendría el legítimo derecho de registrar su signo como marca y evitar que terceros lo registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por cada uno de sus titulares no es posible, ya que ello significaría la coexistencia en el registro de marcas y/o nombres comerciales idénticos o similares, la cual está expresamente prohibida por la ley (artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486 concordado con el artículo 130 incisos a) y b) del Decreto Legislativo 823).
Dentro de este contexto es necesario determinar cuáles son los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por la ley.
En el caso del conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse - en base al derecho concedido por el artículo 215 del Decreto Legislativo 823 concordado con los artículos 136 inciso b) de la Decisión 486 y 130 inciso b) del Decreto Legislativo 823 - al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque zonas comerciales importantes en el territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
No obstante lo anterior, cabe resaltar que aun cuando la marca solicitada acceda a registro tendrá que respetar la zona de influencia del nombre comercial utilizado con anterioridad.
Habiéndose establecido que la protección que se reconoce a los nombres comerciales no registrados está relacionada con el área de influencia efectiva de los mismos, resulta importante determinar la relevancia y el ámbito territorial de las actividades económicas distinguidas bajo el nombre comercial CHASQUITOUR y figura.
De la documentación que obra en el presente expediente (copia de facturas y boletas de venta, publicidad en Páginas Amarillas), se advierte que el ámbito de influencia económica del nombre comercial CHASQUITOUR y figura abarca los distritos de Cercado de Lima y Miraflores.
En tal sentido, al haberse verificado que la fecha en que se solicitó el registro de la marca de producto CHASQUITUR (15 de agosto del 2001) es posterior a la fecha en la cual ya se utilizaba el nombre comercial CHASQUITOUR y figura de la opositora (9 de diciembre de 1992), y habiéndose demostrado un ámbito de influencia considerable del nombre comercial en cuestión (distritos de la provincia de Lima), corresponde realizar el examen comparativo entre los mismos a efectos de establecer si corresponde acceder al registro solicitado.
4. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 incisos a) y b) 1 concordado con el artículo 130 incisos a) y b) del Decreto Legislativo 823 prohibía el registro de signos que fueran semejantes siempre que pudiesen inducir al público a error - el artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 486 2 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca y del nombre comercial.
Así, el inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios - actividades económicas, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos, servicios o actividades económicas, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante signos idénticos, en caso que el signo anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos, servicios o actividades económicas idénticas, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades económicas no se determine un riesgo de confusión si el signo anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos, servicios o actividades a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos, servicios o actividades económicas, y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
4.1 Similitud o conexión competitiva
En el presente caso, se advierte que el signo solicitado CHASQUITUR pretende distinguir, entre otros, servicios de courier, mensajería, envío de giros y valores de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial, mientras que el nombre comercial CHASQUITOUR y figura distingue actividades relacionadas con la prestación de servicios de envío y transferencia de dinero y correspondencia de la misma clase.
En tal sentido, ambos signos están referidos a servicios de giro y envío de dinero y correspondencia.
4.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-2000 3 y 76-IP-2000 4 .
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos, servicios o actividades a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos, servicios o actividades.
Tratándose de actividades y servicios de giro de dinero y correspondencia, es razonable asumir que el público consumidor prestará un grado de atención mayor al normal, de acuerdo a la calidad del servicio, garantía y costo.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
En el caso de los signos mixtos - que de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823 son aquéllos conformados por una denominación y un elemento figurativo -, deberá determinarse cuál es el elemento más relevante del signo y que sirve para indicar el origen empresarial del producto o servicio. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos. A saber, i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros; ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que el nombre comercial utilizado constituye un signo mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el presente caso, se advierte que en el nombre comercial utilizado el elemento denominativo (CHASQUITOUR) es el relevante a efectos de identificar un origen empresarial determinado, ya que presenta letras de mayor tamaño y ubicación, tal como se aprecia a continuación:
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CHASQUITUR y el nombre comercial CHASQUITOUR y figura, se advierte que son fonéticamente idénticos, siendo que si bien el nombre comercial incluye una letra O en la partícula final TOUR, la misma pasa desapercibida al pronunciarse de la misma forma que la partícula TUR.
Desde el punto de vista gráfico, se observa que el término CHASQUITUR (CHASQUITOUR) coincide en ambos signos, lo cual determina una impresión visual de conjunto similar.
Por las consideraciones expuestas, dada la identidad entre los servicios y actividades económicas que distinguen los signos en cuestión, y dadas las semejanzas fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N º 12601-2003/OSD-INDECOPI de fecha 29 de octubre del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de servicio CHASQUITUR, solicitado por Perú Chasquitur S.A.C.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Tomás Unger Golsztyn y Dante Mendoza Antonioli.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /ma
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; (….)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 3), p. 15.