RESOLUCIÓN N° 0120-2005/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 200283-2004
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0120-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 200283-2004
SOLICITANTE : ISIC ASSOCIATION
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, catorce de febrero del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de enero del 2004, Isic Association (Dinamarca) solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado en la parte superior por la figura estilizada de un círculo conformado por líneas rectas, atravesada por una franja ondulante conformada por líneas curvas y debajo se aprecia la denominación ISIC escrita en letras características, conforme al modelo, para distinguir libros, revistas y folletos relacionados con el turismo, mapas, mapas de ciudades, horarios para todo tipo de medios de transporte, guías para hoteles y hospedajes, libros de direcciones y documentos de identidad, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 8159-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de julio del 2004, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Señaló que, en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra registrada a favor de un tercero la marca mixta INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD (ISIC) y logotipo, con la cual el signo solicitado es confundible. Indicó que los signos en conflicto distinguen los mismos productos, y suscitan una impresión de conjunto similar, ya que incluyen la denominación ISIC, así como elementos gráficos muy similares. Sostuvo que si bien la titular de la marca registrada no ha formulado oposición a la solicitud de registro, la autoridad administrativa, en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar de oficio una solicitud de registro de un signo, si éste resulta confundible con un signo registrado con anterioridad.
Con fecha 3 de agosto del 2004, Isic Association interpuso recurso de apelación manifestando que la marca sustento de la denegatoria de su registro le será transferida, toda vez que el titular de la misma es miembro de su organización. En tal sentido, no habrá razón para denegar el registro solicitado.
Mediante providencia de fecha 10 de enero del 2005, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual requirió a Isic Association que informara el estado en el que se encontraban las negociaciones con la empresa Promotora de Integración y Turismo Educativo Juvenil INTEJ, a fin de que se le transfiera la marca sustento de la denegatoria del registro solicitado.
No obstante haber sido notificado conforme a ley, Isic Association no cumplió con absolver el requerimiento de información.
Con fecha 20 de enero del 2005, Isic Association solicitó que se le otorgue un plazo extraordinario de 60 días hábiles a fin de concluir las negociaciones con la empresa Promotora de Integración y Turismo Educativo Juvenil INTEJ.
Mediante providencia de fecha 3 de febrero del 2005, la Sala de Propiedad Intelectual denegó la solicitud de Isic Association. No obstante ello, se dejó a salvo el derecho de la parte de presentar los documentos que considere pertinentes hasta antes que se emita resolución final.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ISIC y logotipo y la marca registrada INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD (ISIC) y logotipo.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que Promotora de Integración y Turismo Educativo Juvenil INTEJ es titular de la marca de producto constituida por la figura de circunferencia entrelazada con fondo en rayas y la denominación INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD (ISIC), según modelo adjunto, que distingue carnets de identificación y beneficios, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 45163, vigente hasta el 27 de abril del 2008.
2. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) concordado con el artículo 130 inciso a) del Decreto Legislativo 823 señalaba que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al público a error1 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca2.
Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 3443 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-20004 en la cual se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". (artículo 83, literal a)”.
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que la “ inducción a error al público consumidor ” a que se refería la Decisión 344 en su artículo 83 inciso a) era equivalente al “ riesgo de confusión ” a que se refiere expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)5.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-20006, el Tribunal Andino estableció que: “La labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.
Cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta siempre, la distintividad de los signos.
En el presente caso, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo solicitado (libros, revistas y folletos relacionados con el turismo, mapas, mapas de ciudades, horarios para todo tipo de medios de transporte, guías para hoteles y hospedajes, libros de direcciones y documentos de identidad) comprenden los que distingue la marca registrada (carnets de identificación).
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP-20007 y 76-IP-20008.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de documentos o carnets de identidad, es razonable suponer que los consumidores prestarán atención al momento de adquirirlos, en razón a sus requerimientos particulares, calidad y costo.
La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma ”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo ” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto.
Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que los signos en conflicto constituyen signos mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine su impresión en conjunto.
En el presente caso, la Sala considera que la dimensión más característica en los signos en conflicto está constituida tanto por el aspecto denominativo como por el aspecto gráfico, debido a la especial conformación de este último, conforme se puede apreciar a continuación:
En el caso del aspecto denominativo de la marca registrada, debe precisarse que el elemento más relevante está constituido por el término ISIC, puesto que la denominación INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD, por su ubicación y el tamaño de la letra en el que se encuentra escrita, puede no ser apreciada por el público.
Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes del signo solicitado y la marca registrada, se advierte que ambos presentan la denominación ISIC, así como el mismo logotipo, lo que determina que sean idénticos tanto fonética como gráficamente.
Teniendo en cuenta que los productos que distinguen los signos en conflicto son los mismos, y que éstos resultan ser idénticos a nivel gráfico y fonético, su coexistencia en el mercado puede inducir a confusión al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la que no corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 8159-2004/OSD-INDECOPI de fecha 5 de julio del 2004 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado en la parte superior por la figura estilizada de un círculo conformado por líneas rectas, atravesada por una franja ondulante conformada por líneas curvas y debajo se aprecia la denominación ISIC escrita en letras características, conforme al modelo, solicitado por Isic Association.
Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
BEGOÑA VENERO AGUIRRE
Vice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/fn
1 Artículo 83.- “(…) no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ;(...)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 1.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
5 Ver nota 2.
6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 7), p. 15.
9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.